Hong Kong nel 2025: brevetti, marchi e regime fiscale agevolato al 5%

Introduzione: Quel “brevetto cinese” potrebbe rivelarsi un semplice pezzo di carta a Hong Kong

Hong Kong: la porta d’accesso al mercato asiatico.

In qualità di hub finanziario e logistico, nonché di base operativa per l’espansione nella Cina continentale (Greater Bay Area), numerose aziende giapponesi stanno sviluppando qui le proprie attività. Tuttavia, non mancano casi in cui si verificano «malintesi» fatali riguardo alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale (IP).

Il malinteso più diffuso è quello secondo cui «se si ottiene un brevetto o un marchio in Cina, questi saranno protetti anche a Hong Kong».

Le dirò subito la conclusione.

I diritti di brevetto, i diritti di marchio e i diritti di disegno o modello ottenuti nella Cina continentale (Repubblica Popolare Cinese) non hanno alcuna validità nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong.

Hong Kong, in virtù del principio “un paese, due sistemi”, mantiene un ordinamento giuridico (Common Law) e un sistema di diritti di proprietà intellettuale completamente indipendenti da quelli della Cina continentale. Pertanto, per tutelare i propri prodotti e marchi a Hong Kong, è necessario procedere alla registrazione dei diritti attraverso canali specifici di Hong Kong.

Inoltre, con l’introduzione nel 2024 del «regime fiscale Patent Box» a Hong Kong, la strategia in materia di proprietà intellettuale ha subito una profonda trasformazione, passando dall’essere una semplice «misura difensiva» a diventare uno «strumento generatore di profitti».

Nel presente articolo forniremo una spiegazione approfondita, dal punto di vista di un avvocato specializzato in proprietà industriale, delle caratteristiche generali dei sistemi relativi a brevetti, marchi e disegni e modelli a Hong Kong, delle differenze rispetto alla Cina continentale e della «strategia di deposito che sfrutta i vantaggi fiscali» che le aziende giapponesi dovrebbero prendere in considerazione sin da ora.

1. [A partire dal 2024] Che cos’è il «regime fiscale Patent Box», fiore all’occhiello della proprietà intellettuale di Hong Kong?

Prima di addentrarci nella spiegazione del sistema, desideriamo comunicarvi le ultime novità che avranno il maggiore impatto su dirigenti e responsabili finanziari.

Nel luglio 2024 è entrato in vigore a Hong Kong il “regime fiscale Patent Box (Patent Box Tax Incentive)”.

Si tratta di un regime che prevede una drastica riduzione dell’aliquota dell’imposta sulle società, dal tradizionale 16,5% al «5%», sui redditi derivanti dalla proprietà intellettuale ammissibile (come i brevetti), quali i canoni di licenza o la quota di proprietà intellettuale inclusa nel prezzo di vendita dei prodotti.

Proprietà intellettuale ammissibile

• Brevetti (brevetti standard, brevetti a breve termine)

• Diritti sulle varietà vegetali

• Software protetto da diritto d’autore

Questo è il punto cruciale della strategia! «Il problema del 2026»

Per beneficiare di questa agevolazione fiscale, è necessario soddisfare una condizione fondamentale.

Durante il periodo transitorio di due anni dall’entrata in vigore (fino al 4 luglio 2026), anche la «ri-registrazione» basata su brevetti registrati all’estero (ad esempio in Cina o nel Regno Unito) darà diritto all’agevolazione fiscale; tuttavia, a partire dal 5 luglio 2026, sarà obbligatoria la «registrazione locale a Hong Kong (OGP)».

In altre parole, l’approccio passivo adottato finora, ovvero «registrare anche a Hong Kong già che si è in Cina», potrebbe rendere impossibile beneficiare di questo vantaggio fiscale in futuro. È ora necessario un cambiamento di strategia: «Se si desidera beneficiare dei vantaggi fiscali a Hong Kong, è necessario sottoporsi a un esame autonomo a Hong Kong (percorso OGP)».

2. Il sistema dei brevetti di Hong Kong (Patents): comprendere appieno le complesse «tre vie»

Il sistema dei brevetti di Hong Kong è un meccanismo unico al mondo. È necessario scegliere tra i tre percorsi seguenti in base agli obiettivi della propria azienda (priorità ai costi, ai vantaggi fiscali o alla rapidità).

① Brevetto standard (Standard Patent): percorso di ri-registrazione (percorso R)

Si tratta del metodo finora maggiormente utilizzato dalle aziende giapponesi. È un sistema che non prevede un esame specifico a Hong Kong, ma si avvale dei risultati degli esami effettuati dai seguenti tre «uffici di brevetti designati» per procedere alla registrazione.

[Uffici di brevetti designati]

1. Ufficio nazionale cinese per la proprietà intellettuale (CNIPA)

2. Ufficio britannico della proprietà intellettuale (UKIPO)

3. Ufficio europeo dei brevetti (EPO) *con il Regno Unito come autorità designata*

【Procedura e scadenze rigorose】

Il rischio maggiore di questo percorso è la «gestione delle scadenze». È necessario completare le due fasi della procedura riportate di seguito senza alcun ritardo, nemmeno di un giorno.

• Fase 1 (Richiesta di registrazione): presentare la richiesta a Hong Kong entro sei mesi dalla pubblicazione della domanda presso l’ufficio brevetti designato (Cina, ecc.).

• Fase 2 (Richiesta di registrazione e concessione): presentare la richiesta a Hong Kong entro sei mesi dalla registrazione (pubblicazione) del brevetto presso l’Ufficio brevetti designato.

Questo «termine di 6 mesi» è estremamente rigoroso. Purtroppo non sono rari i casi in cui, dopo aver ottenuto il brevetto in Cina e aver abbassato la guardia, il termine per le procedure relative a Hong Kong risulti ormai scaduto. Se si sceglie il percorso di ri-registrazione, è indispensabile gestire il calendario tenendo conto del trasferimento a Hong Kong sin dal momento della presentazione della domanda in Cina.

② Brevetto standard (Standard Patent): percorso di esame autonomo (percorso OGP)

Istituito nel 2019 e attualmente oggetto di grande attenzione è questo **«brevetto a concessione originale (Original Grant Patent: OGP)»**.

Si tratta di un percorso che consente di presentare domanda direttamente all’Ufficio della proprietà intellettuale di Hong Kong (HKIPD) e di sottoporsi a un esame di merito, senza attendere i risultati provenienti dalla Cina o dal Regno Unito.

• Vantaggi: non dipende dallo stato di esame in altri paesi e consente di ottenere la titolarità in tempi rapidi. Inoltre, come già menzionato, rappresenta il percorso più sicuro per beneficiare in futuro del regime fiscale «Patent Box».

• Svantaggi: poiché comporta costi di esame di merito, tende ad essere più oneroso rispetto al percorso di ri-registrazione.

Tuttavia, per le aziende che realizzano profitti significativi sul mercato di Hong Kong, considerando i vantaggi fiscali (dal 16,5% al 5%), vale sicuramente la pena scegliere l’itinerario OGP, nonostante i costi. Alla fine del 2024 si contavano oltre 1.000 domande cumulative e il ricorso a questa procedura sta registrando un forte aumento.

③ Brevetto a breve termine (Short-term Patent)

Si tratta di un sistema destinato a prodotti con un ciclo di vita breve.

• Periodo di protezione: massimo 8 anni (4 anni + 4 anni di rinnovo).

• Esame: solo esame di forma (registrazione senza esame).

• Caratteristiche: al momento della domanda è necessario presentare un «rapporto di ricerca» (Search Report) redatto, ad esempio, da un ente di ricerca internazionale. Sebbene sia simile al modello di utilità giapponese, si differenzia per il fatto che sono oggetto di protezione anche le invenzioni relative a metodi e le sostanze chimiche.

3. Il sistema dei marchi di Hong Kong (Trademarks): un «punto cieco» in cui non è possibile avvalersi del sistema MADPRO

Sebbene i marchi siano fondamentali per la tutela del marchio, Hong Kong presenta alcuni aspetti che la rendono una sorta di «isola isolata» nel sistema internazionale dei marchi.

Non aderisce al Protocollo di Madrid (MadPro)

Questo è l’aspetto più importante da tenere presente.

Quando le aziende giapponesi registrano un marchio all’estero, è prassi comune presentare una «domanda ai sensi del Protocollo di Madrid» tramite l’OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale). La Cina è uno Stato membro del Protocollo di Madrid, ma Hong Kong non lo è.

In altre parole, anche se nella domanda ai sensi del Protocollo di Madrid si designa la «Cina», la sua efficacia non si estende a Hong Kong. Per ottenere i diritti di marchio a Hong Kong, l’unica soluzione è presentare una domanda separata direttamente all’Ufficio della proprietà intellettuale di Hong Kong (via Parigi).

Molte aziende, rassicurate dall’aver incluso la Cina tra i paesi designati nel Protocollo di Madrid, trascurano l’acquisizione dei diritti a Hong Kong. I produttori di prodotti contraffatti mirano proprio a queste «zone grigie» in materia di diritti.

I «marchi di serie» per contenere i costi

A Hong Kong esiste un sistema unico, assente in Giappone e in Cina, denominato «marchi in serie (Series Trade Marks)».

Si tratta di un sistema che consente di presentare in un’unica domanda più marchi sostanzialmente identici, che differiscono solo per elementi non essenziali (colore, carattere tipografico, punteggiatura, ecc.).

Ad esempio, nel caso in cui si presentino come set la “versione a colori” e la “versione in bianco e nero” dello stesso logo, oppure la “scrittura orizzontale” e quella “verticale”, è sufficiente pagare la tassa di deposito per una sola domanda (più un piccolo supplemento), consentendo così di proteggere le varianti contenendo i costi.

Strategia linguistica e classi

• Lingua: Hong Kong è un mondo in cui convivono i «caratteri tradizionali» e l’«inglese». Anziché utilizzare direttamente i marchi della Cina continentale (caratteri semplificati), è opportuno valutare la possibilità di depositare una versione in caratteri tradizionali o un marchio con caratteri adattati alla pronuncia locale del cantonese.

• Servizi di vendita al dettaglio (classe 35): Hong Kong è la città del commercio al dettaglio. È di fondamentale importanza ottenere la registrazione nella classe 35 non solo per i prodotti stessi, ma anche per proteggere le denominazioni commerciali dei negozi fisici e degli store online.

4. Il sistema dei disegni e modelli registrati di Hong Kong (Registered Designs): la novità a livello mondiale è fondamentale

Si desidera inoltre accennare ai «disegni e modelli registrati (Registered Design)», che tutelano il design dei prodotti.

Caratteristiche del sistema di esame

La registrazione dei disegni e modelli a Hong Kong avviene esclusivamente tramite esame formale. Non viene effettuato alcun esame di merito, quale la novità (ovvero il fatto che il disegno sia nuovo). Pertanto, la registrazione avviene in tempi rapidi, entro circa 2-3 mesi dalla presentazione della domanda.

Sfruttando questa rapidità, è possibile adottare un approccio aggressivo in occasione di grandi fiere che si tengono a Hong Kong, come l’«Electronics Fair» o la «Gift Fair»: **«presentare la domanda immediatamente prima della fiera, portare con sé il certificato di registrazione e ammonire i contraffattori direttamente in fiera»**.

Insidia: rischio di nullità per notorietà mondiale

Il fatto che non vi sia alcun esame non significa che qualsiasi disegno o modello conferisca un diritto valido. Ai sensi della legge di Hong Kong sui disegni e modelli, la «notorietà mondiale» costituisce un motivo di perdita di novità.

I disegni o modelli già commercializzati in Giappone o pubblicati su siti web presentano un elevato rischio di essere dichiarati nulli per «mancanza di novità» nel momento in cui si tenti di esercitare il diritto (eliminazione dei prodotti contraffatti), anche se a Hong Kong è stato rilasciato un certificato di registrazione.

(※ Non sussiste alcun problema se la domanda di registrazione a Hong Kong viene presentata entro sei mesi dalla domanda di priorità depositata in Giappone)

Attualmente, il governo di Hong Kong sta procedendo a una revisione del sistema dei disegni e modelli (tra cui la valutazione dell’introduzione di un esame di merito) e si prevede che il dibattito sulle modifiche legislative si intensificherà a partire dal 2025. È necessario tenersi costantemente aggiornati sulle ultime informazioni.

5. Strategia in materia di proprietà intellettuale: perché ottenere la tutela dei diritti a «Hong Kong»?

«Hong Kong è un mercato piccolo, quindi lo metteremo in secondo piano»

Alcuni dirigenti la pensano così. Tuttavia, per i tre motivi seguenti, la registrazione dei diritti a Hong Kong può essere considerata indispensabile.

Motivo 1: Controllare il «punto di controllo» logistico (misure di controllo alle frontiere)

Hong Kong è uno dei più grandi hub logistici al mondo. Sono molto diffuse le rotte attraverso cui i prodotti contraffatti fabbricati nella Cina continentale (ad esempio a Shenzhen o Dongguan) vengono esportati verso l’Europa, gli Stati Uniti e il Medio Oriente passando per Hong Kong.

Se si detengono brevetti o marchi a Hong Kong, è possibile presentare una richiesta di sequestro dei prodotti contraffatti presso la dogana di Hong Kong (Customs). Anche nei casi in cui sia difficile procedere a sequestri all’interno della Cina continentale, se si riesce a bloccare la merce a Hong Kong, che rappresenta un collo di bottiglia logistico, è possibile impedire la sua diffusione in tutto il mondo.

Motivo 2: Risparmio fiscale grazie al «Patent Box» (massimizzazione degli utili)

Come accennato all’inizio, l’aliquota fiscale applicabile agli utili derivanti dalla proprietà intellettuale generati a Hong Kong è pari al 5%. Per le aziende giapponesi che hanno sede regionale o punti vendita a Hong Kong, la costituzione di un adeguato portafoglio di brevetti si traduce direttamente in un «aumento del margine di profitto». Il dipartimento di proprietà intellettuale si trasforma così da «centro di costo» a «centro di profitto».

Motivo 3: Un sistema giuridico affidabile (Common Law)

Il sistema giudiziario di Hong Kong si basa sul diritto britannico (Common Law) ed è caratterizzato da un elevato livello di trasparenza e prevedibilità rispetto alla Cina continentale. In caso di controversia, è possibile contare su sentenze eque, il che risulta fondamentale per garantire la stabilità giuridica delle attività commerciali.

6. Vantaggi di affidarsi a un avvocato specializzato in proprietà intellettuale: procedure e strategie sempre più complesse

Il sistema della proprietà intellettuale di Hong Kong si trova in una fase di transizione, caratterizzata dall’introduzione dell’OGP nel 2019, dell’introduzione del «Patent Box» nel 2024 e del nuovo sistema a partire dal 2025 (che prevede, tra l’altro, il rinnovamento del sistema di deposito elettronico delle domande e l’inasprimento dei requisiti di residenza per i mandatari).

Non si tratta più di una questione semplice che possa essere gestita “di passaggio” rispetto alla Cina.

I vantaggi di affidarsi al nostro studio

1. Strategia integrata «fiscalità × proprietà intellettuale»:

   Non ci limitiamo semplicemente a ottenere un brevetto, ma siamo in grado di fornire consulenza dal punto di vista gestionale, ad esempio indicando «quale percorso seguire per beneficiare del Patent Box».

2. Gestione rigorosa delle scadenze (docking):

   Gestiamo tramite un sistema dedicato il «termine di 6 mesi» per l’iter di ri-registrazione e i termini relativi al diritto di priorità, prevenendo così eventuali decadenze dovute a disattenzione. In particolare, il coordinamento con le domande di brevetto in Cina non ammette errori.

3. Una solida rete di agenti locali:

   A seguito della modifica normativa del 2025, agli agenti di Hong Kong verrà rigorosamente richiesto di «avere residenza e una sede fisica a Hong Kong». Il nostro studio collabora con agenti locali autorizzati e affidabili, garantendo che le procedure non subiscano ritardi.

4. Proposte personalizzate, quali i marchi in serie:

   Forniamo proposte mirate, come l’utilizzo di regimi specifici di Hong Kong volti a contenere i costi.

«Abbiamo depositato la domanda in Cina, ma non avevamo considerato Hong Kong»

«Siete preoccupati per i prodotti contraffatti che transitano per Hong Kong»

«Vorrei saperne di più sul regime fiscale "Patent Box"»

Se la Sua azienda si trova ad affrontare queste problematiche, La invitiamo a rivolgersi al nostro studio. Le proporremo il piano di proprietà intellettuale più adatto per proteggere la Sua attività e massimizzare i profitti.

Indice

1. Introduzione: quel «brevetto cinese» potrebbe rivelarsi un semplice pezzo di carta a Hong Kong
2. 1. [In vigore dal 2024] Che cos’è il «regime fiscale Patent Box», fiore all’occhiello della proprietà intellettuale di Hong Kong?
3. 2. Il sistema dei brevetti di Hong Kong (Patents): comprendere appieno le complesse «tre vie»
4. 3. Il sistema dei marchi di Hong Kong (Trademarks): il «punto cieco» che impedisce l’utilizzo del Muro di Pechino
5. 4. Il sistema dei disegni e modelli registrati di Hong Kong (Registered Designs): la novità a livello mondiale è fondamentale
6. 5. Strategia in materia di proprietà intellettuale: perché ottenere i diritti a «Hong Kong»?
7. 6. I vantaggi di rivolgersi a un avvocato specializzato in proprietà intellettuale: procedure e strategie sempre più complesse