[Comentario de un agente de patentes] Cómo aprovechar el examen superrápido | ¿Pueden las empresas emergentes obtener una patente en tan solo un mes desde la presentación de la sol

Introducción: Para una empresa emergente en la que la rapidez lo es todo, «esperar a que se conceda la patente» supone el mayor riesgo

«Hemos materializado una idea innovadora, pero nos preocupa que otras empresas la imiten».

«Quiero contar con una «patente» que demuestre nuestra capacidad tecnológica antes de la reunión con los inversores (ronda de financiación de capital riesgo) del mes que viene».

«Tenemos prevista la expansión al extranjero y, antes de nada, queremos afianzar nuestros derechos en Japón».

Para los directivos de empresas emergentes y startups, en las que la velocidad es clave y la situación cambia día a día, el «tiempo» que lleva el examen habitual de una patente supone un gran perjuicio y puede traducirse en la pérdida de oportunidades de negocio.

Normalmente, se dice que desde la solicitud de la patente hasta la concesión de los derechos transcurren, de media, entre 10 y 14 meses desde que se presenta la solicitud de examen. ¿Cómo estará el mercado dentro de un año? ¿Nos esperarán los competidores?

Sin embargo, ¿sabía que existe un sistema que permite acortar drásticamente este plazo si se cumplen determinadas condiciones?

Se trata del «examen superrápido» (sistema de examen superrápido) que ofrece la Oficina de Patentes.

Si se recurre a este sistema, es posible recibir el resultado del examen (notificación del examen preliminar) en un plazo mínimo de un mes desde la solicitud de examen.

En este artículo, desde la perspectiva de un agente de patentes que ha prestado apoyo a las estrategias de propiedad intelectual de numerosas empresas emergentes, explicaré a fondo, desde un punto de vista práctico, el funcionamiento del examen superacelerado, las condiciones para que las empresas emergentes puedan aprovecharlo (¿hay casos en los que, en realidad, no es imprescindible una «solicitud en el extranjero»?) y sus ventajas e inconvenientes.

1. ¿Qué es el «examen superacelerado»? Diferencias con el examen ordinario y el examen acelerado

En primer lugar, veamos cuáles son las categorías de velocidad de examen establecidas por la Oficina de Patentes. En Japón, el examen de patentes cuenta principalmente con tres vías, según la rapidez.

① Examen ordinario

• Duración: desde la solicitud de examen hasta el resultado del examen preliminar, una media de unos 10 meses (más de un año en algunos casos)

• Características: Es la vía habitual cuando no se presenta ninguna solicitud especial. Es estable, pero no se adapta al ritmo de las empresas emergentes.

② Examen acelerado

• Plazo: de media, entre 2 y 3 meses desde la solicitud de examen hasta el resultado del examen preliminar

• Características: Es un sistema relativamente fácil de utilizar para las pymes y las empresas emergentes. Se aplica a casos con «proyectos en fase de ejecución» o con «solicitudes en el extranjero», entre otros. Esto ya es suficientemente rápido.

③ Examen superacelerado

• Plazo: desde la solicitud de examen hasta el resultado del examen preliminar, una media de menos de un mes (hay casos en los que se ha tardado tan solo unas dos semanas).

• Características: Se trata de la «vía de máxima prioridad» de la Oficina de Patentes, con un nivel de prioridad aún mayor que el del examen acelerado. Sin embargo, los requisitos son, en consecuencia, más estrictos.

Para una empresa emergente, unos pocos meses de diferencia pueden suponer una cuestión de vida o muerte para el negocio. Se puede decir que el examen superurgente es, sin duda, la herramienta más eficaz para «comprar tiempo».

2. ¿Pueden las empresas emergentes utilizarlo «sin solicitud en el extranjero»? Requisitos excepcionales inesperados

Este es el punto más importante de este artículo. Aunque en muchos sitios web de explicación se afirma que «la solicitud en el extranjero es obligatoria para el examen superacelerado», en realidad existen excepciones para las empresas emergentes y las startups.

Requisitos generales (para grandes empresas, etc.)

Normalmente, para acogerse al examen superacelerado, es necesario cumplir los dos requisitos siguientes.

1. Solicitud relacionada con la comercialización: el producto ya se ha comercializado o está previsto comercializarlo en un plazo de dos años.

2. Solicitud relacionada con el extranjero: haber presentado la solicitud no solo en Japón, sino también en el extranjero (al menos en un país).

Requisitos especiales para empresas emergentes y startups

Sin embargo, si el solicitante es una «empresa emergente (pymes, etc.)», los requisitos se flexibilizan de la siguiente manera.

• ¡Si se trata de una «solicitud relacionada con la implementación», no es necesario presentar una solicitud en el extranjero!

Es decir, si se trata de una empresa emergente que «ya utiliza esa tecnología (o está preparada para utilizarla)», puede acogerse al examen superacelerado aunque no tenga planes de expansión al extranjero.

Esto supone una opción muy potente para las empresas SaaS que desean ampliar rápidamente su cuota de mercado en el mercado nacional, así como para los fabricantes que desarrollan productos destinados al mercado nacional. No hay por qué rendirse pensando: «Como nos centramos principalmente en el mercado nacional, no podemos optar al examen superurgente».

* ¿Cuál es la definición de «empresa emergente»?

Según las directrices de la Oficina de Patentes, se incluyen principalmente las siguientes empresas:

• Autónomos con menos de 10 años desde el inicio de la actividad

• Sociedades con menos de 10 años desde su constitución y un capital social inferior a 300 millones de yenes

• (Existen otros requisitos, como el número de empleados o el porcentaje de control por parte de grandes empresas)

3. Las tres grandes ventajas del examen superacelerado: ¿por qué es necesario obtenerlo en un mes?

¿Cuáles son las ventajas empresariales de recurrir al examen superacelerado, incluso si ello implica cumplir requisitos estrictos (como los requisitos de ejecución que se describen más adelante)?

① Un argumento de peso para la obtención de financiación (ante los fondos de capital riesgo)

En las reuniones con inversores o capital riesgo (VC), decir «la solicitud de patente está en trámite (aún no sabemos qué pasará)» y decir «ya hemos obtenido la patente (la originalidad de la tecnología ha sido reconocida públicamente)» supone una diferencia abismal en cuanto a persuasión.

Al consolidar los derechos antes de la diligencia debida, se puede demostrar la capacidad tecnológica y la estabilidad de los derechos, lo que conduce a una mejora del valor de la empresa (aumento de la valoración) y a una ejecución fluida de la inversión. Especialmente en la captación de fondos a partir de la Serie A, la existencia de propiedad intelectual influye directamente en la valoración.

② Eliminación inmediata de imitaciones y competidores

Si existe el riesgo de que aparezcan productos falsificados inmediatamente después del lanzamiento del producto, es necesario registrar la «patente» para poder enviar una advertencia. En la fase de «solicitud de patente en trámite», aunque se pueda enviar una advertencia, esta no tiene fuerza legal (como una solicitud de cesación).

Si se obtiene la resolución de concesión de la patente en aproximadamente un mes, será posible ejercer los derechos de forma contundente casi al mismo tiempo que el lanzamiento del producto, lo que permitirá proteger la cuota de mercado. Además, al anunciar «patente concedida» al mismo tiempo que el comunicado de prensa, se puede esperar que se disuada a las grandes empresas de entrar en el mercado.

③ Aceleración de la expansión internacional (aprovechamiento del PPH)

Si su empresa está considerando la expansión internacional, si la patente se concede rápidamente en Japón, será más fácil utilizar el sistema denominado «Patent Prosecution Highway (PPH)», que permite acelerar el examen en el extranjero (por ejemplo, en Estados Unidos o Europa) utilizando los resultados del examen japonés.

En otras palabras, el examen superacelerado de Japón se convierte en el punto de partida para construir rápidamente una red mundial de patentes.

4. Riesgos y desventajas que hay que conocer: un uso imprudente puede ser fatal

No hay luz sin sombra. El examen superrápido conlleva riesgos que es imprescindible comprender antes de utilizarlo. Si se presenta la solicitud sin comprender esto, se acabará poniendo a la propia empresa en una situación difícil.

① El plazo de respuesta es extremadamente corto (regla de los 30 días)

Este es el mayor riesgo. Si el examinador envía una «notificación de motivos de denegación» (indicando que, tal y como está, no se puede conceder la patente), en un examen normal se dispone de un plazo de respuesta de 60 días, pero en el examen superacelerado hay que responder «en un plazo de 30 días».

Durante estos 30 días, es necesario consultar con el agente de patentes, realizar los experimentos adicionales que sean necesarios, decidir la estrategia de refutación y redactar y presentar las correcciones y los escritos de alegaciones. Las empresas en las que la toma de decisiones interna lleva tiempo o que no están bien coordinadas con su agente de patentes corren el riesgo de perder la oportunidad de obtener la patente por haber agotado el plazo (o de quedar excluidas del examen superacelerado).

② Carga y coste de la búsqueda de antecedentes

En el caso del «examen acelerado» habitual, existe una excepción que permite a las empresas emergentes omitir el informe de «investigación de la técnica anterior» (es decir, la búsqueda de patentes similares).

Sin embargo, en el caso del «examen superacelerado», la presentación del informe de búsqueda de antecedentes es obligatoria, incluso para las empresas emergentes.

Deben realizar una búsqueda de alta precisión utilizando bases de datos especializadas y presentar un documento (memoria explicativa) en el que se expliquen de forma lógica las «diferencias con respecto al estado de la técnica». Por ello, los honorarios del agente de patentes (costes de búsqueda) tienden a ser más elevados que en una solicitud normal.

③ El tiempo para ajustar el alcance de los derechos es escaso

Dado que el examen es demasiado rápido, apenas hay tiempo para reconsiderar la solicitud y pensar «al fin y al cabo, quiero ampliar un poco más el alcance de los derechos» o «quiero ajustarlo mediante una corrección». El grado de perfección de la memoria descriptiva en el momento de la solicitud se traduce directamente en la calidad de los derechos. Una actitud del tipo «vamos a presentar la solicitud de momento y ya lo pensaremos después» está abocada al fracaso.

5. ¿Qué opción elegir entre el «examen anticipado» normal y el «examen superanticipado»?

«Examen superacelerado» y «examen acelerado (convencional)». La elección dependerá de la situación empresarial de su empresa. Consulte la siguiente lista de verificación.

Casos en los que se debe elegir el examen superacelerado (1 mes)

• Existe una realidad de «implementación (comercialización)».

• Es imprescindible que esté listo para la reunión con los inversores o el comunicado de prensa del mes que viene.

• Ya hay imitaciones en el mercado y es necesario obtener una orden de cesación lo antes posible.

• La toma de decisiones interna es rápida y es posible actuar en un plazo de 30 días.

• Se puede asumir un cierto coste adicional (gastos de investigación).

Casos en los que se debe optar por el examen acelerado habitual (2-3 meses)

• Aún no hay perspectivas de comercialización (en fase de idea).

• Se desea reducir los gastos de la investigación de antecedentes (se quiere acogerse a la excepción para empresas emergentes).

• Se considera que un plazo de 2 a 3 meses es suficientemente rápido.

• Se desea aspirar a un ámbito de derechos amplio y bien definido.

En realidad, incluso el examen acelerado normal de Japón (2-3 meses de media) es, a escala mundial, suficientemente «ultrarrápido». Hay muchos casos en los que el examen acelerado normal es suficiente, sin necesidad de aspirar a toda costa al examen superacelerado.

6. El papel del agente de patentes para que la tramitación superacelerada sea un éxito

El examen superacelerado es, por así decirlo, como una «carrera de F1». Solo se puede completar la carrera si se cuenta con el mejor coche (la invención) y el mejor piloto (el agente de patentes). En particular, los siguientes puntos ponen a prueba la destreza del profesional.

Investigación estratégica del estado de la técnica

No solo hay que cumplir los requisitos de solicitud, sino que se exige una investigación previa de alta precisión y una explicación de la diferenciación que haga que el examinador quiera emitir una «declaración de patente» de un solo golpe. Si se descuida este aspecto, la propia solicitud de examen superacelerado puede ser rechazada.

Tratamiento con el examinador (entrevista de examen)

En caso de que se prevea una decisión dudosa o se notifiquen motivos de denegación, es necesario tener la capacidad de negociación para contactar inmediatamente con el examinador, ya sea por teléfono o en persona, y encontrar una solución. Responder en un plazo tan breve como 30 días es una tarea que solo puede llevar a cabo un agente de patentes con amplia experiencia.

Coherencia con la estrategia empresarial

No tiene sentido obtener una patente de alcance limitado e inútil con el único objetivo de «conseguirla rápido». Es importante encontrar el equilibrio entre buscar el alcance mínimo necesario para proteger el negocio de su empresa y superar el examen acelerado.

7. Preguntas frecuentes (FAQ)

P1. Aún no hemos comercializado el producto, pero disponemos de un prototipo. ¿Podemos acogernos al examen superacelerado?

R. Sí, es posible que pueda utilizarlo. La definición de «ejecución» incluye no solo la venta, sino también la «preparación para la ejecución». Se pueden cumplir los requisitos presentando un plan de negocio concreto, un pliego de condiciones o fotografías de prototipos. Sin embargo, no se admite si se encuentra en una mera fase de concepción.

P2. Somos una empresa emergente y contamos con 50 empleados. ¿Cumplimos los requisitos?

R. Los requisitos para las empresas emergentes (requisitos para pymes) varían en cuanto al número máximo de empleados según el sector (por ejemplo: 300 o menos en el sector manufacturero, 100 o menos en el sector servicios, etc.). Además, también dependen de factores como la proporción de inversión de grandes empresas, por lo que le rogamos que nos consulte para obtener más detalles.

P3. ¿Hay que pagar tasas adicionales (gastos de la Oficina de Patentes) por el examen superacelerado?

R. Los gastos que se pagan a la Oficina de Patentes no difieren de la tasa de solicitud de examen habitual (es gratuita). Sin embargo, dado que es necesario elaborar la documentación de la solicitud (memoria explicativa) y realizar una investigación exhaustiva del estado de la técnica, los honorarios que se pagan al despacho de patentes suelen ser superiores a los de un caso normal.

Resumen: si quiere hacer de la rapidez su arma, alíese con un experto

Para las empresas emergentes, aprovechar el examen superrápido para «obtener la concesión de la patente en aproximadamente un mes desde la solicitud» no es un sueño, sino una estrategia realista.

En particular, la excepción especial para startups, que se puede utilizar incluso «sin solicitud en el extranjero», es una oportunidad que no pueden dejar pasar las empresas que aspiran a un rápido crecimiento en el mercado nacional.

Sin embargo, para hacerlo realidad, es imprescindible cumplir unos requisitos estrictos y actuar con rapidez, sin margen para el error.

• «Quiero tener la patente antes de la reunión con los inversores del mes que viene»

• «Quiero saber si la invención de mi empresa puede acogerse al examen superrápido»

• «Quiero obtener los derechos lo antes posible, reduciendo los costes»

Si usted es un directivo o responsable de desarrollo con estas inquietudes, no dude en ponerse en contacto con nuestro despacho.

Sin quedarnos atrás respecto al ritmo de su negocio, construiremos juntos la mejor estrategia de propiedad intelectual y le ayudaremos a obtener los derechos por la vía más rápida.

El tiempo no espera. Antes de que la competencia se le adelante, ¿por qué no empieza por una «consulta gratuita»?

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Índice

1. Introducción: Para las empresas emergentes, donde la velocidad lo es todo, «esperar a que se conceda la patente» es el mayor riesgo
2. 1. ¿Qué es el «examen superacelerado»? Diferencias con el examen ordinario y el examen acelerado
3. 2. ¿Pueden las empresas emergentes utilizarlo «sin solicitud en el extranjero»? Requisitos excepcionales inesperados
4. 3. Las tres grandes ventajas del examen superacelerado: ¿por qué es necesario obtenerlo en un mes?
5. 4. Riesgos y desventajas que hay que conocer: un uso imprudente puede ser fatal
6. 5. ¿Cuál elegir: el «examen acelerado» normal o este?
7. 6. El papel del agente de patentes para que el examen superurgente sea un éxito
8. 7. Preguntas frecuentes (FAQ)
9. Resumen: si la rapidez es tu arma, alíate con un experto