Los derechos de diseño son un arma poderosa para proteger legalmente el diseño de un producto. Sin embargo, su aplicación presenta numerosas dificultades, y no cesan las voces de arrepentimiento del tipo «si lo hubiera solicitado antes...» o «si hubiera registrado los derechos de esta forma...». En este artículo, presentaremos, a través de casos prácticos, los errores más habituales en la práctica y analizaremos las lecciones que podemos extraer para no caer en los mismos errores.

Caso 1: Pérdida de novedad por «divulgación involuntaria» en una presentación

¿Qué ocurrió?

El diseñador A, de una empresa de electrodomésticos, desarrolló un humidificador con un diseño revolucionario. La acogida dentro de la empresa fue muy buena, por lo que se decidió presentarlo en una feria del sector. La feria fue un gran éxito. Atrajo la atención de muchos compradores y se convirtió en tema de conversación en las redes sociales.

Sin embargo, el trámite de solicitud del diseño estaba previsto para «después» de la feria. En el momento en que el producto se presentó en la feria, el diseño pasó a ser «de dominio público» y, en principio, perdió su novedad.

¿Cuál fue el problema?

Según la Ley de Diseños, por regla general, los diseños que se han hecho públicos antes de la solicitud no pueden registrarse por carecer de novedad. En Japón existe una «disposición de excepción a la pérdida de novedad», por lo que existe la posibilidad de obtener una exención bajo ciertas condiciones, pero este procedimiento conlleva requisitos estrictos. Concretamente, hay que presentar la solicitud en el plazo de un año desde la divulgación y, además, presentar un documento que acredite dicha divulgación.

En el caso del Sr. A, como desconocía la existencia misma de esta disposición excepcional, presentó la solicitud sin seguir los trámites necesarios y, posteriormente, recibió una notificación de motivos de denegación.

Lección

Si hay previsto un lanzamiento de producto, una feria o un comunicado de prensa, es una regla de oro completar la solicitud de diseño industrial «antes» de que se produzca dicho evento. Si, por cualquier motivo, la divulgación tiene que ser anterior, es necesario comprobar de antemano los requisitos para acogerse a la excepción a la pérdida de novedad y realizar todos los trámites sin omisión alguna. Además, hay que tener especial cuidado si se está considerando la expansión al extranjero. Los requisitos de la excepción a la pérdida de novedad varían según el país, y hay países que, de hecho, no reconocen esta excepción.

Caso 2: Permitir la imitación con una solicitud de «diseño global»

¿Qué ocurrió?

La empresa de material de oficina B desarrolló un bolígrafo que ofrecía una sensación única al sujetarlo. El patrón ondulado de la zona de agarre era su característica distintiva y había recibido muy buenas valoraciones por parte de los usuarios. La empresa B solicitó el registro del diseño del producto en su conjunto y lo obtuvo sin problemas.

Sin embargo, unos años más tarde, la empresa competidora C lanzó al mercado un producto que incorporaba un patrón de agarre similar. La empresa B alegó infracción de los derechos de diseño, pero, dado que la forma general del producto de la empresa C era diferente a la del producto de la empresa B, no se reconoció la «similitud» y no pudo ejercer sus derechos.

¿Cuál era el problema?

A la hora de determinar la similitud de un diseño, se compara la estética del producto en su conjunto. Lo que la empresa B había registrado era el diseño del «bolígrafo en su totalidad», no solo la parte del agarre. La empresa C, aunque imitó el patrón del agarre, evitó la similitud global al cambiar la forma del clip y el diseño de la punta del bolígrafo.

Lección

Si la fuente de la competitividad del producto reside en una pieza concreta, se debe considerar la solicitud de un «diseño parcial». El diseño parcial es un sistema que permite registrar como diseño solo una parte del objeto; si esa parte es similar, existe la posibilidad de hacer valer los derechos aunque la forma del resto sea diferente. Si la empresa B hubiera solicitado también el diseño parcial de la zona de agarre, es muy probable que hubiera podido ejercer sus derechos frente al producto de la empresa C.

Caso 3: Desarrollo de variaciones sin conocer el régimen de «diseños relacionados»

¿Qué ocurrió?

La empresa de muebles D solicitó y registró el diseño del modelo básico de una popular serie de sillas. Posteriormente, lanzó sucesivamente productos con variaciones de color y materiales diferentes, pero, al considerar que «de todos modos eran similares, por lo que entrarían dentro del ámbito de los derechos», no presentó solicitudes adicionales.

Sin embargo, la empresa competidora E lanzó al mercado una silla con un diseño similar a las variaciones de la empresa D. Cuando la empresa D alegó infracción de derechos, la empresa E replicó que «no era similar al diseño registrado y que, dado que las propias variaciones de la empresa D tampoco estaban registradas, podía comercializarlas libremente». El tribunal dictaminó que el producto de la empresa E no era similar al diseño registrado, por lo que la empresa D perdió el juicio.

¿Cuál fue el problema?

La eficacia de los derechos de diseño se extiende a los diseños «idénticos o similares» al diseño registrado. Sin embargo, el alcance de esa similitud no es necesariamente amplio. La empresa D daba por sentado que las variaciones que se apartaban ligeramente de la forma básica también estaban protegidas, pero si esas variaciones se situaban cerca del límite del alcance de la similitud, los competidores podían imitarlas justo fuera de ese límite.

Lección

La Ley de Diseños de Japón cuenta con el régimen de «diseños relacionados». Se trata de un régimen que permite solicitar y registrar diseños similares al diseño principal (el diseño básico) como diseños relacionados, de modo que se protegen como derechos independientes y distintos del diseño principal. Si se aprovechan los diseños relacionados, se pueden obtener derechos exclusivos para cada variante del diseño y ampliar así la red de protección. A la hora de desarrollar una gama de productos, conviene considerar el uso estratégico de los diseños relacionados.

Caso 4: Una laguna inesperada por un error en la especificación del «artículo»

¿Qué ocurrió?

La empresa emergente F desarrolló una lámpara de mesa con un diseño innovador y presentó una solicitud de registro de diseño. El producto se registró con la denominación «lámpara de pie».

Posteriormente, la empresa competidora G lanzó al mercado un producto de diseño prácticamente idéntico, pero se comercializaba como «difusor de aromas». Aunque tenía la función de iluminar, la empresa G alegó que su uso principal era la difusión de aromas.

¿Cuál fue el problema?

En la Ley de Diseños, un diseño se define como la forma de un «artículo». Además, a la hora de determinar la similitud entre diseños, se tiene en cuenta la identidad o similitud de los artículos. La «lámpara de mesa» de la empresa F y el «difusor de aromas» de la empresa G podrían considerarse artículos no similares desde el punto de vista de su uso y función; de ser así, aunque la forma fuera muy parecida, no se podría alegar una infracción del derecho de diseño.

Lección

Cuando se prevea la imitación de un diseño, se debe considerar la posibilidad de presentar una solicitud de diseño también para los artículos en los que se pueda reutilizar la misma forma. Además, dado que el ámbito de protección se ha ampliado con la reforma de la Ley de Diseños de 2020 —que introdujo los «diseños de interiores», así como los «diseños de imágenes» y los «diseños de edificios», que no se consideran artículos—, es importante analizar desde múltiples perspectivas en qué categoría se puede proteger más eficazmente el diseño de la propia empresa.

Caso 5: Caducidad del «derecho de prioridad» al expandirse al extranjero

¿Qué ocurrió?

La marca de ropa H presentó una solicitud de diseño en Japón para el diseño de un nuevo bolso. Posteriormente, se decidió lanzarlo también en varios países de Europa y Asia, pero se pospuso el trámite de la solicitud de diseño en el extranjero.

Ocho meses después de la solicitud en Japón, cuando la empresa H por fin comenzó a preparar la solicitud en el extranjero, su agente de patentes le comunicó un hecho impactante. A diferencia de las patentes y las marcas (12 meses), el plazo para reivindicar la prioridad de un diseño es de tan solo «6 meses». El plazo ya había vencido, por lo que no se pudo reivindicar la prioridad.

Como consecuencia, dado que el producto había salido al mercado en los ocho meses transcurridos desde la solicitud en Japón, existía la posibilidad de que ese hecho se convirtiera en un estado de la técnica que negara la novedad en los distintos países.

¿Cuál fue el problema?

El sistema de prioridad basado en el Convenio de París es un sistema que permite que, si se presenta la solicitud en otros países miembros dentro de un plazo determinado a partir de la primera solicitud, el examen se realice tomando como referencia la fecha de la primera solicitud. Sin embargo, en el caso de los diseños, el plazo de prioridad es corto, de solo 6 meses, por lo que si se tiene la misma percepción que con las patentes o las marcas, de 12 meses, se corre el riesgo de dejar pasar el plazo.

Lección

En el caso de productos para los que se contemple, aunque sea mínimamente, una expansión al extranjero, se debe establecer un calendario de solicitudes en el extranjero al mismo tiempo que se presenta la solicitud en Japón. El plazo de prioridad de seis meses para los diseños no es en absoluto largo si se tiene en cuenta la traducción y la contratación de un agente local. Además, si se aprovecha el Arreglo de La Haya (sistema de registro internacional de diseños), se puede solicitar la protección en varios países con una sola solicitud, lo que permite agilizar los trámites.

Caso 6: «Confidencialidad» insuficiente antes de la solicitud

¿Qué ocurrió?

La empresa emergente I desarrolló conjuntamente con la agencia de diseño externa J el diseño de un innovador dispositivo wearable. Durante el proceso de desarrollo, el responsable de la empresa J publicó el boceto del diseño en las redes sociales (aunque ocultó el nombre de la empresa, las características del diseño se podían apreciar claramente).

La empresa I no se enteró de este hecho hasta después de presentar la solicitud de diseño. Durante el proceso de examen, esta publicación en las redes sociales se citó como documento de referencia público, lo que dio lugar a una notificación de denegación por falta de novedad.

¿Cuál fue el problema?

En casos de desarrollo conjunto o subcontratación externa, la gestión de la confidencialidad del diseño no se limita únicamente a la propia empresa. Si un colaborador externo divulga el diseño de forma involuntaria (o intencionada), se pierde la novedad. Aunque se haya firmado un acuerdo de confidencialidad (NDA), una vez que se ha hecho público, el hecho de la pérdida de novedad es irreversible.

Lección

Al colaborar con terceros, además de firmar un acuerdo de confidencialidad, es necesario documentar claramente y dar a conocer de forma exhaustiva normas como «qué se puede divulgar y hasta qué punto» o «prohibición total de publicar en redes sociales, etc.». Además, en el caso de diseños importantes, lo ideal es tener en cuenta el momento de presentar la solicitud de registro de diseño desde las primeras fases del desarrollo y tramitarla antes de que surja el riesgo de divulgación.

Resumen: Consejos para el éxito de la estrategia de diseños

La lección común que se desprende de estos casos es que, para aprovechar los derechos de diseño, es indispensable «planificar con visión de futuro».

En primer lugar, el «momento de la solicitud» es extremadamente importante. La norma es completar la solicitud antes de la divulgación, por lo que es necesario elaborar un plan de solicitud calculando hacia atrás a partir del calendario de ferias, presentaciones y lanzamientos de productos.

En segundo lugar, hay que diseñar estratégicamente el «alcance de los derechos». Al combinar el diseño del producto en su conjunto con diseños parciales y diseños relacionados, se puede establecer una estrategia que dificulte a los imitadores eludir la red de derechos.

En tercer lugar, es necesario adoptar una «perspectiva global». Dado que la legislación sobre diseños varía de un país a otro y que los plazos de prioridad son cortos, es imprescindible elaborar una estrategia temprana con vistas a la expansión internacional.

En cuarto lugar, la «colaboración interna y externa». Es fundamental que los departamentos de diseño, propiedad intelectual y marketing, así como los socios externos, compartan información y alcancen un consenso sobre el momento de presentar la solicitud de diseño y la gestión de la confidencialidad, a fin de evitar problemas.

La obtención de un derecho de diseño no es el final, sino el punto de partida. Al adquirir los derechos adecuados en el momento oportuno y aprovecharlos en consonancia con la estrategia empresarial, se puede sacar el máximo partido a ese activo intangible que es el diseño.

Si tiene alguna pregunta o desea profundizar en algún tema concreto, no dude en ponerse en contacto con nosotros. También es posible realizar simulaciones basadas en escenarios similares a casos concretos.

AUTOR

Takefumi Sugiura

Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX

Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como TI, fabricación, startups, moda y medicina, desde la solicitud de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, Web3 y FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas la Asociación Japonesa de Abogados de la Propiedad Industrial, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).

→ Detalles del perfil del agente de patentes → Consultas y contacto → Proceso de consulta