[Fundamentos de las marcas registradas]: ¿No se puede registrar una marca si carece de «carácter distintivo»? Explicación detallada del concepto más importante que determina el éxi

«¡Se me ha ocurrido un nombre genial, así que quiero registrarlo como marca y tener la exclusividad!»

Aunque se presente la solicitud a la Oficina de Patentes con ese entusiasmo, los casos en los que se rechaza por «falta de carácter distintivo» son, de hecho, uno de los más frecuentes entre los casos de fracaso en el registro de marcas.

«Si solo es un nombre, ¿por qué no se puede registrar?»

«¿No basta con que no coincida con el de otra empresa?»

Quizá pienses así. Sin embargo, cuando se busca registrar una marca, hay un término clave que es imprescindible tener en cuenta: el «carácter distintivo». Si no se comprende en profundidad este concepto, no solo se desperdiciarán los gastos y el tiempo de la solicitud, sino que incluso resultará difícil crear una «marca que se venda».

En este artículo, explicaremos a fondo el «carácter distintivo», el requisito más importante para el registro de una marca, desde su significado esencial hasta los casos concretos en los que se considera que carece de carácter distintivo, pasando por las medidas que se pueden tomar para registrar como marca un término que carece de carácter distintivo.

1. ¿Qué es, en primer lugar, el «carácter distintivo» de una marca?

En primer lugar, el término «carácter distintivo» puede sonar un poco complicado como término jurídico, pero es un concepto muy importante que podría considerarse el «corazón» de las marcas. Dediquemos un poco de tiempo a desentrañarlo con detenimiento.

1-1. El poder de una «señal de identificación» que distingue entre «yo» y «tú»

En la Ley de Marcas, el «carácter distintivo» (Distinctiveness) se refiere, en pocas palabras, a la «capacidad de distinguir los productos y servicios de la propia empresa de los de otras empresas».

En la jerga especializada, también se denomina «capacidad de distinción entre productos propios y ajenos».

Imagínese lo siguiente. Se encuentra en la sección de bebidas de un supermercado. Allí hay una fila de botellas de plástico que contienen un líquido negro y en cuya etiqueta no aparece nada escrito.

¿Podría distinguir cuál es «Coca-Cola», cuál es «Pepsi» y cuál es «una cola sin marca»? Probablemente sea imposible.

En este caso, el logotipo «Coca-Cola» que aparece en el envase es precisamente el signo distintivo que nos indica: «Este es un producto de la empresa Coca-Cola (no es una cola de otra empresa)».

En otras palabras, se puede decir que el carácter distintivo es **la función misma que permite deducir la respuesta a la pregunta «¿De quién es este producto?» (compra por marca)**.

1-2. ¿Por qué no se puede registrar una marca si carece de capacidad distintiva? (El problema del monopolio de las palabras)

Entonces, ¿por qué la Oficina de Patentes rechaza el registro de «marcas sin capacidad distintiva»?

Hay dos razones principales para ello.

① Porque confunde al consumidor

Supongamos, por ejemplo, que una panadería ha registrado la palabra «delicioso» como marca.

Aunque el consumidor viera el letrero y leyera «pan delicioso», no podría distinguir si se trata de «una panadería con el nombre de marca “delicioso”» o si es simplemente una descripción de que «el pan sabe delicioso».

La esencia de una marca es aclarar «de quién es el producto», por lo que no tiene sentido registrar una palabra que no cumple esa función.

② Porque las palabras son «patrimonio común de todos» (razón de interés público)

Esta es la razón más importante. El derecho de marca es un derecho poderoso que permite «monopolizar» una palabra concreta. Si se registra, otras empresas no podrán utilizar esa palabra.

¿Qué pasaría si una frutería registrara la palabra «manzana» como marca y se hiciera con su exclusividad?

Las demás fruterías no podrían utilizar la palabra «manzana» en sus escaparates y se verían obligadas a sustituirla por expresiones como «fruta roja y redonda». Así no se puede hacer negocio.

La Ley de Marcas se basa en la idea de que «las palabras generales que todo el sector debe utilizar» o «las palabras necesarias para describir el contenido de un producto» no deben ser monopolizadas por una sola persona.

Para no obstaculizar el desarrollo de la industria, se evita deliberadamente otorgar derechos de exclusividad a los términos que carecen de capacidad distintiva (es decir, aquellos que todo el mundo debería poder utilizar).

1-3. «Capacidad distintiva» = la fuente del «poder de marca»

Desde un punto de vista empresarial, el carácter distintivo es el «valor de marca» en sí mismo.

Se dice que las marcas registradas tienen las tres funciones siguientes.

1. Función de indicación de origen: indica «quién lo ha fabricado».

2. Función de garantía de calidad: genera la expectativa de que «si tiene ese distintivo, la calidad debe de ser buena».

3. Función publicitaria: hace que el producto se asocie con solo ver la marca.

Todas estas funciones tienen como premisa fundamental que «se pueda distinguir claramente de otras empresas (es decir, que tenga capacidad de distinción)».

Aunque se vendiera un ordenador llamado «ordenador de alta calidad», nadie lo reconocería como una marca. Es precisamente porque tiene un nombre claramente diferente de los demás (un nombre con capacidad de identificación), como «MacBook» o «VAIO», por lo que atrae a seguidores y se acumula valor como marca.

En definitiva, comprender el carácter distintivo es «el primer paso para crear una marca fuerte».

2. Seis patrones que se consideran «carentes de carácter distintivo» (ejemplos concretos)

Una vez entendido el concepto, pasemos a la parte práctica.

Veamos los principales patrones por los que se rechaza una solicitud por «falta de carácter distintivo» según los criterios de examen de la Oficina de Patentes (artículo 3, apartado 1, de la Ley de Marcas). Comprueba si el nombre que has elegido se ajusta a alguno de ellos.

① Denominación genérica (artículo 3, apartado 1, punto 1)

Se trata de la propia denominación que se utiliza habitualmente en el sector de ese producto o servicio.

• Ejemplo: la marca «ordenador» para el producto designado «ordenador».

• Explicación: No se puede registrar el nombre tal cual, ya que no permite distinguir a quién pertenece. Por supuesto, tampoco se admite simplemente traducirlo al inglés («PC» o «Personal Computer»).

② Marca de uso común (artículo 3, apartado 1, número 2)

Se trata de un término que, aunque en un principio era una marca destinada a distinguirse de otras, ha pasado a ser de uso general como resultado de su amplia utilización por parte de los profesionales del sector.

• Ejemplo: la marca «Masamune» para el producto designado «sake».

• Ejemplo: «hotel turístico» para establecimientos de alojamiento.

• Explicación: Se trata de términos que han perdido su fuerza como marca específica debido al uso excesivo por parte de muchos fabricantes.

③ Marca descriptiva (artículo 3, apartado 1, número 3) *Lo más importante*

Este es el patrón que con mayor frecuencia da lugar a motivos de denegación. No se pueden registrar términos que se limiten a describir la calidad, las materias primas, el lugar de origen, las propiedades, los usos o la forma del producto.

• Lugar de origen o venta: «Tokio», «Nihonbashi», «Hokkaido», etc.

• Calidad y contenido: «delicioso», «muy picante», «de primera calidad», «fresco», etc.

• Materias primas: «Lana» para el producto designado «prendas de vestir», «trigo» para el pan, etc.

• Eficacia y uso: «blanqueador» para cosméticos, «limpia bien» para detergentes, etc.

Se considera que estos términos no son más que «descripciones» necesarias para que el consumidor elija el producto, y no funcionan como nombre de marca (a quién pertenece el producto).

④ Nombres y denominaciones comunes (artículo 3, apartado 1, punto 4)

Son apellidos o nombres comunes en Japón, como los que aparecen en gran número en las guías telefónicas.

• Ejemplos: «Sato», «Tanaka», «Suzuki», «Watanabe», «Shop Tanaka», etc.

• Explicación: «Sato» por sí solo no permite saber de qué «Sato» se trata, por lo que se considera que carece de carácter distintivo. No obstante, existe la posibilidad de registrarlo si se combina con otras palabras, como «〇〇Sato», o si se le da un diseño especial.

⑤ Marcas extremadamente sencillas y comunes (artículo 3, apartado 1, número 5)

Se trata de símbolos, letras o figuras simples.

• Ejemplos: «A», «1», «〇 (círculo)», «▲ (triángulo)», una o dos letras del alfabeto romano (como «AB»).

• Explicación: Dado que se trata de símbolos básicos que todo el mundo utiliza, no se permite su exclusividad.

⑥ Otros elementos que carecen de carácter distintivo (artículo 3, apartado 1, número 6)

Son aquellos que, aunque no se ajusten a lo anterior, se consideran carentes de carácter distintivo según la concepción social general.

• Ejemplos: motivos de fondo (diseños que sirven de fondo a un producto), eslóganes (frases tipo «Everyday Low Price»), eras imperiales (como «Reiwa»).

3. Tres medidas a tomar cuando se considera que una marca «carece de carácter distintivo»

«El nombre que se me ocurrió encaja perfectamente en la definición de “marca descriptiva”...»

«He recibido una notificación de motivos de denegación de la Oficina de Patentes...»

Incluso en esos casos, es pronto para rendirse. Aunque se trate de palabras sin carácter distintivo, existe la posibilidad de registrarlas como marcas con un poco de ingenio. A continuación, presentamos las tres estrategias principales.

Medida n.º 1: Combinarla con un logotipo (figura)

Aunque las letras en sí mismas carezcan de carácter distintivo, hay casos en los que, al combinarlas con un logotipo (figura) característico o con letras de diseño, se reconoce que el conjunto tiene «carácter distintivo».

• Método: No utilices simplemente fuentes góticas o mincho, sino crea un diseño de logotipo propio y preséntalo en la solicitud.

• Punto a tener en cuenta: en este caso, el alcance de los derechos suele limitarse a «ese diseño de logotipo», por lo que, si un tercero utiliza las mismas letras con una «tipografía estándar (fuente normal)», es posible que no se puedan ejercer los derechos (no se pueda considerar una infracción de los derechos de marca). Es importante comprender que se trata, en definitiva, de una «protección como logotipo».

Medida 2: Añadir una palabra con carácter distintivo (marca combinada)

Se une una palabra sin carácter distintivo (por ejemplo, «Tokio») a una palabra única con carácter distintivo (como un neologismo) para formar una marca larga.

• Ejemplo: «Tokio» por sí solo no es válido, pero «Tokio» + «Zebra» (elemento neologismo) = «Tokio Zebra» sí lo es.

• Ventaja: permite obtener capacidad distintiva con relativa facilidad.

• Punto a tener en cuenta: en este caso también, los derechos se extienden a la totalidad de «Tokio Zebra», pero no se puede prohibir a otras empresas el uso de «Tokio» por sí solo.

Estrategia n.º 3: Adquisición de carácter distintivo por el uso (artículo 3, apartado 2)

Se trata de un método de dificultad «ultra C», pero consiste en «conseguir que se apruebe el registro porque se ha hecho famoso tras muchos años de uso continuado».

Aunque se trate de una palabra que, en principio, carece de carácter distintivo (como una marca descriptiva), si se ha utilizado de forma exclusiva durante un largo periodo y se ha llevado a cabo una campaña publicitaria a gran escala, de modo que los consumidores de todo el país lleguen a reconocer que «ese nombre se refiere a los productos de esa empresa», se admitirá el registro de forma excepcional.

• Dificultad de aplicación: Extremadamente alta. Para demostrar la notoriedad a nivel nacional, es necesario presentar una gran cantidad de pruebas, como certificados de volumen de ventas, recibos de gastos de publicidad, artículos de periódicos y revistas, y resultados de encuestas.

• Equívoco habitual: No se admite el argumento de que «se pretende que sea famoso en el futuro». Es necesario que «ya sea famoso».

4. La apreciación del carácter distintivo se determina en relación con los «productos y servicios»

Aquí hay un punto muy importante.

El carácter distintivo de una palabra no es algo absoluto, sino que se determina de forma relativa en función de «para qué productos o servicios se utiliza».

¿Qué significa esto? Veámoslo con un ejemplo concreto.

Ejemplo: el caso de «Apple»

• Si el producto designado es «fruta»:

  «Apple» es un nombre común que se refiere a la manzana en sí misma, por lo que carece de carácter distintivo (no se puede registrar). Esto se debe a que sería un problema que se monopolizara el término «manzana» para vender manzanas.

• Si el producto designado es «ordenador»:

  Los ordenadores y las manzanas no tienen ninguna relación. Tampoco es un término que describa la calidad o la forma de los ordenadores. Por lo tanto, en el ámbito de los ordenadores, «Apple» se considera un simple neologismo y tiene un fuerte carácter distintivo (se puede registrar).

Ejemplo: en el caso de «Takkyubin»

«Takkyubin» es una marca registrada de Yamato Holdings. Sin embargo, en el lenguaje coloquial se suele utilizar como término genérico para referirse a los servicios de paquetería en general. Si alguien intentara registrar «Takkyubin» hoy en día, se rechazaría por haberse convertido en un nombre común (o por ser una marca notoriamente conocida de otra persona), pero en su momento se reconoció que tenía carácter distintivo.

De este modo, «cómo se percibe esa palabra en el sector» es el factor decisivo.

5. Consejos para crear nombres que den lugar a marcas sólidas

Si desea evitar el rechazo por falta de carácter distintivo y, al mismo tiempo, disponer de derechos sólidos sobre la marca, le recomendamos que plantee la elección del nombre siguiendo las siguientes pautas.

Crear neologismos (Coined Words)

Crear una palabra totalmente nueva es lo más eficaz en materia de marcas.

• Ejemplos: «SONY», «Kodak», «Haagen-Dazs»

• Al tratarse de palabras sin significado, no se producen problemas de confusión sobre la calidad ni de marcas descriptivas, por lo que la probabilidad de registro es muy alta. Además, los consumidores tienden a recordarlas más fácilmente como «palabras especiales exclusivas de esa marca».

Buscar palabras sugerentes (Suggestive Marks)

En lugar de explicar directamente el contenido del producto, se eligen palabras que «sugieran una imagen» de forma indirecta.

• Ejemplo: «Atsumasama Sheet» (parche refrescante). En lugar de decir directamente «gel refrescante», se sugiere su efecto.

• Punto clave: La línea divisoria entre «descripción» y «sugerencia» es muy difusa, y las opiniones de los examinadores pueden variar. Sin embargo, apostar por esta estrategia suele resultar ventajoso desde el punto de vista del marketing (por su facilidad de comprensión).

Elegir palabras arbitrarias (Arbitrary Marks)

Es un método que consiste en aplicar un término ya existente a un producto con el que no tiene ninguna relación. Ejemplos de ello son los mencionados anteriormente, como «Apple» (ordenadores) o «CAMEL» (tabaco). Resulta inesperado y tiene un fuerte poder distintivo.

6. Resumen: la investigación previa a la solicitud es fundamental

En el registro de marcas, el «carácter distintivo» es el primer y mayor escollo.

1. El carácter distintivo es una «seña de identidad para diferenciar los productos de otras empresas» y la fuente de la marca.

2. No se permite la exclusividad de términos que son «patrimonio común» (descripciones, indicaciones de calidad, nombres comunes).

3. Incluso las palabras que carecen de capacidad distintiva pueden registrarse si se combinan con un logotipo o con un neologismo.

4. La mejor estrategia es elegir desde el principio un nombre que sea un «neologismo» o una «palabra sin relación alguna».

Aunque pienses «¡con este nombre seguro que sale adelante!», hay muchos casos en los que, desde el punto de vista de un profesional, se rechaza por ser una «marca descriptiva». También existe la estrategia de dar un giro al pensamiento, atreverse a utilizar palabras sin carácter distintivo, convertirlas en logotipos y registrarlas, pero en ese caso hay que comprender que se corre el riesgo de que el alcance de los derechos sea más limitado.

Antes de entrar en pánico al recibir una «notificación de motivos de denegación» tras presentar la solicitud, pregúntese en la fase de elección del nombre: «¿Tiene este término carácter distintivo? ¿No estoy apropiándome del término de otra persona?».

Y, si tiene la más mínima duda, le recomiendo encarecidamente que, antes de presentar la solicitud, encargue a un experto, como un agente de la propiedad industrial, una investigación previa que incluya la «existencia o no de carácter distintivo». Esa es la vía más rápida para proteger su valiosa marca.

Por último: el siguiente paso

Espero que este artículo le haya ayudado a comprender la complejidad y la importancia del «carácter distintivo». Sin embargo, el examen real es una sucesión de casos que se tratan «caso por caso».

«Entiendo el razonamiento sobre el carácter distintivo. Pero, ¿qué hay de este nombre que he elegido?».

«Lo he buscado en J-PlatPat, pero no sé qué pensar...»

Si es así, le recomendamos que, como siguiente paso, en lugar de basarse en la IA o en su propio criterio, aproveche los servicios de «asesoramiento gratuito» que ofrecen los expertos.

Índice

1. 1. ¿Qué es, en primer lugar, el «carácter distintivo» de una marca?
2. 2. Seis patrones en los que se considera que «no hay capacidad distintiva» (ejemplos concretos)
3. 3. Tres medidas que puede tomar si se le dice que «carece de carácter distintivo»
4. 4. La valoración del carácter distintivo se determina en relación con los «productos y servicios»
5. 5. Consejos para crear nombres que den lugar a marcas registradas sólidas
6. 6. Resumen: la investigación previa a la solicitud es fundamental