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La introducción del «sistema de consentimiento» es uno de los aspectos que más atención está suscitando en el ámbito del registro de marcas tras la reforma legislativa de abril de 2023. En este artículo se explica detalladamente en qué situaciones concretas se aplica este sistema, incluyendo los posibles malentendidos que puede generar y una comparación con la cesión de derechos. Recomendamos su lectura a quienes estén pensando en registrar una marca o estén estudiando su estrategia de propiedad intelectual.
Índice
- Resumen de la introducción del sistema de consentimiento
- La clave es que «no exista riesgo de confusión»
- Comparación entre el sistema de consentimiento y la cesión de vuelta
- ¿Por qué sigue siendo útil la cesión de vuelta?
- Estrategia futura de registro de marcas y resumen
- Artículos de referencia y documentos relacionados
Resumen de la introducción del sistema de consentimiento
En la reciente reforma de la Ley de Marcas, se ha introducido el «sistema de consentimiento», que permite, de forma excepcional, el registro de una marca incluso si es idéntica o similar a una marca ya registrada por un tercero, siempre que se obtenga el consentimiento del titular de dicha marca registrada (aplicable a las solicitudes presentadas a partir del 1 de abril de 2023).
Tradicionalmente, cuando se solicitaba el registro de una marca idéntica o similar a una marca registrada por un tercero para productos o servicios idénticos o similares, la solicitud era rechazada, en principio, en virtud del artículo 4, apartado 1, número 11, de la Ley de Marcas. Sin embargo, en virtud del artículo 4, apartado 4, de la Ley de Marcas, ahora es posible el registro si se cumplen determinados requisitos y se obtiene el «consentimiento del titular de la marca».
El punto clave es que «no exista riesgo de confusión»
No obstante, el mero hecho de contar con el consentimiento no garantiza necesariamente el registro de la marca. En concreto, es necesario cumplir los siguientes requisitos.
- No debe existir riesgo de confusión con la marca registrada anteriormente
- Que, incluso teniendo en cuenta el grado de notoriedad de la marca y las circunstancias comerciales, la probabilidad de que se produzca confusión en el futuro sea baja
En resumen, las marcas que sean tan confusas que el consumidor pueda pensar erróneamente «¿serán productos o servicios de la misma empresa?», no podrán registrarse, por mucho que las partes estén de acuerdo.
Por ejemplo, si la marca y el producto son prácticamente idénticos, el riesgo de confusión es elevado, por lo que el registro resultará difícil incluso si se aportan pruebas. Además, dado que se tiene en cuenta no solo la posibilidad de confusión actual, sino también la futura, en este momento, justo tras la introducción del sistema, no está claro qué grado de pruebas se exigirá para respaldar ese punto.
Comparación entre el sistema de consentimiento y la cesión retroactiva
En realidad, incluso antes de la introducción del sistema de consentimiento, era posible realizar el registro mediante el uso de la técnica de la «cesión de vuelta», aunque existiera una marca similar registrada anteriormente.
El «assign-back» se refiere al procedimiento de transferir temporalmente la titularidad del solicitante al titular de la marca registrada anterior, y, tras la resolución de registro, volver a transferir la titularidad al solicitante. Aunque resulta laborioso, ya que requiere dos cambios de titularidad, es una técnica que se ha utilizado en la práctica en determinados casos.
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¿Por qué sigue siendo útil la cesión temporal?
Con la introducción del sistema de consentimiento, a veces se piensa que «¿no se simplificaría el procedimiento si se presentara una declaración de consentimiento?». Sin embargo, es posible que haya que preparar contratos o pruebas adicionales para demostrar que no existe riesgo de confusión. Por ello
, si el coste de reunir los documentos de acreditación del sistema de consentimiento resulta elevado, es probable que surjan casos en los que se considere que «es más rápido registrarla mediante la cesión temporal».
Además, aunque en el sistema de consentimiento se dice que «el formato del consentimiento es libre (se admite incluso por correo electrónico)», en la práctica puede ser necesario presentar un contrato que demuestre de forma clara la prevención de confusiones. En definitiva, dado que existe la posibilidad de que aumente la carga administrativa, es posible que, en algunos casos, el «assign back» resulte menos engorroso.
Estrategia futura de registro de marcas y resumen
El sistema de consentimiento es significativo en la medida en que amplía las opciones y permite adoptar una estrategia de registro de marcas flexible. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se aplica la regla de que «si hay consentimiento, cualquier marca similar es válida». Dado que es posible que se exijan trámites y la
presentación de pruebas para demostrar que no se provocará confusión en los consumidores, lo más aconsejable es decidir si se utiliza el sistema de consentimiento o la cesión de derechos tras considerar de forma global la relación con el titular de la marca registrada anteriormente y los costes de los trámites.
En cualquier caso, es positivo que aumenten las opciones disponibles, y es importante buscar la solución óptima en cada caso concreto. Desde nuestro despacho, seguiremos estando atentos a la evolución de la situación para poder ofrecer el mejor apoyo en la obtención de los derechos de marca adecuados.
Artículos de referencia y documentos relacionados
- Artículo 4, apartado 4, de la Ley de Marcas: «... (incluso en caso de que exista consentimiento) no se aplicará lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, número 11, a aquellos casos en los que no exista riesgo de confusión».
- Criterios de examen relativos al sistema de consentimiento
- Manual de examen (1)
- Manual de examen (2)
- Explicación de la ley modificada
- Modificaciones en las solicitudes de prevención de confusión y los procedimientos de anulación tras la introducción del sistema de consentimiento (artículo 24-4-2 y artículo 52-2, apartado 1, de la Ley de Marcas)
AUTOR / Redactor
Takefumi Sugiura
Representante y abogado especializado en marcas de la oficina de propiedad intelectual EVORIX
Presta apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las empresas emergentes, la moda y la medicina, desde la presentación de solicitudes de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de resolución y los litigios por infracción. También es experto en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, el Web3 y el FinTech. Pertenece a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de Patentes de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de Patentes (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).