[Alterações legislativas de 2023] O que muda com a introdução do sistema de concessão? Explicação detalhada sobre o registro de marcas e os pontos-chave para a utilização da cessão

Com a reforma legislativa de abril de 2023, a introdução do “sistema de consentimento” tem chamado a atenção no mundo do registro de marcas. Neste artigo, explicaremos detalhadamente em que situações o sistema de consentimento é efetivamente utilizado, incluindo os riscos de confusão e uma comparação com a cessão de direitos. Recomendamos a leitura a quem esteja pensando em registrar uma marca ou a quem esteja elaborando uma estratégia de propriedade intelectual.

Resumo da introdução do sistema de consentimento

Na recente reforma da Lei de Marcas, foi introduzido o “sistema de consentimento”, que permite, excepcionalmente, o registro de uma marca mesmo que seja idêntica ou semelhante a uma marca já registrada por terceiros, desde que se obtenha o consentimento do titular da marca registrada (aplicável a pedidos apresentados a partir de 1º de abril de 2023).

Anteriormente, quando uma marca idêntica ou semelhante a uma marca registrada por terceiros era solicitada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, a regra geral era que o pedido fosse rejeitado com base no Artigo 4, Parágrafo 1, Item 11 da Lei de Marcas. No entanto, de acordo com o Artigo 4, Parágrafo 4 da Lei de Marcas, agora é possível obter o registro desde que sejam cumpridos determinados requisitos, mediante a obtenção do “consentimento do titular da marca”.

O ponto-chave é que “não haja risco de confusão”

No entanto, não significa que o registro da marca seja garantido apenas com o consentimento. Especificamente, é necessário cumprir os seguintes requisitos.

• Não deve haver risco de confusão com a marca registrada anteriormente
• Mesmo levando em consideração o grau de notoriedade da marca e as condições reais do mercado, a probabilidade de confusão no futuro é baixa

Em resumo, marcas que sejam confusas a ponto de levar o consumidor a pensar erroneamente “será que são produtos ou serviços da mesma empresa?”, não podem ser registradas, mesmo que haja acordo entre as partes.
Por exemplo, se a marca e o produto forem praticamente idênticos, o risco de confusão é alto, portanto, mesmo com provas, o registro será difícil. Além disso, como é considerada não apenas a possibilidade de confusão no momento, mas também no futuro, ainda não está claro, neste momento logo após a introdução do sistema, qual o nível de provas exigido para comprovar esse ponto.

Comparação entre o sistema de consentimento e a cessão de direitos

Na verdade, mesmo antes da introdução do sistema de consentimento, era possível realizar o registro mesmo na presença de marcas semelhantes registradas anteriormente, utilizando uma técnica chamada “assign-back”.

O “assign-back” refere-se ao procedimento de transferir temporariamente o nome do requerente para o titular da marca registrada anteriormente, após a aprovação do registro, e depois transferi-lo de volta para o requerente. Embora seja trabalhoso, pois exige duas transferências de nome, é uma técnica que tem sido utilizada na prática em certas situações.

Por que a “assign-back” ainda é útil?

Com a introdução do sistema de consentimento, pode-se pensar que “o procedimento ficaria mais simples se fosse apresentada uma declaração de consentimento”. No entanto, para provar que não há risco de confusão, pode ser necessário preparar contratos ou provas adicionais. Por isso
, se o custo de reunir os documentos comprovativos do sistema de consentimento for elevado, haverá casos em que se considere que “é mais rápido registrar por meio da cessão retroativa”.

Além disso, embora se diga que, no sistema de consentimento, “o formato do termo de consentimento é livre (pode ser por e-mail)”, na prática, às vezes são necessários contratos que demonstrem de forma clara a prevenção de confusão. Como, no fim das contas, há a possibilidade de aumentar a carga burocrática, há casos em que a cessão de direitos acaba sendo menos trabalhosa.

Estratégia futura de registro de marcas e conclusão

O sistema de consentimento é significativo por ampliar as opções e permitir uma estratégia flexível de registro de marcas. No entanto, é preciso ter cuidado, pois não significa que “qualquer marca semelhante é aceitável desde que haja consentimento”. Como pode ser necessário realizar procedimentos e apresentar provas para demonstrar que não haverá confusão futura para o consumidor
, é aconselhável decidir entre o sistema de consentimento e a cessão de direitos após considerar de forma abrangente o relacionamento com o titular da marca registrada anteriormente e os custos do procedimento.

De qualquer forma, o aumento das opções é algo positivo, e é importante buscar a solução ideal caso a caso. Nossa firma continuará acompanhando as últimas tendências operacionais para oferecer suporte na obtenção adequada dos direitos de marca registrada.

Artigos de referência e documentos relacionados

• Artigo 4.º, n.º 4, da Lei de Marcas: «... (mesmo que haja consentimento) não se aplica o disposto no n.º 11 do artigo 4.º, n.º 1, relativamente a casos em que não haja risco de confusão»
• Critérios de análise relativos ao sistema de consentimento
• Manual de Exame (1)
• Manual de Exame (2)
• Comentário sobre a Lei Alterada
• Alterações nos pedidos de prevenção de confusão e nos julgamentos de anulação decorrentes da introdução do sistema de consentimento (Artigo 24-4-2 e Artigo 52-2, parágrafo 1, da Lei de Marcas)

AUTOR / Redator

Takefumi Sugiura

Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX (EVORIX) – Advogado Representante

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