2023年法改正：同意书制度导入后的变化——商标注册与转让的活用要点详解

2023年4月の法改正により、商标注册の世界で注目されているのが「コンセント（同意）制度」の導入です。本記事では、同意书制度が実際にどのような場面で活用されるのか、混同を生ずるおそれや转让回との比較を含めて詳しく解析します。これから商标注册を考えている方や、知识产权战略を検討中の方はぜひ参考にしてみてください。

同意书制度導入の概述

今回の商标法改正では、他人が既に注册している商标と同一・近似の場合であっても、当該注册商标の权利者（商标权者）から同意を得ることで例外的に商标注册を認める「同意书制度」が導入されました（2023年4月1日以降の申请に適用）。

従来、他人の注册商标と同じ・近似の商标が、同一・近似の商品・サービスに対して申请された場合、商标法第4条第1項第11号によって驳回されるのが原則でした。しかし、商标法第4条第4項により、新たに「商标权者の同意」を得ることで、一定の要件を満たせば注册が可能となります。

「混同を生ずるおそれがない」ことがポイント

ただし、同意さえあれば必ず商标注册ができるというわけではありません。具体的には、以下の要件を満たす必要があります。

• 先に注册された商标と混同を生じるおそれがない
• 商标の周知度や取引実情を考慮しても、将来的に混同が生じる可能性が低い

要するに、消費者が「同じ企業の製品・サービスなのかな？」と誤解するほど紛らわしい商标は、いくら当事者同士で合意していても注册できません。
たとえば、商标も商品もほぼ同一に近い場合は混同が生じるおそれが高いため、証拠があっても注册は難しいでしょう。また、現在のみならず将来の混同可能性も考慮されるため、その点を裏付ける証拠がどの程度求められるのかは、制度導入直後の現時点では不透明です。

同意书制度と转让回の比較

実は、同意书制度導入以前にも、转让回という手法を用いることで、先に注册された近似商标があっても注册を行うことが可能でした。

转让回とは、申请人を先の注册の商标权者に一旦名義変更して注册査定後、再度名義を申请人に戻すという手续きを指します。二度の名義変更が必要になるため手間がかかるものの、これまでも一定の場面では実際に活用されてきた手法です。

なぜ今でも转让回は有用か？

同意书制度の導入により、「同意書を提出すれば手续きが簡単になるのでは？」と考えられることもあります。しかし、混同を生じるおそれがないことを証明するため、追加の契約書や証拠を準備しなければならない可能性があります。
そのため、同意书制度の証明書類を揃えるコストが高くなるのであれば、「いっそ转让回で注册した方が早い」と判断されるケースも出てくるでしょう。

また、同意书制度では「同意書の形式は自由（メールでも可）」と言われていますが、実務上は将来的な混同防止を示す契約書などが必要になる場合もあります。結局は手续き的な負担が増える可能性もあるため、转让回の方が結果的に手間が少ないケースも考えられます。

今後の商标注册戦略とまとめ

同意书制度は選択肢を増やし、柔軟な商标注册戦略を取れる点で有意義です。しかしながら、「同意があればどんな近似商标でもOK」とはならないことに注意が必要です。
将来的に消費者の混乱を招かないことを証明するための手续きや証拠提出が求められる可能性があるため、先注册商标の权利者との関係や手续きコストを総合的に考慮した上で、同意书制度と转让回のどちらを利用するかを決めるのが得策でしょう。

いずれにしても手段が増えることは喜ばしいことであり、ケースバイケースで最適解を探ることが重要です。当事務所としても、適切な商标权取得をサポートするべく、引き続き最新の運用状況を確認しながら対応してまいります。

参考条文・関連資料

• 商标法第4条第4項：「…（同意がある場合でも）混同を生ずるおそれがないものについては、第4条第1項第11号の規定を適用しない」
• 同意书制度に関する审查基准
• 审查便覧（1）
• 审查便覧（2）
• 改正法解析
• 同意书制度導入に伴う混同防止請求・撤销审判の改正（商标法第24条の4の2、第52条の2第1項）