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«Queremos optimizar aún más las tareas relacionadas con la propiedad intelectual» o «Queremos reducir los costes derivados de las patentes»: no son pocas las empresas que se enfrentan a estos retos. Las tareas relacionadas con la propiedad intelectual —como la presentación de solicitudes de patente, el registro de marcas y la gestión del mantenimiento de los derechos— constituyen un recurso empresarial fundamental que sustenta la competitividad de las empresas; sin embargo, al requerir un alto grado de especialización, intentar gestionarlas únicamente con recursos internos conlleva una inversión de tiempo, unos costes y unos riesgos mayores de lo que cabría imaginar.
En este artículo explicamos métodos concretos para lograr simultáneamente la optimización de las operaciones y la reducción de costes mediante la externalización de las tareas de propiedad intelectual a abogados especializados o despachos de patentes. Ofrecemos información práctica y exhaustiva que abarca desde los riesgos de gestionar la propiedad intelectual solo con recursos propios hasta casos de éxito de la externalización, pasando por los puntos clave para elegir un despacho sin cometer errores.
Índice
- Por qué resulta ineficaz y costoso gestionar las tareas de propiedad intelectual solo con recursos propios
- Tres puntos clave para «optimizar» las tareas de propiedad intelectual recurriendo a abogados especializados en propiedad industrial y despachos de patentes
- Cuatro razones por las que contratar a un abogado especializado en propiedad intelectual conduce directamente a una «reducción de costes»
- Casos de empresas que han logrado optimizar sus operaciones y reducir costes
- ¡No te equivoques! Cómo elegir el despacho de patentes adecuado para tu empresa
- Resumen: Lograr una gestión proactiva mediante la externalización de la propiedad intelectual
1. Razones por las que gestionar los asuntos de propiedad intelectual solo con recursos internos resulta ineficaz y encarece los costes
Muchas empresas piensan que «si gestionamos todo internamente, nos saldrá más barato», pero la realidad es todo lo contrario. Si se intenta gestionar la propiedad intelectual solo con recursos internos, se acumulan costes y riesgos que pasan desapercibidos. A continuación, explicamos tres problemas típicos.
1-1. Frecuentes errores y repeticiones del trabajo debido a la falta de conocimientos especializados
La redacción de documentos para solicitudes de patente requiere un profundo conocimiento de la ley de patentes y de los criterios de examen. Si los técnicos o el personal administrativo de la empresa se encargan de ello «a ojo», pueden surgir problemas como notificaciones de motivos de denegación o la reducción del alcance de los derechos, debido a deficiencias en la redacción de las reivindicaciones (alcance de la patente), a explicaciones insuficientes en la memoria descriptiva o a una investigación de la técnica anterior inadecuada.
Como resultado, es frecuente tener que presentar repetidamente escritos de corrección, lo que no solo supone un gasto adicional de tiempo y dinero, sino que a menudo conlleva la pérdida de un ámbito de derechos más amplio del que se podría haber obtenido.
1-2. Presión sobre las actividades principales: el problema de «no poder concentrarse en el negocio principal»
Es muy frecuente que el personal que debería centrarse en las actividades empresariales propias, como la investigación y el desarrollo o las ventas, se vea abrumado por la elaboración de documentos relacionados con la propiedad intelectual y la gestión de plazos. Las tareas de propiedad intelectual no son «algo que se pueda hacer de pasada», sino que requieren una gestión continua, desde la preparación de la solicitud hasta la obtención de los derechos y su mantenimiento.
El hecho de que los ingenieros y directivos, que deberían centrarse en su actividad principal, dediquen tiempo a las tareas de propiedad intelectual provoca una pérdida de oportunidades, como la ralentización de la investigación y el desarrollo o el retraso en el lanzamiento de nuevos negocios. Aunque esto no sea fácilmente perceptible, es un factor que obstaculiza en gran medida el crecimiento de la empresa.
1-3. Riesgo de dependencia de una persona concreta: el trabajo se paraliza ante el traslado o la baja del responsable
En las empresas que confían las tareas de propiedad intelectual a empleados concretos, existe el riesgo de que el trabajo se paralice por completo si el responsable es trasladado o dimite. De hecho, no es raro que el estado de avance de las solicitudes en trámite, la información sobre los plazos de cada derecho, los antecedentes o los motivos de las decisiones solo existan en la mente del responsable o en sus archivos locales.
Atención: riesgo de pérdida de derechos por dependencia de una sola persona
Se han dado casos reales en los que, debido a la dimisión repentina o a unas vacaciones prolongadas del responsable, se ha olvidado la fecha de renovación de una patente o una marca, lo que ha provocado la extinción de los derechos. Recuperar un derecho una vez que ha caducado es difícil y puede acarrear pérdidas económicas considerables. La personalización de la gestión de la propiedad intelectual es un riesgo empresarial que las empresas no pueden pasar por alto.
Hay que prestar atención a los «costes ocultos»
Los costes de gestionar los asuntos internamente no se limitan a los gastos de personal. Si se suman los «costes ocultos», como los gastos adicionales por tener que volver a realizar el trabajo, la pérdida de oportunidades o la disminución de los ingresos futuros por licencias debido a la reducción del alcance de los derechos, en muchos casos el coste total resulta superior al de la externalización. Es importante no dejarse llevar por la reducción de los gastos inmediatos y tomar decisiones basándose en el coste total.
2. Tres puntos clave para «optimizar» las tareas de propiedad intelectual recurriendo a abogados especializados en propiedad industrial y despachos de patentes
Al externalizar las tareas de propiedad intelectual a abogados especializados en patentes o a despachos de patentes, se pueden liberar recursos internos y mejorar considerablemente la calidad y la rapidez del trabajo. A continuación, presentamos tres puntos clave para la optimización.
2-1. Optimización del proceso de solicitud: conciliar rapidez y calidad gracias a los conocimientos de los profesionales
Punto clave: Optimización del proceso de solicitud
Los abogados de patentes conocen a la perfección todo el proceso de solicitud, desde la entrevista sobre la invención hasta la búsqueda de antecedentes, la redacción de la memoria descriptiva y la tramitación intermedia (respuesta a los motivos de denegación). Basándose en su amplia experiencia práctica, pueden diseñar y ejecutar estrategias para obtener derechos de alta calidad por la vía más rápida. La mayor ventaja es que se consigue un ámbito de protección mucho más amplio y de forma mucho más rápida que mediante el ensayo y error a nivel interno.
2-2. Externalización de la gestión de plazos: reducción a cero de los errores humanos
Punto clave: Externalización de la gestión de plazos
Las oficinas de patentes gestionan de forma centralizada los complejos plazos de presentación de solicitudes, examen y pago de anualidades mediante sistemas especializados. Gracias a un sistema de doble verificación y a las alertas del sistema, es posible reducir el riesgo de olvido de plazos prácticamente a cero. De este modo, se evita con total seguridad la peor de las situaciones: «olvidarse por descuido de la renovación y que el derecho caduque».
2-3. Sistematización de la formación interna y la detección de invenciones
Punto clave: Sistematización de la formación interna
Los abogados de patentes también prestan apoyo en la realización de cursos de formación sobre propiedad intelectual y sesiones de detección de invenciones dirigidos al personal de la empresa. Al comprender los técnicos «qué es patentable», se evita que se pasen por alto invenciones y se refuerza estratégicamente la cartera de propiedad intelectual. La participación continua de expertos externos eleva el nivel de conocimientos sobre propiedad intelectual dentro de la empresa y mejora la capacidad de la organización en este ámbito.
Resumen de la esencia de la optimización
La esencia de la optimización mediante la externalización a un agente de la propiedad industrial radica en una adecuada distribución de funciones: «dejar las tareas especializadas en manos de los profesionales y permitir que la empresa se concentre en sus actividades principales». Como resultado, se obtienen simultáneamente tres efectos: la mejora de la calidad de las solicitudes, la estabilización de la gestión de plazos y el aumento del nivel de competencia en materia de propiedad intelectual dentro de la empresa, lo que mejora considerablemente la productividad de toda la organización.
3. Cuatro razones por las que la contratación de un abogado especializado en propiedad intelectual conduce directamente a una «reducción de costes»
Existe la idea de que «contratar servicios externos cuesta dinero», pero, en realidad, en la mayoría de los casos se consigue una reducción de costes si se analiza el panorama general. A continuación, explicamos concretamente cómo funciona este mecanismo basándonos en las cuatro razones siguientes.
3-1. Excluir de antemano «lo que no se debe solicitar» mediante la búsqueda de antecedentes
Al realizar un estudio de la técnica anterior de alta precisión antes de la solicitud, el agente de patentes puede identificar de antemano las invenciones con pocas posibilidades de obtener una patente. Al evitar solicitudes innecesarias, se pueden reducir considerablemente los gastos de solicitud, de solicitud de examen y de tramitación intermedia.
Efecto de reducción de costes: con solo evitar una solicitud innecesaria, se pueden ahorrar entre varias decenas de miles y más de un millón de yenes en gastos desde la solicitud hasta la obtención del derecho. En las empresas que presentan varias solicitudes al año, la precisión de la investigación previa repercute directamente en los gastos.
3-2. Reducción de pagos de anualidades innecesarios mediante un inventario de la propiedad intelectual
A medida que aumenta el número de patentes en cartera, es frecuente que se sigan pagando anualidades (gastos de mantenimiento de la patente) por derechos que ya tienen poca relevancia para el negocio. Un agente de la propiedad industrial puede ayudarle a realizar un inventario de su cartera de propiedad intelectual y, al clasificar los derechos que conviene mantener y aquellos de los que puede prescindir, optimizar los costes de mantenimiento anuales.
Efecto de reducción de costes: las anualidades de las patentes se encarecen con el paso de los años. En algunos casos, con solo revisar cinco patentes innecesarias se pueden reducir los gastos de mantenimiento en más de varias cientos de miles de yenes al año.
3-3. Asistencia para la solicitud de subvenciones y ayudas
La Oficina de Patentes y las distintas administraciones locales ofrecen programas de subvenciones y ayudas relacionados con la propiedad intelectual dirigidos a pymes y startups. Los abogados especializados en patentes conocen bien estos programas y pueden ofrecer desde la presentación de los programas a los que puede optar su empresa hasta la asistencia en la preparación de la documentación de solicitud.
Efecto de reducción de costes: al aprovechar los regímenes de exención o reducción y las ayudas, en algunos casos los gastos de solicitud y de solicitud de examen pueden reducirse hasta en un tercio o la mitad. Las empresas que estén asumiendo el coste total sin saberlo deberían consultar sin duda a un agente de la propiedad industrial.
3-4. Convertir los gastos fijos en variables: solo lo necesario, cuando sea necesario
Si se contrata a personal especializado en propiedad intelectual dentro de la empresa, los gastos de personal se generan mensualmente como gastos fijos. Por el contrario, la externalización a un agente de la propiedad industrial supone un coste por proyecto, por lo que se puede gestionar como un gasto variable en función del número de solicitudes y del volumen de trabajo. Para las empresas con fluctuaciones en el volumen de trabajo, esta flexibilidad supone una gran ventaja.
Comparación entre la gestión interna y la externalización
| Criterios de comparación | Gestión interna | Subcontratación a un agente de la propiedad industrial |
|---|---|---|
| Tiempo necesario | Largo (muchos ensayos y errores) | Corto (optimización basada en la experiencia) |
| Coste total | Elevado (incluye costes ocultos) | Adecuado (inversión acorde con los resultados) |
| Riesgo | Elevado (dependencia de personas concretas, errores en la gestión de plazos) | Bajo (gestión del sistema y doble verificación) |
| Calidad de los derechos | Inestable (reducción de los derechos por falta de experiencia) | Alta calidad (se garantiza un amplio alcance de los derechos) |
| Estructura de costes | Costes fijos (principalmente costes de personal) | Costes variables (en función de cada proyecto) |
| Escalabilidad | Baja (se necesita aumentar la plantilla) | Alta (se adapta con flexibilidad al número de proyectos) |
4. Ejemplos de empresas que han logrado mejorar la eficiencia operativa y reducir costes
A continuación, presentamos casos de empresas que han logrado mejorar la eficiencia operativa y reducir costes mediante la externalización a abogados especializados en propiedad industrial.
Ejemplo 1: Empresa A del sector manufacturero (50 empleados)
Problema: El director del departamento técnico se encargaba también de las tareas de propiedad intelectual, pero la elaboración de los documentos de solicitud le llevaba una enorme cantidad de tiempo, lo que afectaba a sus funciones principales de gestión del desarrollo. La gestión de los plazos se realizaba en Excel, por lo que siempre existía el riesgo de que se pasara por alto alguna actualización.
Medida: Se externalizaron en su totalidad las tareas de solicitud y la gestión de plazos a un despacho de abogados especializados en propiedad industrial. Se estableció un sistema en el que los abogados especializados en propiedad industrial realizaban entrevistas periódicas para recabar información sobre las invenciones.
Resultados: Las tareas relacionadas con la propiedad intelectual del director se redujeron de unas 40 horas al mes a 5 horas. Se aceleró el avance de los proyectos de desarrollo y el lanzamiento de nuevos productos se adelantó tres meses. Además, gracias a la investigación previa realizada por el agente de patentes, se evitó la presentación de dos solicitudes con pocas perspectivas de éxito, lo que supuso un ahorro de costes de aproximadamente 1,5 millones de yenes al año.
Caso 2: Empresa emergente de TI B (15 empleados)
Retos: En su negocio de SaaS en rápido crecimiento, era urgente obtener patentes de software para diferenciarse de la competencia, pero la empresa carecía de conocimientos internos sobre propiedad intelectual y no sabía por dónde empezar.
Medidas: Se seleccionó como socio a una oficina de patentes especializada en el sector de las tecnologías de la información. Se le encomendó de forma integral todo el proceso, desde la elaboración de la estrategia de propiedad intelectual hasta la identificación de invenciones, la presentación de solicitudes y la obtención de los derechos. También se logró aprovechar las subvenciones gracias a la propuesta de los agentes de patentes.
Resultados: En un año se obtuvieron tres patentes relacionadas con la tecnología principal. Gracias a las subvenciones, se redujeron los costes de solicitud en aproximadamente un 40 %. La obtención de las patentes sirvió para convencer a los inversores, lo que permitió recaudar fondos en la ronda de financiación Serie A. Se logró establecer un sistema de gestión de la propiedad intelectual de alta calidad sin necesidad de contratar a personal especializado en la empresa, con un coste equivalente a aproximadamente un tercio de los gastos de personal mensuales.
5. ¡No te equivoques! Cómo elegir el despacho de patentes adecuado para tu empresa
La externalización a un abogado especializado en patentes o a un despacho de patentes ofrece grandes ventajas, pero si se elige un despacho que no se adapta a la empresa, no se obtendrán los resultados esperados. A la hora de elegir, hay que tener en cuenta los tres puntos siguientes.
Punto 1: ¿Conocen bien el campo tecnológico de su empresa?
Cada despacho de patentes tiene sus propias áreas de especialización. Es fundamental elegir un despacho con experiencia en el ámbito tecnológico de su empresa, ya sea ingeniería mecánica, química, TI o software. Durante la primera consulta, compruebe su historial de solicitudes en campos similares y sus áreas de especialización. La calidad de los derechos depende de si el despacho es capaz de comprender la esencia de la tecnología.
Punto 2: La calidad y la frecuencia de la comunicación
Las tareas relacionadas con la propiedad intelectual requieren una estrecha colaboración con el agente de patentes. La calidad de la comunicación —por ejemplo, «¿responden rápidamente a las preguntas?», «¿explican los términos técnicos de forma comprensible?» o «¿proporcionan informes y propuestas periódicas?»— es muy importante para una colaboración a largo plazo. No se fíe solo de la impresión de la primera reunión; evalúe también la rapidez y la amabilidad en las interacciones reales.
Punto 3: Transparencia en la estructura de tarifas
Se deben evitar los despachos cuya estructura de tarifas no sea clara. Elija un despacho que presente de forma clara los costes de cada fase, como los de la solicitud, los trámites intermedios y la gestión de las anualidades. Un presupuesto previo detallado y unas condiciones claras sobre la aparición de costes adicionales son prueba de confianza. Además, desde el punto de vista de la rentabilidad, es importante evaluar no solo el precio, sino también el «rendimiento de la inversión».
6. Resumen: Lograr una gestión proactiva mediante el uso externo de la propiedad intelectual
Repasemos los puntos clave de este artículo.
- La gestión de la propiedad intelectual únicamente por parte de la propia empresa conlleva tres riesgos: falta de conocimientos especializados, sobrecarga de las actividades principales y dependencia de personas concretas
- La externalización a un agente de la propiedad industrial permite optimizar el proceso de solicitud, estabilizar la gestión de plazos y mejorar la capacidad interna en materia de propiedad intelectual de forma simultánea
- Se puede reducir considerablemente el coste total mediante la eliminación de solicitudes innecesarias gracias a la investigación previa, el inventario de las tasas anuales, el aprovechamiento de las subvenciones y la conversión de los gastos fijos en variables
- A la hora de elegir un despacho, hay que dar prioridad a tres aspectos: la trayectoria en el ámbito tecnológico, la calidad de la comunicación y la transparencia en los costes
- Al utilizar la propiedad intelectual como un recurso empresarial «ofensivo» en lugar de «defensivo», la competitividad de la empresa mejora de forma espectacular
La externalización de las tareas de propiedad intelectual no es una mera medida de reducción de costes, sino una decisión estratégica de gestión que permite a la empresa aprovechar al máximo sus recursos limitados y acelerar el crecimiento del negocio. ¿Por qué no empieza por una consulta gratuita y comenta los retos de su empresa en materia de propiedad intelectual con un experto?
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AUTOR
Takefumi Sugiura
Abogado representante de la oficina de propiedad intelectual EVORIX
Prestamos apoyo a clientes de una amplia gama de sectores, como el de las tecnologías de la información, la fabricación, las startups, la moda y la medicina, desde la solicitud de patentes, marcas, diseños y derechos de autor hasta los procedimientos de recurso y los litigios por infracción. También somos expertos en estrategias de propiedad intelectual en campos de vanguardia como la IA, el IoT, el Web3 y el FinTech. Pertenecemos a varias organizaciones, entre ellas el Colegio de Abogados de la Propiedad Industrial de Japón, la Asociación Asiática de Abogados de la Propiedad Industrial (APAA) y la Asociación Japonesa de Marcas (JTA).