Panoramica del sistema dei design nel Regno Unito

1. Requisiti di registrazione (novità, carattere individuale, ecc.)

Nel Regno Unito, i requisiti per la registrazione di un disegno o modello sono la novità (novelty) e il carattere individuale (individual character). Per novità si intende l’assenza, prima della presentazione della domanda, di disegni o modelli identici o sostanzialmente identici resi accessibili al pubblico; è necessario che le differenze vadano oltre le mere variazioni di dettaglio.Per carattere individuale si intende che il disegno o modello in questione dia a un utente informato (consumatore esperto) un’impressione d’insieme diversa rispetto ai disegni o modelli precedenti. Tali valutazioni vengono effettuate sulla base dei disegni o modelli resi pubblici in tutto il mondo.Si noti inoltre che nel Regno Unito, in virtù del «periodo di grazia» (eccezione alla perdita di novità), se la domanda viene presentata entro 12 mesi dalla divulgazione da parte dell’autore del disegno o modello (o dei suoi aventi causa), non viene riconosciuta la perdita di novità e originalità derivante da tale autodivulgazione. Tuttavia, poiché la divulgazione indipendente da parte di terzi è esclusa, si raccomanda di presentare la domanda, per quanto possibile, prima della divulgazione.

D’altra parte, anche nella legge giapponese sui disegni e modelli la novità e la non ovvietà della creazione (ovvero l’assenza di un’elevata facilità nella creazione) costituiscono i principali requisiti di registrazione.Per novità si intende che il disegno o modello sia nuovo, ovvero non sia stato reso pubblico né in Giappone né all’estero prima della presentazione della domanda (articolo 3, comma 1, della legge sui disegni e modelli). Per non ovvietà si intende che il disegno o modello presenti un livello di originalità tale da non poter essere facilmente ideato da un esperto del settore a partire da disegni o modelli noti (articolo 3, comma 2, della legge sui disegni e modelli).Oltre a tali requisiti, in Giappone è necessario che il disegno o modello si riferisca a un «prodotto (o edificio, immagine)» e sia industrialmente applicabile, che non sussistano domande anteriori presentate da terzi e che non ricada in alcuna delle cause di inammissibilità previste dalla legge sui disegni e modelli.Anche in Giappone esistono disposizioni eccezionali relative alla perdita di novità a seguito della divulgazione da parte dell’autore o di altri soggetti (periodo di grazia); grazie alla modifica che entrerà in vigore nel 2024, tali disposizioni sono state rese più flessibili, in modo che la novità non venga persa se la domanda viene presentata entro un anno dalla divulgazione da parte dell’autore (in precedenza il termine era di sei mesi). Tuttavia, per l’applicazione del periodo di grazia in Giappone è necessaria una procedura specifica (presentazione di un certificato).

Quanto sopra è riassunto nella tabella seguente.

* Il requisito di originalità del Regno Unito è un concetto simile alla “difficoltà di creazione” giapponese; tuttavia, in Europa è caratteristico il fatto che la valutazione avvenga dal punto di vista della **“differenza nell’impressione complessiva”. In Giappone, invece, è l’esaminatore a valutare la somiglianza tra i singoli disegni o modelli e la difficoltà di creazione.Nel Regno Unito non viene effettuato alcun esame preliminare in merito alla novità e all’originalità**; tali aspetti vengono valutati solo successivamente, qualora dovessero emergere contestazioni nell’ambito di procedimenti di nullità o di azioni per contraffazione dopo la concessione del diritto (per i dettagli, si rimanda alla sezione «Procedura di deposito e sistema di esame» riportata più avanti).

2. Procedura di deposito (documenti necessari, costi, sistema di esame, ecc.)

〈Documenti necessari e modalità di deposito〉 Per il deposito di un disegno o modello nel Regno Unito si raccomanda il deposito online. I documenti fondamentali da presentare al momento del deposito sono i disegni e le immagini (illustrazioni, stampe, fotografie, ecc.) che rappresentano accuratamente il disegno o modello.Nel sistema di deposito elettronico dell’Ufficio britannico della proprietà intellettuale (UKIPO) è possibile allegare fino a un massimo di 12 disegni per ciascun disegno industriale; i formati di file accettati sono JPEG, GIF e TIFF. Ciascun disegno deve essere realizzato in un formato coerente e non è consentito mescolare disegni al tratto e fotografie (la forma di rappresentazione deve essere unificata per ogni singolo disegno industriale).Per quanto riguarda le caratteristiche dei disegni, nel Regno Unito è consentita l’indicazione di disegni parziali ed è possibile inserire una clausola di esclusione (disclaimer), ovvero l’esplicita indicazione delle parti per le quali non si rivendicano diritti, utilizzando linee tratteggiate (nel caso di disegni al tratto) o ombreggiature (nel caso di disegni CAD o fotografie).Ad esempio, all’interno del disegno è possibile indicare, in corrispondenza delle parti tracciate con linea tratteggiata, che «non si rivendicano diritti» su tali parti. È inoltre possibile allegare facoltativamente una descrizione (Description), nella quale è possibile fornire una breve spiegazione di ciascuna figura (tuttavia, nel Regno Unito la descrizione in sé non viene resa pubblica e si ritiene che non abbia effetti giuridici chiari).La tassa ufficiale è pari a 50 sterline per la domanda online (60 sterline per la domanda cartacea); in caso di domanda collettiva per più disegni o modelli, si applica una tariffa scontata in base al numero di oggetti oggetto della domanda.

In Giappone, la domanda di registrazione di un disegno o modello viene presentata all’Ufficio dei Brevetti online o in formato cartaceo. I documenti necessari sono il modulo di domanda (modulo prestabilito) e i disegni. In base al regolamento di applicazione della legge sui disegni e modelli, è prassi comune presentare sei viste (frontale, posteriore, laterale destra e sinistra, in pianta, in sezione) che rappresentino concretamente il disegno o modello oggetto della domanda, nonché viste oblique.Anche in Giappone è possibile presentare immagini; tuttavia, di norma si utilizzano disegni (lineari) e, sebbene sia ammessa la presentazione di fotografie, si raccomandano immagini in bianco e nero con un contrasto ben definito.In Giappone esiste il sistema dei disegni e modelli parziali, che consente di depositare una domanda di registrazione di un disegno o modello riguardante solo una parte del prodotto in modo indipendente (in tal caso, vige la regola di distinguere nei disegni, ad esempio tramite linee tratteggiate, la parte oggetto del disegno o modello dal resto). Tuttavia, in Giappone non è prassi, come invece avviene nel Regno Unito, escludere una parte tramite l’inserimento di una clausola di esclusione al momento del deposito; pertanto, qualora si desideri proteggere una parte specifica, è necessario presentare una domanda separata come disegno o modello parziale.La tassa di deposito è di circa 16.000 yen (in caso di deposito elettronico), mentre la tassa di registrazione è a carico del richiedente. Ad esempio, in Giappone il diritto sorge solo dopo il pagamento della tassa di registrazione fissata (corrispondente al primo, secondo e terzo anno) a seguito della decisione di registrazione.**Le tasse annuali (tasse di mantenimento)** devono essere versate ogni anno e il loro importo aumenta con il passare degli anni.

〈Sistema di esame e domanda di disegno o modello multiplo〉 Il Regno Unito adotta un sistema di registrazione senza esame (solo esame formale), pertanto non viene effettuato alcun esame di merito in merito alla novità e all’originalità.L’esame formale viene effettuato entro circa 2-3 settimane dalla presentazione della domanda e, in assenza di motivi di rigetto (ad esempio: carenze nella descrizione o problemi di ammissibilità), la registrazione e la pubblicazione avvengono tempestivamente. Anche qualora venissero rilevate irregolarità durante l’esame formale, viene concesso un termine di circa due mesi per presentare una risposta correttiva.Inoltre, nel Regno Unito è possibile presentare una domanda multipla di disegni e modelli, ovvero è possibile depositare più disegni e modelli con un’unica domanda. Nel caso in cui si presentino più disegni e modelli in un’unica domanda, non è necessario che i prodotti a cui si riferiscono siano simili o appartengano alla stessa classe; è possibile gestire in un’unica procedura un numero qualsiasi di disegni e modelli (in tal caso, è previsto un sistema di sconti sulle tasse aggiuntive).Inoltre, il sistema britannico consente il rinvio della pubblicazione (pubblicazione differita); presentando una richiesta al momento del deposito, è possibile posticipare la pubblicazione e la divulgazione del contenuto del disegno o modello per un massimo di 12 mesi. Durante il periodo di rinvio, la registrazione rimane in sospeso e diventa definitiva solo dopo la pubblicazione.

In Giappone è in vigore un sistema di esame di merito, in cui gli esaminatori dell’Ufficio Brevetti valutano, per ciascuna domanda, il rispetto dei requisiti, tra cui la novità e l’originalità.Il periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e l’emissione del risultato del primo esame (notifica dei motivi di rigetto o decisione di registrazione) è, negli ultimi anni, in media compreso tra 6 mesi e 1 anno circa. In caso di motivi di rigetto, dopo aver presentato una memoria difensiva o una correzione procedurale, se i requisiti vengono soddisfatti si giunge alla decisione di registrazione (se i motivi di rigetto non vengono eliminati, si procede con la decisione di rigetto, seguita da un ricorso in appello).In Giappone vige il principio di «una domanda per un disegno o modello», per cui in una singola domanda può essere incluso, in linea di massima, un solo disegno o modello (*Sebbene la legge sui disegni e modelli preveda, tramite il «sistema dei disegni e modelli correlati», la possibilità di depositare un disegno o modello simile a uno esistente collegandolo al disegno o modello principale, ciascun disegno o modello correlato viene comunque trattato come una domanda separata).Qualora si desideri depositare contemporaneamente più disegni o modelli, è necessario presentare un numero di domande pari al numero di disegni o modelli. Inoltre, in Giappone non esiste un sistema di pubblicazione delle domande come quello britannico; le normali domande di registrazione di disegni o modelli vengono pubblicate nel Bollettino dei disegni e modelli al momento della registrazione, a seguito dell’esame.Tuttavia, in Giappone esiste un sistema di design segreto proprio del Paese, che consente, su richiesta del titolare del diritto, di mantenere segreto il design (disegni, ecc.) per un massimo di tre anni dopo la registrazione, senza pubblicarne i dettagli nel Bollettino dei design. Questo sistema risponde all’esigenza di mantenere segreto il design fino al lancio del prodotto e può essere richiesto al momento della domanda o al momento del pagamento della tassa di registrazione.Qualora venga presentata una richiesta di design segreto, il design verrà pubblicato nuovamente nel Bollettino una volta trascorso il periodo di segretezza.

Di seguito è riportata una tabella comparativa relativa alle procedure di deposito.

3. Requisiti relativi ai disegni (formato di presentazione, prospettiva, ombreggiatura, ecc.)

〈Formato di presentazione e tipi di disegni〉 Per quanto riguarda la rappresentazione del disegno o modello tramite disegni (immagini), esistono differenze nei requisiti e nelle prassi tra il Regno Unito e il Giappone. Nel Regno Unito, come già menzionato, sono accettate immagini elettroniche in formato JPEG/GIF/TIFF, sia in bianco e nero che a colori.È preferibile che lo sfondo dei disegni sia a tinta unita; le immagini devono essere nitide e presentare un contrasto adeguato. La scelta del tipo di disegno e della prospettiva è a discrezione del richiedente, che può presentare fino a un massimo di 12 disegni. Non vi sono disposizioni relative alle viste obbligatorie, ma è importante includere tutte le prospettive necessarie per identificare adeguatamente la forma del prodotto (ad esempio, nel caso di oggetti tridimensionali, viste frontale, posteriore, laterale, superiore, inferiore e obliqua).L’IPO britannico esamina se i disegni presentati soddisfano i requisiti formali e, in caso di carenze, emette istruzioni di correzione. Non esistono regole precise in merito all’ombreggiatura (shading), ma si raccomanda di utilizzare opportunamente ombreggiature e tratteggi per facilitare la comprensione della forma.Sebbene non siano così rigorosi come negli Stati Uniti, i disegni che utilizzano linee di ombreggiatura per indicare la tridimensionalità risultano utili in quanto migliorano la comprensibilità.Nel Regno Unito è consentita l’utilizzazione di linee tratteggiate o punteggiate; come indicato nella suddetta clausola di esclusione, è possibile rappresentare con linee tratteggiate le parti per le quali non si rivendica alcun diritto. Ad esempio, nel caso in cui si rivendichi un disegno o modello parziale, rappresentando con linee tratteggiate le altre parti del prodotto, è possibile indicare chiaramente che tali parti tratteggiate non rientrano nell’ambito della rivendicazione.

In Giappone, per quanto riguarda la creazione dei disegni (disegni di design), gli standard di esame stabiliscono lo spessore delle linee e l’uso di linee continue, tratteggi a punto singolo e tratteggi a doppio punto.In linea di principio, le parti per le quali si richiede la protezione devono essere disegnate con linee continue, mentre le linee tratteggiate (a punto singolo) vengono utilizzate per indicare elementi non pertinenti al disegno o modello, quali gli oggetti circostanti, oppure per delineare il contorno delle parti non rivendicate nel caso di un disegno o modello parziale.Nella prassi di esame giapponese è incoraggiata la presentazione di disegni a sei viste (metodo delle sei viste) e, nel caso di oggetti tridimensionali, è di norma necessario presentare disegni che mostrino l’oggetto da almeno sei direzioni principali. Salvo nei casi in cui la forma complessiva sia simmetrica e sia possibile omettere alcune parti, la mancanza di una vista può costituire un motivo di rigetto in quanto «domanda presentata con disegni incompleti».Per quanto riguarda l’ombreggiatura, nelle domande di registrazione di disegni e modelli in Giappone la rappresentazione delle linee di ombreggiatura (shading) è facoltativa, ma può essere utilizzata per evidenziare il senso di tridimensionalità o le irregolarità della superficie. Tuttavia, anche quando si applica l’ombreggiatura, è richiesto che questa sia rappresentata in modo uniforme mediante linee; non sussistono problemi qualora l’ombreggiatura sia espressa tramite sfumature di tono al momento della presentazione delle fotografie.Sebbene la presenza o meno delle linee di ombreggiatura non costituisca un requisito di registrazione come negli Stati Uniti, in molti paesi, tra cui il Giappone, sono richiesti disegni che consentano di cogliere visivamente in modo chiaro la forma del disegno o modello. Per questo motivo, nei disegni si attribuisce grande importanza alla nitidezza e alla completezza; fotografie sfocate o immagini riprese da angolazioni insufficienti comportano richieste di correzione o costituiscono motivo di rigetto.Per quanto riguarda i disegni allegati alle domande di registrazione di un disegno o modello in Giappone, in linea di principio, se si tratta di disegni al tratto, devono essere realizzati in nero; non è possibile presentare disegni a colori (le fotografie a colori sono ammesse in via eccezionale, ma vengono stampate in bianco e nero). In linea di principio, le indicazioni non attinenti al disegno o modello, quali caratteri o numeri, non devono essere inserite nei disegni; se necessario, devono essere trattate come «disegni di riferimento».

Di seguito si riassumono i punti di divergenza tra i requisiti relativi ai disegni dei due paesi.

4. Durata della protezione (data di decorrenza, sistema di rinnovo, ecc.)

〈Periodo di protezione nel Regno Unito〉 La durata (periodo di protezione) del diritto di disegno o modello registrato nel Regno Unito è di massimo 25 anni.La data di decorrenza è quella di deposito della domanda; la legge sui disegni e modelli registrati stabilisce che sia possibile prorogare la durata fino a 25 anni effettuando procedure di rinnovo ogni 5 anni a partire dalla prima registrazione. Nello specifico, è possibile effettuare il rinnovo ogni 5 anni a partire dalla data di registrazione (≈ data di deposito) per un massimo di 4 volte (5 anni × 5 periodi = 25 anni).Per il rinnovo è necessario il pagamento di una tassa di rinnovo prestabilita, il cui importo aumenta a ogni rinnovo (ad esempio: 70 sterline per il primo rinnovo, 140 sterline per il quarto). Per ciascun rinnovo è previsto un periodo di grazia che va da 6 mesi prima della scadenza fino a 6 mesi dopo la scadenza (durante il periodo di grazia è prevista una tassa aggiuntiva di 24 sterline al mese).In caso di mancato rinnovo, il diritto decade. Si noti inoltre che il Regno Unito, analogamente al sistema dell’UE, adotta un regime di rinnovo per periodi di cinque anni a partire dalla registrazione e prevede anche la possibilità di richiedere il ripristino (restore) del diritto entro un determinato periodo di tempo successivo alla sua decadenza per mancato rinnovo.

〈Durata della protezione in Giappone〉 La durata del diritto di disegno o modello in Giappone è stata estesa a 25 anni dalla data di deposito a seguito delle recenti modifiche legislative. Tale disposizione si applica alle domande presentate a partire dal 1° aprile 2020 e rappresenta un significativo allineamento alle norme internazionali rispetto al precedente regime di «20 anni dalla data di registrazione».Il termine decorre dalla data di deposito della domanda e il diritto si estingue al compimento di 25 anni da tale data. In Giappone non esistono sistemi di proroga o rinnovo del periodo di protezione. In altre parole, una volta registrato, il diritto è valido in linea di principio per 25 anni e, durante tale periodo, viene mantenuto mediante il pagamento annuale della tassa di registrazione (canone di mantenimento); in caso di mancato pagamento, il diritto si estingue.Sebbene non sia necessaria una procedura di rinnovo quinquennale, occorre prestare attenzione al fatto che il diritto decade in caso di mancato pagamento annuale. Anche per i diritti di disegno o modello giapponesi è possibile rinunciare al diritto prima della scadenza del periodo di validità.

〈Altre differenze〉 Mentre nel Regno Unito, come sopra indicato, vige un sistema di rinnovo graduale, in Giappone non è prevista alcuna domanda formale di rinnovo fino alla scadenza del periodo di validità. Inoltre, in Giappone esiste una regola speciale relativa alla durata di validità prevista dal sistema, denominata «disegno o modello correlato».I disegni e modelli correlati sono quelli basati su una relazione di somiglianza con il disegno o modello principale, ma il relativo diritto di protezione dura solo fino a 25 anni dalla data di deposito del disegno o modello principale (anche se registrati successivamente al disegno o modello principale, il termine di validità coincide con quello del disegno o modello principale). Si tratta di una particolarità legata alla protezione di un concetto di design che si estende su più disegni e modelli.

Di seguito è riportata una tabella comparativa dei periodi di protezione.

5. Esistenza e contenuto del sistema di protezione dei disegni e modelli non registrati

〈Il sistema britannico dei disegni e modelli non registrati〉 Nel Regno Unito esiste un sistema di protezione dei disegni e modelli che non richiede la registrazione.Esistono sostanzialmente due tipologie: da un lato, il **«diritto sui disegni e modelli non registrati del Regno Unito (UK Unregistered Design Right)», proprio del Regno Unito e già esistente prima della Brexit; dall’altro, il «diritto sui disegni e modelli non registrati supplementare del Regno Unito (UK Supplementary Unregistered Design)», istituito a seguito della Brexit.Inoltre, come misura transitoria, è stato previsto il «disegno o modello non registrato continuativo»**, che garantisce la prosecuzione nel Regno Unito della protezione dei disegni e modelli comunitari non registrati (Unregistered Community Design) esistenti prima della Brexit.

• Diritto britannico sui disegni e modelli non registrati (UK UDR): si tratta di un diritto proprio del Regno Unito, basato sulla legge del 1988 sul diritto d’autore, sui disegni e modelli e sui brevetti, che sorge in relazione alla forma e alla struttura (forma tridimensionale) di un oggetto.Il suo ambito di applicazione è più ristretto rispetto al disegno o modello registrato, in quanto non sono oggetto di protezione i motivi o le decorazioni superficiali; in compenso, tuttavia, la durata di validità è più lunga.La durata del diritto è pari al massimo a 15 anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui il disegno o modello è stato creato o incorporato nel prodotto, oppure al massimo a 10 anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui il prodotto è stato immesso per la prima volta sul mercato, a seconda di quale dei due termini sia più breve (spesso il diritto decade al termine dei 10 anni dalla prima commercializzazione).L’UDR britannico è un diritto che sorge automaticamente e non richiede alcuna procedura di registrazione. Tuttavia, affinché il diritto sorga, è necessario che il disegno o modello sia originale (creato in modo autonomo) e non banale. Il termine «originale» in questo contesto significa semplicemente che non si tratti di una copia di un disegno o modello esistente e non è soggetto a requisiti di novità così rigorosi.Inoltre, l’espressione «non banale (not commonplace)» significa che il disegno o modello non sia di quelli comunemente riscontrabili in quel settore; si tratta quindi di un requisito meno rigoroso rispetto a quello dell’originalità (individualità).Pertanto, mentre per i disegni e modelli registrati sono richieste novità e originalità, nel caso del diritto su disegni e modelli non registrati non è necessaria una «novità assoluta» e vi è la differenza che il disegno o modello può essere protetto purché non costituisca un’imitazione di quelli esistenti.Esistono inoltre limitazioni ai requisiti per l’acquisizione del diritto: l’UDR britannico sorge solo nei casi in cui l’autore o il suo datore di lavoro sia un cittadino o una persona giuridica di determinati paesi specifici, tra cui il Regno Unito.Tra i paesi designati figurano il Regno Unito, Hong Kong e la Nuova Zelanda, ma non il Giappone; pertanto, le imprese e gli autori giapponesi non possono, in linea di principio, ottenere l’UDR britannico. Per quanto riguarda i requisiti di violazione, per esercitare l’UDR britannico è necessario che la controparte abbia copiato il disegno in questione (atto di imitazione); se invece il disegno è stato creato in modo autonomo, anche in caso di somiglianza non si configura una violazione.Per quanto riguarda i diritti, analogamente ai disegni e modelli registrati, è possibile richiedere l’inibizione e il risarcimento dei danni; tuttavia, poiché non sono stati sottoposti all’esame dell’Ufficio Brevetti o di altri organismi competenti, l’ambito di applicazione dei diritti (la parte che definisce il disegno o modello) viene delimitato solo in sede di contenzioso.

• Disegni e modelli comunitari non registrati e disegni e modelli non registrati ausiliari: il disegno o modello comunitario non registrato (UCD), introdotto nel territorio dell’UE a partire dal 2002, era un sistema che garantiva protezione in tutta l’UE per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della prima divulgazione del disegno o modello.Anche il Regno Unito beneficiava di tale regime mentre era membro dell’UE, ma a seguito della Brexit, a partire dal 2021 i diritti sui disegni e modelli comunitari non registrati dell’UE non si estendono più al Regno Unito.Pertanto, come misura transitoria, il Regno Unito ha istituito, per i disegni e modelli comunitari non registrati ancora in vigore alla fine del 2020, dei disegni e modelli non registrati continuativi aventi efficacia equivalente sul proprio territorio, garantendo la protezione per il periodo residuo.Inoltre, per gestire i nuovi disegni e modelli futuri, è stato istituito il diritto di disegno o modello non registrato supplementare (SUD). Si tratta di un diritto di disegno o modello non registrato che ha origine in base alla data della prima pubblicazione nel Regno Unito; il periodo di protezione è anch’esso di tre anni e i requisiti di protezione sono gli stessi dei disegni e modelli registrati, ovvero novità e originalità.In sintesi, il Regno Unito, dopo l’uscita dall’UE, ha predisposto autonomamente un nuovo diritto di disegno o modello non registrato della durata di tre anni. Tuttavia, poiché sia il diritto di disegno o modello non registrato dell’UE (UCD) che quello del Regno Unito (SUD) dipendono dal luogo della prima divulgazione, se un’azienda giapponese, ad esempio, divulga il proprio disegno o modello nel proprio Paese (al di fuori dell’UE e del Regno Unito) prima di altrove, in quel momento si perde la novità in Europa e il diritto di disegno o modello non registrato non viene riconosciuto.Poiché le imprese giapponesi, di norma, procedono spesso alla divulgazione nel proprio paese, la realtà è che è difficile per loro beneficiare dei diritti di disegno o modello non registrati nell’UE e nel Regno Unito. Pertanto, nella protezione dei disegni o modelli non registrati, il luogo e il momento della prima divulgazione assumono un’importanza fondamentale.Inoltre, sia per l’UCD che per il SUD, affinché si configuri una violazione è necessario dimostrare che il presunto trasgressore abbia copiato il disegno o modello in questione. A differenza dei disegni e modelli registrati, una semplice somiglianza casuale non costituisce violazione; è possibile esercitare i propri diritti solo in presenza di un atto di imitazione.

〈Esiste in Giappone una tutela dei disegni e modelli non registrati?〉 In Giappone non esiste un sistema di tutela dei disegni e modelli non registrati previsto dalla legge sui disegni e modelli, come nel Regno Unito. Per ottenere una tutela esclusiva tramite un disegno o modello è indispensabile procedere alla registrazione dello stesso.I disegni non registrati appartengono fondamentalmente al dominio pubblico e, anche se imitati da terzi, non è possibile ottenere alcun rimedio ai sensi della legge sui disegni e modelli (non è possibile far valere una violazione del diritto di disegno e modello). Tuttavia, in via complementare, in alcuni casi è possibile ottenere protezione ai sensi della legge contro la concorrenza sleale o della legge sul diritto d’autore.Ad esempio, i disegni artistici (di elevata valenza artistica) tutelabili come opere d’arte godono di protezione automatica in quanto opere protette dal diritto d’autore; inoltre, qualora si tratti di una copia tale da creare confusione con prodotti di altre aziende la cui forma sia ben nota, è possibile richiedere un provvedimento inibitorio o simili in base alla legge sulla concorrenza sleale, in quanto atto di usurpazione di un segno distintivo commerciale.Tuttavia, questi non sono regimi che proteggono in modo esclusivo il disegno o modello in sé, e i requisiti sono rigorosi e limitati. Per le imprese giapponesi, in assenza di misure di tutela per i disegni e modelli non registrati come in Europa, si raccomanda di ottenere sempre la registrazione del disegno o modello per i progetti importanti.Anche nel Regno Unito e nell’UE, poiché i diritti sui disegni e modelli non registrati hanno una durata limitata ed è difficile farli valere nei confronti di terzi, si ritiene auspicabile ottenere la protezione tramite la registrazione del disegno o modello anche come misura contro le imitazioni.

A titolo di riferimento, si riporta di seguito una tabella comparativa dei regimi relativi ai disegni e modelli non registrati.

6. Esercizio dei diritti (azioni legali per violazione, richieste di ingiunzione, risarcimento danni, ecc.)

〈Esercizio dei diritti nel Regno Unito〉 Il diritto di disegno o modello registrato (Registered Design) nel Regno Unito costituisce un diritto di esclusiva (diritto di monopolio); il titolare del diritto può quindi richiedere l’ingiunzione (cessazione dell’uso) o il risarcimento dei danni nei confronti di terzi che, senza autorizzazione, producano, vendano o importino disegni o modelli identici o simili a quelli registrati.In questo contesto, per «disegno simile» si intende un disegno che dia l’impressione di non differire sostanzialmente dal disegno registrato; tale definizione rientra nell’ambito di applicazione del diritto indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un’imitazione. Pertanto, anche un disegno simile creato in modo autonomo da terzi può costituire una violazione qualora l’estetica complessiva sia simile a quella del disegno registrato.A questo proposito, il diritto sui disegni e modelli registrati nel Regno Unito (e nell’UE) si caratterizza per l’impossibilità di invocare l’indipendenza della creazione come difesa.D’altra parte, quando si esercitano i diritti su un disegno o modello non registrato nel Regno Unito (come UDR o SUD), è necessario dimostrare che il disegno o modello contestato sia una copia di quello protetto, ovvero provare l’atto di imitazione da parte del convenuto. I diritti sui disegni e modelli non registrati hanno un carattere fortemente orientato alla «prevenzione della copia» e non possono escludere le somiglianze casuali.

In caso di violazione di un diritto di disegno o modello nel Regno Unito, di norma si avvia un’azione civile dinanzi alla Sezione per la proprietà intellettuale (IPEC) dell’Alta Corte (High Court) o al tribunale competente. Dal punto di vista procedurale, analogamente a quanto avviene per i brevetti e i marchi, è possibile richiedere un’ordinanza inibitoria, il risarcimento dei danni e, inoltre, l’ordinanza di distruzione dei prodotti contraffatti.Ai sensi del diritto britannico, oltre a mirare alla cessazione e alla prevenzione degli atti di violazione mediante un’ingiunzione (injunction)**, è possibile scegliere se richiedere il risarcimento dei danni (Damages) o la restituzione dei profitti (Account of Profits).Il calcolo dell’ammontare del risarcimento si basa sulle perdite effettive o sul mancato guadagno; tuttavia, in casi particolarmente gravi, possono essere riconosciuti danni aggiuntivi (Additional Damages) che includono una componente punitiva (da applicarsi a discrezione del giudice in caso di violazione dolosa).Inoltre, nel Regno Unito, a seguito di una modifica legislativa del 2014, sono state introdotte disposizioni che prevedono sanzioni penali per la violazione intenzionale dei diritti sui disegni e modelli registrati.La violazione grave del diritto di design (produzione e vendita intenzionale di prodotti contraffatti) può costituire un reato penale ed è prevista una pena detentiva fino a 10 anni o una sanzione pecuniaria illimitata (misura volta a rafforzare la lotta alla contraffazione; tuttavia, gli esempi di applicazione effettiva sono pochi).

〈Esercizio dei diritti in Giappone〉 Anche il diritto di disegno o modello giapponese costituisce un diritto esclusivo e monopolistico, e il titolare del diritto può richiedere un rimedio civile nei confronti di chi lo utilizzi senza autorizzazione.In particolare, le azioni più rappresentative sono il diritto di chiedere la cessazione della violazione (articolo 37 della Legge sui disegni e modelli) e la richiesta di risarcimento danni (Codice civile e articolo 39 della Legge sui disegni e modelli). Nell’ambito della richiesta di cessazione, è possibile chiedere non solo la cessazione dell’atto di violazione, ma anche la prevenzione di future violazioni, nonché la distruzione dei prodotti contraffatti e la rimozione delle attrezzature utilizzate per la contraffazione.A seconda delle circostanze, si può anche prendere in considerazione la rapida attuazione della cessazione mediante provvedimento provvisorio. Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento danni, la legge sui disegni e modelli prevede disposizioni specifiche per la stima dell’entità del danno (calcolo del lucro cessante, analogo a quello previsto dalla legge sui brevetti, e richiesta di un importo equivalente ai canoni di licenza), che alleggeriscono l’onere probatorio a carico del titolare del diritto.Ad esempio, è possibile considerare come danno subito dal titolare del diritto l’importo del profitto ottenuto dall’autore della violazione, oppure l’importo corrispondente ai canoni di licenza che sarebbero stati normalmente percepiti (articolo 39 della legge sui disegni e modelli). Inoltre, ai sensi dell’articolo 40 della legge sui disegni e modelli, la negligenza dell’autore della violazione è presunta per legge, pertanto il titolare del diritto può omettere di provare la presenza di dolo o colpa.Oltre alle azioni civili, anche in Giappone sono previste sanzioni penali: chi violi un diritto di disegno o modello o un diritto di sfruttamento esclusivo a fini di lucro può essere punito con la reclusione fino a cinque anni o con una multa fino a 5 milioni di yen (o entrambe) (articolo 69-2 della Legge sui disegni e modelli).Nella pratica, in alcuni casi si ricorre alla denuncia penale nei confronti dei produttori di prodotti contraffatti particolarmente recidivi, al fine di individuarli e applicare le sanzioni previste. Tuttavia, di norma si cerca innanzitutto di risolvere la questione mediante un’azione civile volta all’ottenimento di un provvedimento inibitorio e al risarcimento dei danni.

〈Differenze tra Giappone e Regno Unito〉 Tra le differenze tra Giappone e Regno Unito in materia di esercizio dei diritti, si può citare il trattamento riservato alle creazioni indipendenti. Anche nel diritto giapponese sui disegni e modelli, analogamente a quanto avviene nel Regno Unito, sussiste violazione qualora esista un disegno o modello identico o simile a quello registrato, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di imitazione (anche se il disegno è stato creato in modo autonomo, costituisce violazione se è simile).Al contrario, nel caso del diritto sui disegni e modelli non registrati nel Regno Unito, le creazioni originali non costituiscono violazione. Inoltre, nel Regno Unito sono stati istituiti procedimenti giudiziari specifici in materia di violazione dei diritti sui disegni e modelli (come il procedimento semplificato dell’IPEC o i procedimenti dinanzi all’Alta Corte) e l’importo del risarcimento danni può essere aumentato a discrezione del tribunale.In Giappone il calcolo dell’ammontare del risarcimento è disciplinato in modo dettagliato dalla legge, mentre nel Regno Unito ci si basa fondamentalmente sul risarcimento del danno effettivo, pur tenendo conto della giurisprudenza precedente.Per quanto riguarda la portata delle misure inibitorie, in Giappone è possibile richiedere, oltre alla distruzione dei prodotti contraffatti e alla cessazione della violazione, anche **misure volte al ripristino della reputazione (ad esempio, annunci di scuse)**; nel Regno Unito, invece, l’attenzione si concentra principalmente sulla cessazione dell’atto di violazione e sul risarcimento dei danni.

7. Rapporto con la domanda internazionale (possibilità di deposito ai sensi del sistema dell’Aia e aspetti pratici da tenere in considerazione)

〈Domanda internazionale di registrazione di un disegno o modello ai sensi della Convenzione dell’Aia〉 Sia il Regno Unito che il Giappone sono parti contraenti del sistema di registrazione internazionale dei disegni e modelli (Convenzione dell’Aia). Pertanto, mediante una domanda internazionale di registrazione di un disegno o modello ai sensi della Convenzione dell’Aia, è possibile presentare una domanda unica designando il Regno Unito e il Giappone come paesi designati.Poiché la Convenzione dell’Aia consente di richiedere la protezione del disegno o modello in più paesi con un’unica domanda, essa rappresenta uno strumento efficace per garantire la tutela del disegno o modello sia in Giappone che nel Regno Unito.Il Regno Unito ha aderito nel 2018 all’Accordo di Ginevra che modifica la Convenzione dell’Aia e, anche dopo l’uscita dall’UE, continuerà a essere incluso tra i paesi designati individualmente nell’ambito delle domande internazionali. Il Giappone, invece, ha aderito già nel 2015 e da allora provvede alla ricezione e all’inoltro delle domande internazionali di disegno o modello.

〈Effetti e procedura della domanda internazionale〉 Qualora si designino il Regno Unito e il Giappone tramite la Convenzione dell’Aia, l’intera procedura si svolge attraverso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Una volta registrata la domanda internazionale (registrazione internazionale), il disegno o modello viene pubblicato nel Bollettino internazionale dopo circa sei mesi e comunicato alle autorità di ciascun paese designato.Ciascun paese designato effettua l’esame entro un termine prestabilito (di norma 6 mesi, prorogabile fino a 12 mesi nei paesi che effettuano l’esame di merito) e, in assenza di notifica di rigetto, il diritto di disegno o modello nazionale sorge automaticamente. Poiché il Regno Unito è un paese che effettua l’esame di forma, la registrazione nazionale viene concessa in tempi relativamente rapidi (entro pochi mesi dalla pubblicazione).Poiché il Giappone effettua un esame di merito, l’eventuale presenza di motivi di rigetto viene comunicata entro un massimo di 12 mesi dalla pubblicazione. Qualora per la designazione del Giappone pervenga una notifica di rigetto, è necessario presentare all’Ufficio brevetti giapponese, tramite il rappresentante della domanda internazionale, una memoria difensiva o una correzione (in tal caso, sarà necessario nominare un rappresentante in Giappone).Se la risposta ha esito positivo e il rifiuto viene superato, il diritto di disegno o modello giapponese avrà effetto entro circa un anno dalla registrazione internazionale.

〈Aspetti pratici da tenere in considerazione〉 Di seguito sono riportati alcuni aspetti da tenere in considerazione quando si utilizza il sistema dell’Aia per garantire la tutela del disegno o modello sia in Giappone che nel Regno Unito:

• Preparazione dei disegni: è fondamentale predisporre disegni che soddisfino i requisiti di ciascun Paese. Poiché nella domanda internazionale un unico set di disegni deve coprire tutti i Paesi designati, occorre ad esempio trovare una soluzione che concili i requisiti giapponesi relativi alle sei viste con i limiti consentiti per i disegni nel Regno Unito e nell’UE.In pratica, nella domanda internazionale è possibile presentare fino a un massimo di 100 disegni; tuttavia, è necessario effettuare adeguamenti per soddisfare le viste richieste dal Giappone, tenendo conto al contempo dei limiti previsti dal marchio comunitario (EUIPO) (fino a 7 disegni) e del limite di 12 disegni del Regno Unito. In alcuni casi, si può valutare la possibilità di suddividere la domanda in più domande relative a disegni distinti.

• Rinvio della pubblicazione: nelle domande presentate ai sensi della Convenzione dell’Aia è possibile richiedere, al momento del deposito, il rinvio della pubblicazione internazionale (fino a un massimo di 30 mesi; tuttavia, tale termine varia a seconda del paese designato).Si presti attenzione al fatto che, poiché il Regno Unito, in base alla propria legislazione, consente solo un rinvio fino a 12 mesi, anche se si richieda un rinvio di 30 mesi in una domanda internazionale che designi il Regno Unito, la pubblicazione avverrà comunque dopo 12 mesi (la pubblicazione avverrà in base al periodo più breve consentito tra i paesi designati).Poiché il Giappone, ai sensi della Convenzione dell’Aia, non adotta il sistema di rinvio della pubblicazione, non è possibile richiedere tale rinvio qualora il Giappone figuri tra i paesi designati. Si tenga pertanto presente che, dal punto di vista normativo, non è possibile, ad esempio, designare contemporaneamente il Giappone e l’UE e avvalersi del rinvio di 30 mesi previsto dall’UE.

• Agente e lingua: sebbene la domanda internazionale possa essere presentata in lingua inglese, qualora si debba presentare una risposta a un rigetto relativo alla designazione del Giappone, è necessario nominare un agente in Giappone e svolgere le procedure in lingua giapponese. Analogamente, qualora venisse notificato un rigetto relativo alla designazione del Regno Unito (cosa che avviene quasi esclusivamente in caso di vizi di forma), potrebbe essere richiesto un agente residente nel Regno Unito. Tuttavia, poiché il Regno Unito non prevede un esame della domanda, di norma non vengono emesse notifiche di rigetto.

• Aspetti finanziari: i costi della domanda di L’Aia sono costituiti dalla tassa di base più le tasse per ciascun paese designato; nel caso in cui si designino il Giappone e il Regno Unito, il Giappone applica una tassa individuale (3.900 yen, variabile in base al numero di disegni, ecc.), mentre il Regno Unito prevede una tassa forfettaria (importo fisso).La presentazione di una domanda unica per più paesi offre il vantaggio di ridurre i costi e l’onere amministrativo rispetto alle domande presentate singolarmente per ciascun paese. Tuttavia, occorre tenere presente che in Giappone, essendo previsto un esame, potrebbero insorgere costi legati alla gestione di un eventuale rifiuto.

• Rapporto con il disegno o modello comunitario: in precedenza, per coprire l’intero territorio dell’UE, compreso il Regno Unito, la presentazione di una domanda di registrazione di disegno o modello comunitario (RCD) rappresentava la soluzione più efficace. Tuttavia, a seguito della Brexit, l’RCD non ha più efficacia nel Regno Unito.Attualmente, oltre alla domanda presentata all’EUIPO, è necessario presentare una domanda all’IPO britannico. Poiché l’Accordo dell’Aia consente di designare contemporaneamente l’UE e il Regno Unito, dopo la Brexit stanno aumentando i casi in cui si ricorre all’Accordo dell’Aia per presentare una domanda unica che copra sia l’UE che il Regno Unito.Dal punto di vista pratico, a chi era già titolare di un diritto di disegno o modello dell’UE, è stato automaticamente concesso, a partire dal 1° gennaio 2021, un diritto di disegno o modello clonato (disegno o modello ri-registrato) nel Regno Unito. Tuttavia, per le future domande di registrazione, sarà necessario designare non solo l’UE ma anche il Regno Unito, oppure presentare una domanda separata per il Regno Unito.

Infine, alla luce di quanto sopra esposto, è opportuno comprendere le differenze tra i sistemi di protezione dei disegni e modelli del Regno Unito e del Giappone e, quando le imprese giapponesi intendono ottenere la protezione dei propri disegni e modelli nel Regno Unito, adottare le seguenti strategie: ottenere tempestivamente i diritti sfruttando il sistema di registrazione senza esame; presentare sistematicamente domande di registrazione, poiché i diritti sui disegni e modelli non registrati sono sostanzialmente difficili da far valere; tenere conto dei requisiti specifici di ciascun Paese nella preparazione dei disegni;nonché l’acquisizione efficiente dei diritti attraverso l’utilizzo attivo del sistema dell’Aia.

Bibliografia e fonti (*I numeri indicati tra [ ] all’interno di ciascuna voce indicano la fonte):

• 【1】EIP, «Il sistema dei disegni e modelli registrati e non registrati nel Regno Unito», Bollettino mensile AIPPI JAPAN Vol. 66 n. 3 (marzo 2021) e altri

• 【4】EIP, op. cit. – Caratteristiche del sistema dei disegni e modelli del Regno Unito, diritti sui disegni e modelli non registrati, ecc.

• [5] EIP, op. cit. – Commento sul diritto di disegno e modello non registrato nel Regno Unito, ecc.

• [15] JETRO Londra, «Il sistema dei diritti di proprietà intellettuale nel Regno Unito – Disegni e modelli» (2021)

• [16] JETRO, op. cit. – Procedura di deposito dei disegni e modelli nel Regno Unito, durata della protezione, disegni e modelli non registrati, ecc.

• [17] Mewburn Ellis, «Disegni e modelli registrati nel Regno Unito – Nozioni di base» e altro

• 【20】Ufficio dei brevetti, Commento alla modifica della legge sui disegni e modelli (2020) – Estensione della durata a «25 anni dalla data di deposito»

• [27] Ufficio dei Brevetti, «Procedure di ricorso in caso di violazione dei diritti sui disegni e modelli» (sito web del JPO) e altri

• [35] Ufficio dei brevetti, Pagina di spiegazione sul «sistema dei disegni e modelli segreti»

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in brevetti e rappresentante legale

Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori — tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità — in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause di violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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