Panoramica del sistema dei design a Hong Kong

1. Requisiti di registrazione (definizioni, criteri di registrazione, motivi di rigetto, ecc.)

• Definizione e oggetto di protezione del disegno o modello: a Hong Kong, il disegno o modello è definito come «le caratteristiche relative alla forma, al contorno, al motivo o alla decorazione applicate a un prodotto mediante processi industriali, che suscitano un impatto visivo nel prodotto finito». Non rientrano nella definizione del disegno o modello le forme che dipendono esclusivamente dalla funzione né i disegni relativi a parti non visibili del prodotto finito.Al contrario, la legge giapponese sui disegni e modelli li definisce come «forme, motivi o colori (comprese le combinazioni) di oggetti (comprese parti di oggetti), edifici (comprese parti di edifici) o immagini, che suscitano un senso estetico attraverso la vista»; pertanto, sono oggetto di tutela anche i disegni relativi a parti di oggetti (disegni parziali), nonché i disegni di edifici e immagini.A Hong Kong non esiste un sistema di disegni e modelli parziali, pertanto non è possibile registrare in modo indipendente solo una parte di un prodotto. In Giappone, invece, il sistema dei disegni e modelli parziali è ben consolidato ed è possibile registrare come disegno o modello anche la forma di una parte di un prodotto. Inoltre, grazie a recenti modifiche legislative, il Giappone ha ampliato l’ambito di protezione fino a includere l’aspetto esterno e gli interni degli edifici, nonché il design delle immagini sullo schermo.A Hong Kong gli edifici in sé non sono considerati «oggetti» e non rientrano quindi nell’ambito di protezione, né i disegni grafici considerati singolarmente sono oggetto di tutela.

  Indice

  1. 1. Requisiti di registrazione (definizioni, criteri di registrazione, motivi di rigetto, ecc.)
  2. 2. Procedura di deposito (modalità di deposito, documenti necessari, sistema di esame, costi, ecc.)
  3. 3. Durata della protezione (durata iniziale, possibilità di rinnovo, durata massima)
  4. 4. Azioni legali per violazione (esercizio dei diritti, requisiti di violazione, procedura contenziosa, misure di tutela, ecc.)
  5. 5. Rapporti con la domanda internazionale (Sistema dell’Aia, diritto di priorità estero, ecc.)
  6. Informazioni di riferimento e fonti

• Requisiti di novità e originalità: in entrambi i Paesi la registrazione di un disegno o modello richiede la novità. A Hong Kong si richiede che il disegno o modello sia nuovo, ovvero non sia stato reso pubblico in nessuna parte del mondo alla data di deposito della domanda di registrazione, e che sia sostanzialmente diverso dai disegni o modelli precedenti, salvo per i dettagli. I disegni o modelli che presentano solo lievi modifiche di consuetudine non vengono riconosciuti come «nuovi» e non possono essere registrati.Anche in Giappone è richiesto che il disegno o modello sia nuovo a livello mondiale (novità assoluta), ma viene inoltre richiesta la non ovvietà (ovvero che non possa essere facilmente ideato da un esperto del settore). In altre parole, in Giappone viene esaminato anche il progresso creativo del disegno o modello rispetto a quelli precedenti, e i disegni o modelli che possono essere facilmente ricavati da disegni o modelli esistenti simili vengono respinti.Sebbene la legislazione di Hong Kong non contenga disposizioni esplicite relative alla non ovvietà, produce un effetto sostanzialmente simile, in quanto, nell’ambito della valutazione della novità, vengono esclusi i disegni e modelli che presentano solo variazioni convenzionali.

• Disegni e modelli non registrabili – Motivi di rigetto: in entrambi i casi, i disegni e i modelli contrari al buon costume e all’ordine pubblico non possono essere registrati. A Hong Kong, come già menzionato, le forme determinate esclusivamente da funzioni puramente pratiche o i disegni e modelli relativi a parti normalmente non visibili non sono oggetto di protezione e, se depositati, vengono respinti. Inoltre, costituisce motivo di nullità anche il deposito senza autorizzazione di un disegno o modello altrui (deposito abusivo).Anche in Giappone le forme puramente funzionali che non suscitano un senso estetico non sono considerate disegni o modelli, e le domande che plagiare le creazioni altrui costituiscono un motivo di rigetto (disegno o modello illecito).Inoltre, in Giappone vige il principio del «primo deposito», secondo cui i disegni e modelli simili a quelli di una domanda precedente, propria o altrui (disegni e modelli simili a quelli oggetto di una domanda precedente), non sono registrabili (anche a Hong Kong, i disegni e modelli identici o sostanzialmente uguali a quelli di una domanda precedente vengono giudicati privi di novità).In sintesi, in entrambi i Paesi la mancanza di novità, la violazione dell’ordine pubblico e del buon costume e il rischio di violazione dei diritti altrui costituiscono motivi di rigetto o di nullità; tuttavia, la differenza risiede nel fatto che il Giappone verifica tali aspetti nell’ambito dell’esame di merito, mentre Hong Kong effettua solo un esame formale e affronta tali questioni tramite procedure di nullità a posteriori.

• Modalità di esame: le domande di registrazione di disegni e modelli in Giappone vengono sottoposte a un esame formale e a un esame di merito (relativo alla novità e all’originalità) e vengono registrate solo se soddisfano i requisiti. A Hong Kong, invece, viene effettuato solo un esame formale, senza alcuna verifica dei requisiti sostanziali.Se i requisiti formali della domanda sono soddisfatti, la registrazione avviene senza alcun esame relativo alla novità (tuttavia, l’esaminatore ha la facoltà di respingere la domanda qualora risulti chiaramente non idonea alla registrazione). Di conseguenza, a Hong Kong è possibile ottenere una registrazione rapida; tuttavia, esiste un sistema che consente a terzi di presentare opposizione (equivalente a un procedimento di nullità) entro due mesi dalla registrazione.In Giappone, l’esame richiede tempo dalla presentazione della domanda alla registrazione, ma la stabilità dei diritti è elevata e spesso la domanda viene respinta prima ancora che sia oggetto di un procedimento di nullità.

• Eccezioni alla perdita di novità (periodo di grazia): entrambi i Paesi prevedono misure di tutela nel caso in cui il proprio disegno o modello sia stato divulgato prima della presentazione della domanda.A Hong Kong, in determinate circostanze – quali la divulgazione da parte del titolare del diritto sul disegno o modello (richiedente) stesso senza dolo o la divulgazione non autorizzata da parte di terzi – la domanda presentata entro sei mesi dalla divulgazione non comporta la perdita di novità. In particolare, è previsto che i disegni o modelli esposti in occasione di esposizioni internazionali ufficiali non subiscano alcun svantaggio se la domanda viene presentata entro sei mesi.Anche in Giappone, ai sensi dell’articolo 4 della legge sui disegni e modelli, è possibile beneficiare di un’eccezione alla perdita di novità se la domanda viene presentata entro un anno dalla divulgazione da parte dell’autore o di altri soggetti (il termine è stato esteso da 6 mesi a 1 anno con la modifica del 2018).Pertanto, anche nel caso in cui il disegno o modello sia stato reso pubblico in occasione di una fiera aziendale o tramite pubblicazione sul web, in Giappone è possibile presentare la domanda senza subire svantaggi entro un anno, mentre a Hong Kong entro sei mesi, purché vengano seguite le procedure previste.

≪Principali differenze nei requisiti di registrazione≫

2. Procedura di deposito (modalità di deposito, documenti richiesti, sistema di esame, costi, ecc.)

• Competenza territoriale e lingua: a Hong Kong, la domanda deve essere presentata all’Ufficio per la registrazione dei disegni e modelli, facente parte dell’Ufficio per la proprietà intellettuale (IPD) del Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. È possibile espletare le procedure in inglese o in cinese, e la domanda può essere presentata in una qualsiasi delle due lingue ufficiali. In Giappone, di norma, la domanda deve essere presentata in giapponese all’Ufficio dei brevetti (qualora la domanda venga presentata in una lingua straniera, è necessario presentare separatamente una traduzione in giapponese).Nella pratica, è consuetudine che le imprese giapponesi presentino la domanda per via elettronica tramite un avvocato specializzato in proprietà industriale. Anche a Hong Kong è stato istituito un sistema di deposito elettronico, che consente di espletare le procedure di deposito online. In entrambi i Paesi è ammessa la rappresentanza tramite un agente (avvocato specializzato in proprietà industriale o agente di brevetti); tuttavia, a Hong Kong è prassi comune che le imprese straniere designino un agente locale.

• Documenti e informazioni necessari: per la domanda di registrazione di un disegno o modello a Hong Kong, è necessario compilare e allegare al modulo prestabilito (modulo D1) le seguenti informazioni:

  • (1) denominazione del disegno o modello, (2) immagini (fotografie o disegni) *più immagini, ad esempio viste su sei lati, (3) voce della classificazione di Locarno (classificazione internazionale dei disegni e modelli), (4) nome e indirizzo del richiedente, (5) nel caso in cui si rivendichi il diritto di priorità di Parigi, i relativi dettagli e il certificato (corredato di traduzione in inglese o cinese), (6) nel caso in cui il richiedente abbia acquisito i diritti dall’autore, il certificato di cessione, ecc.

  • Anche nelle domande di registrazione di disegni e modelli in Giappone è necessario allegare alla domanda (1) la denominazione del disegno o modello (nome dell’oggetto), (2) disegni o fotografie (ad esempio, viste su sei lati), (3) le informazioni relative al richiedente e all’autore, (4) i documenti relativi al diritto di priorità, se necessario (in Giappone, anche in caso di rivendicazione del diritto di priorità, l’allegato del certificato non è obbligatorio e può essere presentato in un secondo momento), ecc.

  • In Giappone la classificazione del disegno o modello viene assegnata dall’Ufficio Brevetti, mentre a Hong Kong è necessario indicare la classificazione di Locarno al momento della presentazione della domanda. Inoltre, a Hong Kong è possibile includere più disegni o modelli in un’unica domanda (a condizione, tuttavia, che tutti appartengano alla stessa classificazione di Locarno). Ad esempio, è possibile presentare una domanda unica per più prodotti con design diversi all’interno della stessa classificazione.In Giappone vige il principio «una domanda per un disegno o modello», pertanto non è possibile registrare in un’unica domanda più disegni o modelli simili (è necessario presentare domande separate e collegarle tra loro tramite il sistema dei disegni o modelli correlati).

• Set di articoli e disegni dinamici: a Hong Kong è consentita la registrazione di disegni relativi a set di articoli, per cui è possibile presentare domanda per un intero set di articoli (ad esempio, un servizio di posate) come un unico disegno.Inoltre, è possibile registrare varianti di disegni dinamici, il che consente di coprire disegni che includono cambiamenti di forma del prodotto o parti mobili (*Sebbene l’applicazione concreta dipenda dai criteri di esame, è consentito trattare, all’interno di un unico disegno registrato, ad esempio le forme di un giocattolo trasformabile prima e dopo la trasformazione).In Giappone, le variazioni di forma dovute al movimento richiedono spesso la presentazione di domande di registrazione di disegno o modello separate per ciascuno stato, e non sono ammessi i disegni o modelli di set (è necessaria una domanda per ciascun articolo, mentre il design di una serie dal carattere unitario viene tutelato tramite disegni o modelli correlati). Anche questo rappresenta una differenza procedurale.

• Sistema di esame e tempi: come già menzionato, poiché a Hong Kong non viene effettuato un esame di merito, la registrazione avviene in tempi relativamente brevi, purché non vi siano problemi relativi ai requisiti formali. Il certificato di registrazione viene rilasciato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale in un periodo compreso tra circa 6 mesi e 1 anno dalla data di deposito della domanda. In caso di vizi formali, viene emessa un’ordinanza di correzione e il richiedente è tenuto a provvedere entro 3 mesi.Qualora si sia in disaccordo con la decisione del funzionario di registrazione, è possibile presentare ricorso dinanzi al tribunale (simile a un’opposizione contro la decisione dell’esaminatore). In Giappone, dopo la presentazione della domanda, l’esaminatore dell’Ufficio Brevetti effettua un esame di merito; pertanto, il periodo di esame standard è di circa 6-12 mesi, al termine del quale viene emesso il risultato dell’esame di primo grado (notifica dei motivi di rigetto o decisione di registrazione).Dopo aver completato l’iter, che comprende la presentazione di osservazioni sui motivi di rigetto e le opportune rettifiche, in condizioni favorevoli occorrono generalmente poco più di un anno dalla presentazione della domanda alla registrazione. Sebbene Hong Kong offra un vantaggio in termini di rapidità nell’ottenimento dei diritti, l’esame di merito giapponese garantisce la stabilità e l’affidabilità dei diritti stessi.

• Tasse ufficiali: dal punto di vista dei costi, Hong Kong presenta tariffe relativamente basse al momento del deposito. Secondo il tariffario dell’Ufficio della Proprietà Intellettuale di Hong Kong, al momento del deposito si versano una tassa base per la domanda di disegno o modello pari a circa 735 HK$ (con uno sconto per le domande elettroniche) e una tassa di pubblicazione di 68 HK$. Poiché non è previsto un esame di merito, non è richiesta alcuna tassa di richiesta d’esame.Non è prevista nemmeno la tassa di registrazione e, in linea di massima, non sono previsti costi amministrativi aggiuntivi fino al rilascio del certificato di registrazione. In compenso, al momento del rinnovo della durata di validità viene applicata una tassa di rinnovo, il cui importo aumenta di volta in volta ogni cinque anni (ad esempio: primo rinnovo HK$ 790, quarto rinnovo HK$ 2.690).D’altra parte, per quanto riguarda le tariffe dell’Ufficio Brevetti giapponese, al momento del deposito si versa una tassa di deposito pari a 16.000 yen (in caso di deposito elettronico), mentre la tassa di registrazione viene versata al momento della registrazione.In Giappone vige un sistema di pagamento forfettario delle tasse di registrazione per i primi anni; attualmente, le tasse relative al primo, secondo e terzo anno vengono versate in un’unica soluzione, pari a 8.500 yen all’anno × 3 anni = 25.500 yen (*a partire dal quarto anno, il pagamento viene effettuato annualmente).Pertanto, dal momento del deposito della domanda fino alla registrazione sono necessarie spese amministrative complessive pari a circa 40.000 yen (*Non è richiesta alcuna tassa separata per la richiesta di esame; i disegni e modelli vengono esaminati contestualmente al deposito della domanda). A Hong Kong le spese amministrative fino alla registrazione sono contenute, mentre i costi di mantenimento si sostengono negli anni successivi; in Giappone, invece, si verificano spese piuttosto consistenti dal momento del deposito della domanda fino alla registrazione, seguite dal pagamento annuale di canoni.

≪Principali differenze nella procedura di deposito≫

3. Periodo di protezione (periodo iniziale, possibilità di rinnovo, durata massima)

• Durata iniziale: la durata del diritto di disegno o modello registrato a Hong Kong è di 5 anni a partire dalla data di deposito della domanda di registrazione (data di priorità). Al momento della registrazione viene automaticamente concesso un periodo di validità di 5 anni.Il periodo di validità del diritto di disegno o modello in Giappone è stato fissato, a seguito di recenti modifiche legislative, a 25 anni dalla data di deposito della domanda (in precedenza era di 20 anni dalla data di registrazione, ma è stato esteso con la modifica entrata in vigore nel 2020). In Giappone non si tratta di un periodo concesso in un’unica soluzione al momento della registrazione, bensì di un periodo che può protrarsi fino a un massimo di 25 anni a partire dalla data di deposito della domanda.Pertanto, qualora l’esame richieda molto tempo, il termine di 25 anni scadrà includendo anche tale periodo; a Hong Kong, invece, il termine viene interrotto al compimento dei 5 anni dalla registrazione, pertanto una registrazione anticipata comporta l’inizio anticipato del conteggio (sebbene anche a Hong Kong il punto di partenza sia la data di deposito della domanda, di conseguenza il periodo massimo di 25 anni, calcolato a partire dalla data di deposito, rimane lo stesso).

• Sistema di rinnovo e proroga: a Hong Kong è possibile prorogare il diritto di 5 anni alla volta effettuando le procedure di rinnovo previste prima della scadenza dei primi 5 anni. Il rinnovo è possibile fino a un massimo di 4 volte, consentendo di mantenere il diritto per un periodo massimo di 25 anni (5 anni × 5 periodi).La procedura di rinnovo consiste nel presentare all’Ufficio della proprietà intellettuale, prima della scadenza, la domanda di rinnovo (modulo D11) e nel versare la tassa di rinnovo. L’importo della tassa di rinnovo aumenta a ogni rinnovo (ad esempio: 790 HK$ per il primo, 1.200 HK$ per il secondo… 2.690 HK$ per il quarto).Se il rinnovo non viene effettuato entro il termine previsto, il diritto decade; tuttavia, a Hong Kong è possibile presentare una domanda di proroga entro sei mesi dalla scadenza, previo pagamento di una tassa aggiuntiva (si presume che si tratti di una misura di salvaguardia analoga a quella prevista per i brevetti). D’altra parte, il diritto sul disegno industriale giapponese non prevede un sistema di rinnovo e non è necessaria alcuna procedura di proroga del diritto nel corso della sua validità.Il diritto di disegno o modello si estingue automaticamente allo scadere di 25 anni dalla data di deposito della domanda. In compenso, in Giappone vige un sistema di pagamento annuale delle annuità (tasse di registrazione), che consente di mantenere il diritto versando ogni anno la tassa di registrazione prevista. Ad esempio, al momento della registrazione si pagano in un’unica soluzione le annuità relative al primo, secondo e terzo anno, mentre a partire dal quarto anno si effettuano versamenti annuali.In caso di mancato pagamento delle annualità, il diritto decade al termine del periodo di grazia (6 mesi). In altre parole, sebbene in Giappone non esista una «domanda di rinnovo» in senso formale, il sistema è sostanzialmente analogo in quanto il diritto viene mantenuto di anno in anno tramite il pagamento delle annualità.

• Durata massima di validità e tendenze recenti: in entrambi i sistemi, la durata massima del diritto di disegno o modello è, di fatto, la stessa, ovvero 25 anni. In Giappone, in linea con la recente tendenza all’armonizzazione internazionale, tale durata è stata estesa a 25 anni, mentre Hong Kong, seguendo il modello della vecchia legislazione britannica, ha adottato coerentemente la durata di 25 anni.Va inoltre precisato che in Giappone, per i disegni e modelli anteriori alla riforma della legge sui disegni e modelli (ad esempio, quelli depositati prima del 2019), il periodo di validità può scadere, come in passato, «20 anni dopo la data di registrazione»; tuttavia, nell’ambito del sistema attuale, le nuove domande hanno tutte una durata di 25 anni.D’altra parte, a Hong Kong, prima della restituzione alla Cina nel 1997, la protezione era concessa a condizione che il disegno o modello fosse registrato nel Regno Unito; tuttavia, da quando si è passati a un regime autonomo con l’entrata in vigore dell’attuale regolamento sui disegni e modelli nel 2012, la durata è sempre stata di 5 anni × 5 = 25 anni.In nessuno dei paesi o territori esiste un sistema che consenta di prorogare il diritto di disegno o modello oltre i 25 anni; una volta scaduto il periodo di protezione, il disegno o modello diventa di dominio pubblico.

4. Azioni legali per violazione (esercizio dei diritti, requisiti di violazione, procedura contenziosa, misure di tutela, ecc.)

• Contenuto del diritto (diritto esclusivo): il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di utilizzare in via esclusiva i prodotti relativi a tale disegno o modello. Per quanto riguarda i disegni e modelli registrati a Hong Kong, il titolare del diritto ha l’esclusiva, in relazione agli articoli registrati e a qualsiasi altro articolo su cui sia applicato tale disegno o modello (o un disegno o modello sostanzialmente identico), di compiere i seguenti atti:

  • Produzione: la produzione, all’interno del territorio di Hong Kong, di articoli su cui è stato applicato tale disegno o modello

  • Importazione: importare a Hong Kong gli articoli con tale disegno o modello a fini di vendita o locazione

  • Vendita ecc.: vendere o noleggiare a Hong Kong gli articoli protetti dal disegno o modello, nonché offrirli in vendita o in noleggio o esporli

  Anche il diritto di disegno industriale giapponese ha sostanzialmente lo stesso contenuto e conferisce il diritto esclusivo di applicare, a titolo professionale, il disegno industriale registrato o un disegno simile a un prodotto registrato (o a un prodotto simile) per compiere i seguenti atti. In particolare, il diritto esclusivo comprende la produzione (utilizzo), la cessione (vendita) o il noleggio, l’importazione e l’offerta di cessione.Ad esempio, in Giappone costituisce violazione la produzione e la vendita a titolo professionale di prodotti dal design identico o simile al disegno o modello registrato senza l’autorizzazione del titolare del diritto. Una delle differenze tra i due sistemi risiede nel fatto che, a Hong Kong, le disposizioni relative all’ambito di applicazione del diritto non limitano la tipologia di prodotti. Secondo l’interpretazione vigente, può costituire violazione anche l’applicazione di un disegno o modello sostanzialmente identico a quello registrato su prodotti di una categoria diversa.D’altra parte, in Giappone l’efficacia del diritto di disegno o modello è limitata agli articoli registrati e a quelli ad essi simili. Ad esempio, in Giappone il diritto di disegno o modello relativo a una sedia si estende solo alle sedie (con un ambito di somiglianza che comprende, ad esempio, i mobili); pertanto, l’utilizzo dello stesso disegno su prodotti appartenenti a settori completamente diversi non costituisce immediatamente una violazione (qualora non rientri nell’ambito di somiglianza del disegno o modello).A Hong Kong la legge non esclude esplicitamente altri settori e, nella pratica, se il disegno è identico, è altamente probabile che sia protetto indipendentemente dal settore del prodotto; si può quindi affermare che l’ambito di applicazione del diritto sia più ampio rispetto al Giappone.

• Requisiti e valutazione della violazione: il requisito fondamentale affinché si configuri una violazione è che un terzo compia gli atti di esclusività sopra indicati senza l’autorizzazione del titolare del diritto. A Hong Kong, si considera violazione il fatto che sul prodotto in questione sia applicato un disegno o modello registrato o un «disegno o modello identico o sostanzialmente non diverso».Anche in Giappone si configura una violazione qualora un disegno o modello registrato, o un disegno o modello ad esso simile, sia applicato al prodotto in questione (prodotti della stessa categoria o simili).La valutazione della «somiglianza» in entrambi i Paesi si basa sull’osservazione dell’estetica complessiva; tuttavia, in Giappone esiste un ampio corpus giurisprudenziale in materia di somiglianza ai sensi della legge sui disegni e modelli e dei criteri di esame, mentre a Hong Kong, per influenza del diritto britannico, viene applicato il criterio dell’«impressione di identità o diversità a occhio nudo» (il cui significato è sostanzialmente «non sostanzialmente diverso», ovvero una differenza tale da non poter essere distinta a prima vista).In ogni caso, indipendentemente dal fatto che si tratti di imitazione o di creazione originale, entrambi i paesi concordano sul fatto che, se la forma risulta simile a quella del disegno o modello protetto, si configura una violazione.

• Eccezioni alla violazione: in entrambi i Paesi, l’uso personale e non commerciale da parte di privati, così come l’utilizzo a fini sperimentali o di ricerca, non rientra nell’ambito di applicazione del diritto e non costituisce violazione (come espressamente definito sia nell’Ordinanza sui disegni e modelli di Hong Kong che nella Legge sui disegni e modelli del Giappone).Inoltre, in Giappone esistono misure di tutela volte a garantire che i propri disegni e modelli anteriori, simili al disegno o modello registrato (disegni e modelli correlati o «disegni e modelli simili a un unico disegno o modello», che costituiscono un’eccezione al principio «un disegno o modello per ogni domanda»), non costituiscano reciprocamente una violazione; a Hong Kong, invece, occorre prestare attenzione poiché la registrazione di un disegno o modello simile in una domanda separata potrebbe determinare un conflitto di novità con la domanda anteriore.

• Procedimenti giudiziari e rimedi: la violazione del diritto di disegno o modello viene sanata mediante un’azione civile. A Hong Kong è prassi comune presentare ricorso dinanzi all’Alta Corte per richiedere un provvedimento inibitorio o il risarcimento dei danni. Anche in Giappone si avvia un’azione dinanzi al Tribunale distrettuale (sezioni specializzate di Tokyo o Osaka) per ottenere rimedi civili (richiesta di provvedimento inibitorio, richiesta di risarcimento danni, ecc.).**I provvedimenti di tutela (in sede civile)** sono sostanzialmente comuni a entrambi i paesi e il titolare del diritto può richiedere i seguenti provvedimenti:

  • Ordinanza inibitoria: ordinanza del tribunale che impone al convenuto la cessazione dell’atto di violazione e la prevenzione di recidive. Comprende la cessazione della produzione e della vendita, nonché il divieto di future violazioni.

  • Risarcimento dei danni: indennizzo per le perdite commerciali subite a causa della violazione. In Giappone esistono disposizioni specifiche relative al calcolo del lucro cessante e dell’importo equivalente ai diritti di licenza (ad esempio, l’articolo 39 della Legge sui disegni e modelli), ma anche a Hong Kong, in linea di principio, il risarcimento si basa sulla riduzione dei profitti del titolare del diritto e sul guadagno indebito dell’autore della violazione.

  • Restituzione dei profitti (accounting): ai sensi della legislazione di Hong Kong è possibile richiedere anche la restituzione dei profitti ottenuti dall’autore della violazione attraverso l’atto di violazione (restituzione del guadagno indebito). Anche in Giappone è riconosciuto che i profitti ottenuti dall’autore della violazione possano essere considerati come parte dell’importo del risarcimento danni.

  • Sequestro e distruzione: a Hong Kong è prevista come misura di tutela anche l’ordinanza di consegna dei prodotti contraffatti (consegna dei beni). Anche in Giappone, nell’ambito del contenzioso civile, è possibile richiedere la distruzione dei prodotti contraffatti o degli impianti di produzione, e il tribunale ordina, se necessario, la distruzione dei prodotti contraffatti (articolo 37 della Legge sui disegni e modelli).

  Come istituto proprio di Hong Kong, esiste un rimedio contro le diffide relative ad azioni legali per violazione prive di fondamento. È prevista la possibilità per la parte diffidata di intentare una controquerela per ottenere un provvedimento inibitorio o il risarcimento dei danni qualora un terzo le abbia inviato ingiustamente una diffida in cui si afferma: «Lei sta violando il diritto di disegno o modello» (il cosiddetto sistema di rimedio contro le «minacce infondate»).In Giappone non esiste un sistema che consenta di contestare espressamente tali atti di diffida, ma è necessario tenere presente che a Hong Kong il titolare del diritto può essere perseguito qualora emetta una diffida eccessivamente intimidatoria. Tuttavia, le diffide rivolte a produttori o importatori sono considerate legittime e non presentano problemi purché rientrino nell’ambito del legittimo esercizio dei diritti.

• Misure amministrative e penali: in Giappone, la violazione del diritto di disegno o modello può essere soggetta a sanzioni penali nei casi di dolo (le disposizioni sanzionatorie sono contenute, tra l’altro, nell’articolo 69 della Legge sui disegni e modelli; se perseguiti, i trasgressori possono essere condannati a pene detentive o a multe).Tuttavia, nella pratica, sono rari i casi in cui venga presentata una denuncia penale per violazione di un disegno o modello; la maggior parte delle controversie viene risolta in sede civile. A Hong Kong, la violazione del diritto su un disegno o modello non è di per sé soggetta a sanzioni penali.A differenza di quanto avviene per i marchi e i diritti d’autore, i prodotti che violano i diritti di disegno o modello non sono soggetti a provvedimenti di sequestro da parte delle autorità doganali di Hong Kong (le autorità doganali sono attive nella repressione dei prodotti contraffatti e delle copie pirata, ma non intervengono in merito alle violazioni di brevetti e diritti di disegno o modello). Pertanto, in caso di controversie con aziende di Hong Kong, l’unico rimedio disponibile è il ricorso civile.A questo proposito, mentre in Giappone esiste un sistema di misure di blocco alla frontiera da parte delle dogane per i marchi e i diritti d’autore, per i disegni e modelli tale sistema non è chiaramente definito (in molti casi si ricorre di fatto ai diritti di marchio e simili); si può quindi affermare che in entrambi i Paesi le misure contro la violazione dei disegni e modelli si basano principalmente sul contenzioso civile.

5. Rapporti con le domande internazionali (Sistema dell’Aia, diritto di priorità straniero, ecc.)

• Registrazione internazionale dei disegni e modelli ai sensi dell’Accordo dell’Aia: il Giappone è uno Stato membro dell’Accordo dell’Aia (parte contraente dell’Accordo di Ginevra modificato) e, a partire dal 2015, è possibile presentare domande di registrazione internazionale dei disegni e modelli designando il Giappone. Inoltre, le imprese giapponesi possono avvalersi del sistema dell’Aia per depositare domande di registrazione dei disegni e modelli in più paesi con un unico deposito. Hong Kong, invece, non rientra nell’ambito di applicazione dell’Accordo dell’Aia.Sebbene la Cina abbia aderito all’Accordo dell’Aia nel 2022, in tale occasione è stata espressamente formulata una riserva secondo cui l’Accordo non si applica a Hong Kong e Macao; pertanto, non è possibile designare direttamente Hong Kong in una domanda di registrazione internazionale.In altre parole, affinché un’impresa giapponese possa ottenere un diritto di disegno o modello a Hong Kong, è necessario presentare una domanda direttamente a Hong Kong. Ciò significa che, anche in presenza di una registrazione nella Cina continentale o nel Regno Unito, la protezione non si estende automaticamente a Hong Kong (analogamente ai marchi, Hong Kong costituisce una giurisdizione autonoma in materia di proprietà intellettuale).Prima della restituzione esisteva un sistema di ri-registrazione che consentiva di estendere la registrazione del disegno o modello britannico a Hong Kong, ma attualmente tale sistema non è più in vigore. Di conseguenza, per tutelare il design dei propri prodotti, le imprese giapponesi devono presentare una domanda direttamente a Hong Kong e ottenere la registrazione. Viceversa, anche quando le imprese di Hong Kong intendono ottenere la protezione dei disegni e modelli in Giappone o in altri paesi, non potendo avvalersi della Convenzione dell’Aia, è prassi comune presentare domanda direttamente in ciascun paese utilizzando il diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi.

• Diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi: poiché entrambe le giurisdizioni sono parti contraenti della Convenzione di Parigi (Hong Kong in virtù dell’applicazione della Convenzione da parte della Cina), è possibile rivendicare il diritto di priorità se la domanda viene presentata entro sei mesi dalla domanda straniera. Ad esempio, se un disegno o modello depositato in Giappone viene depositato a Hong Kong entro sei mesi, la novità verrà valutata prendendo come riferimento la data di deposito giapponese.Al momento del deposito della domanda a Hong Kong è necessario presentare la documentazione relativa al diritto di priorità (certificato rilasciato dall’Ufficio brevetti giapponese e relativa traduzione; è possibile presentarla anche in un secondo momento). Analogamente, anche in Giappone è possibile rivendicare il diritto di priorità presentando la domanda entro sei mesi dalla data di deposito della domanda a Hong Kong.Il periodo di priorità per i disegni e modelli è di sei mesi ed è comune a livello internazionale. Pertanto, le imprese giapponesi che intendono espandersi all’estero devono valutare la possibilità di presentare domanda nei mercati principali (compresa Hong Kong) entro sei mesi dalla domanda nazionale. Si noti che, mentre per i marchi e i disegni e modelli il periodo di priorità di Parigi in Giappone è di sei mesi, per i brevetti (invenzioni) è di dodici mesi; occorre quindi prestare attenzione a non confondere i due sistemi.

• Altre forme di collaborazione internazionale: nel settore dei brevetti esiste una cooperazione tra l’Ufficio della proprietà intellettuale di Hong Kong e l’Ufficio giapponese dei brevetti, come ad esempio l’“Examination Highway”; tuttavia, nel settore dei disegni e modelli non esiste un quadro di questo tipo, poiché a Hong Kong non è prevista l’attività di esame. Tuttavia, poiché a Hong Kong si utilizza l’inglese e i documenti di domanda (modulo di domanda e disegni) possono essere redatti in inglese, si può affermare che gli ostacoli procedurali per le imprese giapponesi siano relativamente bassi.Il Giappone utilizza la classificazione internazionale dei disegni e modelli (classificazione di Locarno) come riferimento, ma non la considera obbligatoria, avendo sempre utilizzato la propria classificazione nazionale.Hong Kong, invece, si basa interamente sulla Classificazione di Locarno. A causa di questa differenza, quando si designa il Giappone in una domanda internazionale (Convenzione dell’Aia), è stato sottolineato che occorre prestare attenzione ai requisiti specifici del Giappone (ad esempio, le modalità di presentazione delle immagini o i requisiti di compilazione della domanda). Tuttavia, negli ultimi anni anche il Giappone si sta impegnando per armonizzare il proprio sistema, e la coerenza con le domande presentate all’estero sta aumentando.Nel complesso, per le imprese giapponesi la protezione dei disegni e modelli a Hong Kong presenta, a parte l’impossibilità di avvalersi del sistema dell’Aia, una procedura di per sé semplice; se da un lato è facile ottenere i diritti grazie all’inglese come lingua ufficiale e al sistema senza esame, dall’altro è necessario prestare maggiore attenzione rispetto al Giappone al momento dell’esercizio dei diritti (ad esempio, per quanto riguarda i rischi di nullità o le modalità di invio delle diffide).Hong Kong viene presentato alle imprese giapponesi come un mercato importante anche nei manuali sulle misure contro la contraffazione; si raccomanda pertanto di sfruttarlo in modo strategico, dopo aver compreso le differenze istituzionali sopra menzionate.

≪Confronto tra i sistemi di deposito internazionale≫

Informazioni di riferimento e fonti

• Sito ufficiale del Dipartimento della Proprietà Intellettuale di Hong Kong (Intellectual Property Department, HK)

• Ufficio giapponese dei brevetti, «Manuale sulla protezione della proprietà intellettuale a Hong Kong» (a cura del Dipartimento della proprietà intellettuale dell’Ufficio JETRO di Hong Kong), edizione rivista del 2021

• Rivista «Patent» dell’Ordine dei Patentisti giapponesi: «Protezione dei disegni e modelli industriali a Hong Kong: diritto d’autore e disegni e modelli registrati», Andrea Fong (2014)

• Database INPIT sulla proprietà intellettuale all’estero: «Panoramica del sistema dei disegni e modelli a Hong Kong», «Confronto tra i sistemi di esame delle domande di registrazione di disegni e modelli in Giappone e a Hong Kong»

• JETRO: Pagina dedicata a «Hong Kong – Sistema tecnologico e dei diritti di proprietà intellettuale»

• Centro di informazione sul diritto comunitario di Hong Kong (CLIC) – Domande e risposte sui disegni e modelli

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale

Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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