Vue d'ensemble du système de conception de Hong Kong

1. Conditions d'enregistrement (définition, critères d'enregistrement, motifs de refus, etc.)

• Définition et objet de protection du dessin ou modèle : À Hong Kong, un dessin ou modèle est défini comme « les caractéristiques de forme, de contour, de motif ou de décoration appliquées à un produit par des moyens industriels, qui sont perceptibles visuellement sur le produit fini ».Les formes qui dépendent uniquement de la fonction, ainsi que les designs de parties non visibles sur le produit fini, ne sont pas inclus dans la définition du dessin ou modèle. En revanche, la loi japonaise sur les dessins et modèles définit ceux-ci comme « les formes, motifs ou couleurs (y compris leur combinaison) d'objets (y compris des parties d'objets), de bâtiments (y compris des parties de bâtiments) ou d'images qui suscitent une sensation esthétique par le biais de la vue », ce qui inclut la protection des designs de parties d'objets (dessins ou modèles partiels) ainsi que des designs de bâtiments et d'images.À Hong Kong, il n'existe pas de système de dessins ou modèles partiels, et il n'est donc pas possible d'enregistrer indépendamment une partie seulement d'un produit. En revanche, au Japon, un système de dessins ou modèles partiels est bien établi, et il est possible d'enregistrer un dessin ou modèle portant sur la forme d'une partie d'un produit. De plus, grâce à une modification législative récente, le Japon a élargi le champ de protection aux extérieurs et intérieurs des bâtiments, ainsi qu'aux dessins ou modèles d'images à l'écran. À Hong Kong, les bâtiments eux-mêmes ne sont pas considérés comme des « objets » et ne sont donc pas concernés, et les dessins ou modèles d'images pris isolément ne sont pas non plus protégés.

• Exigences de nouveauté et de caractère créatif : dans les deux pays, la nouveauté est une condition requise pour l'enregistrement d'un dessin ou modèle. À Hong Kong, il est exigé que le dessin ou modèle soit nouveau et n'ait pas été divulgué dans le monde entier à la date de dépôt de la demande d'enregistrement, et qu'il diffère substantiellement d'un dessin ou modèle antérieur, hormis sur des détails mineurs. Un dessin ou modèle ne présentant que de légères modifications habituelles ne sera pas reconnu comme « nouveau » et ne pourra donc pas être enregistré.Au Japon également, la nouveauté mondiale du dessin ou modèle (nouveauté absolue) est une condition requise, mais la non-évidence de la création (le fait qu'un homme du métier ne puisse pas facilement le concevoir) est également exigée. En d'autres termes, au Japon, le caractère novateur du dessin ou modèle par rapport aux dessins ou modèles antérieurs est également examiné, et les dessins ou modèles pouvant être facilement créés à partir de dessins ou modèles existants similaires sont refusés.Bien que la législation de Hong Kong ne contienne pas de disposition expresse relative à la non-évidence, elle produit un effet similaire dans la mesure où, lors de l'évaluation de la nouveauté, les dessins et modèles ne présentant que des modifications conventionnelles sont écartés.

• Dessins et modèles non enregistrables / motifs de rejet : de manière générale, les dessins et modèles contraires aux bonnes mœurs ne peuvent être enregistrés. À Hong Kong, comme indiqué précédemment, les formes déterminées uniquement par la fonction et les dessins et modèles de parties non normalement visibles ne sont pas protégés et seront rejetés même s'ils font l'objet d'une demande. De plus, le dépôt d'une demande sans autorisation pour un dessin ou modèle appartenant à autrui (demande frauduleuse) constitue également un motif de nullité.Au Japon également, les formes purement fonctionnelles qui ne suscitent pas d'esthétique ne constituent pas des dessins et modèles, et les demandes qui plagient les créations d'autrui constituent un motif de rejet (dessin ou modèle illicite). De plus, le Japon applique le principe du « premier déposant », selon lequel les dessins et modèles similaires à une demande antérieure (dessins et modèles similaires à ceux de la demande antérieure) ne peuvent être enregistrés (à Hong Kong également, les dessins et modèles identiques ou substantiellement identiques à ceux d'une demande antérieure sont jugés dépourvus de nouveauté).Dans l'ensemble, les motifs de rejet ou de nullité sont les mêmes dans les deux pays (absence de nouveauté, atteinte aux bonnes mœurs, risque de violation des droits d'autrui, etc.), mais la différence réside dans le fait que le Japon vérifie ces éléments lors de l'examen quant au fond, tandis que Hong Kong se limite à un examen de forme et traite ces questions par le biais d'une procédure de nullité a posteriori.

• Procédure d'examen : au Japon, les demandes de dessin ou modèle sont soumises à un examen de forme et à un examen de fond (examen de la nouveauté et de l'originalité) et ne sont enregistrées que si elles satisfont aux conditions requises. À Hong Kong, en revanche, seul un examen de forme est effectué, sans examen des conditions de fond.Tant que les documents de la demande sont conformes aux exigences de forme, l'enregistrement est accordé sans examen de la nouveauté, etc. (toutefois, l'examinateur a le pouvoir de rejeter la demande s'il s'avère clairement qu'elle n'est pas admissible). C'est pourquoi l'enregistrement est rapide à Hong Kong, mais il existe un système permettant à un tiers de former une opposition (équivalent d'une procédure de nullité) dans les deux mois suivant l'enregistrement. Au Japon, l'examen entre la demande et l'enregistrement prend du temps, mais la stabilité des droits est élevée, et il arrive souvent que la demande soit rejetée avant même d'être contestée dans le cadre d'une procédure de nullité.

• Exception à la perte de nouveauté (délai de grâce) : les deux pays prévoient des mesures de redressement en cas de divulgation du propre dessin ou modèle avant le dépôt de la demande.À Hong Kong, dans certaines situations, telles que lorsque le titulaire du droit (le déposant) a divulgué le dessin ou modèle à un tiers sans intention malveillante ou en cas de divulgation non autorisée par un tiers, la perte de nouveauté n'est pas prise en compte si la demande est déposée dans les six mois suivant cette divulgation. Il est notamment stipulé que les dessins ou modèles présentés lors d'une exposition internationale officielle ne subissent aucun préjudice si la demande est déposée dans les six mois.Au Japon également, en vertu de l'article 4 de la loi sur les dessins et modèles, il est possible de bénéficier d'une exception à la perte de nouveauté si la demande est déposée dans un délai d'un an à compter de la publication par le créateur ou un tiers (ce délai a été prolongé de 6 mois à 1 an lors de la révision de 2018). Par conséquent, même si le dessin ou modèle a été rendu public lors d'un salon organisé par l'entreprise ou sur un site web, il est possible de déposer une demande sans subir de préjudice en suivant les procédures prévues, dans un délai d'un an au Japon et de 6 mois à Hong Kong.

≪Principales différences entre les conditions d'enregistrement≫

2. Procédure de dépôt (modalités de dépôt, documents requis, système d'examen, frais, etc.)

• Compétence et langue de dépôt : à Hong Kong, la demande doit être déposée auprès du Bureau d'enregistrement des dessins et modèles, au sein du Département de la propriété intellectuelle (Knowledge Property Office) du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong. La procédure peut être effectuée en anglais ou en chinois, et la demande peut être déposée dans l'une ou l'autre de ces langues officielles. Au Japon, la règle générale est de déposer la demande en japonais auprès de l'Office des brevets (si la demande est déposée dans une langue étrangère, une traduction en japonais doit être fournie séparément).Dans la pratique, les entreprises japonaises effectuent généralement leur dépôt par voie électronique par l'intermédiaire d'un conseil en propriété industrielle. Hong Kong dispose également d'un système de dépôt électronique et les procédures de dépôt peuvent être effectuées en ligne. Dans les deux pays, les procédures par l'intermédiaire d'un mandataire (conseil en propriété industrielle ou mandataire en brevets) sont autorisées, mais à Hong Kong, il est d'usage pour les entreprises étrangères de désigner un mandataire local.

• Documents et informations requis : Pour déposer une demande de dessin ou modèle à Hong Kong, il faut remplir le formulaire prévu à cet effet (formulaire D1) et y joindre les informations suivantes :

  • (1) le nom du dessin ou modèle, (2) des images (photographies ou dessins) *plusieurs images, telles que des vues en six faces, (3) la classification de Locarno (classification internationale des dessins et modèles), (4) le nom et l'adresse du déposant, (5) les détails et le certificat de priorité de Paris (accompagné d'une traduction en anglais ou en chinois) si la priorité de Paris est revendiquée, (6) le certificat de cession, etc., si le déposant a succédé aux droits du créateur.

  • Pour les demandes de dessin ou modèle au Japon, il faut également joindre à la demande (1) le nom du dessin ou modèle (nom de l'objet), (2) des dessins ou des photos (vues en six faces, etc.), (3) les informations relatives au déposant et au créateur, (4) les documents de priorité si nécessaire (au Japon, même en cas de revendication de priorité, la joindre n'est pas obligatoire et peut être soumise ultérieurement), etc.

  • Au Japon, la classification des dessins et modèles est attribuée par l'Office des brevets, tandis qu'à Hong Kong, l'indication de la classification de Locarno est requise lors du dépôt. De plus, à Hong Kong, il est possible d'inclure plusieurs dessins et modèles dans une seule demande (à condition toutefois qu'ils appartiennent tous à la même classification de Locarno). Par exemple, plusieurs produits présentant des designs différents mais appartenant à la même classification peuvent faire l'objet d'une demande groupée. Au Japon, le principe est « un dessin ou modèle par demande » ; il n'est donc pas possible d'enregistrer plusieurs designs similaires en une seule demande (il faut déposer des demandes distinctes et les relier entre elles via le système des dessins et modèles apparentés).

• Ensembles d'articles et dessins ou modèles dynamiques : à Hong Kong, l'enregistrement de dessins ou modèles d'ensembles est autorisé, et il est possible de déposer une demande pour un ensemble d'articles (par exemple, un ensemble de couverts) en tant qu'un seul dessin ou modèle. De plus, l'enregistrement de variantes de dessins ou modèles dynamiques est possible, ce qui permet de couvrir les dessins ou modèles comportant des changements de forme ou des parties mobiles (*Bien que l'application concrète dépende des critères d'examen, il est possible de traiter, au sein d'un même dessin ou modèle enregistré, les états avant et après transformation d'un jouet transformable).Au Japon, les changements de forme liés à la mobilité nécessitent souvent une demande de dessin ou modèle distincte pour chaque état, et les dessins ou modèles d'ensembles ne sont pas reconnus (une demande doit être déposée pour chaque article, et les designs de séries cohérentes sont protégés par des dessins ou modèles connexes). Il s'agit là également d'une différence de procédure.

• Système et délai d'examen : comme indiqué précédemment, Hong Kong ne procède pas à un examen quant au fond ; par conséquent, l'enregistrement est effectué dans un délai relativement court si les conditions de forme sont respectées. Le certificat d'enregistrement est délivré et publié au bulletin officiel environ 6 mois à 1 an après le dépôt de la demande. En cas de vice de forme, une instruction de rectification est émise et le demandeur doit y donner suite dans un délai de 3 mois. En cas de désaccord avec la décision de l'examinateur, il est possible de faire appel auprès du tribunal (ce qui s'apparente à une opposition contre la décision de l'examinateur).Au Japon, après le dépôt de la demande, un examinateur de l'Office des brevets procède à un examen quant au fond ; la durée standard de l'examen est d'environ 6 à 12 mois, à l'issue desquels le résultat de l'examen préliminaire (notification des motifs de rejet ou décision d'enregistrement) est rendu. Après avoir suivi les étapes nécessaires, telles que la présentation d'un mémoire en réponse aux motifs de rejet ou la mise en conformité, il faut généralement compter un peu plus d'un an entre le dépôt de la demande et l'enregistrement, même si tout se passe bien. Si Hong Kong présente un avantage en termes de rapidité d'obtention des droits, l'examen quant au fond pratiqué au Japon offre quant à lui l'avantage de garantir la stabilité et la fiabilité des droits.

• Frais officiels : en termes de coûts, Hong Kong est relativement peu onéreux au moment du dépôt. Selon le barème des frais de l'Office de la propriété intellectuelle de Hong Kong, les frais de base pour une demande de dessin ou modèle s'élèvent à environ 735 HK$ (une réduction est accordée pour les demandes électroniques) et les frais de publication à 68 HK$, à régler au moment du dépôt. Comme il n'y a pas d'examen quant au fond, aucun frais de demande d'examen n'est requis.Il n'y a pas non plus de frais d'enregistrement, et en principe, aucun frais administratif supplémentaire n'est exigé jusqu'à la délivrance du certificat d'enregistrement. En revanche, des frais de renouvellement sont exigés lors de la prolongation de la durée de validité, et ces frais augmentent à chaque renouvellement tous les cinq ans (par exemple : 790 HK$ pour le premier renouvellement, 2 690 HK$ pour le quatrième).En revanche, les frais auprès de l'Office japonais des brevets s'élèvent à 16 000 yens (pour une demande électronique) à verser au moment du dépôt, et les frais d'enregistrement sont payés lors de l'enregistrement. Au Japon, le système prévoit le paiement groupé des frais d'enregistrement pour les premières années ; actuellement, les frais pour les années 1 à 3 s'élèvent à 8 500 yens par an × 3 ans = 25 500 yens, payables en une seule fois (*à partir de la 4e année, les frais sont payés annuellement).Par conséquent, le montant total des frais administratifs entre le dépôt et l'enregistrement s'élève à environ 40 000 yens (※ aucun frais de demande d'examen n'est requis. Les dessins et modèles sont examinés dès le dépôt). À Hong Kong, les frais administratifs jusqu'à l'enregistrement sont peu élevés, mais des frais de maintien sont exigés les années suivantes ; au Japon, des frais assez importants sont engagés entre le dépôt et l'enregistrement, puis des annuités sont payées chaque année par la suite.

≪Principales différences dans les procédures de dépôt≫

3. Durée de protection (durée initiale, possibilité de renouvellement, durée maximale)

• Durée initiale : la durée de validité d'un droit de dessin ou modèle enregistré à Hong Kong est de 5 ans à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement (date de priorité). Une durée de 5 ans est automatiquement accordée au moment de l'enregistrement. La durée de validité des droits de dessin ou modèle au Japon a été fixée à 25 ans à compter de la date de dépôt suite à une modification récente (elle était auparavant de 20 ans à compter de la date d'enregistrement, mais a été prolongée par une modification entrée en vigueur en 2020).Au Japon, la durée n’est pas octroyée en bloc au moment de l’enregistrement, mais le droit peut subsister jusqu’à 25 ans à compter de la date de dépôt. Par conséquent, si l’examen prend du temps, la durée totale, y compris ce délai, expire au bout de 25 ans ; à Hong Kong, en revanche, la durée est limitée à 5 ans à compter de l’enregistrement, ce qui signifie qu’un enregistrement précoce entraîne un début de décompte précoce (certes, à Hong Kong aussi, le point de départ est la date de dépôt, ce qui revient au final à une durée maximale de 25 ans à compter de cette date).

• Système de renouvellement et de prolongation : à Hong Kong, il est possible de prolonger le droit de 5 ans à chaque fois en effectuant les formalités de renouvellement prescrites avant l'expiration des 5 premières années. Le renouvellement est possible jusqu'à 4 fois, ce qui permet de maintenir le droit pendant 25 ans au maximum (5 ans × 5 périodes). La procédure de renouvellement consiste à soumettre une demande de renouvellement (formulaire D11) au Bureau de la propriété intellectuelle avant l'expiration et à acquitter les frais de renouvellement.Les frais de renouvellement augmentent à chaque renouvellement (par exemple : 790 HK$ pour le premier, 1 200 HK$ pour le deuxième… 2 690 HK$ pour le quatrième). Si le renouvellement n'est pas effectué dans les délais, le droit expire ; toutefois, à Hong Kong, il est possible de demander une prolongation dans un délai de six mois après l'expiration, moyennant des frais supplémentaires (il s'agit vraisemblablement d'une mesure de redressement similaire à celle applicable aux brevets).En revanche, le droit japonais sur les dessins et modèles ne prévoit pas de système de renouvellement et aucune procédure de prolongation des droits n’est nécessaire en cours de validité. Le droit sur les dessins et modèles s’éteint automatiquement 25 ans après la date de dépôt. En contrepartie, le Japon dispose d’un système de paiement annuel de redevances (frais d’enregistrement) qui permet de maintenir le droit en versant chaque année les frais d’enregistrement prescrits. Par exemple, les redevances pour les 1re à 3e années sont payées en une seule fois lors de l’enregistrement, puis les années suivantes, à partir de la 4e année, elles sont payées annuellement.En cas de retard dans le paiement des annuités, le droit expire à l'issue d'un délai de grâce (6 mois). En d'autres termes, bien qu'il n'y ait pas de « demande de renouvellement » formelle au Japon, le système est similaire en ce sens que le droit est maintenu chaque année par le paiement des annuités.

• Durée maximale de validité et tendances récentes : Dans les deux systèmes, la durée maximale de validité des droits de dessin ou modèle est finalement la même, soit 25 ans.Au Japon, dans le cadre de la tendance récente à l'harmonisation internationale, cette durée a été prolongée à 25 ans, et Hong Kong, suivant l'ancienne législation britannique, a toujours adopté une durée de 25 ans. Par ailleurs, au Japon, les anciens dessins et modèles antérieurs à la révision de la loi sur les dessins et modèles (par exemple, ceux déposés avant 2019) peuvent, comme auparavant, voir leur durée d'existence expirer « 20 ans après la date d'enregistrement », mais sous le régime actuel, les nouvelles demandes sont toutes valables pour une durée de 25 ans.À Hong Kong, en revanche, avant la rétrocession à la Chine en 1997, la protection à Hong Kong était accordée sous réserve d'un enregistrement au Royaume-Uni, mais depuis le passage à un régime autonome en vertu de la loi sur les dessins et modèles en vigueur depuis 2012, la durée est toujours de 5 ans × 5 = 25 ans. Aucun de ces pays ou régions ne dispose d'un système permettant de prolonger les droits sur les dessins et modèles au-delà de 25 ans ; à l'expiration de la période de protection, les dessins et modèles tombent dans le domaine public.

4. Actions en contrefaçon (exercice des droits, conditions de contrefaçon, procédure judiciaire, mesures de redressement, etc.)

• Contenu du droit (droit exclusif) : le titulaire d'un droit de dessin ou modèle enregistré dispose du droit exclusif d'exploiter (d'utiliser) les produits relevant de ce dessin ou modèle. En ce qui concerne les dessins ou modèles enregistrés à Hong Kong, le titulaire du droit de dessin ou modèle est le seul à avoir le droit d'effectuer les actes suivants sur les articles enregistrés et sur tout article sur lequel ce dessin ou modèle (ou un dessin ou modèle qui ne diffère pas substantiellement de celui-ci) est appliqué :

  • Fabrication : fabriquer, sur le territoire de Hong Kong, des articles sur lesquels ce dessin ou modèle est appliqué

  • Importation : importer à Hong Kong des articles portant ce dessin ou modèle à des fins de vente ou de location

  • Vente, etc. : vendre ou louer, proposer à la vente ou à la location, ou exposer à Hong Kong les produits portant ce dessin ou modèle

  Le droit japonais sur les dessins et modèles a essentiellement le même contenu et confère au titulaire le droit exclusif d'appliquer, à titre professionnel, un dessin ou modèle enregistré ou un dessin ou modèle similaire à un produit enregistré (ou à un produit similaire) et d'effectuer les actes suivants. En d'autres termes, la fabrication (utilisation), la cession (vente) ou la location, l'importation, ainsi que l'offre de cession, etc., sont incluses dans ce droit exclusif. Par exemple, au Japon, la fabrication et la vente à titre professionnel de produits présentant un design identique ou similaire à un dessin ou modèle enregistré sans l'autorisation du titulaire du droit constituent une contrefaçon.La différence entre les deux systèmes réside dans le fait qu'à Hong Kong, les dispositions relatives à l'étendue des droits ne limitent pas le type d'articles. Selon l'interprétation, le fait d'appliquer un design pratiquement identique à un design enregistré sur des produits d'une autre catégorie peut constituer une contrefaçon. En revanche, au Japon, la portée du droit de dessin ou modèle est limitée aux articles enregistrés et aux articles similaires.Par exemple, au Japon, le droit sur un dessin ou modèle de chaise ne s'étend qu'aux chaises (la portée de la similitude s'étendant aux meubles, etc.) ; l'utilisation du même design sur un produit d'un domaine totalement différent ne constitue pas immédiatement une contrefaçon (si le produit n'entre pas dans le champ de la similitude du dessin ou modèle). À Hong Kong, la loi n'exclut pas clairement les autres domaines ; dans la pratique, si le design est identique, il est fort probable qu'il soit protégé quel que soit le domaine du produit, ce qui signifie que la portée du droit est plus large qu'au Japon.

• Conditions et appréciation de la contrefaçon : la condition fondamentale pour qu'il y ait contrefaçon est qu'un tiers commette l'acte d'exclusivité susmentionné sans l'autorisation du titulaire du droit. À Hong Kong, il y a contrefaçon dès lors qu'un dessin ou modèle « identique ou pratiquement identique » au dessin ou modèle enregistré est appliqué au produit concerné. Au Japon également, il y a contrefaçon lorsqu'un dessin ou modèle enregistré ou un dessin ou modèle similaire est appliqué à l'objet concerné (objets de même nature ou similaires).Dans les deux pays, l'appréciation de la « similitude » repose sur l'observation de l'esthétique globale ; toutefois, au Japon, il existe une jurisprudence abondante en matière de similitude au regard de la loi sur les dessins et modèles et des critères d'examen, tandis qu'à Hong Kong, sous l'influence de l'ancien droit britannique, on utilise le critère de « l'impression d'identité ou de différence à l'œil nu » (ce qui signifie « pratiquement identique » = une différence si minime qu'elle ne permet pas de distinguer les éléments à l'œil nu).Quoi qu'il en soit, la question de savoir s'il s'agit d'une imitation ou d'une création originale n'est pas prise en compte ; les deux pays s'accordent sur le fait que toute similitude de forme avec le dessin ou modèle protégé constitue une contrefaçon.

• Exceptions à la contrefaçon : dans les deux pays, l'utilisation personnelle et non commerciale par des particuliers, ainsi que la mise en œuvre à des fins d'expérimentation ou de recherche, ne sont pas incluses dans le champ d'application des droits et ne constituent donc pas une contrefaçon (ce qui est expressément défini tant dans le règlement sur les dessins et modèles de Hong Kong que dans la loi japonaise sur les dessins et modèles).De plus, au Japon, il existe des mesures de protection visant à éviter que des dessins ou modèles antérieurs de la même personne, similaires au dessin ou modèle enregistré (dessins ou modèles connexes ou « dessins ou modèles similaires à un même dessin ou modèle », qui constituent une exception au principe « un dessin ou modèle par demande »), ne constituent une contrefaçon les uns par rapport aux autres ; à Hong Kong, en revanche, il convient de faire preuve de prudence, car l'enregistrement d'un dessin ou modèle similaire dans le cadre d'une autre demande peut entraîner un conflit de nouveauté avec la demande antérieure.

• Procédures judiciaires et recours : Les violations des droits de dessin ou modèle font l'objet de recours par voie de procédure civile. À Hong Kong, il est courant de saisir la Haute Cour pour demander une injonction ou des dommages-intérêts. Au Japon également, on intente une action devant les tribunaux de première instance (divisions spécialisées de Tokyo ou d'Osaka) afin d'obtenir des mesures civiles (demande d'injonction, demande de dommages-intérêts, etc.). Les **mesures de redressement (civiles)** sont pratiquement identiques dans les deux pays, et le titulaire du droit peut demander les mesures suivantes :

  • Ordonnance de cessation : ordonnance du tribunal enjoignant au défendeur de cesser les actes de contrefaçon et d'empêcher leur répétition. Elle comprend l'interdiction de la fabrication et de la vente, ainsi que l'interdiction de toute contrefaçon future.

  • Dommages-intérêts : indemnisation pour les pertes commerciales subies du fait de la contrefaçon. Au Japon, il existe des dispositions spécifiques concernant le calcul du manque à gagner et du montant équivalent aux redevances d'exploitation (article 39 de la loi sur les dessins et modèles, etc.), mais à Hong Kong également, le montant de l'indemnisation est en principe calculé sur la base de la diminution des bénéfices du titulaire du droit et du profit indûment réalisé par le contrefacteur.

  • Restitution des bénéfices (compte rendu) : en vertu du droit de Hong Kong, il est également possible de demander la restitution des bénéfices réalisés par le contrevenant grâce à l'acte de contrefaçon (restitution des gains indus). Au Japon également, il est admis, dans le cadre d'une demande de dommages-intérêts, de considérer les bénéfices réalisés par le contrevenant comme le montant de l'indemnisation.

  • Saisie et destruction : à Hong Kong, l'ordonnance de remise des produits contrefaits (remise) est également prévue comme mesure de redressement. Au Japon également, dans le cadre d'une procédure civile, il est possible de demander la destruction des produits contrefaits ou des équipements de fabrication, et le tribunal ordonne la destruction des produits contrefaits si nécessaire (article 37 de la loi sur les dessins et modèles).

  Hong Kong dispose d'un système propre lui permettant d'obtenir réparation en cas d'avertissement infondé dans le cadre d'une action en contrefaçon. Il existe une disposition prévoyant que si un tiers émet de manière abusive un avertissement du type « vous commettez une contrefaçon de droit de dessin ou modèle », la partie avertie peut intenter une action en justice pour demander une injonction ou des dommages-intérêts (système de réparation dit « Groundless Threat »).Il n'existe pas au Japon de système permettant de contester explicitement ce type d'avertissement, mais il convient de noter qu'à Hong Kong, le titulaire du droit peut faire l'objet de poursuites s'il émet un avertissement excessivement intimidant. Toutefois, les avertissements adressés aux fabricants ou aux importateurs sont considérés comme légaux et ne posent aucun problème tant qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un exercice légitime des droits.

• Mesures administratives et pénales : au Japon, la contrefaçon d’un droit de dessin ou modèle peut faire l’objet de sanctions pénales en cas d’infraction intentionnelle (des dispositions pénales figurent notamment à l’article 69 de la loi sur les dessins et modèles, et les contrefacteurs risquent, s’ils sont poursuivis, des peines d’emprisonnement ou des amendes). Toutefois, dans la pratique, les poursuites pénales pour contrefaçon de dessin ou modèle sont rares, la plupart des litiges étant réglés au civil. À Hong Kong, la contrefaçon d’un droit de dessin ou modèle n’est pas en soi passible de sanctions pénales.Contrairement aux marques et aux droits d'auteur, les produits contrefaits ne font pas l'objet d'une saisie par les douanes de Hong Kong (les douanes sont très actives dans la lutte contre la contrefaçon de marques et les produits piratés, mais n'interviennent pas en cas de contrefaçon de brevets ou de dessins et modèles). Par conséquent, en cas de litige avec une entreprise de Hong Kong, le recours civil constitue le seul moyen d'obtenir réparation.À cet égard, au Japon, il existe un système de mesures à la frontière mis en œuvre par les douanes pour les marques et les droits d'auteur, mais ce système n'est pas clairement défini pour les dessins et modèles (dans la pratique, on traite souvent ces cas en invoquant les droits de marque, etc.) ; on peut donc dire que dans les deux pays, les mesures de lutte contre la contrefaçon de dessins et modèles reposent principalement sur les procédures civiles.

5. Relation avec les demandes internationales (système de La Haye, droit de priorité étranger, etc.)

• Enregistrement international de dessins et modèles à La Haye : le Japon est partie à l'Arrangement de La Haye (signataire de l'Acte de Genève) et, depuis 2015, il est possible de déposer une demande d'enregistrement international de dessins et modèles en désignant le Japon. De plus, les entreprises japonaises peuvent utiliser le système de La Haye pour déposer une demande de dessin ou modèle dans plusieurs pays en une seule fois. En revanche, Hong Kong n'est pas couvert par l'Arrangement de La Haye.La Chine a adhéré à l'Arrangement de La Haye en 2022, mais a clairement réservé à cette occasion que cet accord ne s'appliquerait pas à Hong Kong et à Macao ; il n'est donc pas possible de désigner directement Hong Kong dans une demande d'enregistrement international. En d'autres termes, pour obtenir un droit de dessin ou modèle à Hong Kong, les entreprises japonaises doivent déposer une demande directement à Hong Kong. Cela signifie que même si un enregistrement existe en Chine continentale ou au Royaume-Uni, il ne s'étend pas automatiquement à Hong Kong (à l'instar des marques, Hong Kong constitue une juridiction distincte en matière de propriété intellectuelle).Avant la rétrocession, il existait un système de réenregistrement permettant d'étendre l'enregistrement de dessin ou modèle britannique à Hong Kong, mais ce système n'existe plus aujourd'hui. Par conséquent, pour protéger le design de leurs produits, les entreprises japonaises doivent déposer une demande directement à Hong Kong et obtenir un titre de propriété. À l'inverse, lorsque des entreprises hongkongaises souhaitent obtenir une protection de dessin ou modèle au Japon ou dans d'autres pays, elles ne peuvent pas recourir à la Convention de La Haye ; il est donc courant de déposer une demande directement dans chaque pays en utilisant la priorité de la Convention de Paris.

• Droit de priorité en vertu de la Convention de Paris : les deux territoires étant parties à la Convention de Paris (Hong Kong par le biais de l'application de la Convention par la Chine), il est possible de revendiquer un droit de priorité si la demande est déposée dans les six mois suivant le dépôt de la demande à l'étranger. Par exemple, si un dessin ou modèle déposé au Japon fait l'objet d'un dépôt à Hong Kong dans les six mois, la nouveauté sera évaluée en se référant à la date de dépôt japonaise. Il est nécessaire de présenter les documents de priorité (certificat délivré par l'Office japonais des brevets et sa traduction) lors du dépôt à Hong Kong (une présentation ultérieure est possible).De même, au Japon, il est possible de déposer une demande dans les six mois suivant une demande antérieure à Hong Kong et de revendiquer la priorité. Le délai de priorité est de six mois pour les dessins et modèles, ce qui est commun à tous les pays. Par conséquent, les entreprises japonaises qui envisagent une expansion à l'étranger doivent envisager de déposer une demande sur les principaux marchés (y compris Hong Kong) dans les six mois suivant le dépôt de la demande nationale. Il convient toutefois de noter que, si le délai de priorité de la Convention de Paris est de six mois pour les marques et les dessins et modèles au Japon, il est de douze mois pour les brevets (inventions) ; il faut donc veiller à ne pas confondre ces deux types de demandes.

• Autres coopérations internationales : dans le domaine des brevets, il existe une coopération entre l'Office de la propriété intellectuelle de Hong Kong et l'Office japonais des brevets, notamment sous la forme d'une « voie rapide » d'examen, mais dans le domaine des dessins et modèles, il n'existe pas de tel cadre, car Hong Kong ne dispose pas de service d'examen en tant que tel. Cependant, comme Hong Kong utilise l'anglais et que les documents de dépôt (formulaires et dessins) peuvent être rédigés en anglais, on peut considérer que les obstacles procéduraux sont relativement faibles pour les entreprises japonaises.Le Japon utilise la classification internationale des dessins et modèles (classification de Locarno) à titre indicatif, mais celle-ci n'est pas obligatoire et le pays a toujours utilisé sa propre classification nationale. En revanche, Hong Kong s'appuie entièrement sur la classification de Locarno. En raison de cette différence, il est souligné qu'il convient d'être vigilant lorsque le Japon est désigné dans une demande internationale (Convention de La Haye), car il existe des exigences propres au Japon (par exemple, le mode de dépôt des images ou les exigences relatives au contenu de la demande). Cela dit, le Japon s'efforce depuis quelques années d'harmoniser son système, et la cohérence avec les demandes étrangères s'améliore progressivement.Dans l'ensemble, pour les entreprises japonaises, la protection des dessins et modèles à Hong Kong présente, mis à part l'impossibilité d'utiliser le système de La Haye, une procédure relativement simple. Grâce à l'anglais comme langue officielle et à l'absence d'examen, l'obtention des droits est aisée ; en revanche, l'exercice de ces droits nécessite une vigilance accrue par rapport au Japon (risques d'invalidation, modalités d'envoi des mises en demeure, etc.). Hong Kong est présenté comme un marché important pour les entreprises japonaises, notamment dans les manuels de lutte contre la contrefaçon, et il est donc souhaitable de l'exploiter stratégiquement en tenant compte des différences institutionnelles susmentionnées.

≪Comparaison des systèmes de dépôt international≫

Informations de référence et sources

• Site officiel du Département de la propriété intellectuelle de Hong Kong (Intellectual Property Department, HK)

• Office japonais des brevets, « Manuel sur la protection de la propriété intellectuelle à Hong Kong » (édité par le département de la propriété intellectuelle du bureau de JETRO à Hong Kong), édition révisée de 2021

• Revue Patent de l'Association japonaise des conseils en brevets « Protection des dessins et modèles de produits industriels à Hong Kong : droit d'auteur et dessins et modèles enregistrés » Andrea Fong (2014)

• Base de données INPIT sur la propriété intellectuelle à l'étranger : « Aperçu du système des dessins et modèles à Hong Kong », « Comparaison des systèmes d'examen des demandes de dessins et modèles au Japon et à Hong Kong »

• JETRO, page consacrée à « Hong Kong - Systèmes de technologie et de propriété intellectuelle »

• Centre d'information sur le droit communautaire de Hong Kong (CLIC) : Questions-réponses sur les dessins et modèles

AUTEUR / Rédacteur

Takefumi Sugiura

Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX, avocat spécialisé en propriété intellectuelle

Assiste des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, fabrication, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les aspects liés à la propriété intellectuelle, depuis le dépôt de demandes de brevets, marques, dessins et modèles et droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en contrefaçon. Possède une expertise approfondie en matière de stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association des conseils en propriété industrielle d'Asie (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).

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