Panoramica del sistema dei design in Vietnam

Il sistema dei disegni e modelli del Vietnam (sistema dei disegni e modelli industriali) è disciplinato dalla Legge sulla proprietà intellettuale del 2005 (comprese le successive modifiche) e la protezione è garantita dal “brevetto di disegno e modello industriale (industrial design patent)”, che corrisponde al diritto di disegno e modello giapponese.Di seguito vengono illustrati, a beneficio dei responsabili della proprietà intellettuale e dei consulenti in materia di proprietà intellettuale delle imprese giapponesi, i punti salienti del sistema dei disegni e modelli in Vietnam e gli aspetti pratici da tenere in considerazione.

Requisiti di registrazione (novità, originalità, applicabilità industriale)

Per ottenere la protezione come disegno o modello in Vietnam, è necessario soddisfare tre requisiti: novità, originalità (non ovvietà) e applicabilità industriale.

• Novità: è necessario che, prima della data di deposito o della data di priorità, non esista in nessuna parte del mondo un disegno o modello identico o simile già noto al pubblico. Nello specifico, è necessario che il disegno o modello in questione si distingua in modo significativo da qualsiasi disegno o modello già reso pubblico in qualsiasi forma, ad esempio tramite l’uso del prodotto o la descrizione in una pubblicazione (articolo 65, paragrafo 1, della Legge sulla proprietà intellettuale).È importante tenere presente che, qualora la differenza rispetto ad altri disegni o modelli sia di entità tale da renderne difficile l’identificazione a prima vista, oppure qualora il disegno o modello stesso sia privo di originalità, la novità non sarà riconosciuta e non sarà possibile ottenere la registrazione. Si noti inoltre che, affinché un disegno o modello sia considerato «non divulgato», non si ritiene che sia di dominio pubblico il fatto che esso sia stato reso noto solo a un numero limitato di persone soggette a un obbligo di riservatezza.

• Originalità (non ovvietà): è richiesto che il disegno o modello possieda caratteristiche creative tali da non poter essere facilmente ideate da un esperto del ramo (una persona dotata di conoscenze medie nel settore) sulla base di disegni o modelli già noti al pubblico al momento della presentazione della domanda o prima della data di priorità.Ciò corrisponde al concetto di “non ovvietà” previsto dalla legge giapponese sui disegni e modelli e richiede un’originalità che non sia una semplice raccolta o imitazione di disegni e modelli preesistenti.

• Utilizzabilità industriale: è richiesto che sia possibile la produzione in serie mediante mezzi industriali o artigianali.In altre parole, un disegno o modello è considerato industrialmente utilizzabile qualora il prodotto ad esso relativo possa essere prodotto ripetutamente a livello industriale. Si precisa inoltre che la legge stabilisce espressamente che non possono beneficiare della tutela come disegni o modelli: i disegni o modelli costituiti esclusivamente da forme determinate inevitabilmente dalla funzione del prodotto, l’aspetto esterno degli edifici e le forme delle parti non visibili dall’esterno durante l’uso.

Se i requisiti sopra indicati sono soddisfatti, la domanda di registrazione del disegno o modello viene sottoposta a un esame di merito e la registrazione viene concessa (il Vietnam adotta un sistema di esame che prevede sia l’esame formale che quello di merito per i disegni e modelli).Per quanto riguarda in particolare la novità e l’originalità, i criteri sono simili a quelli giapponesi, ma vi sono differenze per quanto riguarda la protezione dei disegni e modelli parziali. I disegni e modelli parziali (protezione limitata alla forma di una parte del prodotto) non erano tradizionalmente riconosciuti in Vietnam e i disegni e modelli venivano registrati come aspetto esteriore del prodotto finito nel suo complesso (non è possibile rivendicare diritti parziali mediante linee tratteggiate nei disegni, come verrà illustrato in seguito).Tuttavia, la legge sulla proprietà intellettuale modificata nel 2022 stabilisce che anche «l’aspetto delle parti che costituiscono un prodotto o un prodotto composito» rientri nella definizione di disegno industriale, aprendo così la possibilità che, in futuro, anche le parti stesse dei prodotti compositi possano essere riconosciute come oggetto di registrazione del disegno industriale.Nella pratica, l’indicazione delle parti non rivendicate mediante linee tratteggiate continua a non essere accettata; pertanto, qualora si intenda proteggere un disegno o modello parziale, è necessario ricorrere a soluzioni alternative, come rappresentare la parte in questione come un prodotto a sé stante.

Procedura di deposito (documenti necessari, lingua, requisiti del richiedente, ecc.)

Il flusso procedurale di base per la presentazione della domanda è sostanzialmente simile a quello del sistema giapponese e prevede le seguenti fasi: presentazione della domanda (esame di forma) → pubblicazione → esame di merito → registrazione. Di seguito sono riportati i documenti e le informazioni necessari per la domanda, nonché gli aspetti procedurali da tenere in considerazione.

• Documenti necessari: si devono preparare il modulo di domanda (modulo prestabilito), i disegni o le fotografie del disegno o modello (si vedano i requisiti relativi ai disegni di seguito), la descrizione del disegno o modello (che includa la descrizione della forma, del motivo, del colore ecc. del disegno o modello in questione, nonché la denominazione del prodotto) e le informazioni relative al richiedente e all’autore.Inoltre, qualora si intenda rivendicare il diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi, è necessario presentare la documentazione relativa al diritto di priorità. Al momento del deposito è necessario versare la tassa di deposito prevista; una volta accettata la domanda, si procede all’esame di forma.

• Requisiti linguistici: i documenti di domanda devono, in linea di principio, essere redatti e presentati in lingua vietnamita. Il modulo di domanda, la descrizione del disegno o modello e la descrizione dei disegni devono essere redatti in lingua vietnamita. Tuttavia, i documenti allegati, quali la procura o il certificato di diritto di priorità, possono essere presentati anche in una lingua diversa dal vietnamita; se necessario, verrà richiesta la presentazione di una traduzione.In alcuni casi, i moduli standard di procura preparati dal rappresentante locale possono essere redatti in lingua inglese e presentati con la firma (come descritto di seguito).

• Requisiti del richiedente: il richiedente è l’autore (ideatore) del disegno o modello stesso, oppure il suo datore di lavoro o committente (ad esempio, l’azienda nel caso di un disegno o modello di servizio). Anche le imprese straniere e i cittadini stranieri possono presentare domanda; tuttavia, le persone fisiche o giuridiche straniere che non dispongono di una residenza o di una sede operativa in Vietnam devono presentare la domanda tramite un agente locale in materia di proprietà intellettuale (ad esempio, un avvocato specializzato in proprietà intellettuale).Ciò è previsto dalla normativa locale (articolo 89 della Legge sulla proprietà intellettuale); le imprese giapponesi non possono presentare domanda direttamente all’Ufficio vietnamita della proprietà intellettuale, ma devono necessariamente nominare un rappresentante vietnamita a cui affidare l’espletamento delle procedure.

• Procedura dalla domanda alla registrazione: dopo la presentazione della domanda, viene effettuato innanzitutto un esame di forma; in assenza di irregolarità, la domanda viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale circa due mesi dopo la presentazione (pubblicazione della domanda). Nel periodo che intercorre tra la pubblicazione e la decisione di registrazione, i terzi possono presentare osservazioni (si tratta di un sistema di presentazione di osservazioni e non di un vero e proprio sistema di opposizione).Dopo la pubblicazione viene effettuato l’esame di merito e, se i requisiti di registrazione quali la novità e l’originalità sono soddisfatti, viene emessa la decisione di registrazione. Secondo quanto riportato, negli ultimi anni il periodo di esame è stato, nella pratica, in media di circa 1-2 anni dalla domanda alla registrazione (con variazioni a seconda del caso). Al momento della registrazione si versa la tassa di registrazione e viene rilasciato il certificato di registrazione del disegno o modello.

• Rivendicazione del diritto di priorità: qualora si intenda rivendicare il diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi, è necessario presentare la domanda in Vietnam entro sei mesi dalla data della prima domanda. Il termine per la presentazione dei documenti relativi al diritto di priorità (ad esempio, la pubblicazione della domanda prioritaria o la ricevuta di deposito) è fissato a tre mesi dalla data di deposito della domanda e non è prorogabile.Inoltre, qualora il richiedente della domanda prioritaria e il richiedente della domanda in Vietnam non coincidano, è necessario presentare anche i documenti che attestino la successione dei diritti (ad esempio, un atto di cessione). Poiché in Vietnam non è attualmente disponibile la fornitura di certificati di priorità elettronici tramite il Sistema di Accesso Digitale (DAS), è prassi presentare l’originale cartaceo del certificato di priorità.

• Altri aspetti pratici da tenere in considerazione: è necessario utilizzare la classificazione di Locarno come sistema di classificazione per le domande di disegno o modello, indicando nella domanda la classificazione del disegno o modello in questione (Classe n. ○, n. ○×). Qualora il richiedente non indichi la classificazione, l’Ufficio della Proprietà Intellettuale provvederà alla classificazione e addebiterà le relative spese.Inoltre, sebbene valga il principio «una domanda per un disegno o modello», è consentito raggruppare più disegni o modelli in un’unica domanda qualora questi costituiscano un «set di prodotti» (ad esempio, un set composto da tazza da tè e piattino) o rappresentino «varianti (Embodiments) di disegni o modelli molto simili tra loro».In base al requisito di unicità del disegno o modello previsto dalla legislazione vietnamita, in un’unica domanda è possibile includere solo disegni o modelli identici o simili; ad esempio, le varianti che condividono la maggior parte della forma e differiscono solo nei dettagli possono essere comprese in un’unica domanda. Si prega tuttavia di prestare attenzione al fatto che, anche se la classificazione di Locarno è la stessa, è necessario procedere alla scissione nel caso di più disegni o modelli che presentano forme notevolmente diverse.

Requisiti relativi ai disegni

I requisiti relativi alla presentazione dei disegni (o delle fotografie) sono di fondamentale importanza e incidono direttamente sull’esito della domanda di registrazione in Vietnam. Poiché i disegni costituiscono l’unico elemento di riferimento a disposizione dell’esaminatore per comprendere il contenuto del disegno o modello, è necessario predisporre disegni chiari che soddisfino i seguenti criteri.

• Tipi e numero di disegni di base: di norma si presentano 7 viste. Nello specifico, sono considerate di base le 7 viste del prodotto: frontale, posteriore, laterale sinistra, laterale destra, superiore, inferiore e prospetto obliquo (vista tridimensionale). È necessario illustrare in modo completo l’aspetto del prodotto da tutte le direzioni, compreso il prospetto obliquo.Nel caso di un disegno o modello simmetrico, in cui un lato è identico all’altro, o nel caso in cui il fronte e il retro siano identici, è consentito omettere uno dei disegni.Inoltre, nel caso di oggetti di grandi dimensioni o pesanti, qualora la parte inferiore sia sostanzialmente piana e normalmente non visibile, è possibile omettere la vista dal basso. Tuttavia, anche in caso di omissione, è necessario che gli elementi essenziali del disegno o modello siano riportati in tutti i disegni.

• Qualità e formato dei disegni: i disegni da presentare devono avere linee nitide e un contrasto ben definito.Nel caso di fotografie, si raccomanda di scattarle su uno sfondo semplice e uniforme, in modo che i dettagli siano facilmente visibili. È necessario uniformare la scala tra i vari disegni e garantire la coerenza. È preferibile presentare disegni realizzati con precisione tramite CAD o simili, piuttosto che disegni a mano, oppure fotografie ad alta risoluzione; qualora i disegni risultassero poco nitidi alla luce dei criteri di esame, potrebbe essere richiesta una correzione.

• Illustrazione del disegno o modello parziale: come già menzionato, non è consentita l’indicazione delle parti non rivendicate mediante linee tratteggiate (punteggiate). Pertanto, se i disegni in cui sono state indicate parti non rivendicate con linee tratteggiate in una domanda di registrazione in Giappone vengono riutilizzati tali e quali in Vietnam, vi è il rischio che non vengano accettati.Qualora si intenda proteggere una parte specifica, è necessario rappresentarla come prodotto indipendente oppure disegnarla esclusivamente con linee continue, specificando poi chiaramente l’ambito dei diritti nella descrizione (ad esempio, indicando che «la parte indicata con linee continue costituisce la parte per la quale si richiede la registrazione del disegno o modello»).Si noti inoltre che l’Ufficio vietnamita della proprietà intellettuale può richiedere, se necessario, la presentazione di «disegni che illustrino lo stato di integrazione nel prodotto (disegni di integrazione)» per i disegni e modelli di set o di componenti di prodotti compositi. Nel caso di disegni e modelli di componenti complessi, può essere richiesta la presentazione di disegni ausiliari che spieghino in quale punto del prodotto finale venga utilizzato il componente in questione.

• Viste aggiuntive: qualora le sette viste di base non siano sufficienti a rappresentare adeguatamente la forma, è consentito presentare in aggiunta ingrandimenti, sezioni trasversali, sviluppi e simili. Ad esempio, nel caso di disegni o modelli caratterizzati da motivi molto dettagliati o da una struttura interna, l’allegato di ingrandimenti o sezioni trasversali di tali parti può facilitare la comprensione da parte dell’esaminatore.

• Possibilità di presentare fotografie: in Vietnam è possibile presentare anche fotografie. Nel caso di oggetti tridimensionali, qualora non sia possibile predisporre disegni CAD, sono ammesse anche fotografie di alta qualità. Tuttavia, come indicato sopra, lo sfondo deve essere a tinta unita e la fotografia deve essere regolata in modo che il contorno del prodotto sia chiaramente visibile.Poiché, in linea di massima, l’esaminatore non richiede la rielaborazione dei disegni dopo la presentazione, è fondamentale predisporre disegni di elevata qualità già nella fase iniziale di presentazione.

• Disegni bidimensionali: anche i disegni planari (disegni 2D), quali motivi o combinazioni cromatiche, sono oggetto di protezione. In tal caso, occorre presentare il disegno di sviluppo del motivo o il disegno del motivo stesso. Nel caso di motivi ripetuti, come quelli presenti sui tessuti, è possibile presentare un disegno che rappresenti una singola unità.

Come sopra indicato, i requisiti relativi ai disegni sono rigorosi; pertanto, anche quando si riutilizzano disegni di design giapponesi, si prega di prestare attenzione affinché siano conformi agli standard vietnamiti. È fondamentale consultare, se necessario, un agente locale per valutare la struttura ottimale dei disegni.

Eccezioni alla perdita di novità

La legge vietnamita sulla proprietà intellettuale prevede disposizioni di eccezione alla perdita di novità relative alla divulgazione precedente alla domanda di registrazione. Qualora la divulgazione rientri in determinati casi, quali la divulgazione non autorizzata da parte di terzi o la presentazione da parte del richiedente stesso in occasione di convegni scientifici o fiere, è possibile beneficiare dell’eccezione alla perdita di novità presentando la domanda entro sei mesi dalla divulgazione. Nello specifico, si tratta delle tre situazioni seguenti:

1. Divulgazione non autorizzata: quando il disegno o modello in questione viene divulgato da terzi senza il consenso del titolare del diritto di deposito (l’autore o i suoi aventi causa). Ad esempio, nel caso in cui il design di un prodotto venga plagiato e divulgato arbitrariamente prima del deposito della domanda, l’eccezione alla perdita di novità viene applicata al fine di garantire un risarcimento al danneggiato.

2. Pubblicazione accademica: nel caso in cui il titolare del diritto di deposito abbia reso pubblico il disegno o modello sotto forma di relazione scientifica, ad esempio in occasione di un convegno o in un articolo. Qualora venga reso noto il significato tecnico o accademico del disegno o modello, è ammesso il deposito entro sei mesi come eccezione alla perdita di novità.

3. Esposizione in fiere ufficiali: nel caso in cui il richiedente abbia esposto il disegno o modello in questione in occasione di fiere nazionali o internazionali ufficialmente riconosciute in Vietnam. Ad esempio, rientra in questa categoria la divulgazione avvenuta in occasione dell’esposizione di un nuovo prodotto in una fiera internazionale ufficialmente riconosciuta.Si tratta di una disposizione sostanzialmente analoga alle eccezioni relative alla divulgazione previste dal sistema giapponese dei disegni e modelli (il cosiddetto «periodo di eccezione»), per cui la protezione è garantita esclusivamente in caso di divulgazione in occasione di fiere ufficiali o riconosciute.

In tutti i casi sopra indicati, è necessario presentare la domanda entro sei mesi dalla divulgazione. Questo periodo di grazia di sei mesi coincide con il periodo di priorità previsto dalla Convenzione di Parigi, ma costituisce una misura di salvaguardia prevista dalla legislazione nazionale, distinta dal diritto di priorità. Pertanto, purché la domanda venga presentata entro sei mesi dalla propria divulgazione, la novità non viene meno nemmeno nel caso di una domanda diretta in Vietnam senza rivendicazione del diritto di priorità.Si noti che i dettagli, quali l’ambito di applicazione delle «fiere internazionali ufficialmente riconosciute», sono definiti dalla normativa; pertanto, qualora si effettui una divulgazione rientrante in tale ambito, è consigliabile consultare preventivamente un agente locale per maggiore sicurezza.

Durata della protezione

La durata del diritto di disegno o modello in Vietnam è di massimo 15 anni.Nello specifico, il periodo di protezione copre i primi cinque anni a partire dalla data di deposito della domanda; è inoltre possibile effettuare fino a due rinnovi quinquennali, consentendo così di estendere la durata complessiva fino a 15 anni dalla data di deposito. Questo aspetto differisce dalla normativa giapponese (20 anni dalla data di registrazione, senza possibilità di rinnovo) e si caratterizza per la possibilità di prorogare il periodo di protezione mediante il pagamento delle tasse di rinnovo.

• Data di decorrenza: l’efficacia del diritto di disegno o modello decorre dalla data di registrazione, ma la data di scadenza del periodo di protezione è fissata al termine dei 5 anni successivi alla data di deposito della domanda (articolo 93, comma 4, della Legge sulla proprietà intellettuale).Ad esempio, anche nel caso in cui la domanda sia stata depositata il 1° gennaio 2018 e la registrazione sia stata concessa il 1° gennaio 2020, il primo periodo di protezione scadrà il 31 dicembre 2023 (5 anni dal deposito). È importante tenere presente che, poiché l’esame ha richiesto più tempo, il periodo effettivo di validità del diritto risulta di fatto abbreviato.

• Procedura di rinnovo: presentando una domanda di rinnovo (richiesta di proroga della durata di validità) prima della scadenza dei primi cinque anni, si ottiene una proroga di ulteriori cinque anni. Il rinnovo è possibile fino a un massimo di due volte: il primo rinnovo consente di prorogare la validità fino al decimo anno, mentre il secondo fino al quindicesimo anno.La procedura di rinnovo può essere avviata a partire da sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo di protezione; è previsto un periodo di tolleranza entro i sei mesi successivi alla scadenza, anche in caso di leggero ritardo, e in tal caso il rinnovo è possibile previo pagamento di una sovrattassa del 10% per ogni mese di ritardo. Una volta trascorso il periodo di tolleranza, il diritto decade; pertanto, è fondamentale gestire con attenzione le scadenze.

• Canone di mantenimento: per i disegni e modelli in Vietnam non esiste un sistema di canoni simile a quello dei brevetti; il pagamento avviene sotto forma di versamento di una tassa di rinnovo prestabilita al momento del rinnovo di cui sopra. In caso di mancato rinnovo, il diritto si estingue alla scadenza del termine e da quel momento in poi non sussiste più alcun diritto di esclusiva sul disegno o modello.

Si noti che, dal 2020 al 2024, il governo vietnamita aveva adottato misure di riduzione temporanea delle tasse relative ai diritti di proprietà intellettuale, tra l’altro a causa delle misure anti-COVID-19; tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2025, le tariffe sono tornate a quelle normali (per i dettagli, si rimanda alla sezione dedicata al regime di riduzione e esenzione riportata più avanti).Pertanto, a partire dal 2025, anche le tasse di rinnovo dei diritti di disegno o modello sono tornate agli importi normali. Tenendo conto dei costi legati al mantenimento a lungo termine dei diritti, si può prendere in considerazione una strategia volta a mantenere i diritti solo per il periodo necessario.

Efficacia del diritto di disegno o modello e misure da adottare in caso di violazione (civile, amministrativa, penale)

Per quanto riguarda l’efficacia del diritto di disegno o modello, il titolare del disegno o modello registrato (titolare del diritto) gode di un diritto esclusivo nei confronti di terzi che, a fini commerciali e senza autorizzazione, utilizzino il disegno o modello registrato o un disegno o modello che possa essere confuso con esso.In particolare, è possibile vietare che, senza l’autorizzazione del titolare, vengano compiuti atti quali la produzione, la vendita, la distribuzione, l’importazione e l’esportazione, la pubblicità, l’offerta in vendita e lo stoccaggio di prodotti che utilizzano il disegno o modello registrato.Il titolare del diritto di disegno o modello, oltre al diritto di sfruttare personalmente il disegno o modello (produzione, vendita, ecc.), ha anche il diritto di concedere in licenza a terzi lo sfruttamento dello stesso o di cedere il diritto di disegno o modello stesso.Per quanto riguarda il contenuto dei diritti e i criteri di valutazione della violazione, vi sono molti aspetti in comune con il Giappone, quali la somiglianza degli elementi essenziali del disegno o modello, ma esistono anche prassi specifiche del Vietnam.

Come rimedi contro la violazione del diritto di disegno o modello, in Vietnam le due principali misure sono il procedimento civile e i provvedimenti amministrativi (per quanto riguarda le sanzioni penali, si vedrà più avanti). Ciò è disciplinato dagli articoli 198 e 199 della Legge sulla proprietà intellettuale, in base ai quali è possibile scegliere tra il procedimento civile o quello amministrativo a seconda della natura e della gravità della violazione. Nella pratica, ciascuno di essi presenta le seguenti caratteristiche.

• Intervento tramite misure amministrative: una delle principali caratteristiche del Vietnam è il sistema ben sviluppato di rimedi amministrativi contro la violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Il titolare del diritto può presentare richiesta di indagine e repressione della violazione agli organi di esecuzione amministrativa, quali l’Autorità di vigilanza del mercato (Market Surveillance), l’Ufficio ispezioni dell’Agenzia per la proprietà intellettuale, che fa capo al Ministero della Scienza e della Tecnologia, o le autorità di pubblica sicurezza.Attraverso il canale amministrativo, è possibile ottenere misure quali il provvedimento inibitorio o il sequestro dei prodotti contraffatti, la confisca e lo smaltimento delle scorte, l’ordine di sospensione dell’attività commerciale e l’imposizione di ammende ai trasgressori.Ad esempio, nel caso in cui circolino prodotti contraffatti particolarmente gravi, è possibile procedere a un rapido fermo tramite ispezioni in loco e controlli di mercato da parte delle autorità amministrative. Sono previste sanzioni di importo elevato, con multe fino a 250 milioni di dong (circa 11.000 USD) per le persone fisiche e fino a 500 milioni di dong (circa 22.000 USD) per le persone giuridiche.Tuttavia, con le misure amministrative **non è possibile ottenere direttamente il risarcimento dei danni (risarcimento civile) a favore del titolare del diritto** (le ammende inflitte vengono versate all’erario).Ciononostante, poiché la procedura è relativamente semplice e rapida (l’esecuzione delle misure avviene solitamente entro 1-3 mesi) e l’onere economico è inferiore rispetto a quello di un contenzioso, la realtà è che molti casi di violazione dei diritti di design vengono risolti tramite misure amministrative. In particolare, data l’attuale mancanza di tribunali specializzati in proprietà intellettuale, vi è chi ritiene che i controlli effettuati da funzionari amministrativi esperti siano più efficaci.

• Risposta tramite azione civile: il titolare del diritto di disegno o modello può intentare un’azione civile e ottenere dal tribunale un’ordinanza di cessazione della violazione o un’ordinanza di risarcimento danni. Attraverso la via civile è possibile ordinare al trasgressore il pagamento di un risarcimento basato sull’ammontare effettivo del danno.Sebbene i tribunali vietnamiti non abbiano fissato per legge un limite massimo all’ammontare del risarcimento, il titolare del diritto è tenuto a dimostrare il danno effettivamente subito (calo del fatturato, mancato guadagno, spese di indagine, ecc.). Tuttavia, la gestione delle controversie in materia di proprietà intellettuale è ancora in fase di sviluppo e, a causa della scarsità di giudici con competenze specialistiche e dell’elevata difficoltà probatoria, non è facile ottenere risultati soddisfacenti in sede giudiziaria.In effetti, sono numerosi i casi in cui, non riuscendo a dimostrare il danno subito, viene riconosciuto solo un risarcimento simbolico di modesta entità; è stato infatti osservato che i benefici ottenuti sono esigui rispetto all’impegno e alle spese sostenute. Per questo motivo, come strumento di tutela dei diritti, è prassi comune valutare innanzitutto le misure amministrative e, se necessario, avviare successivamente un’azione civile.Va inoltre precisato che in Vietnam non esiste un tribunale superiore specializzato in materia di proprietà intellettuale che si occupi specificamente delle violazioni dei diritti di design; la giurisdizione spetta alle sezioni civili dei tribunali popolari locali.

• Applicazione delle sanzioni penali: in passato in Vietnam esistevano disposizioni che prevedevano sanzioni penali (multe o pene detentive) per le violazioni gravi della proprietà intellettuale; tuttavia, l’attuale codice penale non contiene disposizioni relative a sanzioni penali per la violazione dei diritti sui disegni e modelli.Sebbene la legislazione in materia di proprietà intellettuale preveda che «in casi gravi possano essere adottate misure penali», l’attuale Codice penale, entrato in vigore nel 2017, ha eliminato le sanzioni relative alla violazione di brevetti e disegni e modelli; pertanto, nella prassi attuale, la violazione dei diritti sui disegni e modelli non costituisce un reato penale. Di conseguenza, per quanto riguarda i disegni e modelli, gli unici rimedi efficaci sono le misure amministrative o le azioni civili(per le violazioni dolose dei marchi e dei diritti d’autore è ancora possibile l’applicazione di sanzioni penali). Tuttavia, poiché talvolta le forze di pubblica sicurezza (polizia economica) intervengono nel corso delle operazioni di smantellamento delle reti di contraffazione, non si può escludere che, a seconda dei casi, ciò possa portare a sanzioni severe equivalenti a quelle penali (ad esempio, l’irrogazione di pene detentive nei confronti dei soggetti coinvolti in casi di violazione di disegni e modelli su larga scala).Allo stato attuale (2025), è opportuno ritenere che, dal punto di vista del quadro giuridico, non siano previste sanzioni penali per la violazione dei diritti di disegno o modello.

• Controlli doganali alle frontiere (misure di frontiera): in Vietnam, analogamente a quanto avviene per i marchi e i diritti d’autore, esiste un sistema che prevede la **registrazione (Recordal) dei diritti di proprietà intellettuale presso la dogana**, al fine di bloccare i prodotti contraffatti in fase di importazione.Il titolare del diritto di disegno o modello può presentare una richiesta specifica alle autorità doganali, chiedendo che venga monitorata l’importazione o l’esportazione di merci sospettate di violare il proprio disegno o modello registrato.La dogana diffonde tali informazioni a tutti i posti di frontiera del Paese e, qualora venga individuata la merce in questione, provvede a trattenere temporaneamente il carico e a notificarlo al titolare del diritto. Successivamente, il titolare del diritto può avviare un procedimento amministrativo o civile per ottenere la confisca o il sequestro ufficiale. Trattandosi di un’efficace misura preventiva nei casi in cui i prodotti contraffatti vengano introdotti dall’estero, se ne raccomanda l’utilizzo ove necessario.

Come sopra illustrato, quando si esercitano i diritti di disegno o modello in Vietnam, il ricorso alle vie amministrative riveste un ruolo centrale.Si consiglia innanzitutto di consultare avvocati o consulenti locali specializzati in proprietà intellettuale per scegliere le misure di tutela più adeguate. Anche la conservazione delle prove di violazione e le indagini preliminari costituiscono processi importanti. È inoltre necessario tenere presente che, una volta pubblicata la domanda di registrazione del disegno o modello, vengono riconosciuti determinati diritti a titolo di tutela provvisoria, anche prima della registrazione effettiva.Ai sensi dell’articolo 131 della legge sulla proprietà intellettuale, qualora dopo la pubblicazione un terzo utilizzi tale disegno o modello a fini commerciali, il richiedente, previa notifica, potrà richiedere un risarcimento di importo adeguato una volta ottenuta la registrazione. Sebbene ciò non avvenga frequentemente nella pratica, è opportuno prendere in considerazione questa disposizione nel caso in cui il disegno o modello venga imitato già prima della registrazione.

Domanda internazionale (in relazione alla Convenzione dell’Aia)

Il 30 dicembre 2019 è entrata in vigore per il Vietnam la Convenzione dell’Aia (Convenzione di Ginevra modificata), con cui il Paese è diventato parte contraente del sistema di registrazione internazionale dei disegni e modelli dell’Aia. Di conseguenza, le imprese dei Paesi aderenti, tra cui il Giappone, possono designare il Vietnam tramite l’Aia e presentare domande di registrazione di disegni e modelli. Di seguito si illustrano le relazioni tra la domanda internazionale e quella nazionale in Vietnam, nonché gli aspetti da tenere in considerazione.

• Panoramica sull’adesione alla Convenzione dell’Aia: grazie all’adesione del Vietnam, è possibile includere il Vietnam tra i paesi designati nelle domande internazionali di registrazione di disegni e modelli presentate tramite l’OMPI. Quando si presenta una domanda con designazione del Vietnam tramite la Convenzione dell’Aia, l’Ufficio vietnamita della proprietà intellettuale (IP Vietnam) procede all’esame dopo la pubblicazione nel Bollettino internazionale delle registrazioni.L’Ufficio vietnamita per la proprietà intellettuale deve, in linea di principio, emettere una notifica di rigetto (comunemente denominata «notifica») entro sei mesi. Qualora non sussistano motivi di rigetto o qualora tali motivi siano stati risolti, ad esempio mediante la presentazione di osservazioni, il governo vietnamita emetterà una notifica di concessione della protezione relativa alla registrazione internazionale e il disegno o modello in questione godrà, sul territorio vietnamita, di una protezione equivalente a quella di un disegno o modello registrato a livello nazionale.Questo breve termine di sei mesi è previsto dalle disposizioni della Convenzione dell’Aia; qualora l’esaminatore non emetta la notifica di rigetto entro il termine stabilito, si riterrà automaticamente che sia stata emessa una decisione di protezione.

• Procedura di esame delle domande presentate tramite l’Aia: qualora venga emessa una notifica di rigetto relativa a una registrazione internazionale che designa il Vietnam, il richiedente può presentare una memoria o una modifica entro tre mesi dalla data di invio della notifica. È possibile richiedere una sola proroga di tre mesi (per un totale di sei mesi).La risposta deve essere presentata tramite un rappresentante in Vietnam e il contenuto deve essere redatto in lingua vietnamita. Qualora i motivi di rigetto vengano eliminati, l’Ufficio della Proprietà Intellettuale comunicherà la concessione della protezione (decisione di registrazione) tramite l’OMPI.Il periodo di protezione dei disegni e modelli registrati tramite domanda di L’Aia è di massimo 15 anni a partire dalla data di registrazione internazionale (con due rinnovi quinquennali), ed è equivalente a quello delle domande nazionali.

• Pubblicazione WIPO e pubblicazione nazionale: nel sistema dell’Aia viene effettuata la pubblicazione WIPO (Bollettino internazionale), ma il disegno o modello non viene pubblicato nel bollettino nazionale proprio dell’Ufficio vietnamita della proprietà intellettuale. Pertanto, qualora terzi monitorassero esclusivamente il bollettino nazionale vietnamita, le domande presentate tramite il sistema dell’Aia potrebbero sfuggire alla loro attenzione.In pratica, è necessario monitorare la pubblicazione internazionale nella banca dati dell’OMPI oppure rivolgersi all’Ufficio vietnamita della proprietà intellettuale per ottenere conferma. Si noti inoltre che, nel caso delle domande presentate tramite il sistema dell’Aia, è possibile presentare osservazioni da parte di terzi, analogamente a quanto avviene per le domande nazionali; tuttavia, tali osservazioni vengono trattate solo come informazioni di riferimento e non sfociano in un’opposizione formale.

• Nuove norme relative alla presentazione dei documenti di priorità: tra le modifiche operative di rilievo, il Decreto n. 65, entrato in vigore il 23 agosto 2023, stabilisce che, qualora si designi il Vietnam in una domanda di registrazione ai sensi della Convenzione dell’Aia e si rivendichi il diritto di priorità, i documenti comprovanti tale diritto debbano essere presentati direttamente all’Ufficio vietnamita per la proprietà intellettuale.Nello specifico, entro tre mesi dalla data di pubblicazione internazionale da parte dell’OMPI, è necessario presentare all’Ufficio della Proprietà Intellettuale, tramite un rappresentante locale, il certificato relativo alla domanda di priorità rivendicata nella domanda di registrazione ai sensi della Convenzione dell’Aia (ad esempio, una ricevuta ufficiale di deposito).Tale presentazione non è ammessa tramite il Servizio di accesso digitale (DAS) dell’OMPI; è infatti necessario **presentare l’originale cartaceo (reperito con il timbro ufficiale dell’autorità emittente)**. Per la presentazione è necessaria **una procura (POA) intestata a un agente vietnamita**; qualora la procura rechi la firma autografa del rappresentante, non sono richieste autenticazioni né conferme consolari.Si raccomanda la massima attenzione, poiché questo nuovo requisito non è stato adeguatamente diffuso dalla WIPO e alcuni richiedenti potrebbero trascurarlo. Qualora non venga presentata la prova di priorità adeguata entro i termini previsti, sussiste il rischio che la rivendicazione del diritto di priorità non venga riconosciuta.

  Nota: per le domande di registrazione ai sensi del Sistema dell’Aia già pubblicate al momento dell’entrata in vigore nel mese di agosto 2023 è prevista una misura di transizione; per quelle pubblicate prima del 23 maggio 2023 non è richiesta alcuna presentazione aggiuntiva.Tuttavia, a partire dalla data in cui la WIPO renderà ufficialmente noto tale requisito, sarà richiesto il rigoroso rispetto dei termini e non sarà più consentita alcuna integrazione una volta trascorso il termine di tre mesi previsto per la presentazione.Alla fine del 2024 la WIPO non ha ancora pubblicato il requisito in questione e, a titolo transitorio, accetta ancora le presentazioni successive alla scadenza; tuttavia, poiché l’applicazione ufficiale potrebbe avere inizio in qualsiasi momento, si raccomanda di provvedere tempestivamente alla presentazione in loco dei documenti relativi al diritto di priorità quando si designa il Vietnam in una domanda di registrazione ai sensi della Convenzione dell’Aia.

• Opportunità o meno di ricorrere alla domanda di L’Aia: quando le imprese giapponesi intendono ottenere la protezione dei disegni e modelli in Vietnam, possono avvalersi di due modalità: la procedura tramite L’Aia e la domanda diretta.Tra i vantaggi, il sistema dell’Aia consente di presentare una domanda unica in lingua inglese, semplificando le procedure. D’altra parte, occorre tenere presente che, come nel caso dell’obbligo di presentazione dei documenti di priorità sopra menzionato, potrebbero verificarsi situazioni in cui è comunque necessario il coinvolgimento di un agente locale; inoltre, poiché anche la risposta ai rigetti deve avvenire tramite un agente locale, non è possibile fare completamente a meno di un agente.Inoltre, nel caso della procedura di L’Aia, è difficile avere una visione chiara dello stato di avanzamento delle pratiche in Vietnam e, poiché le notifiche passano tramite l’OMPI, sussiste il rischio di ritardi nelle risposte. D’altra parte, sebbene la domanda diretta comporti la necessità di interagire con un agente locale, offre maggiore trasparenza e flessibilità procedurale (ad esempio, la possibilità di consultazioni informali in merito all’esame accelerato).Sebbene la scelta dipenda dal singolo caso, si ritiene che la domanda diretta nel Vietnam sia più affidabile qualora si miri esclusivamente a questo singolo Paese. Qualora si intenda presentare una domanda simultanea in più Paesi per semplificare le procedure, si consiglia di prendere in considerazione la via dell’Aia, prestando tuttavia attenzione a non trascurare le procedure aggiuntive sopra menzionate.

Regime di riduzione delle tasse e requisiti relativi alla procura

Infine, illustreremo l’eventuale esistenza di regimi di riduzione o esenzione delle tasse relative alla domanda e al mantenimento dei diritti, nonché i requisiti relativi alla procura (POA) necessaria per la rappresentanza procedurale.

• Regime di riduzione delle tasse: l’Ufficio vietnamita della proprietà intellettuale aveva adottato, come misura contro il COVID-19, una riduzione temporanea del 50% delle varie tasse relative ai diritti di proprietà industriale, compresi i disegni e modelli, dal 2020 fino alla fine del 2024.Tale misura è terminata alla fine del 2024 e, a partire da gennaio 2025, è stato ripristinato il normale sistema tariffario.Tuttavia, attualmente è in vigore una misura agevolativa separata che prevede la riduzione del 50% delle tasse, limitata alle procedure online. Nello specifico, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, le tasse di base relative alle procedure effettuate online, quali le domande elettroniche, saranno ridotte del 50%.Tale misura di riduzione per le procedure online si applica all’intero settore dei diritti di proprietà industriale e riguarda anche le domande di registrazione di disegni e modelli, il pagamento delle tasse di registrazione e delle tasse di rinnovo. Pertanto, dal punto di vista dei costi, si può affermare che attualmente vi siano notevoli vantaggi nell’utilizzare le domande online. Si noti inoltre che in Vietnam non esiste un sistema di riduzione permanente rivolto alle piccole imprese (ad esempio, uno sconto per le piccole imprese).Non vengono applicati costi aggiuntivi ai richiedenti stranieri (ad eccezione delle spese di rappresentanza, le tasse ufficiali sono identiche per i cittadini nazionali e stranieri).Dal punto di vista della riduzione dei costi, si può valutare, se necessario, la possibilità di presentare una domanda collettiva per disegni o modelli in serie o simili, al fine di limitare il numero di domande (sebbene per i disegni o modelli multipli all’interno della stessa domanda venga applicata una tariffa aggiuntiva per i disegni, tale soluzione risulta comunque più conveniente rispetto alla presentazione di domande separate).

• Requisiti della procura (POA): quando un’impresa straniera esplete le procedure tramite un rappresentante locale, è richiesta la presentazione di una procura (Power of Attorney).Secondo le disposizioni dell’Ufficio vietnamita per la proprietà intellettuale, è necessario presentare l’originale della procura (firmata e indirizzata al rappresentante locale). Non sono richieste l’autenticazione notarile né l’autenticazione consolare; la procura è valida se recante esclusivamente la firma autografa e il timbro del rappresentante.In precedenza vigeva un termine rigoroso che imponeva la presentazione dell’originale della procura entro un mese dalla data di deposito della domanda, senza possibilità di proroga. Tuttavia, a seguito della modifica del 2023 (Circolare n. 23 del Ministero della Scienza e della Tecnologia), tale termine è stato abolito e attualmente la procedura è stata resa più flessibile: è sufficiente presentare la procura prima che la domanda venga ritenuta ammissibile in sede di esame formale.In altre parole, anche se la procura non fosse pronta al momento del deposito della domanda, questa non verrà immediatamente respinta, ma sarà accettata se presentata nel corso dell’esame formale. Tuttavia, è ovvio che sia comunque auspicabile presentarla il prima possibile. In assenza della procura, l’Ufficio della Proprietà Intellettuale emetterà un’istruzione di correzione e, in caso di mancata risposta, la domanda potrebbe essere respinta.Inoltre, anche nel contesto delle domande internazionali (Convenzione dell’Aia), la procura è necessaria per le procedure che prevedono l’intervento di un rappresentante locale, come la presentazione dei documenti relativi al diritto di priorità sopra menzionati. È possibile depositare in anticipo una procura generale (General POA) presso il rappresentante locale; qualora si intenda continuare ad avvalersi dello stesso rappresentante, sarà sufficiente presentare una copia di tale documento.

• Requisiti relativi alla firma di altri documenti: nelle domande di registrazione di disegni e modelli, nonché nelle procedure di registrazione e rinnovo, oltre alla procura, a seconda dei casi può essere necessario presentare documenti quali certificati di cessione o notifiche di modifica. Anche in questi casi, in genere non è richiesta l’autenticazione; sono sufficienti la firma originale o una copia autenticata. Nel caso di documenti composti da più pagine, è necessario prestare attenzione affinché non vi siano omissioni nella firma (ad esempio, timbri su ogni pagina).Poiché le procedure amministrative in Vietnam presentano aspetti rigorosi in materia di moduli e firme, si raccomanda di preparare con cura i documenti da presentare, seguendo le istruzioni del proprio rappresentante.

Quanto sopra costituisce una sintesi dei punti salienti del sistema dei disegni e modelli in Vietnam. Infine, si riporta una tabella comparativa che riassume in modo conciso i contenuti sopra esposti.

Punti principali del sistema dei disegni e modelli in Vietnam (tabella comparativa)

La tabella seguente riassume gli aspetti principali del sistema dei disegni e modelli del Vietnam illustrati nel presente articolo.

Fonti e riferimenti

• Legge vietnamita sulla proprietà intellettuale (Law on Intellectual Property) e relativi decreti ministeriali e circolari (n. 65/2023/ND-CP e altri)

• INVESTIP IP LAW FIRM «Vietnam - Industrial Designs Q&A» (2021)

• Studio legale Meirin International «Panoramica della normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale in Vietnam [Parte I]» (2021)

• ASL LAW (Nguyen Thi Thu) «Condizioni per la tutela dei disegni e modelli industriali in Vietnam nel 2025» (2023)

• Tilleke & Gibbins (Thomas J. Treutler et al.) «Registrazione dei disegni e modelli industriali per gli elettrodomestici in Vietnam...» (2023)

• KENFOX IP & Law Office «IP Practice - Disegni e modelli industriali in Vietnam» (2022)

• KENFOX IP & Law Office «Misure per contrastare la violazione dei disegni e modelli industriali in Vietnam» (2021)

• Rouse & Co. International «Aggiornamenti in materia di brevetti e disegni e modelli dal Vietnam: gennaio 2024» (2024)

• Rouse & Co. International «Vietnam: Nuove norme relative ai documenti di priorità per le domande presentate ai sensi della Convenzione dell’Aia» (2024)

• Lexology/INVESTIP «Aggiornamento sulle tariffe ufficiali relative alla proprietà industriale in Vietnam per il 2025» (2025)

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in brevetti e rappresentante legale

Assiste i clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di tutto il processo che va dal deposito di domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause di contraffazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

→ Dettagli del profilo del consulente in materia di proprietà intellettuale → Consulenze e richieste di informazioni → Procedura di consulenza