Registrare un design in Giappone: cinque fasi, costi e durata dell'esame

Introduzione: Il design è un “bene aziendale”. Siete pronti a proteggerlo?

«Sono fiducioso riguardo al design del mio nuovo prodotto, ma temo che possa essere imitato da altre aziende…»

«Vorrei registrare un disegno o modello, ma in cosa differisce da un brevetto? Le procedure sono complesse?»

Per le aziende manifatturiere e i designer, il «design» creato con grande dedizione rappresenta un bene aziendale inestimabile. Tuttavia, più il design è eccellente, maggiore è il rischio che, subito dopo il lancio, circolino sul mercato imitazioni a basso costo (prodotti contraffatti), sottraendo quote di mercato all’azienda.

Lo scudo più potente per proteggersi da tali imitazioni dolose è il «diritto di disegno o modello».

Ottenendo il diritto di disegno o modello, è possibile godere dell’esclusiva su quel disegno o modello per un periodo massimo di 25 anni e richiedere ai produttori di imitazioni la cessazione della vendita o il risarcimento dei danni. Tuttavia, si tratta di un ambito complesso che richiede competenze specialistiche ancora più approfondite rispetto a quelle necessarie per i brevetti, quali la «preparazione dei disegni tecnici» e la «valutazione della somiglianza».

In questo articolo, un consulente in brevetti in attività illustrerà in modo approfondito, con l’ausilio di un unico schema grafico, **«l’intera procedura dalla domanda di disegno e modello fino all’ottenimento del diritto»**, che a prima vista può sembrare complessa. Oltre alle spiegazioni di carattere teorico, il testo copre anche **«i consigli per superare l’esame al primo tentativo»** e **«i sistemi alternativi che offrono un vantaggio commerciale»**; vi invitiamo quindi a leggerlo fino alla fine.

Panoramica generale: la roadmap che trasforma un’idea in un «diritto forte»

Iniziamo con il comprendere il flusso generale della registrazione di un disegno o modello. Il diagramma di flusso riportato di seguito illustra il processo standard che la Sua idea deve seguire per essere registrata come diritto, dopo aver superato l’esame presso l’Ufficio Brevetti.

Questo processo si articola, in linea di massima, in cinque fasi. Esaminiamo in dettaglio, da un punto di vista professionale, «cosa occorre fare» e «dove è più facile commettere errori» in ciascuna di esse.

Fase 1: Ricerca preliminare (ricerca di disegni e modelli precedenti)

Il primo passo per la registrazione di un disegno o modello non consiste nel disegnare il design né nel redigere i documenti, ma inizia con la “ricerca”.

Perché la ricerca è assolutamente necessaria?

La legge sui disegni e modelli prevede come requisito per la registrazione la “novità” (ovvero che il disegno non sia ancora noto a nessuno al mondo).

Se un disegno o modello “uguale” o “simile” a quello da Lei ideato è già stato depositato in passato o è stato pubblicato su Internet, non sarà possibile ottenere la registrazione. Presentare una domanda senza aver effettuato alcuna ricerca equivale a sostenere un esame il cui esito negativo è già scontato, comportando uno spreco di tempo e denaro.

I metodi di ricerca e la «soglia professionale»

In generale, la ricerca viene effettuata utilizzando la banca dati gratuita «J-PlatPat (Piattaforma di informazioni sui brevetti)», fornita dall’Ente indipendente per l’informazione e la formazione in materia di proprietà industriale. Tuttavia, la ricerca sui disegni e modelli, a differenza di quella sui brevetti o sui marchi che consente la ricerca per parole chiave, è caratterizzata da un elevato grado di difficoltà.

• Classificazione dei prodotti (Classificazione giapponese dei disegni e modelli): è necessario restringere la ricerca utilizzando il codice di classificazione corretto.

• D-Term: è necessario saper utilizzare con dimestichezza le chiavi di ricerca che codificano le caratteristiche della forma (ad esempio: «manico rotondo», «corpo trasparente», ecc.).

[Il punto di vista del consulente in proprietà industriale] Anche i professionisti hanno difficoltà a stabilire se due disegni o modelli siano «simili»

L’aspetto più complesso è la «valutazione della somiglianza» (la valutazione volta a stabilire se due oggetti siano simili o meno).

Anche se agli occhi di un profano potrebbero sembrare «completamente diversi», secondo i criteri giuridici (comunanza estetica percepita dal consumatore) possono essere giudicati «simili». Al contrario, vi sono casi in cui, pur apparendo a prima vista identici, se si escludono le «forme comuni (forme convenzionali)», il giudizio risulta «non simili».

Proprio questa «valutazione della registrabilità» rappresenta il primo vantaggio di rivolgersi a un consulente in brevetti.

Fase 2: Preparazione dei documenti di domanda (strategia per la creazione dei disegni)

Questo rappresenta il momento cruciale nella procedura di deposito di un disegno o modello.

Mentre nel brevetto la tecnologia viene descritta con «parole (testo)» per definire l’ambito di protezione, nel disegno o modello sono i «disegni (aspetto visivo)» a determinare interamente l’ambito di protezione.

I «disegni a sei viste» che determinano il destino della domanda

In linea di principio, è necessario redigere disegni (proiezioni ortogonali) che rappresentino l’oggetto in questione dalle seguenti sei direzioni.

1. Vista frontale

2. Vista posteriore

3. Prospetto in pianta (vista dall’alto)

4. Vista dal basso (vista dall’alto)

5. Vista laterale destra

6. Vista laterale sinistra

Queste figure devono essere disegnate secondo le rigide regole di disegno tecnico note come «triangolazione». Se lo spessore di una singola linea o l’uso dei tratteggi presentano anche il minimo errore, verrà richiesta una correzione (modifica).

È possibile presentare la domanda utilizzando fotografie o immagini generate al computer (CG)?

Recentemente sono ammesse anche le domande di registrazione basate su fotografie o dati CAD 3D (grafica computerizzata).

Si potrebbe pensare che «se bastano delle fotografie, allora è semplice», ma in realtà i professionisti adottano un approccio ancora più cauto. Questo perché nelle fotografie, a causa dei riflessi di luce (aloni) o delle ombre che si riflettono nell’immagine, sussiste il rischio che la «forma venga giudicata poco chiara» o che le ombre vengano erroneamente interpretate come «motivi».

Un’altra tecnica comunemente utilizzata consiste nel «presentare deliberatamente la domanda sotto forma di disegno al tratto (illustrazione) per eliminare le informazioni superflue e chiarire l’ambito dei diritti».

Fase 3: Presentazione della domanda all’Ufficio Brevetti

Una volta completata la documentazione, la si presenta (deposita) all’Ufficio Brevetti. Attualmente prevale il deposito online tramite certificato digitale.

«Principio del primo depositario» = una gara di velocità

Il sistema giapponese di proprietà intellettuale adotta il **«principio del primo depositante» (primo arrivato, primo servito)**.

Anche se Lei abbia creato e commercializzato il design per primo, se un’altra azienda dovesse presentare la domanda per un soffio prima di Lei, i diritti spetteranno a tale azienda.

Si verificano effettivamente situazioni tragiche in cui, mentre si aspetta con calma pensando «presenterò la domanda dopo la fiera del mese prossimo», un’altra azienda, venuta a conoscenza delle informazioni, presenta la domanda prima di voi… La regola d’oro è **«presentare la domanda immediatamente una volta completato il design»**.

Fase 4: Esame (rigoroso controllo da parte degli esaminatori dell’Ufficio Brevetti)

I documenti presentati vengono sottoposti a un rigoroso esame da parte degli esaminatori dell’Ufficio Brevetti. A differenza dei brevetti, i disegni e modelli vengono, in linea di principio, esaminati in ogni singolo caso (non è necessaria la procedura di richiesta di esame).

Quanto dura il periodo di esame?

Di norma, dal momento della presentazione della domanda fino al ricevimento del primo esito (decisione di registrazione o notifica dei motivi di rigetto) occorrono in media dai 6 agli 8 mesi circa.

(*In caso di urgenza, è possibile ridurre tale periodo a circa 2 mesi ricorrendo al “sistema di esame accelerato” descritto di seguito)

Principali criteri di esame (requisiti da soddisfare)

L’esaminatore verifica principalmente i seguenti punti.

1. Novità: l’invenzione non era già nota al pubblico prima della presentazione della domanda?

   • [Estremamente importante] Attenzione alle «pubblicazioni involontarie» sui social media!

   • Se si presenta il prodotto prima della domanda tramite l’account Instagram aziendale, il blog o in occasione di fiere, in quel momento si perde la «novità» e, in linea di principio, non sarà più possibile registrarlo.

   • *Anche nel caso in cui l’avesse inavvertitamente divulgato, se ciò avviene entro un anno, potrebbe beneficiare di una misura di salvaguardia denominata **«eccezione alla perdita di novità»**. Non si arrenda e ci contatti immediatamente.

2. Non ovvietà: dal punto di vista di un designer professionista, il design non è facilmente ricavabile da quelli esistenti?

   • Vengono respinte, ad esempio, le richieste relative a «forme esistenti semplicemente ingrandite» o «con l’aggiunta di personaggi famosi».

3. Applicabilità industriale: si tratta di un prodotto che può essere realizzato in serie in uno stabilimento?

   • I soprammobili realizzati con pietra naturale allo stato grezzo e le opere d’arte in esemplare unico non sono soggetti alla registrazione del disegno o modello.

Fase 5: Esito (decisione di registrazione o decisione di rigetto)

Al termine di un lungo periodo di esame, l’Ufficio Brevetti comunicherà l’esito.

Caso A: decisione di registrazione (approvazione)

Se l’esame viene superato senza problemi, si riceverà una «decisione di registrazione».

Successivamente, **versando la «tassa di registrazione (relativa al primo anno)» entro 30 giorni, il disegno o modello verrà iscritto nel registro dei disegni e modelli e sorgerà a tutti gli effetti il «diritto di disegno o modello»**.

Riceverà il certificato di registrazione e, da quel momento in poi, potrà esercitare il diritto di esclusiva per un periodo massimo di 25 anni.

Caso B: Notifica dei motivi di rigetto (rischio di esito negativo)

È possibile che l’esaminatore invii una notifica in cui si afferma: «In queste condizioni, la registrazione non è possibile». Tuttavia, non è necessario arrendersi a questo punto. Non si tratta di un «rifiuto definitivo», bensì di una situazione in cui viene avviata una comunicazione per richiedere chiarimenti su alcuni punti controversi.

[Il momento in cui il consulente in brevetti può dimostrare la propria competenza]

In caso di notifica dei motivi di rigetto, si procede come segue.

• Memoria di replica: si contesta logicamente affermando: «Egregio esaminatore, questo precedente e il nostro disegno presentano differenze decisive in questo punto della forma».

• Documento di rettifica procedurale: si provvedono a correggere lievi imperfezioni nei disegni o ad aggiungere spiegazioni.

Grazie a una contestazione adeguata, sono numerosi i casi in cui un progetto inizialmente giudicato “inammissibile” viene ribaltato e portato alla registrazione.

Accelerare il business! 4 strumenti strategici

Le quattro icone allineate nella parte inferiore dell’immagine rappresentano importanti strumenti che non devono essere utilizzati semplicemente per la registrazione, ma devono essere impiegati in modo mirato in base alla strategia aziendale.

1. Sistema di esame accelerato (icona dell’orologio)

Si tratta di un sistema che, in caso di circostanze quali «la presenza sul mercato di prodotti contraffatti» o «l’urgenza di espandersi all’estero», consente, previa richiesta, di ridurre notevolmente i tempi di esame fino a circa 2 mesi in media. È un’opzione indispensabile per le attività in cui la rapidità è fondamentale.

2. Sistema di design segreto (icona a forma di chiave)

Normalmente, una volta registrato un disegno o modello, il disegno (il disegno tecnico) viene pubblicato nella gazzetta ufficiale e diventa accessibile a chiunque. Tuttavia, se mancano ancora sei mesi al lancio sul mercato, è naturale che non si voglia che i concorrenti vengano a conoscenza del disegno.

Utilizzando questo sistema, è possibile mantenere il disegno o modello segreto (non divulgato) per un massimo di tre anni anche dopo la registrazione. Ciò consente di attuare una strategia avanzata che permette di garantire i propri diritti pur mantenendo nascoste le proprie carte.

3. Regime dei disegni e modelli correlati (icona del link)

È frequente che da un unico concetto di design nascano diverse varianti (differenze di colore, di dettagli, ecc.). Si tratta di un sistema che consente di proteggere in modo esaustivo il design come “gruppo”, registrando tali varianti non come design distinti, ma come “design correlati” collegati al design principale (design principale).

A seguito della modifica legislativa del 2020, è ora possibile presentare domande aggiuntive entro 10 anni dalla domanda relativa al disegno o modello principale, rendendo questo sistema estremamente utile per lo sviluppo del marchio.

4. Sistema dei disegni e modelli parziali (icona del puzzle)

Si tratta di un sistema che consente di tutelare non il design dell’intero prodotto, ma «solo una parte caratteristica» (ad esempio: la forma dell’impugnatura di una fotocamera, il beccuccio di una bottiglia, ecc.).

È estremamente efficace per contrastare le «imitazioni ingegnose» che, pur non presentando somiglianze nell’insieme, copiano solo la parte caratteristica. Si ritiene che la «protezione multiforme», ottenuta combinando la domanda di disegno o modello complessivo con quella parziale, rappresenti la strategia più efficace in materia di proprietà intellettuale.

Domande frequenti (FAQ)

D1. A quanto ammontano i costi?

R. Sommando gli onorari dello studio di consulenza in materia di brevetti e le spese di bollo da versare all’Ufficio Brevetti (spese effettive), il costo complessivo dalla domanda alla registrazione varia generalmente da poco più di 100.000 yen a poco più di 200.000 yen (*a seconda del numero di disegni e dell’eventuale necessità di rispondere a un rifiuto).

A prima vista potrebbe sembrare un importo elevato, ma poiché una volta ottenuta la registrazione il diritto rimane valido per 25 anni, il costo mensile per la tutela del marchio si attesta a circa alcune centinaia di yen.

D2. È possibile presentare la domanda autonomamente?

A. Dal punto di vista legale è possibile. Tuttavia, nella registrazione di un disegno o modello «i disegni sono fondamentali» ed è estremamente difficile, da autodidatti, realizzare «disegni efficaci con un’ampia portata di diritti».

Un errore comune consiste nel disegnare in modo troppo dettagliato, restringendo così eccessivamente l’ambito di protezione, con il risultato di ottenere un diritto che non consente di escludere i prodotti contraffatti se la forma viene modificata anche solo leggermente (un “diritto a maglie larghe”). Vi raccomandiamo vivamente di considerare questa spesa come un investimento a tutela della vostra attività e di affidarvi a un esperto.

D3. Il diritto è valido anche all’estero?

A. No, il diritto di disegno o modello giapponese è valido solo sul territorio nazionale (principio di territorialità).

Per contrastare le imitazioni prodotte e vendute all’estero, è necessario acquisire i diritti in ciascuno dei paesi in cui si intende operare oppure presentare una domanda di registrazione internazionale ai sensi della «Convenzione dell’Aia». Il nostro studio fornisce assistenza anche per le domande di registrazione all’estero.

Conclusione: tutelare il design significa tutelare i profitti futuri

La ringraziamo per aver letto fino alla fine.

Speriamo che abbiate compreso il processo di registrazione dei disegni e modelli e la sua complessità.

1. Eviti i rischi grazie a un’indagine preliminare e

2. presentare la domanda con disegni strategici e

3. superare l’esame e

4. ottenere un diritto di esclusiva della durata di 25 anni.

Inoltre, sfruttando appieno sistemi quali l’esame accelerato e il disegno o modello segreto, diventa possibile attuare una strategia aziendale non solo “difensiva”, ma anche “offensiva”, volta a tenere a bada la concorrenza.

Il nostro studio, dopo aver compreso a fondo le caratteristiche dei prodotti dei nostri clienti, vi assisterà nell’ottenimento di un «diritto di disegno o modello solido», che tenga conto anche dei futuri rischi di imitazione.

Non importa se si è ancora in una fase in cui «i disegni non sono ancora pronti» o «si dispone solo di schizzi preliminari». La invitiamo innanzitutto a consultare un nostro consulente in brevetti.

Vi forniremo il nostro pieno sostegno affinché il design in cui avete riversato tutta la vostra passione venga giustamente valorizzato e diventi un prodotto amato nel tempo.

[Consulenze gratuite in corso]

Non esiti a contattarci per domande del tipo: «Vorrei sapere se i prodotti della mia azienda possono essere registrati come disegni o modelli» o «Vorrei ricevere un preventivo dei costi».

La prima consulenza è gratuita.

Studio di proprietà intellettuale Evolix

[Modulo di richiesta informazioni e valutazione gratuita]

• Numero di telefono: 06-7777-1844 (giorni feriali dalle 9:00 alle 18:00)

• Area di competenza: tutto il territorio nazionale (sono disponibili colloqui online tramite Zoom, Teams e simili)

• Come raggiungerci: 7 minuti a piedi dalla stazione di Yodoyabashi

*Il contenuto del presente articolo si basa sulla normativa vigente al momento della redazione. Per casi specifici e concreti, si prega di consultare un consulente in proprietà industriale.

Indice

1. Introduzione: il design è un «bene aziendale». È pronto a proteggerlo?
2. Panoramica generale: la roadmap che trasforma un’idea in un «diritto forte»
3. Fase 1: Ricerca preliminare (ricerca di disegni e modelli precedenti)
4. Fase 2: Preparazione della documentazione di deposito (strategia per la creazione dei disegni)
5. Fase 3: Presentazione della domanda all’Ufficio Brevetti
6. Fase 4: Esame (controllo rigoroso da parte degli esaminatori dell’Ufficio Brevetti)
7. Fase 5: Esito (decisione di registrazione o decisione di rigetto)
8. Accelerare il proprio business! 4 strumenti strategici
9. Domande frequenti (FAQ)
10. Riepilogo: proteggere il design significa proteggere i profitti futuri