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Marchi dopo la registrazione: prove d'uso, rinnovi e obblighi in circa 50 Paesi

Picture of Takefumi Sugiura
[Commento di un consulente in brevetti] Anche dopo la registrazione, non bisogna abbassare la guardia in materia di marchi | Obblighi di prova dell’uso, rinnovo e mantenimento nei vari paesi: un confronto a livello mondiale (circa 50 paesi)

La registrazione di un marchio non significa che «una volta ottenuta, si possa stare tranquilli». Anche dopo la registrazione, esistono «obblighi di mantenimento» che variano da paese a paese; se tali obblighi vengono trascurati, i diritti faticosamente acquisiti potrebbero essere revocati o decadere. In particolare per le aziende che detengono numerosi marchi all’estero, comprendere i «regimi post-registrazione» di ciascun paese è fondamentale per la tutela del marchio.

Nel presente articolo, un consulente in brevetti ha condotto un’indagine trasversale su circa 50 giurisdizioni mondiali, riassumendo in una tabella sintetica corredata di commenti i seguenti aspetti: ① prova d’uso e dichiarazione d’uso (nei paesi in cui, come negli Stati Uniti, è necessario presentarle di propria iniziativa), ② rinnovo, ③ cancellazione per mancato uso e ④ altri obblighi successivi alla registrazione.Sono state indicate tutte le fonti e i punti che richiedono una verifica in loco o che presentano ambiguità sono contrassegnati da note (*).

Premessa del presente articolo: si tratta di una panoramica generale del regime vigente al giugno 2026.Poiché le tariffe, le scadenze e il regime normativo sono soggetti a modifiche, si raccomanda di verificare sempre le informazioni aggiornate presso un agente locale prima di procedere effettivamente con la presentazione della domanda o la gestione delle scadenze. L’affidabilità (grado di certezza) di ciascun elemento e i punti da verificare sono indicati nelle note del testo e nella sezione «Note e punti da verificare» riportata in calce.

Indice

  1. La registrazione di un marchio non si esaurisce con la registrazione stessa
  2. Conclusione: il mantenimento dopo la registrazione si suddivide in «3 tipologie»
  3. [Per principianti] Spiegazione dei termini (dichiarazione periodica, mancato utilizzo, ecc.)
  4. Paesi in cui è “necessaria” la prova d’uso o la dichiarazione d’uso (una minoranza a livello mondiale)
  5. Tabella riassuntiva | Americhe
  6. Tabella riassuntiva | Europa
  7. Tabella riassuntiva | Asia-Pacifico
  8. Tabella riassuntiva | Medio Oriente, Africa e aree estese
  9. Revoca per mancato utilizzo | «Modello triennale» e «Modello quinquennale»
  10. Eccezioni alla durata di validità (Nigeria e Venezuela)
  11. Altri obblighi successivi alla registrazione (registrazione dei trasferimenti, rappresentanti, indirizzi per le notifiche)
  12. Lista di controllo pratica
  13. Domande frequenti (FAQ)
  14. Note e punti da verificare
  15. Elenco delle fonti

La registrazione di un marchio non si esaurisce con la registrazione stessa

Per mantenere il diritto di marchio, le tre procedure principali richieste dopo la registrazione sono le seguenti.

① Rinnovo (renewal): di norma ogni 10 anni. Si tratta della procedura di mantenimento più basilare.
② Presentazione della prova d’uso o della dichiarazione d’uso: in alcuni paesi è necessario presentarla “di propria iniziativa” entro un termine prestabilito.
③ Continuità dell’uso (precauzione contro la revoca per inutilizzo): se non viene utilizzato per un determinato periodo, il diritto può essere revocato da terzi.

Tra questi, i punti ② e ③ variano notevolmente da paese a paese e, se trascurati, possono rivelarsi fatali. Esaminiamoli in ordine.

Conclusione: la gestione post-registrazione si articola in “tre tipologie”

Tipologia Contenuto Paesi rappresentativi
① Modello statunitense (presentazione attiva della prova d’uso) Presentazione volontaria della dichiarazione di utilizzo entro un termine prestabilito. In caso di omissione, la licenza viene revocata Stati Uniti, Messico, Filippine, Argentina, Cambogia
② Modello europeo (nessuna presentazione richiesta; onere probatorio in caso di contenzioso) Non è richiesta la presentazione periodica. Il marchio è soggetto a revoca per mancato utilizzo dopo un determinato periodo; in caso di controversia, occorre dimostrare l’uso Europa in generale, Giappone, Cina, Corea del Sud, gran parte del Medio Oriente e dell’Africa, Australia, Nuova Zelanda (= maggioranza)
③ Modello legato al rinnovo Al momento del rinnovo è richiesta una semplice dichiarazione di uso (senza necessità di prove) Indonesia

💡 Punto chiave: «I paesi che, come gli Stati Uniti, rilasciano attivamente prove d’uso» sono una minoranza a livello mondiale. Tuttavia, poiché la mancata considerazione di tale minoranza comporta l’annullamento automatico, la gestione delle scadenze per singolo paese riveste un’importanza fondamentale.

[Per principianti] Spiegazione dei termini — Cosa significano “dichiarazione periodica” e “non utilizzato”?

Prima di passare alla tabella riassuntiva, illustreremo in modo semplice i termini utilizzati in questo articolo. Leggendo prima questa parte, la tabella risulterà molto più comprensibile.

① Termini fondamentali da conoscere innanzitutto

Rinnovo (renewal)

Si tratta della procedura volta a prorogare la validità del diritto di marchio. In molti paesi tale procedura viene effettuata ogni 10 anni. Se non si provvede entro la scadenza, il diritto decade.
Ad esempio, è simile al rinnovo della patente di guida: se non si espletano le formalità alla scadenza, il titolo perde validità.

Durata di validità

Il periodo di validità del diritto di marchio. In molti paesi è pari a 10 anni a partire dalla registrazione (o dalla presentazione della domanda). È possibile prorogarlo più volte, in modo quasi permanente, mediante rinnovo (a differenza dei brevetti, che scadono obbligatoriamente dopo 20 anni).

Periodo di tolleranza (grace period)

Si tratta di un periodo di tolleranza durante il quale, anche se si dovesse inavvertitamente superare il termine di rinnovo, è possibile rinnovare il permesso pagando un supplemento entro un determinato periodo (di solito 6 mesi). Tuttavia, la durata varia a seconda del Paese e in alcuni casi può essere più breve (ad esempio: 3 mesi negli Emirati Arabi Uniti, circa 30 giorni in Kenya).

Dichiarazione periodica (= dichiarazione di utilizzo / prova di utilizzo)

Si tratta della procedura mediante la quale, a intervalli prestabiliti, si dichiara e si dimostra spontaneamente all’Ufficio Brevetti che «si sta effettivamente utilizzando il marchio in questione». È richiesta negli Stati Uniti, in Messico, nelle Filippine e in altri paesi. Se non viene presentata, la registrazione verrà revocata anche se il marchio viene effettivamente utilizzato.
Esempio: «Relazione periodica sull’uso del marchio». Poiché la mancata presentazione comporta la perdita dei diritti, si tratta della procedura che richiede la massima attenzione.

Mancato utilizzo (non-use) / Cancellazione per mancato utilizzo

Un marchio registrato che non sia stato utilizzato per un determinato periodo (3 o 5 anni) può essere annullato su richiesta di terzi. Questo procedimento è denominato «annullamento per inutilizzo». Si tratta di un principio secondo cui «se non si intende utilizzarlo, è opportuno cedere il posto ad altri».
Esempio: lo slogan inglese «Use it or lose it» (Se non lo usa, lo perde). I marchi lasciati a prendere polvere in un magazzino sono difficili da tutelare.

Uso effettivo (genuine use)

Non si tratta solo di una forma o di un nome, ma di un utilizzo effettivo a fini commerciali. In caso di contenzioso relativo alla revoca per inutilizzo o a un’azione legale per violazione, viene richiesta come “prova di un utilizzo effettivo”.
Ad esempio, il semplice fatto di aver venduto solo pochi esemplari potrebbe essere ritenuto insufficiente. È necessario dimostrare l’effettivo svolgimento di attività quali la vendita e la pubblicità su base continuativa.

② Termini che compaiono nella colonna “Note particolari” della tabella

registrazione (trasferimento e concessione di licenze)

Si tratta della procedura mediante la quale si iscrive nel registro dell’Ufficio dei brevetti la cessione (vendita) di un marchio o la stipula di un contratto che ne consente l’uso a terzi (licenza).
Esempio: è analogo alla “registrazione” che si effettua in caso di vendita di un immobile. Se non si provvede a tale registrazione, potrebbero insorgere problemi in seguito.

Requisiti di efficacia e requisiti di opponibilità (si presti attenzione alla differenza)

Requisiti di validità = Se non viene effettuata la registrazione, la cessione o la concessione di licenza non hanno efficacia giuridica (es.: Russia, Vietnam, Myanmar). Requisiti di opponibilità = Sono validi tra le parti, ma senza registrazione non è possibile far valere nei confronti di terzi il diritto di proprietà.

utente registrato (titolare del diritto d’uso)

Si tratta di un sistema che prevede la registrazione del licenziatario (il soggetto autorizzato all’uso) nel registro. In alcuni paesi (ad esempio Kenya, Sudafrica, Nigeria), se tale registrazione non viene effettuata, l’uso da parte del licenziatario non può essere utilizzato come «prova dell’uso del proprio marchio» a difesa contro la revoca per mancato uso.

Indirizzo di notifica (address for service)

È necessario disporre, all’interno di tale Paese o regione, di un indirizzo presso il quale ricevere le comunicazioni provenienti dall’Ufficio brevetti oppure di un rappresentante. In alcuni Paesi (ad esempio Hong Kong, Australia, Nuova Zelanda, Egitto ecc.) non è possibile procedere con le pratiche in assenza di tali requisiti.

Protocollo di Madrid (Accordo di Madrid) / §71

Si tratta di un sistema pratico che consente di depositare una domanda di marchio in più paesi contemporaneamente tramite un’unica domanda internazionale. Tuttavia, qualora si designino gli Stati Uniti, è necessario presentare separatamente una dichiarazione di uso denominata «§71»; in caso di omissione, la domanda verrà annullata (anche nell’ambito del Protocollo di Madrid è necessario prestare la massima attenzione).

§8 Dichiarazione giurata (Stati Uniti) / §45 (Canada)

Il §8 degli Stati Uniti consiste in una dichiarazione di utilizzo da presentare periodicamente (al 5°-6° anno, al 9°-10° anno e successivamente ogni 10 anni). Il §45 del Canada consiste in una procedura semplificata di dichiarazione di non utilizzo, richiesta ad esempio in caso di rivendicazioni da parte di terzi che esigono la presentazione di «prove dell’utilizzo» (in questo caso non si tratta di una presentazione periodica).

Legge unificata sui marchi del GCC

Si tratta di una normativa comune in materia di marchi adottata dal Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) – che comprende Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait e altri paesi – a partire dal 2016. Gli Stati membri applicano tale normativa secondo un unico quadro normativo (durata di 10 anni, decadenza per inutilizzo dopo 5 anni, senza obbligo di dichiarazione periodica).

Comunità Andina / Decisione n. 486

Norme sovranazionali in materia di proprietà intellettuale (norme comuni) condivise dai quattro Paesi: Colombia, Perù, Ecuador e Bolivia. In tutti e quattro i Paesi, la decadenza per inutilizzo è prevista dopo tre anni consecutivi. Una caratteristica distintiva di questo sistema è che l’utilizzo in un solo Paese garantisce la tutela dei diritti anche negli altri Stati membri.

OAPI/ARIPO (registrazione pan-africana)

OAPI: un’unica registrazione è valida per tutti i 17 paesi dell’Africa francofona (non è suddivisa per paese). L’uso in un solo paese garantisce la protezione in tutta l’area. ARIPO: sistema in cui, al momento della presentazione della domanda, si «designano» i paesi in cui si desidera ottenere la protezione; le norme relative alla revoca e al mancato uso sono regolate dalla legislazione nazionale di ciascun paese designato.

marchi britannici comparabili (Regno Unito)

Si tratta dei diritti di marchio britannici, riprodotti automaticamente dai precedenti marchi dell’Unione europea (EUTM) a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit). È necessario prestare attenzione al mantenimento dell’uso nel Regno Unito, indipendentemente dal marchio dell’Unione europea.

Revoca amministrativa da parte del TPTO (Turchia / dal 2024 in poi)

In Turchia, a partire dal gennaio 2024, la revoca per motivi quali il mancato utilizzo potrà essere effettuata non più in sede giudiziaria, bensì tramite un procedimento amministrativo presso l’Ufficio brevetti e marchi (TPTO). Si tratta di un’importante modifica normativa che rende la procedura più accessibile e rapida.

Cile: «Introduzione per la prima volta della revoca per mancato uso con la nuova legge del 2022»

Fino all’entrata in vigore della nuova legge sulla proprietà industriale (Legge n. 21.355) nel maggio 2022, il Cile non disponeva affatto di un sistema di decadenza per inutilizzo. Ciò significa che la nuova legge ha introdotto per la prima volta la «decadenza per inutilizzo dopo cinque anni».

💡 È sufficiente ricordare solo questo: un marchio si mantiene grazie a: ① il rinnovo (proroga della validità); ② la dichiarazione di uso (in alcuni paesi, la segnalazione che “il marchio è in uso”); ③ il proseguimento dell’uso (in caso contrario, il marchio può essere cancellato per inutilizzo). Esaminiamo ora le differenze tra i vari paesi nella tabella che segue.

Paesi in cui è “necessario” presentare una prova o una dichiarazione di utilizzo (una minoranza a livello mondiale)

I paesi rappresentativi per i quali è necessario presentare una prova d’uso o una dichiarazione d’uso dopo la registrazione sono i seguenti. I termini di presentazione variano notevolmente da paese a paese.

Paese Sistema Termine di presentazione Conseguenze della mancata presentazione
🇺🇸 Stati Uniti Dichiarazione giurata ai sensi del §8 (rinnovo ai sensi del §9 / per il Protocollo di Madrid, §71) Registrazione: 5-6 anni / 9-10 anni / successivamente ogni 10 anni Revoca
🇲🇽 Messico Dichiarazione di uso Entro 3 mesi dal terzo anniversario della registrazione + al momento del rinnovo Cancellazione automatica
🇵🇭 Filippine DAU (Dichiarazione di uso effettivo) 3 anni dalla presentazione della domanda / 5° anniversario della registrazione / 1 anno dopo il rinnovo Cancellazione
🇦🇷 Argentina Dichiarazione di uso intermedio 5°-6° anno di registrazione Presunzione di mancato uso + blocco del rinnovo
🇰🇭 Cambogia Dichiarazione giurata di utilizzo/mancato utilizzo Entro un anno dal quinto anniversario della registrazione + anche dopo il rinnovo Cancellazione automatica (dal 2023 in poi: applicazione rigorosa)
🇮🇩 Indonesia Dichiarazione di utilizzo (correlata al rinnovo) Solo al momento del rinnovo (non sono richieste prove) Rifiuto del rinnovo
(Per riferimento – non oggetto del presente articolo) Mozambico = Dichiarazione di intenzione di utilizzo / Liberia, ecc. — —

Non bisogna abbassare la guardia nemmeno tramite il sistema Madpro: anche nel caso in cui si ottenga un marchio all’estero tramite il Protocollo di Madrid (Madpro), nei paesi quali gli Stati Uniti (§71), il Messico e la Cambogia non si è esenti dall’obbligo di presentare una dichiarazione di uso. Il preconcetto secondo cui «poiché si tratta del Madpro, la gestione centralizzata garantisce la sicurezza» costituisce una delle cause più comuni di annullamento.

Elenco | Americhe

Legenda: «Dichiarazione periodica» = presentazione attiva della prova d’uso secondo il modello statunitense / «Mancato utilizzo» = periodo di vulnerabilità relativo alla revoca per mancato utilizzo

Paese Dichiarazione periodica Durata di validità / Periodo di proroga Non utilizzato Note particolari
🇺🇸 Stati Uniti Presente 10 anni / 6 mesi 3 anni §8/§9/§71; i richiedenti stranieri sono tenuti a nominare un avvocato statunitense
🇨🇦 Canada Nessuna 10 anni (in precedenza 15 anni) / 6 mesi 3 anni La dichiarazione di uso è stata abolita con la modifica del 2019. Ai sensi del §45 è previsto l’onere della prova del mancato uso
🇲🇽 Messico Presente 10 anni / 6 mesi 3 anni Dichiarazione al terzo anniversario + dichiarazione al momento del rinnovo
🇧🇷 Brasile Nessuna 10 anni e 6 mesi 5 anni È obbligatorio un rappresentante locale
🇦🇷 Argentina Presente 10 anni / 6 mesi 5 anni Dichiarazione di utilizzo intermedio
🇨🇱 Cile Nessuna 10 anni e 6 mesi 5 anni La nuova legge del 2022 ha introdotto per la prima volta la revoca per mancato utilizzo (la legge precedente non prevedeva tale sistema)
🇨🇴 Colombia Nessuna 10 anni / 6 mesi 3 anni Comunità Andina (Decisione n. 486) – La protezione si estende all’intero territorio in caso di utilizzo da parte di uno Stato membro
🇵🇪 Perù Nessuna 10 anni e 6 mesi 3 anni Comunità Andina (come sopra)
🇪🇨 Ecuador Nessuna 10 anni e 6 mesi 3 anni Comunità Andina (come sopra)
🇧🇴 Bolivia Nessuna 10 anni e 6 mesi 3 anni Comunità Andina (come sopra)
🇺🇾 Uruguay Nessuna 10 anni e 6 mesi 5 anni Introduzione della revoca per inutilizzo nel 2019
🇵🇾 Paraguay Nessuna 10 anni / — 5 anni *1 La durata deve essere verificata in via preliminare
🇻🇪 Venezuela Nessuna 15 anni *2 / 6 mesi 2 anni Il periodo di vulnerabilità più breve al mondo. Ambiguità nella normativa applicabile

Elenco | Europa

L’essenza del sistema europeo: nei principali paesi europei non è richiesta la presentazione periodica di prove d’uso. Tuttavia, una volta trascorsi, in linea di principio, cinque anni dalla registrazione, il marchio è soggetto a cancellazione per inutilizzo e, in caso di opposizione, nullità o violazione, viene richiesto di dimostrare l’«uso effettivo (genuine use)».La prassi consiste nel «conservare le prove che, pur non essendo normalmente presentate, possano essere addotte in caso di controversia».
Paese/Regione Dichiarazione periodica Durata di validità / Periodo di proroga Non utilizzato Note particolari
🇪🇺 EUTM Nessuna 10 anni / 6 mesi 5 anni I titolari di diritti al di fuori del SEE sono tenuti a nominare un rappresentante
🇬🇧 Regno Unito Nessuna 10 anni e 6 mesi 5 anni Requisiti relativi al domicilio legale e mantenimento dell’uso dei marchi britannici comparabili (diritto di riproduzione del marchio dell’Unione europea)
🇩🇪🇫🇷🇮🇹🇪🇸 Germania, Francia, Italia, Spagna Nessuno 10 anni / 6 mesi 5 anni Armonizzazione ai sensi della direttiva sui marchi dell’UE
🇧🇪🇳🇱🇱🇺 Benelux Nessuna 10 anni / 6 mesi 5 anni Gestione centralizzata presso il BOIP
🇨🇭 Svizzera Nessuna 10 anni e 6 mesi 5 anni Non UE, ma di tipo europeo
🇷🇺 Russia Nessuna 10 anni / 6 mesi 3 anni Obbligo di registrazione dei trasferimenti e delle licenze (art. 1232 del Codice civile) / È obbligatorio avvalersi di un consulente in brevetti locale
🇹🇷 Turchia Nessuna 10 anni / 6 mesi 5 anni Dal 2024, la competenza in materia di revoca passerà dai tribunali al TPTO (autorità amministrativa)

Elenco | Asia-Pacifico

Paese/Regione Dichiarazione periodica Durata di validità / Periodo di proroga Non utilizzato Note particolari
🇯🇵 Giappone ※6 Nessuna 10 anni / 6 mesi 3 anni —
🇨🇳 Cina ※6 Nessuna 10 anni / 12 mesi 3 anni La revoca per mancato utilizzo è frequente; è importante conservare le prove dell’uso
🇰🇷 Corea del Sud ※6 Nessuna 10 anni / 6 mesi 3 anni —
🇹🇼 Taiwan Nessuno 10 anni e 6 mesi 3 anni —
🇭🇰 Hong Kong Nessuno 10 anni e 6 mesi 3 anni È obbligatorio indicare un indirizzo di consegna a Hong Kong
🇮🇳 India Nessuna 10 anni e 6 mesi (+ 1 anno di ripristino) 5 anni Il trasferimento deve essere registrato (requisito probatorio)
🇮🇩 Indonesia Solo al momento del rinnovo 10 anni e 6 mesi 5 anni (modifica nel 2024) Al momento del rinnovo è richiesta una dichiarazione di utilizzo (non è richiesta alcuna prova)
🇹🇭 Thailandia Nessuna 10 anni / 6 mesi 3 anni È obbligatoria la registrazione della licenza
🇻🇳 Vietnam Nessuna 10 anni / 6 mesi 5 anni Per la cessione è richiesta la registrazione come requisito di validità
🇲🇾 Malesia Nessuna 10 anni e 6 mesi 3 anni —
🇸🇬 Singapore Nessuno 10 anni e 6 mesi 5 anni —
🇲🇲 Myanmar Nessuna 10 anni e 6 mesi 3 anni Nuovo regime del 2023: per il trasferimento e la licenza la registrazione costituisce requisito di validità
🇦🇺 Australia Nessuna 10 anni / 6 mesi 3 anni Si prega di prestare attenzione ai termini entro i quali è possibile presentare istanza di revoca per mancato utilizzo (3 anni/5 anni a partire dalla data di deposito della domanda)
🇳🇿 Nuova Zelanda Nessuna 10 anni / sistema di ripristino 3 anni È obbligatorio indicare un indirizzo di notifica in Nuova Zelanda o in Australia

Elenco | Medio Oriente, Africa e aree estese

Paese/Regione Dichiarazione periodica Durata di validità / Periodo di proroga Non utilizzato Note particolari
🇦🇪 Emirati Arabi Uniti Nessuna 10 anni / 3 mesi 5 anni Legge unificata sui marchi del CCG
🇸🇦 Arabia Saudita Nessuna 10 anni e 6 mesi 5 anni Legge unificata sui marchi del CCG
🇶🇦 Qatar / 🇰🇼 Kuwait Nessuna 10 anni e 6 mesi 5 anni Legge unificata sui marchi del CCG
🇮🇱 Israele Nessuna 10 anni / con periodo di grazia 3 anni Periodo di inutilizzo eccezionalmente breve nel Medio Oriente
🇪🇬 Egitto Nessuna 10 anni / 6 mesi 5 anni È obbligatorio indicare un destinatario sul territorio nazionale
🇿🇦 Sudafrica Nessuna 10 anni / 6 mesi 5 anni Sistema degli utenti registrati
🇳🇬 Nigeria Nessuna 7 anni iniziali → rinnovo ogni 14 anni *3/1 mese 5 anni Eccezioni alla durata di 10 anni
🇰🇪 Kenya Nessuna 10 anni / circa 30 giorni 5 anni La registrazione del brevetto è fondamentale per la difesa contro l’inutilizzo
🇲🇦 Marocco Nessuna ※4 10 anni / 6 mesi 5 anni La cessione deve essere registrata entro 3 mesi dall’esecuzione
🌍 OAPI (17 paesi francofoni) Nessuna 10 anni / 6 mesi 5 anni Una singola registrazione è valida in tutti i 17 paesi · L’utilizzo in un solo paese garantisce la protezione in tutto il territorio
🌍 ARIPO (Protocollo di Banjul) Nessuna 10 anni / 6 mesi Dipende dalla legislazione di ciascun Paese ※5 Sistema dei paesi designati; l’efficacia è subordinata alla legislazione nazionale di ciascun paese designato

Annullamento per mancato utilizzo | “Modello triennale” e “Modello quinquennale”

In quasi tutti i paesi esiste un sistema di revoca per inutilizzo, secondo il quale un marchio viene revocato se non viene utilizzato per un determinato periodo. La differenza nella durata di tale periodo costituisce un aspetto fondamentale nella gestione dei marchi all’estero.

Categoria Paesi principali
Visto triennale (di breve durata · da tenere in considerazione) Giappone, Cina, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, Thailandia, Malesia, Myanmar, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti, Messico, Colombia/Perù/Ecuador/Bolivia (Andine), Russia, Israele
Tipo a 5 anni Europa in generale, India, Vietnam, Indonesia, Singapore, Brasile, Cile, Argentina, Uruguay, gran parte del Medio Oriente e dell’Africa
2 anni (durata minima) Venezuela

💡 Punto chiave: in particolare la Russia e Israele (3 anni) rappresentano paesi in cui i termini di validità sono eccezionalmente brevi in Europa e in Medio Oriente, con un elevato rischio di revoca dei marchi inattivi. Nei paesi con un regime triennale è necessario gestire la registrazione calcolando a ritroso il termine entro il quale “iniziare l’uso entro tre anni dalla registrazione”.

Eccezioni relative alla durata (Nigeria e Venezuela)

Nella maggior parte dei paesi la durata è di «10 anni, con rinnovo ogni 10 anni», ma vi sono delle eccezioni.

Paese Durata Note importanti
🇳🇬 Nigeria 7 anni per il primo rilascio, successivamente ogni 14 anni *3 Se la gestione dei rinnovi è impostata su «10 anni fissi», ciò può causare errori
🇻🇪 Venezuela 15 anni ※2 Dopo l’uscita dal blocco andino nel 2006, si applica il termine di 15 anni previsto dalla legge del 1956; tuttavia, vi è una certa ambiguità nella normativa applicabile

Altri obblighi successivi alla registrazione (registrazione del trasferimento, rappresentante, indirizzo per le notifiche)

Oltre all’utilizzo e all’aggiornamento, esistono ulteriori obblighi successivi alla registrazione che possono facilmente sfuggire.

Obbligo Contenuto Paesi che richiedono particolare attenzione
Registrazione (recordal) di cessioni e licenze Il trasferimento dei diritti e le licenze devono essere registrati presso l’ufficio competente. In molti paesi ciò costituisce un requisito per l’opponibilità nei confronti di terzi, mentre in alcuni casi è un requisito di efficacia Requisiti di efficacia: Russia, Vietnam, Myanmar
Utente registrato (registrazione della licenza) Se la licenza non è registrata, non è possibile utilizzarla come difesa contro la revoca per mancato uso da parte del licenziatario Kenya, Sudafrica, Nigeria (ordinamento di tipo anglo-americano)
Indirizzo di notifica locale (address for service) È obbligatorio disporre di un indirizzo di notifica o di un rappresentante all’interno del territorio Hong Kong, Australia, Nuova Zelanda, Egitto, ecc.
Registrazione delle modifiche di denominazione sociale e indirizzo In caso di modifica della ragione sociale o di trasferimento, è necessario registrare la modifica in tutti i paesi in cui la società è registrata In tutto il mondo (aspetti che spesso vengono tralasciati in caso di fusioni e acquisizioni)
Indicazione ® Utilizzabile solo dopo la registrazione. In alcuni paesi l’uso del simbolo ® senza registrazione costituisce un reato Ciascun Paese

Lista di controllo operativa

① Gestire con la massima priorità le scadenze relative ai paesi in cui è stato dimostrato l’uso: Stati Uniti, Messico, Filippine, Argentina, Cambogia. Il punto di riferimento (data di registrazione / anniversario della registrazione / data di deposito della domanda) varia a seconda del paese.

② Non abbassare la guardia nemmeno in caso di designazione Madpro: Stati Uniti (§71), Messico, Cambogia e altri paesi richiedono una dichiarazione d’uso.

③ I Paesi che prevedono un periodo di 3 anni devono avviare l’utilizzo entro 3 anni dalla registrazione: Giappone, Cina, Corea del Sud, Taiwan, Russia, Israele, ecc.

④ Impostazione individuale delle eccezioni relative alla durata di validità: Nigeria (da 7 a 14 anni) e Venezuela (15 anni).

⑤ Prevenzione della perdita di registrazione: in Russia, Vietnam e Myanmar si applicano i requisiti di efficacia, mentre nei paesi africani di tradizione giuridica anglo-americana la difesa per mancato utilizzo si basa sul concetto di “utente registrato”.

⑥ Europa e Asia: “Conservazione delle prove d’uso”: conservare costantemente la documentazione relativa all’uso effettivo, provvista di data.

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Domande frequenti (FAQ)

D. Una volta registrato un marchio, è sufficiente non fare più nulla?

R. No. In molti paesi è necessario ① il rinnovo (di norma ogni 10 anni).Inoltre, in paesi quali Stati Uniti, Messico, Filippine, Argentina e Cambogia, se non si presenta attivamente una «prova d’uso/dichiarazione d’uso» entro un determinato termine successivo alla registrazione, il marchio viene cancellato. Inoltre, in quasi tutti i paesi, se il marchio non viene utilizzato per un determinato periodo (3 o 5 anni), sussiste il rischio che terzi ne richiedano la cancellazione per inutilizzo.

D. In quali paesi è necessario presentare una prova d’uso (dichiarazione d’uso)?

A. Secondo l’indagine condotta per il presente articolo, i paesi rappresentativi che impongono la presentazione attiva e periodica di prove d’uso o dichiarazioni d’uso dopo la registrazione sono gli Stati Uniti (dichiarazione giurata ai sensi del §8), il Messico, le Filippine (DAU), l’Argentina (dichiarazione intermedia) e la Cambogia.L’Indonesia richiede una semplice dichiarazione d’uso (senza necessità di prove) solo al momento del rinnovo. Nella maggior parte dei paesi, quali Europa, Giappone, Cina e Corea del Sud, non è richiesta la presentazione periodica.

D. Qual è la durata del rinnovo?

R. Nella maggior parte dei paesi è di «10 anni dalla registrazione (o dalla presentazione della domanda), e successivamente ogni 10 anni».Fanno eccezione la Nigeria, dove il periodo iniziale è di 7 anni e successivamente di 14 anni, e il Venezuela, dove è previsto un periodo di 15 anni (vi è una certa ambiguità nella normativa applicabile; si raccomanda di verificare). Anche il periodo di grazia (spesso pari a 6 mesi dalla scadenza) varia a seconda del Paese.

D. Che cos’è la revoca per inutilizzo? Dopo quanti anni si applica?

A. Si tratta di un sistema in base al quale, qualora un marchio registrato non venga utilizzato per un determinato periodo, la registrazione può essere revocata su richiesta di terzi. Il periodo di tempo varia a seconda del Paese: in Giappone, Cina, Corea del Sud, Taiwan e nella Comunità Andina (Colombia, Perù, ecc.) è generalmente di 3 anni, mentre in Europa, Stati Uniti, Brasile e altri Paesi è di 5 anni.Il Venezuela, con 2 anni, presenta il periodo più breve.

D. Possediamo numerosi marchi all’estero. A quali aspetti occorre prestare particolare attenzione nella loro gestione?

R. ① Gestire con la massima priorità le scadenze per la presentazione delle prove d’uso nei paesi che richiedono tale prova (Stati Uniti, Messico, Filippine, Argentina, Cambogia); ② Tenendo conto del fatto che per gli Stati Uniti (§71) eMessico e Cambogia è necessaria una dichiarazione di uso; ③ conservare le prove di uso tenendo conto dei periodi di inattività che comportano la decadenza (tipo triennale/quinquennale); ④ gestire il rinnovo delle eccezioni relative alla durata di validità (Nigeria e Venezuela); ⑤ evitare omissioni nella registrazione locale (recordal) di cessioni e licenze.

Note e punti da verificare

Note sull’utilizzo del presente articolo: le informazioni riportate di seguito sono di carattere generale e sono state verificate al momento della ricerca (giugno 2026). In particolare, le voci contrassegnate dal simbolo ※ sono quelle che richiedono una verifica in loco o che presentano discrepanze tra le diverse fonti. Prima di procedere con le procedure effettive e la gestione delle scadenze, si prega di verificare sempre le modalità aggiornate presso un rappresentante locale.

  • ※1 Periodo di decadenza per inutilizzo in Paraguay: sebbene l’opinione prevalente sia di 5 anni, si raccomanda di verificare la conferma definitiva nella normativa primaria (Legge 1294/98) (livello di certezza MEDIO).
  • ※2 Normativa applicabile e durata della protezione in Venezuela:dopo l’uscita dalla Comunità Andina nel 2006, è stata dichiarata l’applicabilità della Legge sulla proprietà industriale del 1956 (durata: 15 anni); tuttavia, la Corte Suprema non ha escluso del tutto l’applicabilità della Decisione 486 (10 anni), per cui permane un’ambiguità giuridica in merito alla normativa applicabile.È indispensabile effettuare una verifica in loco per ogni singolo caso (livello di certezza MEDIO).
  • ※3 Durata di validità in Nigeria: si tratta di un sistema di tipo britannico, con una durata iniziale di 7 anni e, dopo il rinnovo, di 14 anni. Si prega di prestare attenzione anche al breve termine di proroga per il rinnovo (1 mese dalla scadenza) (livello di certezza ELEVATO).
  • *4 “Assenza di dichiarazione di uso” in Marocco: sebbene le informazioni fornite da diversi studi legali di primo piano concordino sul fatto che “l’uso non sia un requisito per il mantenimento della registrazione”, in alcune fonti secondarie è stato riscontrato che “è necessaria una dichiarazione di uso dopo 3 anni dalla registrazione”; pertanto, a titolo precauzionale, si raccomanda una verifica finale in loco (prassi dell’OMPIC)(livello di certezza MEDIO-ALTO).
  • ※5 Requisiti di inutilizzo dell’ARIPO (Protocollo di Banjul): il trattamento in materia di decadenza e inutilizzo è subordinato alla legislazione nazionale di ciascun Paese designato. Dopo aver determinato i Paesi designati, è necessario effettuare una verifica per ciascun Paese (qualora tra i Paesi designati siano inclusi il Mozambico e simili, potrebbe sussistere l’obbligo di dichiarare l’intenzione di utilizzo a livello nazionale).
  • ※6 Giappone, Cina, Corea del Sud: non rientrano nell’ambito principale della presente indagine trasversale; le informazioni riportate si basano su conoscenze generali relative ai sistemi di base. Si prega di verificare separatamente le procedure dettagliate e le ultime modifiche normative.
  • Altre note: poiché il numero esatto di mesi del periodo di proroga per il rinnovo e gli importi delle maggiorazioni possono essere soggetti a revisione a seconda dell’anno fiscale, si prega di verificare gli ultimi avvisi pubblicati dalle rispettive autorità immediatamente prima della presentazione. Per alcuni paesi dell’America centrale e meridionale, quali Cile, Colombia e Perù, sono emersi aspetti che hanno richiesto una verifica supplementare nel corso dell’indagine; la tabella sopra riportata riflette lo stato attuale delle informazioni.

Elenco delle fonti

Il presente articolo è stato redatto incrociando fonti primarie, quali gli uffici della proprietà intellettuale dei vari paesi e WIPO Lex (la banca dati normativa dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale), con fonti secondarie quali i principali studi legali specializzati in proprietà intellettuale dei singoli paesi, INTA, World Trademark Review (WTR), IAM e ICLG.Di seguito, dopo aver illustrato per ciascuna regione le principali basi giuridiche in forma testuale, si riporta un elenco degli URL completi delle fonti consultate.Si noti inoltre che per quanto riguarda gli aspetti contrassegnati come «da verificare» nelle note del testo (da *1 a *6), poiché le opinioni divergono tra le diverse fonti o potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche normative, si raccomanda di richiedere una verifica aggiornata da parte di un agente locale al momento dell’applicazione pratica.

Americhe del Nord e del Sud

Il ciclo delle dichiarazioni di utilizzo negli Stati Uniti (dichiarazione giurata ai sensi della Sezione 8, rinnovo ai sensi della Sezione 9, inoppugnabilità ai sensi della Sezione 15 e designazione ai sensi della Sezione 71 del Accordo di Madrid) si basa sulla pagina ufficiale dell’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) intitolata “Maintaining your registration”.Per quanto riguarda il Messico, il requisito «entro tre mesi dal terzo anniversario della registrazione + dichiarazione di uso al momento del rinnovo» è stato verificato consultando lo studio legale locale De Alva & Asociados, lo studio Godfrey & Kahn, il sito di informazioni giuridiche Mondaq e la spiegazione fornita da HYA IP in merito alla gestione delle designazioni ai sensi del Accordo di Madrid.Per quanto riguarda la dichiarazione di uso intermedia in Argentina (dal 5° al 6° anno di registrazione), ci siamo basati sulle spiegazioni fornite da Olarte Moure, Dreyfus e SBM, nonché sulla risoluzione 123/2019 dell’INPI (commento di Lexology).Per quanto riguarda la prova di mancato uso in Canada (articolo 45 della legge sui marchi) e l’abolizione della dichiarazione di uso a seguito della riforma del 2019, ci siamo basati sulla guida ufficiale dell’Ufficio canadese della proprietà intellettuale (CIPO) e sulle FAQ di Fasken; per quanto riguarda il rinnovo decennale in Brasile e la cancellazione per mancato uso dopo cinque anni dalla registrazione, ci siamo basati sulla guida ufficiale dell’Ufficio brasiliano della proprietà industriale(INPI) e da Montaury, Harris e Sliwoski.Le circostanze che hanno portato il Cile a introdurre per la prima volta la revoca per mancato uso con la nuova legge sulla proprietà industriale del 2022 (Legge 21.355) sono illustrate da Carey, Alessandri e Chambers e nelle FAQ ufficiali dell’INAPI, mentre la revoca per mancato uso perLa revoca per mancato uso per «tre anni consecutivi» si basa sul testo della Decisione 486 della Comunità Andina (art. 165), norma sovranazionale applicabile a questi quattro paesi, e sul commento di Garrigues relativo alla regione andina.Per quanto riguarda l’Uruguay (che ha introdotto la revoca per inutilizzo nel 2019), il Paraguay e il Venezuela (a causa dell’ambiguità della normativa applicabile), abbiamo verificato le informazioni presso i rispettivi uffici locali e tramite il commento di WTR.

Europa

La struttura del marchio dell’Unione europea (EUTM) — secondo cui «non è richiesta una dichiarazione di uso regolare, il rinnovo è decennale e il marchio è soggetto a cancellazione per inuso dopo cinque anni dalla registrazione» — si basa sulle FAQ ufficiali dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (Rinnovo / Nullità e cancellazione / Rappresentanti) e sulle Linee guida per l’esame 4.1 (Cancellazione per inuso).Il confronto secondo cui «la dichiarazione di uso è un requisito degli Stati Uniti e non esiste nell’UE» è chiaramente indicato nel blog di Garrigues.Per quanto riguarda il Regno Unito, abbiamo verificato le informazioni relative all’ICLG (United Kingdom 2026) e a Harper James; per la Germania, i requisiti relativi al rappresentante legale sono stati confermati dal sito ufficiale dell’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi (DPMA); per la Francia, i requisiti relativi al rappresentante sono stati verificati nel WTR Yearbook; per la Svizzera (paese non UE ma con un sistema di tipo europeo), le informazioni sono state confermate dal sito ufficiale dell’Istituto svizzero della proprietà intellettuale (IPI).Per quanto riguarda la Russia, i requisiti relativi a «tre anni di inutilizzo, registrazione obbligatoria delle licenze/cessioni (articolo 1232 del Codice civile) e obbligo di avvalersi di un consulente in proprietà industriale locale» sono stati verificati su Gorodissky, De Berti Jacchia e Sojuzpatent;per quanto riguarda la Turchia, in merito al «trasferimento, a partire dal 2024, dei poteri di revoca dai tribunali all’Ufficio turco dei brevetti e dei marchi (TPTO)», ci siamo basati sul sito ufficiale di TURKPATENT, su Optimum Patent, Aksoy IP e TurkLegal; per il Benelux, ci siamo basati sul sito ufficiale dell’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (BOIP) e su Clairfort.

Asia-Pacifico

La dichiarazione di uso effettivo nelle Filippine (DAU: 3 anni dalla domanda, 5° anniversario della registrazione, 1 anno dopo il rinnovo) è presentata all’Ufficio filippino della proprietà intellettuale(IPOPHL), nonché su Aumento IP e BCCS Law; la dichiarazione relativa al Cambogia «Dichiarazione giurata di uso o inuso entro un anno dal quinto anniversario della registrazione (applicazione rigorosa a partire da agosto 2023)» si basa su Tilleke & Gibbins, DS&B e Abacus IP.Per Taiwan si fa riferimento a Law.asia e Lexology; per Hong Kong, alle fonti ufficiali dell’Ufficio della proprietà intellettuale di Hong Kong (IPD); per l’India, in merito alla revoca per inutilizzo (5 anni) e ai requisiti relativi ai registri di cessione, all’articolo 45 del Codice indiano e a SS Rana eVakilsearch; per l’Indonesia, la «modifica del termine per la cancellazione per inutilizzo da 3 a 5 anni nel 2024 (sentenza della Corte costituzionale n. 144/PUU-XXI/2023) e la dichiarazione di utilizzo al momento del rinnovo» sono state verificate presso Tilleke & Gibbins e Harakenzo.Per la Thailandia: WIPO Lex (Legge sui marchi B.E. 2534); per il Vietnam: «Il trasferimento è un requisito di efficacia» (Tilleke, KENFOX); per la Malesia: Skrine, MyIPO (Legge n. 815); per Singapore: Ufficio della Proprietà Intellettuale di Singapore(IPOS); per la Birmania (la legge sui marchi del 2019 è entrata in vigore nell’aprile 2023 e la registrazione è un requisito di efficacia) ci si è basati su LawPlus, KENFOX e WIPO Lex (Regolamento 1/2023);per l’Australia si fa riferimento al manuale ufficiale di IP Australia e all’articolo 92 della Legge sui marchi del 1995 (AustLII), mentre per la Nuova Zelanda si fa riferimento alle fonti ufficiali di IPONZ e alla Legge sui marchi del 2002.

Medio Oriente, Africa e area più ampia

I quattro paesi del CCG (Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar e Kuwait) adottano un approccio uniforme, basato sulla Legge unificata sui marchi del CCG (AGIP, versione inglese in formato PDF) entrata in vigore nel 2016, che prevede “10 anni, 5 anni di inutilizzo e nessuna dichiarazione periodica”.Le procedure di rinnovo di ciascun Paese sono state verificate sui siti ufficiali del Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti (MoET) e dell’Ufficio saudita per la proprietà intellettuale (SAIP), tra gli altri.Per Israele (dove il periodo di inutilizzo è eccezionalmente di 3 anni) ci si basa su Lexology; per l’Egitto (dove è obbligatorio indicare un indirizzo di notifica) su NJQ ed ELDIB; per il Sudafrica (con il sistema del «registered user») su Smit & Van Wyk e Lexology.L’eccezione relativa alla Nigeria, con una «durata iniziale di 7 anni e di 14 anni dopo il rinnovo», è tratta da ICLG (Nigeria 2026) e ip-coster; la revoca per inutilizzo in Kenya (Legge sui marchi, Cap. 506, art. 36) è tratta da Kenya Law(testo normativo ufficiale), KIPI e CM Advocates; per il Marocco (dichiarazione di uso non richiesta, informazioni concordanti da più fonti / si raccomanda la verifica in loco come indicato al *4) si è fatto riferimento a WIPO Lex (Legge 17-97), NJQ e AGIP.Per quanto riguarda la registrazione regionale, l’OAPI (registrazione unica valida in 17 paesi francofoni) è stata analizzata da Adams & Adams e WTR, mentre l’ARIPO (Protocollo di Banjul, subordinato alla legislazione nazionale dei paesi designati) è stata esaminata dal sito ufficiale dell’ARIPO, da LADAS e da Adams & Adams.Si noti inoltre che l’esempio del Mozambico, in cui è richiesta una dichiarazione di intenzione di uso (DIU) e che nel presente articolo è stato classificato come «di riferimento/escluso dall’ambito di applicazione», si basa sulla spiegazione fornita da Inventa.

Per una panoramica dei sistemi nazionali in materia di marchi, La invitiamo a consultare anche la “Guida ai sistemi mondiali dei marchi (oltre 170 paesi)”. Le domande internazionali presentate ai sensi del Protocollo di Madrid sono illustrate nella sezione “Domanda internazionale di marchio ai sensi del Protocollo di Madrid”.
Takefumi Sugiura, consulente in brevetti

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Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale

Assiste clienti operanti in un ampio ventaglio di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).
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