Design e marchi: differenze e quattro strumenti per proteggere il prodotto

Quando viene completato il design di un nuovo prodotto, ci viene molto spesso posta la domanda: «È meglio tutelarlo con il diritto di disegno industriale o con il diritto di marchio?». Sebbene entrambi siano diritti che si ottengono presentando domanda presso l’Ufficio Brevetti, poiché ciò che tutelano è completamente diverso, una scelta errata potrebbe portare alla situazione in cui, «nonostante la registrazione, non si riesca a impedire le imitazioni più rilevanti».

In questo articolo, dopo aver sintetizzato le differenze tra il diritto di disegno industriale e il diritto di marchio in una tabella comparativa, un consulente in brevetti illustrerà come distinguere l’uso dei «quattro diritti a tutela del design» – che includono anche il diritto d’autore e la legge sulla concorrenza sleale – in base a casi specifici quali la forma del prodotto, il logo, la confezione e l’interfaccia utente (UI).

1. Conclusione: tabella riassuntiva a confronto dei quattro diritti

Innanzitutto, ecco una panoramica generale. Esistono principalmente quattro leggi a tutela del design, ciascuna delle quali presenta differenze in termini di «oggetto di tutela», «modalità di sorgimento del diritto» e «durata della protezione».

2. Che cos’è il diritto di disegno o modello: tutela della «creazione» del design

Il diritto di disegno o modello è il diritto che tutela la creazione stessa del disegno o modello di un prodotto, quali la forma, il motivo e il colore. Una volta registrato, il diritto di esclusività si estende non solo al disegno o modello identico, ma anche a quelli simili. Il grande punto di forza consiste nella possibilità di impedire la produzione di prodotti contraffatti che, pur non essendo identici, presentano somiglianze.

Con la modifica della legge sui disegni e modelli entrata in vigore nel 2020, l’oggetto di protezione si è notevolmente ampliato: oltre alla forma degli oggetti, è ora possibile registrare anche i disegni e modelli di immagini (come le interfacce utente e le icone delle app) e l’aspetto esterno e gli interni degli edifici. Sono in aumento anche i casi di registrazione di disegni e modelli relativi alle schermate operative delle app per smartphone (esempi concreti sono riportati nella sezione dedicata alla registrazione dei disegni e modelli relativi alle schermate delle interfacce utente).

Caratteristiche fondamentali del diritto di disegno o modello

• È richiesta la novità: il disegno o modello deve essere sconosciuto al pubblico prima della presentazione della domanda. In linea di principio, non è possibile registrarlo dopo l’esposizione in una fiera o la pubblicazione sui social media (sono previste misure di salvaguardia se la pubblicazione avviene entro un anno; si veda l’eccezione alla perdita di novità del disegno o modello)
• La durata del diritto è di massimo 25 anni dalla data di deposito: una volta scaduto il termine, il disegno o modello entra nel «dominio pubblico» e chiunque può utilizzarlo
• Disegni parziali e disegni correlati: è possibile registrare solo una parte caratteristica del disegno o proteggere in blocco le varianti sviluppate

3. Che cos’è il diritto di marchio: tutelare il «segno distintivo» del marchio

Il diritto di marchio è il diritto che tutela il «segno distintivo» (marchio) utilizzato per distinguere i propri prodotti e servizi da quelli di altre aziende. Sebbene i nomi e i loghi ne siano esempi tipici, è possibile registrare anche forme tridimensionali (marchi tridimensionali), colori e suoni.

È importante sottolineare che il diritto di marchio non tutela la «bellezza del design», bensì la «funzione di indicazione della provenienza». Anche un design apparentemente banale può essere registrato purché funga da segno distintivo; al contrario, per quanto eccellente possa essere un design, se non viene riconosciuto come segno distintivo, sarà difficile ottenere la protezione come marchio.

Caratteristiche fondamentali del diritto di marchio

• Validità quasi perpetua in caso di rinnovo: è possibile rinnovare il marchio ogni 10 anni dalla registrazione e mantenere il diritto fintanto che si continua a utilizzare il marchio
• Non è richiesta la novità: è possibile presentare domanda anche per nomi di prodotti o loghi già in commercio (tuttavia, il rischio che qualcun altro presenti la domanda prima di voi aumenta di giorno in giorno)
• Se non viene utilizzato, viene revocato: se non viene utilizzato per tre anni dopo la registrazione, può essere revocato tramite un procedimento di revoca per inutilizzo (Nozioni di base e strategie di difesa nel procedimento di revoca per inutilizzo)
• Registrazione per classe (settore): il diritto sorge nell’ambito dei prodotti e dei servizi specificati (Elenco delle classi dei marchi e come sceglierle)

4. Tre differenze fondamentali tra il diritto di disegno o modello e il diritto di marchio

Differenza n. 1: l’oggetto tutelato è diverso (creatività vs. reputazione)

Il diritto di disegno o modello è un diritto concesso come corrispettivo per «aver creato un nuovo disegno o modello». Il diritto di marchio, invece, è il diritto di tutelare la reputazione commerciale accumulata attorno a tale segno distintivo. Proprio per questo motivo, al diritto di disegno o modello è richiesta la novità, mentre al diritto di marchio è richiesto l’uso (accumulo di reputazione), il che porta a una differenza strutturale tra i due.

Differenza n. 2: la durata è diversa (massimo 25 anni vs. semi-permanente)

Il diritto di disegno o modello cessa obbligatoriamente entro un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda. Il diritto di marchio, invece, permane fintantoché se ne rinnovano i diritti. Se un prodotto è un potenziale «long-seller» il cui ciclo di vita può superare i 25 anni, questa differenza assume un’importanza strategica fondamentale.

Differenza n. 3: tempistiche di deposito diverse (prima della pubblicazione vs in qualsiasi momento)

Poiché il diritto di disegno e modello richiede novità, in linea di principio è necessario presentare la domanda prima del lancio sul mercato, dell’esposizione o della pubblicazione sui social media. Il marchio può essere depositato anche dopo la pubblicazione. L’approccio «vedremo dopo il lancio, se avrà successo» è valido solo per il marchio; per il diritto di disegno e modello, invece, è necessario prendere una decisione prima del lancio.

L’area di sovrapposizione dei due diritti: il marchio tridimensionale

La forma stessa del prodotto può essere tutelata sia dal diritto di disegno industriale che dal marchio tridimensionale: questa è l’area di sovrapposizione tra i due. Tuttavia, per registrare la forma di un prodotto come marchio tridimensionale, è solitamente richiesto che, grazie a un uso pluriennale, si sia raggiunto uno stato in cui «basta vedere la forma per riconoscere di quale prodotto si tratti» (carattere distintivo derivante dall’uso), il che rappresenta un ostacolo piuttosto elevato.Nel capitolo 7 illustreremo una strategia di utilizzo combinato che sfrutta questa caratteristica.

5. Il diritto d’autore e la legge sulla concorrenza sleale come opzioni

Diritto d’autore: non richiede deposito, ma è difficile fare affidamento su di esso per il design di prodotti di serie

Il diritto d’autore sorge automaticamente al momento della creazione e non comporta alcun costo.È particolarmente efficace per illustrazioni, personaggi e grafica. Tuttavia, per quanto riguarda il design di prodotti industriali realizzati in serie (arti applicate), la giurisprudenza prevede che la soglia per il riconoscimento come opera protetta sia elevata; pertanto, ritenere che «poiché sussiste il diritto d’autore, non sia necessaria la registrazione del disegno o modello» è rischioso. L’approccio da adottare quando si sviluppa una linea di prodotti basata su un personaggio è illustrato in dettaglio nella sezione «Protezione dei personaggi: diritto d’autore e diritto dei marchi».

Legge sulla concorrenza sleale: misure contro le copie identiche subito dopo il lancio

La legge sulla concorrenza sleale prevede un sistema che consente di ottenere un provvedimento inibitorio, senza necessità di registrazione, nei confronti delle «copie identiche» che imitano fedelmente la forma di un prodotto altrui (divieto di imitazione della forma). Tuttavia, la protezione è limitata a un periodo di tre anni a decorrere dalla data della prima commercializzazione in Giappone e si applica solo alle imitazioni che possono essere definite «sostanzialmente identiche».Si tratta di un ambito di protezione più ristretto rispetto a quello della registrazione del disegno industriale e va considerato esclusivamente come una misura provvisoria.

6. Distinzione in base ai casi specifici (forma, logo, confezione, interfaccia utente)

I punti che destano maggiore confusione sono la «confezione» e l’«interfaccia utente» (UI).Per quanto riguarda la confezione, la regola di base prevede una ripartizione dei ruoli: la creatività relativa alla forma e al layout rientra nel diritto di disegno industriale, mentre la parte relativa all’indicazione del marchio rientra nel diritto di marchio. Per quanto riguarda l’interfaccia utente (UI), a seguito della modifica del 2020, la protezione tramite disegno industriale è diventata la soluzione principale; tuttavia, se il meccanismo di funzionamento stesso presenta elementi di novità, può anche essere oggetto di brevetto (per una panoramica completa sulla protezione dei disegni e modelli, si rimanda alla sezione «Protezione dei disegni e modelli»).

7. Strategia combinata: il passaggio dal diritto sul disegno industriale al marchio tridimensionale

Il punto debole del diritto di disegno o modello è che «scade dopo un massimo di 25 anni», mentre quello del marchio tridimensionale è che «per acquisire capacità distintiva è necessario un lungo periodo di utilizzo». Se combinati su un asse temporale, questi due elementi si compensano a vicenda.

In effetti, la bottiglia della Coca-Cola, la Super Cub della Honda e i contenitori della Yakult sono noti come esempi rappresentativi di marchi tridimensionali registrati grazie alla dimostrazione di un uso pluriennale. In tutti questi casi, si tratta di diritti acquisiti proprio perché il potere distintivo è stato sviluppato fino al punto in cui «basta vedere la forma per riconoscere il prodotto».

In altre parole, se non si ottiene il diritto di disegno o modello prima del lancio sul mercato, per i diversi anni o decenni necessari affinché il potere distintivo si consolidi non si disporrà di alcun strumento decisivo per impedire l’imitazione della forma. Il primo frazionista della staffetta è il diritto di disegno o modello.

8. Aspetti pratici da tenere in considerazione e indicazioni sui costi

Costi indicativi da versare all’Ufficio Brevetti (tasse di bollo)

*Tariffe dell’Ufficio Brevetti in vigore a luglio 2026. Qualora si ricorra a un consulente in brevetti, saranno addebitati separatamente i relativi onorari. L’importo totale varia a seconda del caso, in base, ad esempio, alla necessità o meno di redigere disegni tecnici.

Esempi di errori comuni

• Iniziare a valutare la domanda di registrazione del disegno o modello solo dopo averlo reso pubblico in occasione di fiere, campagne di crowdfunding o sui social media (rischio di perdita di novità. Se il termine non ha ancora superato un anno, si consiglia di valutare l’applicazione di disposizioni derogatorie)
• Vendita di prodotti di serie senza registrazione del design, ritenendo che «la tutela del diritto d’autore sia sufficiente» (possibilità che non siano protetti a causa delle soglie di applicabilità delle arti applicate)
• Registrare come marchio solo il logo, lasciando indifesa la forma del prodotto (il diritto di marchio relativo al logo è praticamente inefficace contro l’imitazione della forma)
• Sono trascorsi più di tre anni dalla scoperta dell’imitazione (non è più possibile contestarla ai sensi della normativa sulla concorrenza sleale in materia di imitazione della forma)

Domande frequenti (FAQ)

D1. È necessario ottenere sia il diritto di disegno e modello sia il diritto di marchio?

Dipende da ciò che si desidera proteggere. Se il «design» del prodotto costituisce il fulcro del valore, il diritto di disegno o modello è la scelta prioritaria; se invece il fulcro è costituito dal «nome del marchio e dal logo», è il diritto di marchio a essere prioritario. Per i prodotti che costituiscono il pilastro dell’attività, è prassi comune garantire entrambi i diritti attraverso una ripartizione dei ruoli: il diritto di disegno o modello per la forma e il diritto di marchio per il nome e il logo.

D2. Abbiamo già avviato la vendita. Dobbiamo rinunciare alla registrazione del disegno o modello?

Se è trascorso meno di un anno dalla prima divulgazione, potrebbe essere possibile presentare la domanda avvalendosi delle disposizioni eccezionali relative alla perdita di novità. Se è trascorso più di un anno, la registrazione del disegno o modello risulta difficile, ma è possibile valutare la protezione tramite marchio (compresi i marchi tridimensionali) o ai sensi della legge sulla concorrenza sleale. Poiché le opzioni disponibili diminuiscono con il passare del tempo, Le consigliamo di rivolgersi a noi il prima possibile.

D3. Il logo è protetto dal diritto d’autore: ha senso registrarlo come marchio?

Sì, c’è. I loghi semplici o i logotipi (loghi composti da caratteri) potrebbero non essere riconosciuti come opere protette dal diritto d’autore; inoltre, per dimostrare la violazione del diritto d’autore è necessario provare che «la controparte abbia imitato il proprio logo basandosi su di esso». Con il diritto di marchio, invece, il semplice fatto della registrazione consente di impedire l’uso di loghi simili nell’ambito specificato, il che comporta una notevole differenza in termini di praticità.

Q4. Con quale diritto è possibile tutelare il design dell’interfaccia utente (UI) di un’app?

In base alla legge sui disegni e modelli modificata ed entrata in vigore nel 2020, la protezione come disegno o modello è diventata l’opzione principale. Se si tratta di immagini destinate al funzionamento o alla visualizzazione, è possibile registrarle anche se fornite tramite cloud e non installate su un oggetto fisico. Il nome dell’app e l’icona possono essere protetti anche dal diritto di marchio.

D5. Se si desidera contenere i costi, a cosa si dovrebbe dare la priorità?

In linea generale, si tende a valutare in ordine di priorità: ① il marchio del nome dell’azienda o del marchio (che costituisce la base di tutto); ② il disegno o modello del prodotto che rappresenta il pilastro del fatturato. Tuttavia, poiché le priorità variano a seconda dell’attività svolta e del rischio di imitazione, è proprio la ripartizione ottimale delle risorse in presenza di un budget limitato l’aspetto per cui vale la pena consultare uno specialista.

Riepilogo

Il diritto di disegno o modello è un diritto a durata determinata che tutela la «creazione del design», mentre il diritto di marchio è un diritto rinnovabile che tutela il «segno distintivo del marchio». Mentre per i disegni e modelli vige il principio della domanda prima della divulgazione, i marchi possono essere registrati anche dopo la commercializzazione.Il diritto d’autore e la legge sulla concorrenza sleale costituiscono una protezione ausiliaria che sorge automaticamente; pertanto, è prassi consolidata combinare la protezione derivante dalla registrazione per i design che costituiscono il pilastro dell’attività. Nel caso di prodotti dalla forma destinata a diventare un best-seller di lunga durata, risulta efficace una strategia a staffetta che consenta di sviluppare il carattere distintivo mentre la protezione è garantita dal diritto di disegno o modello, per poi passare a un marchio tridimensionale.

Se avete dubbi su quale diritto privilegiare nel caso specifico della vostra azienda, vi invitiamo a consultare tempestivamente un consulente in proprietà industriale, anche per non perdere l’occasione di agire prima della divulgazione del design.

*Il presente articolo è stato redatto a scopo informativo generale sulla base della legge sui disegni e modelli, della legge sui marchi, della legge sul diritto d’autore, della legge sulla concorrenza sleale e dei documenti pubblicati dall’Ufficio dei brevetti (aggiornato a luglio 2026). Per valutazioni specifiche relative a singoli casi, si raccomanda di consultare un esperto.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX (EVORIX) – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale

Assiste i clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, startup, moda e sanità, occupandosi di ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti giapponesi, l’Associazione asiatica dei patentisti (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).

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