Brevetti e finanziamento delle startup: cosa valutano gli investitori

Per le startup, la raccolta di fondi rappresenta una delle questioni più importanti, in grado di determinare la crescita dell’azienda. È ovvio che, per attirare l’attenzione degli investitori, siano fondamentali l’attrattiva del prodotto e la capacità operativa del team; tuttavia, negli ultimi anni, la proprietà intellettuale (IP), a cominciare dai brevetti, sta acquisendo sempre maggiore rilevanza come fattore determinante per il successo o il fallimento della raccolta di fondi.
Un brevetto non è un semplice «certificato di tecnologia».Per gli investitori, i brevetti rappresentano un «fossato» che impedisce l’ingresso dei concorrenti e costituiscono una prova a sostegno del vantaggio competitivo sostenibile dell’azienda. Di fatto, i casi in cui la situazione della proprietà intellettuale viene esaminata in modo approfondito durante la due diligence (DD) dei fondi di venture capital (VC) aumentano di anno in anno; siamo ormai in un’epoca in cui la presenza o meno di una strategia in materia di proprietà intellettuale si riflette direttamente sulla valutazione aziendale.
In questo articolo spiegheremo in modo esaustivo perché i brevetti sono importanti nella raccolta di fondi per le startup, quali aspetti della proprietà intellettuale vengono esaminati dagli investitori durante la due diligence, quali sono gli errori tipici che possono compromettere la valutazione da parte degli investitori e quali strategie di proprietà intellettuale adottare a seconda del round di finanziamento. Invitiamo gli imprenditori e i dirigenti di startup che stanno per affrontare un processo di raccolta fondi a leggere attentamente l’articolo fino alla fine.
Indice
- Perché i brevetti sono importanti per la raccolta di fondi
- I 4 punti su cui gli investitori si concentrano durante la due diligence in materia di proprietà intellettuale
- Esempi di errori che compromettono la valutazione degli investitori
- Strategie relative alla proprietà intellettuale in base al round di finanziamento
- Conclusione: avviate una strategia di raccolta fondi che faccia dei brevetti la vostra arma vincente
Perché i brevetti sono importanti per la raccolta di fondi
Nel contesto della raccolta fondi delle startup, l’esistenza di brevetti influenza il processo decisionale degli investitori sotto diversi aspetti. Di seguito illustreremo in dettaglio i tre motivi per cui i brevetti sono fondamentali per la raccolta fondi.
Dimostrazione del vantaggio competitivo
Quando gli investitori decidono di investire in una startup, uno dei rischi che li preoccupa maggiormente è l’«emergere della concorrenza». Anche nel caso di prodotti o servizi innovativi, se la concorrenza è in grado di imitarli facilmente, il vantaggio derivante dall’essere i primi sul mercato non durerà a lungo. La risposta più efficace a questa preoccupazione è la dimostrazione del vantaggio tecnologico tramite i brevetti.
Il fatto di aver ottenuto un brevetto costituisce la prova che la tecnologia in questione ha superato l’esame di novità (ovvero che si tratta di una tecnologia che non esisteva ancora al mondo) e di progressività (ovvero che non è facilmente deducibile dalla tecnica precedente). Si tratta di una certificazione oggettiva rilasciata da un ente terzo, l’Ufficio Brevetti, e rappresenta per gli investitori una prova altamente attendibile a sostegno delle capacità tecnologiche dell’azienda.
In particolare, il possesso di brevetti relativi alle tecnologie di base significa poter impedire legalmente ai concorrenti di entrare nel mercato con lo stesso approccio. Gli investitori individuano un potenziale di rendimento più elevato nelle startup dotate di questa «capacità difensiva», poiché la presenza di barriere all’ingresso garantite dai brevetti rende prevedibile il mantenimento e l’espansione della quota di mercato.
💡 Il brevetto come prova del vantaggio competitivo
- Riconoscimento oggettivo della tecnologia da parte di un ente terzo, l’Ufficio Brevetti
- Uno «scudo» in grado di impedire legalmente l’ingresso sul mercato dei concorrenti
- Prova della competenza tecnica e della capacità di esecuzione nei confronti degli investitori
- Maggiore certezza del ritorno sull’investimento grazie alle prospettive di mantenimento della quota di mercato
Prevenzione dell’imitazione da parte delle grandi aziende
Una delle minacce più gravi per le startup è rappresentata dall’imitazione da parte delle grandi aziende.Quando una grande impresa, dotata di ingenti risorse finanziarie, di un team di sviluppo su larga scala e di canali di vendita consolidati, entra nello stesso settore, per una start-up risulta estremamente difficile competere alla pari. Tuttavia, se si dispone dell’arma giuridica rappresentata dal brevetto, è possibile ribaltare questo scenario alla «Davide contro Golia».
I diritti di brevetto hanno uguale efficacia giuridica, indipendentemente dall’entità dell’invenzione o dalle dimensioni dell’azienda richiedente. In altre parole, anche un brevetto detenuto da una startup con soli 10 dipendenti può essere fatto valere nei confronti di una grande impresa con una capitalizzazione di mercato pari a diversi trilioni di yen.Qualora una grande impresa violi un brevetto imitando la tecnologia di una startup, è possibile opporsi legalmente mediante richieste di cessazione della violazione e di risarcimento danni.
Gli investitori attribuiscono grande importanza a questo aspetto.In particolare, alle startup che entrano in mercati in crescita in cui le grandi aziende potrebbero mostrare interesse, viene inevitabilmente posta la domanda: «Cosa fareste se una grande azienda decidesse di entrare seriamente in questo mercato?». Essere in grado di rispondere a questa domanda affermando: «Abbiamo ottenuto brevetti sulle nostre tecnologie di base e possiamo impedire legalmente l’ingresso della concorrenza», costituisce un fattore estremamente positivo ai fini della decisione di investimento.
🛡️ Il potere dei brevetti nel prevenire la contraffazione da parte delle grandi aziende
- Efficacia giuridica uguale indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda
- Garantiscono misure concrete di difesa quali l’ingiunzione e la richiesta di risarcimento danni
- Una risposta chiara agli investitori riguardo al «rischio di ingresso delle grandi aziende»
- Utilizzabile strategicamente anche come leva negoziale per accordi di licenza incrociata
Il valore aziendale al momento dell’exit
L’obiettivo finale per cui gli investitori investono nelle startup è l’uscita tramite IPO (offerta pubblica iniziale) o M&A (fusioni e acquisizioni). La presenza di un portafoglio di brevetti influisce in modo estremamente significativo sul valore aziendale al momento dell’uscita.
Nel contesto di una IPO, la proprietà intellettuale, compresi i brevetti, viene valutata come «bene immateriale» dell’azienda.Anche durante l’esame di ammissione alla quotazione, poiché viene verificata la situazione della proprietà intellettuale dal punto di vista della sostenibilità dell’attività e della competitività, disporre di un portafoglio brevettuale ben consolidato rappresenta un fattore positivo nella preparazione alla quotazione. Inoltre, anche nella determinazione del prezzo delle azioni dopo la quotazione, il vantaggio tecnologico derivante dai brevetti contribuisce a rafforzare la fiducia degli investitori.
Nel contesto delle operazioni di fusione e acquisizione (M&A), il valore dei brevetti è ancora più diretto. Per l’azienda acquirente, il portafoglio brevetti dell’azienda oggetto dell’acquisizione rappresenta un “bene” che può essere acquisito immediatamente tramite l’operazione. Considerando il tempo e i costi necessari per sviluppare internamente una tecnologia equivalente, è prassi comune che al prezzo di acquisto di una start-up detentrice di brevetti venga applicato un premio.In effetti, nelle operazioni di M&A nel settore tecnologico, non è raro che una parte consistente del prezzo di acquisto venga calcolata in base al valore della proprietà intellettuale, compresi i brevetti.
💰 Impatto della proprietà intellettuale al momento dell’exit
- IPO: un fattore positivo nella valutazione della sostenibilità aziendale durante l’esame di ammissione alla quotazione
- M&A: applicazione di un premio per la proprietà intellettuale al prezzo di acquisto
- Significativo aumento del valore aziendale in quanto bene immateriale
- Valutazione del costo opportunità che tiene conto dei tempi e dei costi di sviluppo tecnologico
📈 L’impatto
dei brevetti sulla valutazione La presenza o meno di un portafoglio di brevetti influisce direttamente sulla valutazione delle startup (valutazione del valore aziendale).In particolare, nei round di finanziamento a partire dalla Serie A, sono stati segnalati casi in cui la valutazione delle startup titolari di brevetti risulta superiore del 20-50% o più rispetto a quella di aziende concorrenti dello stesso settore prive di brevetti.Poiché gli investitori considerano i brevetti come «un meccanismo di tutela dei ricavi futuri», la loro presenza aumenta la certezza dei flussi di cassa futuri e, di conseguenza, porta a una valutazione più elevata. Procedere in modo strategico con il deposito di domande di brevetto sin dalle prime fasi può essere considerato uno degli investimenti con il miglior rapporto costo-efficacia nell’ambito della raccolta di fondi.
I quattro punti su cui gli investitori si concentrano durante la due diligence (DD) in materia di proprietà intellettuale
Nel corso della due diligence (DD) prevista dal processo di raccolta fondi, gli investitori conducono un’analisi approfondita e multiforme della proprietà intellettuale. Di seguito illustreremo i quattro punti a cui gli investitori attribuiscono particolare importanza. Comprendendo questi aspetti in anticipo e preparandosi adeguatamente, sarà possibile superare senza intoppi la due diligence e ottenere una valutazione positiva da parte degli investitori.
Coerenza con l’attività aziendale
La prima cosa che gli investitori verificano è se i brevetti depositati o ottenuti siano coerenti con l’attività effettiva. Anche se si possiede un numero elevato di brevetti, se questi sono estranei al core business, ciò non si tradurrà in una valutazione positiva da parte degli investitori. Anzi, si corre addirittura il rischio che ciò venga interpretato negativamente, come se si trattasse di «depositi privi di strategia».
Ciò che gli investitori ricercano è una situazione in cui la strategia aziendale e quella relativa alla proprietà intellettuale siano integrate. Nello specifico, è fondamentale che le tecnologie che costituiscono gli elementi di differenziazione del prodotto siano coperte da brevetti, che esista un piano di deposito di brevetti in linea con la direzione futura dell’espansione aziendale e che sia in corso la costruzione di un portafoglio orientato allo sviluppo futuro del mercato.
Ad esempio, nel caso di una start-up che sviluppa sistemi di diagnosi medica basati sull’intelligenza artificiale (IA), verrà valutata molto positivamente una strategia brevettuale che copra in modo esaustivo non solo l’algoritmo di IA in sé, ma anche i metodi di pre-elaborazione dei dati, l’interfaccia utente e le modalità di visualizzazione dei risultati diagnostici, ovvero tutti gli elementi del prodotto.
✅ Punti di controllo per la coerenza con l’attività aziendale
- La tecnologia di base è coperta da brevetto?
- Il piano aziendale e il piano di deposito dei brevetti sono coordinati?
- I punti di differenziazione del prodotto sono inclusi nell’ambito di protezione?
- È prevista la costruzione di un portafoglio in linea con il futuro sviluppo dell’attività?
Indagine FTO (Freedom to Operate)
L'indagine FTO (Freedom to Operate) consiste in una verifica volta ad accertare che le attività commerciali della propria azienda non violino i diritti di brevetto di terzi. Per gli investitori, il rischio che l’azienda oggetto di investimento violi i brevetti di terzi rappresenta un problema estremamente grave. Ciò in quanto, qualora venisse accertata una violazione di brevetto, la continuazione dell’attività potrebbe risultare compromessa a causa di un’ordinanza di cessazione, oppure potrebbero insorgere ingenti risarcimenti danni.
Nel corso della due diligence (DD), gli investitori verificano se la startup abbia effettuato un'indagine FTO e se, di conseguenza, sia garantita la libertà di svolgere le proprie attività commerciali.Qualora l’indagine FTO non sia stata effettuata, gli investitori potrebbero ritenere che «i potenziali rischi di violazione dei brevetti non siano stati individuati», il che potrebbe portare alla sospensione dell’investimento o all’inasprimento delle condizioni (ad esempio, una riduzione della valutazione o l’aggiunta di clausole speciali).
Idealmente, è importante completare l’indagine FTO nella fase preliminare alla raccolta di fondi, chiarendo l’eventuale presenza di rischi e le relative misure di contrasto. Anche qualora venissero individuati dei rischi, è possibile dissipare le preoccupazioni degli investitori preparando misure di mitigazione, quali modifiche progettuali o l’acquisizione di licenze. Più che «l’assenza totale di rischi», è «la comprensione dei rischi e la loro adeguata gestione» a determinare una valutazione positiva da parte degli investitori.
✅ Elementi da verificare nell’indagine FTO
- Verifica che la tecnologia di base non violi i brevetti di altre società
- Indagine esaustiva sui brevetti precedenti nei settori tecnologici correlati
- Preparazione di misure correttive (modifiche progettuali, acquisizione di licenze) in caso di individuazione di rischi
- Documentazione dei risultati dell’indagine e aggiornamenti periodici
Adeguatezza delle rivendicazioni
Uno degli elementi più importanti che determinano il valore di un brevetto è la qualità delle rivendicazioni (ambito di protezione del brevetto). Gli esperti in proprietà intellettuale coinvolti nella due diligence (DD) degli investitori esaminano attentamente le rivendicazioni dei brevetti già concessi o in fase di deposito, per verificare che l’ambito di protezione garantisca un’adeguata tutela dell’attività aziendale.
Se le rivendicazioni sono troppo restrittive, i concorrenti possono aggirare l’ambito di protezione e implementare tecnologie simili, con una conseguente significativa riduzione della capacità difensiva del brevetto. Al contrario, se le rivendicazioni sono troppo ampie, sussiste il rischio di invalidazione in relazione allo stato dell’arte. Ciò che gli investitori valutano sono «rivendicazioni né troppo ampie né troppo restrittive, che coprano accuratamente il nucleo dell’attività».
Inoltre, è importante anche l’equilibrio tra le rivendicazioni indipendenti (rivendicazioni principali) e quelle subordinate (rivendicazioni secondarie).Un portafoglio in cui le rivendicazioni indipendenti coprono un ambito ampio, mentre quelle subordinate ne limitano gradualmente le forme di realizzazione concrete, presenta un’elevata resistenza ai procedimenti di nullità e ottiene un’ottima valutazione da parte degli investitori. La definizione strategica delle rivendicazioni, in collaborazione con un consulente in brevetti, costituisce il fulcro di una strategia di proprietà intellettuale finalizzata alla raccolta di fondi.
✅ Punti chiave per la verifica della qualità delle rivendicazioni
- L’ambito di protezione copre accuratamente la tecnologia fondamentale dell’attività?
- La formulazione è tale da rendere difficile l’aggiramento da parte dei concorrenti?
- Le differenze rispetto allo stato dell’arte sono chiare e il rischio di nullità è basso?
- Esiste un equilibrio tra rivendicazioni indipendenti e subordinate?
Strategia globale
Nel caso di startup che puntano a un’espansione globale, gli investitori verificano attentamente anche la strategia di tutela della proprietà intellettuale all’estero. Poiché i diritti di brevetto si basano sul principio di territorialità, i brevetti ottenuti in Giappone sono validi solo sul territorio nazionale. Se, nonostante si preveda l’ingresso nei mercati esteri, siano state presentate solo domande di brevetto a livello nazionale, gli investitori valuteranno severamente tale situazione come una lacuna nella strategia di proprietà intellettuale.
Una strategia globale ideale in materia di proprietà intellettuale consiste nel procedere per fasi con le domande di brevetto nei vari paesi, in base alle priorità di espansione dell’attività. Un approccio che prevede innanzitutto di garantire la data di deposito tramite una domanda PCT (domanda internazionale ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti) e, successivamente, entro 30 mesi, di procedere al trasferimento verso i singoli paesi in base al piano aziendale, risulta eccellente sia in termini di efficienza dei costi che di flessibilità strategica.
Gli investitori verificano lo stato delle domande di brevetto e i piani di deposito nei principali mercati di riferimento (Stati Uniti, Europa, Cina, ecc.) e valutano inoltre se sia stata elaborata una strategia che tenga conto delle differenze tra i sistemi di brevetti dei vari paesi (principio dell’invenzione e principio della priorità, differenze nei criteri di esame, ecc.). La creazione di un portafoglio internazionale di proprietà intellettuale costituisce un indicatore fondamentale del potenziale di crescita verso un’azienda globale.
✅ Punti chiave della strategia globale in materia di proprietà intellettuale
- Piano di deposito delle domande di brevetto nei mercati principali in linea con lo sviluppo delle attività
- Garanzia della data di deposito tramite la domanda PCT e passaggio graduale ai singoli paesi
- Chiarimento dello stato delle domande di brevetto nei mercati di riferimento (Stati Uniti, Europa, Cina, ecc.)
- Strategia relativa alle rivendicazioni che tenga conto delle differenze tra i sistemi di brevetti dei vari paesi
Di seguito è riportata una sintesi della checklist relativa alla proprietà intellettuale che gli investitori verificano durante la due diligence (DD). Prima di procedere alla raccolta di fondi, è opportuno prepararsi adeguatamente per ciascuna voce.
| Elementi di verifica della due diligence | Elementi verificati dagli investitori | Risposta o situazione ideale |
|---|---|---|
| Coerenza con l’attività aziendale | Il brevetto tutela l’attività principale? | Il piano aziendale e la strategia in materia di proprietà intellettuale sono integrati tra loro e le tecnologie chiave sono coperte in modo esaustivo |
| Analisi FTO | Esistenza o meno di rischi di violazione dei brevetti di terzi | L’indagine FTO è stata completata, i rischi sono sotto controllo e sono state predisposte misure di prevenzione |
| Qualità delle rivendicazioni | Equilibrio tra l’ampiezza dell’ambito di protezione e il rischio di invalidità | Rivendicazioni che coprono accuratamente il nucleo dell’attività, difficili da eludere e con un basso rischio di nullità |
| Strategia globale | Piano di tutela della proprietà intellettuale nei mercati esteri | È stata presentata una domanda PCT e il piano di transizione verso i mercati principali è stato definito con chiarezza |
Esempi di errori che compromettono la valutazione da parte degli investitori
Per garantire il successo della raccolta fondi, è indispensabile comprendere le «cose da non fare» in materia di proprietà intellettuale. Di seguito vengono presentati tre esempi tipici di errori che compromettono notevolmente la valutazione da parte degli investitori. Si tratta di situazioni che si riscontrano frequentemente nelle startup reali e che è possibile evitare se ne si è consapevoli in anticipo.
Divulgazione di informazioni prima del deposito della domanda
Uno degli errori fatali in cui le startup incorrono più facilmente è quello di divulgare il contenuto dell’invenzione prima della presentazione della domanda di brevetto.Ai sensi della legge giapponese sui brevetti, se il contenuto dell’invenzione diventa di dominio pubblico (ovvero viene reso noto pubblicamente) prima del deposito della domanda, in linea di principio non è possibile ottenere il brevetto (perdita di novità). Ciò include presentazioni a convegni scientifici, la pubblicazione di articoli, presentazioni in occasione di fiere, la pubblicazione su siti web e persino le presentazioni durante eventi di pitch.
In Giappone esiste una misura di salvaguardia denominata «eccezione alla perdita di novità», ma tale istituto presenta vincoli procedurali e, inoltre, in molti paesi non è applicabile alle domande di brevetto presentate all’estero.In particolare, negli Stati Uniti è previsto un periodo di grazia di un anno, mentre in Europa e in Cina, in linea di principio, non sono ammesse domande presentate dopo la divulgazione. Pertanto, in un’ottica di acquisizione di diritti a livello globale, la divulgazione di informazioni prima della presentazione della domanda può comportare conseguenze fatali.
Per comprendere fino a che punto questa disposizione eccezionale sia effettivamente efficace, è utile esaminare i casi in cui è stata applicata. In un articolo in cui si analizzano le domande di brevetto che hanno fatto ricorso a tale disposizione, si è seguito, a partire dalle rivendicazioni, il percorso di un progetto di collaborazione tra industria e università (un brevetto relativo a testi pubblicitari basati sull’intelligenza artificiale) che, a seguito di una presentazione a un convegno scientifico, è stato depositato avvalendosi dell’articolo 30, paragrafo 2, della legge sui brevetti e ha ottenuto la registrazione, fino al momento in cui le rivendicazioni sono state circoscritte durante l’esame.Anche nei casi in cui è stato possibile avvalersi della disposizione derogatoria, dai bollettini ufficiali si evince che le rivendicazioni registrate non sono rimaste invariate rispetto a quelle originariamente presentate.
Qualora tale problema venisse individuato durante la due diligence (DD) da parte degli investitori, si giungerebbe alla conclusione che «la gestione della proprietà intellettuale non è stata condotta in modo adeguato», con conseguente rinvio dell’investimento o un significativo peggioramento delle condizioni. In particolare, il caso in cui si presenti una domanda di brevetto dopo aver illustrato i dettagli della tecnologia in occasione di un evento di presentazione (pitch event) rappresenta un modello di errore molto comune nel processo di raccolta fondi delle startup.
⚠️ Esempio di errore n. 1: divulgazione di informazioni prima del deposito Qualsiasi atto di divulgazione precedente al deposito della domanda di brevetto – quali
eventi di presentazione, demo day, presentazioni a convegni scientifici o introduzioni della tecnologia sui social media – comporta il rischio di perdita di novità. In particolare, qualora si stia valutando il deposito all’estero, poiché in molti paesi non si applicano le eccezioni relative alla perdita di novità, si raccomanda di attenersi rigorosamente al principio «prima il deposito, poi la divulgazione».È consentita una divulgazione limitata a soggetti con cui è stato stipulato un accordo di riservatezza (NDA) prima del deposito della domanda, ma si deve assolutamente evitare la divulgazione a un pubblico non specificato.
Ambiguità nell’attribuzione dei diritti
L’ambiguità relativa all’attribuzione dei diritti di brevetto (chi ne è titolare) costituisce un fattore di rischio significativo per gli investitori.Nelle startup non è raro che l’attività venga avviata sulla base di tecnologie sviluppate dai soci fondatori mentre erano ancora iscritti all’università o impiegati presso precedenti datori di lavoro, oppure che lo sviluppo venga affidato a tecnici esterni o liberi professionisti. In questi casi, il rapporto tra inventore e titolare del brevetto tende a diventare poco chiaro e spesso ciò costituisce un problema durante la due diligence.
Ai sensi della legge giapponese sui brevetti, il diritto di ottenere un brevetto spetta, in linea di principio, all’inventore.Per quanto riguarda le invenzioni realizzate dai dipendenti nell’ambito delle loro mansioni lavorative (invenzioni di servizio), è possibile stabilire in anticipo, ad esempio nel regolamento aziendale, il trasferimento dei diritti all’azienda; tuttavia, qualora tali disposizioni non fossero state predisposte, sussiste il rischio che insorgano controversie relative all’attribuzione dei diritti. Inoltre, qualora i cofondatori siano coinvolti nell’invenzione, anche la gestione dei brevetti in comproprietà può costituire un problema.
Nel peggiore dei casi, le questioni relative all’attribuzione dei diritti possono sfociare in contenziosi con soci fondatori che hanno lasciato l’azienda o con fornitori esterni, rappresentando un rischio per la sopravvivenza dell’impresa. Poiché gli investitori attribuiscono grande importanza a questo rischio, la raccolta di fondi in assenza di una chiara definizione dell’attribuzione dei diritti risulta notevolmente svantaggiosa.
⚠️ Esempio di insuccesso n. 2: ambiguità nell’attribuzione dei diritti La mancanza di chiarezza riguardo ai precedenti impieghi
dei soci fondatori, ai loro rapporti con l’università o ai rapporti di diritto con i fornitori esterni costituisce un rischio grave per gli investitori.Prima di procedere alla raccolta di fondi, si raccomanda di chiarire l’attribuzione dei diritti per tutti i brevetti e di predisporre i necessari contratti di cessione e regolamenti in materia di invenzioni d’ufficio. In particolare, è indispensabile definire per iscritto gli accordi relativi alla proprietà intellettuale tra i cofondatori, le clausole in materia di proprietà intellettuale nei contratti di appalto con sviluppatori esterni e il trattamento dei diritti nei contratti di ricerca congiunta con le università.
Richieste di brevetto «a basso costo, ma di scarsa qualità»
Per le startup particolarmente attente ai costi, contenere i costi delle domande di brevetto è una scelta naturale. Tuttavia, sacrificare la qualità della domanda per ridurre i costi comporta, nel lungo periodo, perdite ingenti. In particolare, non è raro che si ottengano brevetti di fatto inutili quando si presenta la domanda autonomamente senza le competenze specialistiche necessarie o quando ci si affida ad agenti di scarsa qualità che pubblicizzano tariffe molto basse.
Esempi tipici di domande di brevetto di scarsa qualità includono: un ambito delle rivendicazioni inutilmente ristretto (in cui viene descritta fedelmente la configurazione specifica del prodotto realizzato, rendendolo aggirabile con minime modifiche progettuali); una descrizione insufficiente che limita l’interpretazione dell’ambito dei diritti; un’analisi tecnica preliminare inadeguata che comporta un’elevata probabilità di rigetto.
Qualora, nel corso della due diligence (DD) condotta dagli investitori, gli esperti in proprietà intellettuale esaminino attentamente le rivendicazioni e individuino tali problemi, si giungerà alla conclusione che «pur essendo stato ottenuto il brevetto, esso non offre alcuna effettiva capacità di difesa». Ciò può persino lasciare un’impressione peggiore rispetto all’assenza di un brevetto, poiché diventa evidente che «non nonostante gli investimenti effettuati nella proprietà intellettuale, non si sono ottenuti risultati concreti».Anche con un budget limitato, è fondamentale non scendere a compromessi sulla qualità della domanda e collaborare con un avvocato specializzato in proprietà intellettuale di comprovata esperienza.
⚠️ Esempio di errore n. 3: «A buon mercato, ma di scarsa qualità» Se si sacrifica la qualità
della domanda di brevetto per ridurre i costi, si corre il rischio che le rivendicazioni risultino troppo restrittive, consentendo ai concorrenti di aggirarle facilmente, rendendo il brevetto di fatto «inutilizzabile». Se questo problema viene individuato durante la due diligence degli investitori, la valutazione può risultare ancora più negativa rispetto al caso in cui non vi fosse alcun brevetto.L’obiettivo non è semplicemente “ottenere” un brevetto, ma “ottenere un brevetto utilizzabile”. Si raccomanda di collaborare sin dalle fasi iniziali con un consulente in brevetti esperto in strategie di brevetto e di impegnarsi a presentare una domanda che sfrutti al massimo il budget limitato a disposizione.
Strategia di proprietà intellettuale per ciascun round di raccolta fondi
È fondamentale che la strategia in materia di proprietà intellettuale di una startup si sviluppi in modo graduale, in base ai diversi round di raccolta fondi. Di seguito vengono illustrate le aspettative degli investitori in ciascun round e le relative misure da adottare in materia di proprietà intellettuale.
Fase seed – fase iniziale
Nella fase Seed-Early, spesso l’orientamento dell’attività non è ancora definito con certezza e la creazione di un portafoglio di proprietà intellettuale su larga scala non è realistica. In questa fase, gli investitori attribuiscono importanza soprattutto all’«approccio strategico alla proprietà intellettuale» e alla «protezione minima delle tecnologie fondamentali».
Come azione concreta, si raccomanda innanzitutto di presentare almeno una domanda di brevetto relativa alle tecnologie chiave. Anche se in questa fase si è ancora nella fase di deposito (prima della richiesta di esame), lo stesso fatto di essere “già stati depositati” costituisce un segnale positivo per gli investitori.Inoltre, in questa fase è opportuno provvedere alla definizione di una strategia di base in materia di proprietà intellettuale, in sintonia con il piano aziendale, alla messa per iscritto degli accordi tra i soci fondatori in materia di proprietà intellettuale e alla predisposizione di modelli di accordi di riservatezza (NDA).
Per gestire in modo efficace la proprietà intellettuale pur disponendo di un budget limitato, una soluzione possibile è quella di avvalersi di un contratto di consulenza con un consulente in brevetti. Con un costo mensile di circa alcune decine di migliaia di yen, è possibile ricevere consulenze in materia di proprietà intellettuale e consigli sui tempi di deposito delle domande di brevetto: si tratta di un approccio altamente efficiente in termini di costi.
Se desiderate comprendere in modo concreto in quali fasi sia opportuno rivolgersi a un avvocato specializzato in proprietà intellettuale, vi sarà utile un articolo che illustra le cinque situazioni in cui è consigliabile consultare un avvocato specializzato in proprietà intellettuale.Sebbene l’articolo tratti dello sviluppo e dell’introduzione di strumenti di marketing, i punti critici da valutare – quali la scelta tra la registrazione dei diritti e la loro riservatezza, la verifica FTO (Free-to-Operate, ovvero la verifica dell’assenza di diritti di terzi), i controlli prima del lancio e la gestione della divulgazione prima di fiere o raccolte di fondi – sono comuni anche alle startup.
🌱 Azioni in materia di proprietà intellettuale nella fase seed e early
- Presentare almeno una domanda di brevetto relativa alla tecnologia di base
- Elaborare una strategia di base in materia di proprietà intellettuale in sintonia con il piano aziendale
- Mettere per iscritto gli accordi relativi alla proprietà intellettuale tra i soci fondatori
- Predisporre modelli di accordo di riservatezza (NDA) e istituire un sistema di gestione delle informazioni
- Garantirsi un supporto continuo in materia di proprietà intellettuale tramite un contratto di consulenza con un consulente in brevetti
Serie A, B e successive
A partire dalla serie A, le aspettative degli investitori in materia di proprietà intellettuale aumentano notevolmente. In questa fase, la semplice presentazione di domande di brevetto non è più sufficiente; sono invece richiesti la creazione di un portafoglio di proprietà intellettuale sistematico e un sistema di gestione che lo sostenga.
Nella Serie A ci si aspetta la presentazione di diverse domande di brevetto che coprano, oltre alla tecnologia di base, anche le tecnologie correlate e i futuri sviluppi tecnologici.Il completamento delle indagini FTO (Freedom to Operate), la completa definizione dell’attribuzione dei diritti e la creazione di un elenco delle domande di brevetto e dei brevetti registrati (mappa dei brevetti) sono ulteriori aspetti che devono essere sistemati in questa fase. Inoltre, è necessario avviare i preparativi per l’acquisizione di diritti a livello globale tramite domande PCT.
A partire dalla serie B, è richiesta una gestione della proprietà intellettuale ancora più avanzata.La revisione e il rafforzamento periodici del portafoglio brevettuale, il monitoraggio delle tendenze brevettuali dei concorrenti, la definizione di strategie di licenza e la garanzia della capacità di gestire le controversie in materia di proprietà intellettuale costituiscono elementi fondamentali. Inoltre, in questa fase è indispensabile nominare un responsabile della proprietà intellettuale all’interno dell’azienda o instaurare un sistema di collaborazione continuativa con esperti esterni in materia.
Nella fase in cui si guarda all’IPO, si rende necessario prepararsi alla due diligence in materia di proprietà intellettuale, redigere relazioni sulla proprietà intellettuale e predisporre la divulgazione dei rischi relativi alla proprietà intellettuale. Poiché durante l’esame di ammissione alla quotazione viene verificato anche il sistema di gestione della proprietà intellettuale, è fondamentale aver già stabilito un meccanismo organizzativo per la gestione della proprietà intellettuale.
🚀 Azioni relative alla proprietà intellettuale a partire dalle serie A e B
- Costruzione di un portafoglio di brevetti sistematico che copra le tecnologie di base e quelle correlate
- Completamento delle indagini FTO e messa a punto di un sistema di gestione dei rischi
- Attuazione di una strategia globale in materia di proprietà intellettuale tramite le domande PCT
- Avvio del monitoraggio delle tendenze in materia di brevetti dei concorrenti
- Assegnazione di personale addetto alla proprietà intellettuale o creazione di un sistema di collaborazione continuativa con esperti esterni
- Messa a punto di un sistema di gestione della proprietà intellettuale e di una documentazione di riferimento in vista dell’IPO
La tabella seguente illustra le differenze nella strategia in materia di proprietà intellettuale nei vari round di raccolta fondi.
| Fase | Aspettative degli investitori | Misure raccomandate in materia di proprietà intellettuale | Priorità |
|---|---|---|---|
| Fase seed | Verifica della consapevolezza in materia di proprietà intellettuale | Deposito di brevetti relativi alle tecnologie chiave (1-2), stipula di accordi di riservatezza (NDA), accordi tra i fondatori | Costruzione delle basi |
| Fase iniziale | Protezione di base della proprietà intellettuale | Elaborazione della strategia in materia di proprietà intellettuale, stipula di un contratto di consulenza con un avvocato specializzato in proprietà intellettuale, definizione delle norme relative alle invenzioni d’azienda | Organizzazione strutturale |
| Serie A | Portafoglio sistematico | Presentazione di più domande di brevetto, analisi FTO, deposito di domande PCT, creazione di mappe brevettuali | Attuazione della strategia |
| Serie B e successive | Gestione matura della proprietà intellettuale | Monitoraggio della concorrenza, strategia di licenze, assegnazione di personale addetto alla proprietà intellettuale, preparazione all’IPO | Gestione avanzata |
Riepilogo: avviate una strategia di raccolta fondi basata sui brevetti
In questo articolo abbiamo illustrato l’importanza dei brevetti nella raccolta di fondi per le startup, concentrandoci sul punto di vista degli investitori. Di seguito riassumiamo i punti chiave da tenere presenti.
📋 Punti chiave di questo articolo
- I brevetti costituiscono una prova oggettiva del vantaggio competitivo e rappresentano un’arma potente per conquistare la fiducia degli investitori
- I brevetti, in quanto in grado di impedire legalmente l’imitazione da parte delle grandi aziende, fungono da «fossato» per le startup
- Hanno l’effetto di aumentare notevolmente il valore aziendale al momento dell’uscita, in caso di IPO o M&A
- Durante la due diligence degli investitori vengono esaminati con attenzione la coerenza con l’attività aziendale, l’FTO, la qualità delle rivendicazioni e la strategia globale
- La divulgazione di informazioni prima del deposito della domanda, l’ambiguità nell’attribuzione dei diritti e le domande di bassa qualità riducono notevolmente la valutazione da parte degli investitori
- È fondamentale sviluppare la strategia di proprietà intellettuale in modo graduale, in base ai diversi round di raccolta fondi
- Collaborare sin dalle prime fasi con un avvocato specializzato in brevetti esperto in strategie brevettuali rappresenta un approccio altamente efficiente in termini di costi
Il ruolo della proprietà intellettuale nella raccolta di fondi sta acquisendo sempre maggiore importanza di anno in anno. Il brevetto rappresenta uno degli strumenti più efficaci per dimostrare oggettivamente agli investitori il vantaggio tecnologico di cui dispongono le startup, a conferma del potenziale di crescita e della sostenibilità dell’attività. Avviare la strategia di proprietà intellettuale sin da una fase in cui si potrebbe ritenere «ancora troppo presto» porta, di conseguenza, ai rendimenti più elevati.
Lo studio di proprietà intellettuale EVORIX offre un supporto completo, dalla definizione di una strategia di proprietà intellettuale finalizzata alla raccolta di fondi per le startup, alla presentazione delle domande di brevetto, alla costruzione del portafoglio, fino alla gestione della due diligence in materia di proprietà intellettuale per gli investitori. Cominciamo con una consulenza gratuita per definire insieme la strategia di proprietà intellettuale più adatta alla situazione della Sua azienda.
Perché non iniziare subito una strategia di proprietà intellettuale che garantisca il successo del finanziamento?
I nostri avvocati specializzati in proprietà intellettuale, con una vasta esperienza nel supporto alle startup, Le proporranno la strategia brevettuale più adatta alla Sua tecnologia e alla Sua attività.
Cominciamo con una consulenza gratuita per costruire un portafoglio di proprietà intellettuale che sia apprezzato dagli investitori.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
EVORIX (Studio di proprietà intellettuale) – Consulente in brevetti e rappresentante legale
Assiste clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, startup, moda e sanità, occupandosi di tutto il processo che va dalla deposizione di brevetti, marchi, disegni e modelli e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Consulenti in Proprietà Industriale (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).