Panoramica del sistema dei marchi in Corea

Procedura di deposito di un marchio in Corea

La procedura per ottenere la registrazione di un marchio in Corea si svolge secondo il seguente iter, dalla presentazione della domanda alla registrazione (è sostanzialmente simile alla procedura prevista dall’Ufficio brevetti giapponese). Le fasi principali sono le seguenti.

1. Presentazione della domanda di registrazione del marchio – La domanda va presentata all’Ufficio coreano dei brevetti e dei marchi (KIPO) (di norma tramite deposito elettronico). Qualora un’impresa straniera intenda presentare direttamente la domanda, è necessario che la procedura venga espletata tramite un rappresentante locale, ad esempio un consulente in brevetti coreano (maggiori dettagli di seguito).La lingua della domanda è, in linea di principio, il coreano. Al momento del deposito, occorre indicare il nome e l’indirizzo del richiedente, nonché fornire un campione del marchio e specificare chiaramente i prodotti e i servizi designati. La Corea adotta un sistema multiclasse che consente di designare più classi in un’unica domanda; i prodotti e i servizi designati si basano sulla Classificazione di Nizza.È possibile includere anche prodotti non ancora in uso al momento della domanda; tuttavia, qualora l’ambito di designazione risulti eccessivamente ampio, potrebbe essere richiesta una conferma dell’intenzione di utilizzo (l’effettivo utilizzo non costituisce di per sé un requisito per la registrazione).

2. Esame di forma – Si verificano eventuali irregolarità formali nei documenti presentati e si controlla il pagamento delle tasse. Vengono verificate la completezza delle informazioni riportate nella domanda e la correttezza dell’indicazione dei prodotti designati; in caso di irregolarità, viene emessa un’ordinanza di rettifica.Ad esempio, qualora i prodotti designati non fossero conformi ai criteri previsti, potrebbe essere richiesta una rettifica (ad esempio, la riformulazione del nome del prodotto). Una volta superato l’esame formale, si passa alla successiva fase di esame di merito.

3. Esame di merito – L’esaminatore valuta se il marchio soddisfa i requisiti di registrazione. Vengono esaminati i requisiti assoluti (presenza o meno di carattere distintivo, violazione dell’ordine pubblico e del buon costume, ecc.) e i requisiti relativi (esistenza o meno di conflitti con marchi anteriori).Nello specifico, come illustrato di seguito, si verifica se il marchio sia un’indicazione descrittiva o una denominazione generica priva di carattere distintivo, se non violi l’ordine pubblico e i buoni costumi e se non sia identico o simile a un marchio anteriore di terzi. La Corea, analogamente al Giappone, adotta il principio del «primo a depositare» (secondo cui il titolare del diritto è chi ha depositato per primo la domanda) e pertanto viene esaminata anche l’eventuale collisione con diritti di marchio di terzi esistenti prima del deposito.

   • Durata dell’esame: la durata standard dell’esame è di circa un anno. Secondo le statistiche recenti, occorrono in media dai 13 ai 14 mesi per ottenere i risultati dell’esame preliminare.Inoltre, dal 2009 è stato introdotto il sistema di esame accelerato; se vengono soddisfatti determinati requisiti (ad esempio, il marchio oggetto della domanda è già in uso, costituisce la base per la rivendicazione del diritto di priorità in un altro Paese, si è ricevuta una diffida da parte del titolare di un marchio anteriore, ecc.), è possibile accelerare l’esame mediante la presentazione, tra l’altro, di una relazione di ricerca preliminare.Se l’esame accelerato viene concesso, il periodo che intercorre fino all’avvio dell’esame si riduce da circa 7 mesi a circa 2 mesi.

4. Pubblicazione della domanda (pubblicazione ufficiale) – Qualora, a seguito dell’esame di merito, la domanda venga ritenuta idonea alla registrazione, viene effettuata la pubblicazione della domanda.Ciò corrisponde a quanto in Giappone viene definito «pubblicazione nel Bollettino ufficiale e possibilità di opporre obiezioni» (*La differenza risiede nel fatto che, mentre in Giappone il marchio viene reso pubblico dopo la decisione di registrazione e il pagamento della tassa di registrazione, consentendo in tale fase di presentare opposizione, in Corea la pubblicazione avviene prima della registrazione per consentire la presentazione di opposizioni).La pubblicazione avviene tramite la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei contenuti relativi al marchio e ai prodotti designati; per un periodo di due mesi a partire dalla data di pubblicazione, chiunque può presentare opposizione.Grazie al sistema di opposizione, i terzi possono presentare opposizione prima della registrazione qualora ritengano che il marchio oggetto di pubblicazione violi i requisiti di registrazione. Qualora venga presentata un’opposizione, l’Ufficio dei Brevetti ne esamina i motivi e, se li ritiene fondati, respinge la domanda.

   • Riduzione del termine per la presentazione delle opposizioni: si noti inoltre che, in seguito alla riforma del 2023, è prevista una revisione del termine per la presentazione delle opposizioni.Si prevede che, a partire dal luglio 2025, il termine per la presentazione dell’opposizione venga ridotto a 30 giorni dalla pubblicazione. In Giappone il termine per l’opposizione è di due mesi dalla pubblicazione del Bollettino delle registrazioni (opposizione successiva alla registrazione), ma è importante tenere presente che in Corea del Sud si punterà in futuro a un’ulteriore accelerazione del processo.

5. Decisione di registrazione e pagamento della tassa di registrazione – Qualora non vengano presentate opposizioni (o queste vengano respinte) e sia trascorso il periodo di pubblicazione, l’esaminatore emetterà una decisione di registrazione (decisione che concede la registrazione).A seguito della decisione di registrazione, il diritto sul marchio sorge per il richiedente mediante il pagamento della tassa di registrazione prevista (analogamente a quanto avviene in Giappone, il sistema prevede che la registrazione sia completata con il pagamento della tassa di registrazione).In Corea del Sud la tassa di registrazione va generalmente versata in un’unica soluzione anticipata; se il pagamento non viene effettuato entro il termine previsto, il diritto non ha efficacia. Una volta versata la tassa di registrazione senza irregolarità, i dati relativi alla registrazione vengono iscritti nel registro dei marchi e viene rilasciato il certificato di registrazione. A questo punto il diritto di marchio ha efficacia e viene riconosciuto un periodo di validità di 10 anni.

6. Pubblicazione della registrazione – A seguito della registrazione, le informazioni relative al marchio vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (pubblicazione della registrazione). In questa fase, i contenuti della registrazione del marchio vengono resi pubblici.

7. Decisione di rigetto e ricorso – D’altra parte, qualora dall’esame di merito emergano motivi di rigetto, l’esaminatore emette una notifica dei motivi di rigetto e il richiedente può rispondere presentando una memoria o una correzione entro un determinato termine.Se i motivi di rigetto non vengono comunque eliminati, viene emessa una decisione di rigetto. Qualora non sia d’accordo con tale decisione, il richiedente può presentare ricorso contro la decisione di rigetto presso la Corte di giudizio in materia di brevetti (il dipartimento di giudizio dell’Ufficio coreano dei brevetti) entro tre mesi dalla data di notifica.Qualora la decisione venga ribaltata in sede di ricorso, la domanda procederà alla registrazione; in caso di rigetto, è possibile intentare un’azione di annullamento della decisione dinanzi alla Corte d’Appello per la Proprietà Intellettuale (Tribunale dei Brevetti). Questa serie di procedure di ricorso è sostanzialmente analoga al sistema di ricorso giapponese e alle azioni dinanzi alla Corte d’Appello per la Proprietà Intellettuale.

   • Sistema di rigetto parziale e richiesta di riesame: tra i nuovi sistemi introdotti con la riforma legislativa del 2023 figurano il sistema di rigetto parziale e quello di richiesta di riesame.Il sistema del rifiuto parziale è un meccanismo che consente, qualora sussistano motivi di rifiuto solo per una parte dei prodotti designati nel marchio oggetto della domanda, di respingere esclusivamente tale parte, consentendo al richiedente di ottenere la registrazione per gli altri prodotti designati senza dover apportare particolari correzioni.In questo modo, è ora possibile ottenere in un secondo momento la registrazione per i prodotti privi di motivi di rigetto, senza dover correggere o eliminare quelli per cui sussistono tali motivi (*Tuttavia, poiché la decisione rimane in sospeso fino al definitivo accertamento del rigetto, si raccomanda di prendere in considerazione la presentazione di una domanda frazionata o la correzione/eliminazione dei prodotti oggetto di rigetto qualora si desideri registrare tempestivamente una parte dei prodotti).Inoltre, il sistema di richiesta di riesame si riferisce alla procedura mediante la quale, qualora dopo la decisione di rigetto sia possibile eliminare facilmente i motivi di rigetto mediante nuove correzioni o simili, si può richiedere al funzionario esaminatore un riesame senza ricorrere al procedimento di ricorso. Tali disposizioni entreranno in vigore nel febbraio 2023 e costituiscono un sistema volto ad alleggerire l’onere a carico del richiedente e ad accelerare l’esame.

Quanto sopra illustra le fasi generali da seguire per ottenere la registrazione di un marchio in Corea. La durata del diritto di marchio è di 10 anni a decorrere dalla data di registrazione ed è possibile rinnovarlo ogni 10 anni effettuando le procedure di rinnovo prima della scadenza (le procedure di rinnovo saranno illustrate più avanti).

Definizione del marchio, oggetto di protezione e requisiti di carattere distintivo

Definizione del marchio e oggetto di protezione

La legge coreana sui marchi definisce in modo onnicomprensivo il «marchio» come **«un segno utilizzato per distinguere i propri prodotti da quelli di terzi»**. Il termine «segno» qui utilizzato si riferisce a qualsiasi indicazione visiva o non visiva utilizzata per indicare la provenienza dei prodotti** e comprende un'ampia gamma di elementi, indipendentemente dalla loro composizione o modalità di espressione.Ad esempio, non solo i segni visivamente riconoscibili quali simboli, caratteri, figure, forme tridimensionali, colori (sia monocromatici che in combinazione), ologrammi e **movimenti (motion), ma anche elementi non visivi quali suoni e odori**, purché espressi in una forma riconoscibile dai sensi (ad esempio, la visualizzazione di note musicali o formule chimiche). In sintesi, la caratteristica della legislazione coreana è quella di riconoscere ampiamente come marchi, a condizione che si tratti di «indicazioni che indicano la provenienza di prodotti o servizi», indipendentemente dal fatto che si tratti di segni tradizionali o non tradizionali.

• Marchi di servizio: anche in Corea del Sud è possibile registrare marchi relativi ai servizi e, analogamente al Giappone, questi sono tutelati dalla legge sui marchi senza distinzione tra marchi di prodotti e marchi di servizi. È possibile designare anche i servizi che rientrano nelle classi di servizi a partire dalla classe 35 della Classificazione di Nizza.

• Tipi di marchi (marchi non tradizionali): come indicato nella definizione sopra riportata, la Corea del Sud si è impegnata sin da tempo nella tutela dei marchi non tradizionali. I marchi tridimensionali sono stati inseriti nell’ambito di protezione nel 1998, mentre i marchi costituiti esclusivamente da colori, i marchi olografici, i marchi in movimento e i marchi di posizione sono stati aggiunti con la modifica del 2007.Inoltre, le domande relative ai marchi sonori e ai **marchi olfattivi (profumi) hanno iniziato ad essere accettate intorno al 2012 e, attualmente, è possibile registrare praticamente tutti i tipi di marchi.Tuttavia, i marchi non visivi (suoni, odori, ecc.) sono generalmente considerati privi di carattere distintivo di per sé e, per ottenere la registrazione, è necessario dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo attraverso l’uso (Secondary Meaning)**.Ad esempio, in Corea del Sud, per quanto riguarda i marchi sonori, la registrazione è consentita solo nel caso in cui, grazie all’uso effettivo, i consumatori siano in grado di associare il marchio ai prodotti o ai servizi di un determinato soggetto (nelle prime fasi della pratica di esame, sono stati pubblicati 23 marchi sonori).

• Tipologie di segni oggetto di protezione: ai sensi della legge coreana sui marchi, oltre ai marchi ordinari (marchi di prodotti e servizi), sono protetti anche i marchi associativi, i segni di attività, i marchi di certificazione e le indicazioni geografiche. Il marchio associativo è un segno utilizzato da associazioni o persone giuridiche per i prodotti e i servizi relativi all’attività dei propri membri e corrisponde al marchio associativo giapponese.Per «marchio di attività» si intende un marchio utilizzato da organizzazioni senza scopo di lucro (ad esempio: la Croce Rossa, la YMCA, ecc.) per indicare la propria attività; si tratta di un istituto proprio della Corea.I marchi di certificazione (i cosiddetti marchi di attestazione) sono segni utilizzati per attestare la qualità o l’origine dei prodotti e dei servizi e sono stati introdotti con la riforma del 2016.D’altra parte, in Corea non esistono disposizioni esplicite relative ai marchi collettivi regionali (sistema di protezione dei marchi costituito da nome geografico + nome del prodotto), caratteristici del Giappone, né ai marchi di protezione (sistema volto a impedire la diluizione dei marchi notori).In compenso, in Corea del Sud è stato adottato un sistema che tutela i marchi legati a nomi geografici tramite le indicazioni geografiche e i marchi di certificazione, mentre i marchi notori sono tutelati, ad esempio, dalla Legge sulla prevenzione della concorrenza sleale.

Requisiti di distintività e motivi di rifiuto (requisiti di registrazione)

Per ottenere la registrazione di un marchio in Corea, è fondamentalmente necessario che esso possieda capacità distintiva rispetto ai prodotti e ai servizi altrui. I segni privi di capacità distintiva (caratteristica distintiva) costituiscono un motivo di rifiuto assoluto e non possono essere registrati. Ad esempio, i seguenti segni sono considerati non registrabili ai sensi dell’articolo 33 della legge coreana sui marchi:

• Denominazioni generiche e segni di uso comune: le denominazioni generiche stesse dei prodotti o dei servizi, oppure le indicazioni utilizzate abitualmente (ad esempio, nel caso in cui si presenti una domanda di registrazione del termine «Apple» come marchio per le mele).

• Marchi descrittivi: marchi che si limitano a indicare direttamente la qualità, l’efficacia, l’uso o la provenienza dei prodotti o dei servizi (ad esempio, termini che descrivono le caratteristiche del prodotto, quali «dolce» o «prodotto a Tokyo»).

• Marchi estremamente semplici o banali: segni molto semplici, quali figure geometriche o una singola lettera dell’alfabeto, che chiunque potrebbe utilizzare.

• Segni non riconoscibili dai consumatori: segni costituiti esclusivamente dalla forma stessa del prodotto o da altre forme che non svolgono alcuna funzione identificativa.

Quanto sopra corrisponde sostanzialmente ai motivi di non registrazione previsti dall’articolo 3 della legge giapponese sui marchi. Ad esempio, anche in Corea del Sud i marchi costituiti esclusivamente dall’indicazione della natura dei prodotti o dei servizi – come l’uso del termine «cioccolato» per i dolciumi o del termine «rapido» per i servizi di trasporto – vengono respinti in quanto privi di carattere distintivo.D’altra parte, anche per questi marchi privi di carattere distintivo, è possibile ottenere la registrazione qualora si riesca a dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo attraverso l’uso (raggiungimento della notorietà o della fama). Secondo i criteri di esame dei marchi coreani, qualora, a seguito di un uso esclusivo per un determinato periodo, i consumatori giungano a riconoscere quel segno come proveniente da una fonte specifica, viene riconosciuto un carattere distintivo secondario e la registrazione viene consentita.Inoltre, con la modifica del 2024, l’ambito di applicazione della deroga relativa al carattere distintivo acquisito con l’uso – che in precedenza era limitato alle tipologie elencate nel testo di legge (indicazioni di natura, nomi comuni, ecc.) – è stato esteso in modo esplicito a «qualsiasi altro marchio privo di carattere distintivo», rendendo così esplicito che la registrazione di qualsiasi marchio non distintivo è possibile previa dimostrazione del suo uso.Sebbene ciò fosse già sostenibile nella pratica, è stato ora chiarito in modo più esplicito dal punto di vista giuridico.

Anche per quanto riguarda i motivi di rifiuto relativi, la normativa è rigorosa, analogamente a quella giapponese. Se un marchio è identico o simile a un marchio anteriore di terzi (depositato o registrato) e i prodotti o servizi designati rientrano nella stessa categoria o in una categoria simile, il marchio oggetto della domanda successiva non può essere registrato.Poiché la Corea adotta il principio della priorità della domanda, l’esaminatore valuta l’eventuale conflitto con il titolare del marchio depositato in precedenza (somiglianza dei marchi e somiglianza dei prodotti) e, in caso di conflitto, ciò costituisce un motivo di rifiuto. Si tratta di una disposizione equivalente all’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della legge giapponese sui marchi.

• Valutazione della somiglianza con il marchio anteriore: si ritiene che i criteri di base per la valutazione della somiglianza (confronto dell’aspetto, della pronuncia e del concetto, valutazione della somiglianza in base ai codici di gruppi di prodotti e servizi simili, ecc.) presentino molti punti in comune con quelli giapponesi. Tuttavia, dal punto di vista operativo, è necessario prestare attenzione alla “valutazione separata” degli elementi del marchio.È stato osservato che, nell’esame coreano, ad esempio nel caso di marchi composti costituiti da una parola con scarso carattere distintivo e da un elemento figurativo con forte carattere distintivo, vi sia una tendenza a estrapolare gli elementi essenziali per la valutazione in misura maggiore rispetto al Giappone. Pertanto, poiché possono verificarsi casi in cui una composizione ritenuta non problematica in Giappone venga considerata in parte simile in Corea e di conseguenza respinta, è consigliabile consultarsi adeguatamente con un agente locale prima della presentazione della domanda per valutare i rischi di somiglianza.

• Considerazioni relative ai marchi notori non registrati utilizzati in precedenza: la Corea del Sud segue fondamentalmente il principio della registrazione (che tutela chi ottiene per primo la registrazione); tuttavia, in via eccezionale, la domanda di registrazione non autorizzata di un marchio noto o famoso viene considerata una domanda presentata a fini illeciti e viene respinta.L’articolo 34 della legge coreana sui marchi prevede, tra i marchi contrari all’ordine pubblico e al buon costume, i «marchi che rischiano di ledere indebitamente la reputazione commerciale di terzi» come motivo di non registrazione; pertanto, le domande di registrazione abusive relative a marchi non registrati che abbiano acquisito una certa notorietà a livello nazionale o internazionale vengono escluse in base a tale disposizione.Pertanto, analogamente a quanto avviene in Giappone, è altamente probabile che le domande di registrazione imitative, volte a spacciarsi per il legittimo titolare, vengano respinte in fase di esame (anzi, le disposizioni a tutela dei segni notori non registrati sono espressamente codificate in misura maggiore rispetto al Giappone).

• Modalità di eliminazione dei motivi di rigetto: per quanto riguarda i motivi di rigetto derivanti da conflitto con un marchio anteriore, in Corea del Sud si adotta la strategia di eliminarli parzialmente mediante domande di divisione o correzioni volte alla soppressione dei prodotti designati. Grazie all’introduzione del suddetto sistema di rigetto parziale, è ora possibile registrare almeno i prodotti per i quali non sussistono motivi di rigetto; pertanto, esiste anche l’opzione di sopprimere deliberatamente la parte oggetto di rigetto per ottenere una registrazione tempestiva.D’altra parte, la risoluzione del rifiuto mediante una dichiarazione di consenso (consenso del titolare del marchio), che non è ammessa in Giappone, è stata recentemente riconosciuta in Corea del Sud.Con la legge modificata, entrata in vigore nel maggio 2024, è stata introdotta una nuova disposizione che, in via eccezionale, consente la registrazione di un marchio depositato successivamente qualora si ottenga il consenso scritto (autorizzazione alla coesistenza del marchio) da parte del titolare di un marchio depositato e registrato in precedenza.Tuttavia, tale disposizione non si applica nei casi in cui il marchio e i prodotti designati siano del tutto identici; inoltre, al fine di prevenire la confusione nei consumatori, è stato introdotto un nuovo motivo di nullità post-registrazione per uso scorretto relativo ai marchi registrati sulla base del consenso alla coesistenza.Nello specifico, si tratta di una disposizione secondo cui è possibile revocare la registrazione di un marchio qualora uno dei titolari dei marchi coesistenti utilizzi, a fini di concorrenza sleale, un segno identico o simile al marchio della controparte, causando confusione nei consumatori (termine di prescrizione: 3 anni dal verificarsi del fatto).In questo modo, nella pratica coreana è stato concepito un sistema che, pur consentendo in una certa misura soluzioni flessibili basate sull’accordo tra i titolari dei diritti, mira a scoraggiare l’esercizio abusivo degli stessi.

Quanto sopra costituisce una sintesi dei principali motivi di rifiuto e dei requisiti di registrazione. Si aggiunga che, analogamente al Giappone, costituiscono motivi di non registrabilità anche i marchi contrari all’ordine pubblico e al buon costume (ad esempio, segni che possono essere confusi con bandiere nazionali o onorificenze, indicazioni discriminatorie o oscene) nonché i marchi che includono l’immagine di terzi o nomi famosi.Nel complesso, i criteri di valutazione della registrabilità sono sostanzialmente in linea con il sistema giapponese e, dal punto di vista pratico, risultano facilmente comprensibili per chi ha già esperienza nel presentare domande in Giappone.

Obbligo di uso e regime di cancellazione per inutilizzo

Anche la Corea del Sud prevede l’obbligo di uso del marchio dopo la registrazione; qualora il marchio non venga utilizzato per un determinato periodo senza un motivo legittimo, è possibile che terzi ne richiedano la cancellazione. Nello specifico, trascorsi tre anni dalla registrazione, se il marchio non è stato utilizzato in modo continuativo per almeno tre anni sul territorio coreano, chiunque può presentare istanza di cancellazione per inutilizzo.Le linee generali di questo sistema di cancellazione per inutilizzo sono le stesse del Giappone (anche in Giappone è possibile richiedere un procedimento di cancellazione in caso di mancato utilizzo per tre anni dopo la registrazione). Di seguito vengono illustrate le peculiarità specifiche della Corea del Sud.

• Periodo di inutilizzo e requisiti per la richiesta di cancellazione: per «inutilizzo continuativo per almeno tre anni» si intende il caso in cui, nei tre anni immediatamente precedenti la data della richiesta di cancellazione, non sia stato effettuato alcun uso legittimo del marchio. Anche se in passato vi sia stato un utilizzo effettivo, il marchio può essere soggetto a cancellazione qualora non sia stato utilizzato per almeno tre anni successivi.Chiunque può presentare una richiesta di procedimento di nullità, indipendentemente dall’esistenza di un interesse in causa (con la modifica del 2016, la legittimazione a presentare la richiesta è stata estesa da “persone aventi un interesse in causa” a “chiunque”), e l’onere della prova spetta al titolare del marchio.Nel corso del procedimento di giudizio, il titolare del diritto deve dimostrare, per ciascun prodotto designato, l’effettivo utilizzo (o la presenza di un motivo legittimo di inutilizzo). Qualora non sia in grado di fornire tale prova, il diritto sul marchio relativo a quel prodotto designato sarà oggetto di cancellazione.

• Effetti della revoca e limitazioni alla nuova domanda: una volta passata in giudicato la decisione di revoca per inutilizzo, il diritto sul marchio cessa con effetto retroattivo alla data di deposito della domanda. Inoltre, la legislazione coreana prevede una clausola di divieto di nuova domanda secondo cui il titolare del marchio revocato (il precedente titolare del diritto) non può ottenere una nuova registrazione per un marchio identico o simile per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della revoca(articolo 7, paragrafo 5, punto 3, della Legge sui marchi). In altre parole, viene impedito al titolare di un marchio, una volta revocato per inutilizzo, di presentare immediatamente una nuova domanda per ripristinare il diritto. Si tratta di una disposizione propria della Corea del Sud, che non trova corrispondenza in Giappone.D’altra parte, per quanto riguarda la nuova domanda da parte di terzi, la riforma del 2014 ha allentato le restrizioni, eliminando la precedente disposizione secondo cui «per un anno dopo l’estinzione del diritto, nemmeno altri soggetti possono effettuare la registrazione». Pertanto, anche nel caso in cui il diritto di marchio si estingua a seguito di revoca o rinuncia, le imprese giapponesi possono presentare tempestivamente una nuova domanda per lo stesso marchio a proprio nome senza dover attendere un anno.

• Ambito di utilizzo: è considerato «utilizzo» l’impiego del marchio registrato entro i limiti riconosciuti come identici secondo la concezione sociale (ad esempio, lievi modifiche al carattere tipografico o alla disposizione del logo). Inoltre, analogamente a quanto avviene in Giappone, anche nel caso in cui il marchio sia stato utilizzato su prodotti simili a quelli designati, la cancellazione è inevitabile se non sussiste un’effettiva storia di utilizzo sui prodotti designati stessi.Negli ultimi anni anche in Corea del Sud si registra un aumento del numero di richieste di procedimenti di annullamento per mancato uso, pertanto lasciare inattivi i diritti di marchio comporta dei rischi. Per mantenere tali diritti è necessario prestare attenzione all’uso continuativo del proprio marchio e alla sua gestione (compreso l’uso tramite concessione di licenze).

Durata del diritto di marchio e procedura di rinnovo

La durata del diritto di marchio in Corea del Sud è di 10 anni a decorrere dalla data di registrazione (data di pagamento della tassa di registrazione). Alla scadenza di ciascun periodo di validità decennale, è possibile rinnovare la registrazione un numero illimitato di volte, purché si espletino le relative procedure. Come in Giappone, è possibile ottenere una protezione semipermanente del marchio.

• Periodo per la presentazione della domanda di rinnovo: il periodo durante il quale è possibile richiedere il rinnovo va da un anno prima della data di scadenza del periodo di validità fino alla data di scadenza stessa. Ad esempio, se la data di registrazione è il 1° luglio 2030, il periodo per la presentazione della domanda di rinnovo va dal 1° luglio 2039 al 30 giugno 2040.Anche qualora non si riesca a espletare le formalità di rinnovo entro tale periodo, è possibile presentare la domanda entro un periodo di grazia di sei mesi dalla scadenza (tuttavia, in tal caso, verrà applicata una tassa aggiuntiva). Anche il sistema relativo al periodo di grazia e alle tasse aggiuntive è analogo a quello giapponese.

• Requisiti per la procedura di rinnovo: in Corea, al momento della richiesta di rinnovo, non sussiste l’obbligo di presentare prove di utilizzo. In altre parole, al momento del rinnovo non viene verificato se il marchio sia effettivamente in uso; il rinnovo può essere effettuato semplicemente presentando la documentazione prevista e versando la tassa (anche in Giappone è possibile effettuare il rinnovo indipendentemente dall’effettivo utilizzo).Pertanto, anche un marchio che non sia stato utilizzato affatto per 10 anni, ad esempio, può essere rinnovato purché non sia stata presentata una richiesta di procedimento di decadenza. Tuttavia, come sopra indicato, occorre prestare attenzione poiché i marchi rimasti inattivi per un lungo periodo possono essere oggetto di azioni di decadenza da parte di terzi.

• Note procedurali: nella domanda di rinnovo, qualora il nome o l’indirizzo del richiedente (titolare del diritto) non corrispondano a quelli riportati nel registro, è necessario effettuare preventivamente la procedura di modifica del titolare. Ad esempio, qualora l’indirizzo del titolare sia cambiato, occorre presentare la notifica di «modifica dei dati del titolare registrato» prima di presentare la domanda di rinnovo. Anche sotto questo aspetto la procedura è simile a quella giapponese.Per quanto riguarda le tasse di rinnovo, in Corea del Sud sono fissate in base al numero di classi e si attestano a un livello simile a quello giapponese.

• Disposizioni relative al rimborso della tassa di registrazione: con la modifica del 2024, il sistema è stato migliorato in modo da consentire il rimborso della tassa di registrazione nel caso in cui si rinunci al diritto dopo la presentazione della domanda di rinnovo.Nello specifico, è stata aggiunta una disposizione secondo cui, qualora il diritto di marchio venga rinunciato o cessi di esistere prima che il rinnovo registri abbia effetto (prima della scadenza del precedente periodo di validità), la tassa di rinnovo già versata verrà rimborsata.In precedenza, una volta versata, la tassa di rinnovo non veniva restituita; pertanto, è stato risolto il problema dell’impossibilità di recuperare i costi nei casi in cui, ad esempio, si rinunciasse al diritto a seguito di un cambio di marchio subito dopo il pagamento della tassa di rinnovo.

Violazione del diritto di marchio e misure di tutela

In caso di violazione del diritto di marchio in Corea, il titolare del diritto può avvalersi di rimedi civili e penali, analogamente a quanto avviene in Giappone. Di seguito vengono illustrate le principali misure di tutela da un punto di vista pratico.

• Richiesta di ingiunzione (ingiunzione civile): il titolare del diritto di marchio e il titolare del diritto di uso esclusivo possono richiedere all’autore della violazione la cessazione dell’uso (ingiunzione). Tale richiesta viene presentata come azione civile dinanzi al tribunale distrettuale e mira a vietare o prevenire gli atti di violazione. Se necessario, è possibile richiedere una rapida ingiunzione mediante provvedimento provvisorio.Qualora il tribunale riconosca la violazione del diritto di marchio, verrà emessa una sentenza che ordina al convenuto il divieto di uso illecito e la distruzione dei prodotti contrassegnati dal marchio. In caso di mancata ottemperanza dopo la definitività della sentenza, si procederà all’esecuzione forzata.

• Richiesta di risarcimento danni: qualora si verifichino danni a seguito della violazione del diritto di marchio, il titolare del diritto può richiedere il risarcimento dei danni all’autore della violazione. Le modalità di prova dell’ammontare del danno e i criteri di calcolo sono sostanzialmente simili a quelli giapponesi; esistono inoltre disposizioni di presunzione conformi alla legge coreana sui brevetti (ad esempio, la presunzione dell’ammontare dei profitti ottenuti dall’autore della violazione o dell’importo equivalente ai canoni di licenza).A seguito di recenti modifiche legislative, in Corea del Sud è stato introdotto il sistema del risarcimento punitivo. A partire dal luglio 2025, in caso di violazione dolosa del diritto di marchio, il tribunale potrà ordinare un risarcimento fino a un massimo di cinque volte l’importo del danno accertato.Tale disposizione si ispira a quanto già previsto dalla legge sui brevetti e sulla concorrenza sleale; si tratta di un regime rigoroso, in cui, tra i principali paesi, solo la Cina e la Corea del Sud riconoscono un risarcimento punitivo con un limite massimo di cinque volte l’importo del danno. Se da un lato ci si può aspettare un forte effetto deterrente nei confronti dei produttori di prodotti contraffatti che agiscono in modo doloso, dall’altro vi è chi ritiene che, nei casi di violazione ordinaria, il risarcimento si limiterà a circa il doppio dell’importo del danno.

• Misure di ripristino della reputazione: nei procedimenti civili, oltre all’ingiunzione e al risarcimento, è possibile richiedere, se necessario, misure di ripristino della reputazione (ad esempio, annunci di scuse). Ad esempio, qualora l’immagine del marchio del titolare dei diritti sia stata danneggiata dalla circolazione di prodotti contraffatti, il tribunale è autorizzato a emettere un’ordinanza volta al ripristino della reputazione, ad esempio mediante la pubblicazione di un annuncio di scuse sui quotidiani.

• Sequestro doganale (rimedio amministrativo): per impedire l’importazione e l’esportazione di prodotti contraffatti sin dalla frontiera, anche la richiesta di sequestro doganale rappresenta uno strumento efficace. Registrando preventivamente i diritti di marchio presso l’Agenzia doganale coreana e richiedendo il sequestro delle merci importate sospette, è possibile prevenire in anticipo la circolazione sul territorio nazionale di prodotti contraffatti.Anche le imprese giapponesi stanno registrando sempre più spesso i propri marchi presso le dogane sudcoreane e ottenendo, tramite rappresentanti locali, la collaborazione per i controlli alla frontiera. Le autorità amministrative effettuano inoltre attività di monitoraggio del mercato e forniscono indicazioni correttive (ad esempio, raccomandazioni di rettifica rivolte ai produttori di prodotti contraffatti); se necessario, è possibile avvalersi, ad esempio, della linea diretta per la lotta alla contraffazione dell’Ufficio coreano dei brevetti.

• Sanzioni penali: in Corea del Sud la violazione dei diritti di marchio costituisce anche un reato penale. Chiunque violi intenzionalmente i diritti di marchio registrati altrui è passibile di una pena detentiva fino a un massimo di 7 anni o di una multa fino a 100 milioni di won (articolo 93 della Legge coreana sui marchi). Le autorità investigative procedono alle indagini e all’incriminazione sulla base della denuncia presentata dal titolare del diritto (reato perseguibile solo su denuncia).Non sono rari i casi in cui i venditori di prodotti contraffatti particolarmente recidivi vengano smascherati e condannati. Sebbene il livello delle sanzioni sia paragonabile a quello giapponese, negli ultimi anni, grazie anche all’introduzione del suddetto sistema di risarcimento punitivo, si sta cercando di contrastare le violazioni sia sul piano civile che su quello penale.

Come sopra illustrato, anche in Corea del Sud sono disponibili rimedi multilivello contro la violazione dei diritti di marchio, quali provvedimenti inibitori e risarcimenti in sede civile, misure doganali e sanzioni penali. Nel caso in cui un’impresa giapponese, dopo aver acquisito un diritto di marchio in Corea del Sud, dovesse subire una violazione, è fondamentale, dal punto di vista pratico, consultare innanzitutto un rappresentante locale o un esperto legale e esercitare adeguatamente i propri diritti combinando i mezzi sopra indicati.

Rapporti con la domanda internazionale (Protocollo di Madrid)

La Corea del Sud è uno Stato membro del Protocollo di Madrid (adesione nel 2003) e può avvalersi del sistema di domanda internazionale di marchio. Per le imprese giapponesi, oltre alla domanda diretta in Corea del Sud illustrata in precedenza, esiste la possibilità di designare la Corea del Sud tramite una domanda ai sensi del Protocollo di Madrid.

• Designazione della Corea del Sud tramite il Protocollo di Madrid: si tratta di un percorso che consente di ottenere la protezione sul territorio coreano presentando una domanda internazionale basata su una domanda o registrazione di marchio giapponese e includendo la Corea del Sud tra i paesi designati. La domanda internazionale viene presentata in lingua inglese o in altre lingue tramite l’Ufficio giapponese dei brevetti e, dopo la registrazione internazionale, viene notificata all’Ufficio coreano dei brevetti tramite l’OMPI.L’Ufficio coreano dei brevetti è tenuto a notificare il rigetto, di norma, entro 12 mesi dal ricevimento della notifica della registrazione internazionale (con decisione definitiva entro e non oltre 18 mesi). I criteri di esame e l’iter procedurale sono sostanzialmente gli stessi delle domande nazionali: vengono effettuati l’esame formale e quello di merito e, in assenza di motivi di rigetto, si procede alla pubblicazione della domanda e alla registrazione.Anche nel caso di una domanda internazionale, qualora si riceva una notifica dei motivi di rigetto in Corea, occorre rispondere presentando memorie e atti di correzione direttamente tramite un agente locale (in lingua coreana). Se la protezione viene infine concessa, essa produce effetti in combinazione con la registrazione internazionale e la gestione successiva (procedure di rinnovo, ecc.) avverrà tramite l’OMPI.

  • Lingua e traduzione: in caso di designazione ai sensi del Protocollo di Madrid, poiché la domanda può essere presentata in inglese o in altre lingue, non è necessaria una traduzione in coreano in fase di deposito. Tuttavia, le rettifiche e le memorie da presentare in fase di esame devono essere redatte in coreano. Inoltre, per quanto riguarda i prodotti designati, è necessario utilizzare terminologia appropriata e comprensibile per gli esaminatori coreani.Al momento di indicare i prodotti designati nella domanda internazionale, è auspicabile utilizzare, per quanto possibile, le espressioni standard della Classificazione Internazionale di Nizza oppure verificare le indicazioni raccomandate tramite lo strumento «Goods & Services Manager» dell’OMPI.

• Confronto con la domanda diretta: il ricorso al Protocollo di Madrid offre il vantaggio di poter gestire contemporaneamente più paesi; tuttavia, se si considera la Corea del Sud singolarmente, i vantaggi procedurali non sono significativi. Dal punto di vista degli esaminatori e degli oppositori, la domanda viene trattata esattamente come una domanda nazionale e, in definitiva, anche la risposta ai motivi di rigetto o alle opposizioni dovrà essere fornita tramite un rappresentante locale.Dal punto di vista dei costi, se il paese designato è solo la Corea del Sud, in alcuni casi la procedura può risultare addirittura più costosa. Tuttavia, possono presentarsi vantaggi in termini di costi qualora i prodotti designati rientrino in più classi o si intenda presentare contemporaneamente una domanda anche in altri paesi asiatici.

• Recenti modifiche relative alle domande internazionali: la modifica della legge sui marchi, che entrerà in vigore nel 2024, prevede un allentamento delle restrizioni relative alla divisione e alla sostituzione parziale (sostituzione) delle domande di registrazione internazionale.In precedenza, per le domande di marchio internazionale in Corea designata ai sensi del Protocollo di Madrid, la divisione della domanda non era consentita; tuttavia, grazie alla modifica, la divisione sarà possibile allo stesso modo delle domande nazionali. Ad esempio, anche nel caso in cui una domanda internazionale designi la Corea e sia stata sottoposta a un esame unico, qualora sussistano motivi di rigetto per una parte dei prodotti, sarà possibile separare e dividere solo quella parte, registrando in anticipo il resto.Viceversa, anche per le domande internazionali basate su una registrazione di base in Corea del Sud sarà possibile dividere la domanda o la registrazione coreana di base. Inoltre, è importante l’introduzione del sistema di sostituzione parziale. In precedenza, la sostituzione dei diritti nazionali mediante registrazione internazionale (ovvero l’integrazione dei diritti derivanti da una registrazione nazionale esistente con quelli derivanti dalla designazione nella registrazione internazionale) era consentita solo «nel caso in cui i prodotti designati fossero tutti compresi».A seguito della modifica, la sostituzione sarà ammessa anche in caso di sovrapposizione di una parte dei prodotti, limitatamente alla parte oggetto di tale sovrapposizione. Tali modifiche aumentano la praticità per i richiedenti che utilizzano le domande internazionali; si raccomanda alle imprese giapponesi di utilizzare in modo mirato, a seconda della propria strategia, sia le domande nazionali che quelle internazionali.

• Priorità di Parigi: si noti inoltre che, nei casi in cui si presenti una domanda direttamente dal Giappone alla Corea del Sud, è possibile rivendicare la priorità ai sensi della Convenzione di Parigi (purché la domanda coreana venga presentata entro sei mesi dalla data di deposito della domanda giapponese). La Corea del Sud è uno Stato contraente della Convenzione di Parigi e riconosce il sistema della priorità.I documenti comprovanti il diritto di priorità devono essere presentati entro tre mesi dalla data di deposito della domanda. Durante l’esame in Corea, qualora venga rivendicato il diritto di priorità, può essere richiesto di verificare se la domanda di base sia stata registrata. È importante tenere presente che, qualora la domanda di base non sia stata registrata a causa di un rigetto o di altre cause, il diritto di priorità potrebbe essere considerato non valido e la domanda potrebbe essere esaminata di conseguenza.

Requisiti specifici per i richiedenti stranieri (rappresentante locale, documenti, ecc.)

Quando un’impresa straniera o un cittadino straniero presenta una domanda di registrazione di marchio in Corea, esistono requisiti e procedure specifici che le imprese giapponesi devono conoscere.

• Nomina di un rappresentante locale (avvocato specializzato in proprietà industriale): gli stranieri e le persone giuridiche straniere che non dispongono di residenza o sede operativa in Corea del Sud devono avvalersi di un rappresentante coreano (avvocato specializzato in proprietà industriale) per la rappresentanza procedurale. Ciò è analogo a quanto avviene in Giappone, dove le imprese straniere devono avvalersi di un rappresentante nazionale al momento del deposito della domanda.Le imprese giapponesi, di norma, si rivolgono a uno studio legale giapponese specializzato in brevetti; in tal caso, sarà il rappresentante locale coreano (consulente in brevetti) affiliato a tale studio a svolgere le pratiche per loro conto. Sebbene sia possibile rivolgersi direttamente a un rappresentante coreano, spesso si ricorre a un referente giapponese a causa delle barriere linguistiche e della complessità delle procedure.

• Presentazione della procura (Power of Attorney): nelle domande presentate da richiedenti stranieri è richiesta la presentazione di una procura. La domanda in sé viene accettata anche senza procura, ma è necessario presentare la procura firmata tramite il rappresentante locale entro il termine previsto (circa due mesi dalla data di deposito della domanda).In Corea del Sud vige il sistema della procura generale, che consente di coprire più pratiche con un’unica procura generale. Di norma è sufficiente presentare in formato PDF una procura in lingua inglese o giapponese recante il timbro e la firma della società giapponese (non sono necessari l’autenticazione notarile né l’autenticazione consolare).Si prega di notare che, a differenza del Giappone, dove non sussiste l’obbligo di presentare una procura in fase di esame, in Corea è richiesta una prova formale del potere di rappresentanza.

• Indicazione del nome e dell’indirizzo del richiedente: nel modulo di domanda si devono indicare il nome e l’indirizzo del richiedente in lingua coreana. Tuttavia, nel caso di persone giuridiche straniere, è richiesta la trascrizione in inglese o la traslitterazione nell’alfabeto locale. Ad esempio, il nome di un’azienda giapponese deve essere riportato in caratteri latini anziché in katakana, e l’indirizzo deve essere indicato in inglese (tali dati vengono utilizzati per la gestione nel database del KIPO).Inoltre, in caso di deposito di un marchio in lingua giapponese, può essere richiesta la presentazione della trascrizione in romaji della pronuncia o della traduzione in inglese del significato. Ad esempio, nel caso di un marchio costituito da un neologismo giapponese, occorre allegare una dichiarazione giurata che attesti l’assenza di una traduzione in inglese, in modo che l’esaminatore possa comprenderne il significato. Poiché il rappresentante fornirà indicazioni in merito alla preparazione di tali documenti, dal punto di vista pratico è sufficiente attenersi alle sue indicazioni.

• Altri documenti da presentare: per la domanda di registrazione del marchio sono generalmente sufficienti il modulo di domanda e il campione del marchio; tuttavia, in alcuni casi possono essere richiesti il certificato di priorità e vari altri attestati (ad esempio, lo statuto nel caso di marchi collettivi o il regolamento di concessione d’uso nel caso di marchi di certificazione).Quando si presentano documenti in lingua straniera, può essere richiesta l’allegazione di una traduzione in coreano. Ad esempio, qualora si presenti come prova un certificato di registrazione del marchio statunitense, è necessario allegarne la traduzione.

• Principio «una domanda per un marchio»: anche in Corea del Sud vige il principio secondo cui in una singola domanda deve essere indicato un solo marchio. Ad esempio, non è possibile presentare in un’unica domanda due loghi dal design diverso. Si tratta di un principio analogo a quello giapponese, ma in Corea del Sud è espressamente sancito dall’articolo 10 della legge.Qualora si desideri proteggere più marchi, è necessario presentare una domanda separata per ciascuno di essi. Tuttavia, come già menzionato, esiste una particolarità: il sistema di registrazione aggiuntiva dei prodotti designati, che consente di ampliare successivamente la gamma di prodotti per marchi identici o simili (trattandosi di un sistema non presente in Giappone, si prega di tenerlo presente come una specificità della Corea).

• Costi e imposta di bollo: al momento del deposito della domanda è necessario versare la tassa prevista (con uno sconto per le domande presentate per via elettronica). Si tratta di un sistema a scaglioni in base al numero di classi, con costi pari o leggermente inferiori a quelli delle tasse di deposito giapponesi.Anche le tasse per la richiesta di ricorso e le tasse di rinnovo sono fissate per ciascuna classe. In Corea del Sud è consuetudine utilizzare i bolli per il pagamento delle spese; pertanto, anche nelle procedure online, il pagamento avviene tramite l’acquisto di bolli elettronici. Qualora un’azienda giapponese intenda affidare l’incarico tramite un agente, poiché quest’ultimo indicherà chiaramente ciascuna voce di spesa nel preventivo, è consigliabile comunicare in anticipo il numero di classi e di prodotti.

Quanto sopra rappresenta i punti da tenere presenti quando un richiedente straniero (azienda giapponese) presenta una domanda di marchio o ne mantiene i diritti in Corea. In generale, poiché si presume che le procedure vengano svolte affidandole a un avvocato del marchio locale, è fondamentale, dal punto di vista pratico, collaborare strettamente con il proprio rappresentante di riferimento in Giappone, impegnandosi a gestire le scadenze e a prevenire eventuali carenze nella documentazione.

Tabella comparativa dei sistemi dei marchi in Giappone e Corea del Sud

Infine, riassumiamo in forma tabellare i principali punti di divergenza e di convergenza tra i sistemi dei marchi coreano e giapponese (a titolo di riferimento pratico per i lettori). Confrontando le caratteristiche dei rispettivi sistemi, risulteranno più chiari gli aspetti da tenere in considerazione al momento della presentazione e della gestione delle domande di marchio in entrambi i paesi.

(Nota) Le informazioni di cui sopra si basano sui dati disponibili a luglio 2025. Poiché i requisiti potrebbero subire variazioni a seguito di modifiche legislative o cambiamenti nelle modalità di applicazione, si raccomanda di verificare le informazioni più aggiornate consultando i documenti pubblicati dall’Ufficio coreano dei brevetti o rivolgendosi a un agente locale.

Conclusioni

Sebbene il sistema dei marchi coreano condivida molti aspetti fondamentali con quello giapponese, presenta anche caratteristiche peculiari, quali l’ammissibilità del rigetto parziale, l’introduzione del sistema di consenso e il regime di registrazione aggiuntiva dei prodotti designati. Inoltre, le recenti modifiche legislative evidenziano una tendenza al rafforzamento della protezione, con un maggiore sostegno alle domande internazionali e l’introduzione del risarcimento punitivo nell’ambito dell’esercizio dei diritti.Poiché la Corea del Sud rappresenta un mercato importante per le imprese giapponesi e sussiste il rischio di subire danni da contraffazione, è fondamentale comprendere accuratamente le differenze tra i due sistemi e adottare tempestivamente una strategia in materia di marchi. Ci auguriamo che il presente articolo possa essere di aiuto nella pratica professionale.

Bibliografia e fonti:

• Studio di consulenti in brevetti HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK «Il sistema dei marchi nella Repubblica di Corea (Corea del Sud)» (pubblicato il 6 giugno 2024)

• Prime Works International Patent & Trademark Office «Cosa significa registrare un marchio in Corea del Sud? Spiegazione dei punti chiave per la registrazione di un marchio in Corea del Sud» (aggiornato il 13 luglio 2023)

• Studio legale Kim & Chang «La legge sui marchi modificata, che introduce il sistema di consenso alla coesistenza dei marchi, entrerà in vigore il 1° maggio 2024» (Newsletter sulla proprietà intellettuale, 14 novembre 2023)

• Ufficio di Seul dell’Organizzazione giapponese per la promozione del commercio (JETRO) «Entrata in vigore del sistema di rigetto parziale dei marchi e di richiesta di riesame» (Notizie sulla proprietà intellettuale, 2 febbraio 2023)

• Studio di brevetti e marchi newpon: «La tutela dei marchi in Corea del Sud» (Commento alla legge sui marchi modificata nel 2014)

• Studio legale di brevetti Saegusa International «Il sistema dei marchi in Corea del Sud» (Guida ai sistemi dei marchi nel mondo)

• JETRO • INPIT Banca dati sulle proprietà intellettuali nei paesi emergenti «Panoramica del sistema di deposito dei marchi in Corea del Sud»

• Altro: testo della legge sui marchi della Corea e del Giappone, comunicati stampa dell’Ufficio dei brevetti della Corea, “Manuale sulle misure contro la contraffazione – Edizione Corea” dell’Ufficio dei brevetti, ecc.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in brevetti e rappresentante legale

Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande relative a brevetti, marchi, disegni e modelli e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. Membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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