변리사 감수】사용하지 않은 상표는 취소될까? 불사용취소심판의 기본과 방어책

“모처럼 취득한 상표가 사용하지 않았다는 이유로 취소된다”——. 그런 일이 실제로 일어날 수 있다는 사실을 알고 계십니까? 일본의 상표법에는 3년 이상 계속 사용되지 않은 등록 상표를 취소하기 위한 제도가 마련되어 있습니다. 그것이 바로 미사용 취소 심판(상표법 제50조)입니다.

이 제도는 상표권자에게 있어 ‘방어’의 관점에서 이해해 두어야 할 중요한 리스크입니다. 자사의 등록 상표가 미사용을 이유로 취소되어 버리면, 브랜드의 기반이 뿌리부터 흔들릴 수 있습니다. 오랜 세월 쌓아온 브랜드 가치가 단 한 번의 심판 청구에 의해 소멸될 가능성이 있는 것입니다.

반면, ‘공격’의 무기로서도 매우 유효합니다. 타사가 보유한 상표가 자사의 사업 전개에 장애가 되고 있는 경우, 해당 상표가 사용되지 않고 있다면 미사용 취소 심판을 청구하여 권리를 소멸시킬 수 있습니다. 신규 브랜드 론칭이나 시장 진입 시 선행 상표가 걸림돌이 되는 경우의 돌파구가 되는 것입니다.

본 기사에서는 미사용 취소 심판 제도의 개요부터 방어책, 공세 전략, 평소 지식재산권 관리의 요령에 이르기까지 실무에 도움이 되는 지식을 포괄적으로 해설합니다. 상표를 ‘가지고 있을 뿐’이라고 안심하고 계시지는 않습니까? 이번 기회에 꼭 자사의 상표 관리 체제를 재검토해 보시기 바랍니다.

1. 미사용 취소 심판이란? ― 제도의 전체적인 모습

상표법 제50조에 근거한 제도 개요

미사용 취소 심판이란 상표법 제50조에 규정된 심판 제도로, 일본 국내에서 3년 이상 지속적으로 사용되지 않은 등록 상표에 대해 그 등록의 취소를 청구할 수 있는 제도입니다. 상표 등록은 한번 취득하면 영원히 안전하다는 것이 아니라, ‘사용하고 있다는 사실’이 권리 유지의 전제 조건으로 포함되어 있습니다.

이 제도의 배경에는 상표 제도의 기본적인 사고방식이 있습니다. 상표란 실제로 비즈니스에서 사용됨으로써 비로소 출처 표시 기능이나 품질 보증 기능을 발휘하는 것입니다. 사용되지 않는 상표가 등록 상태로 계속 남아 있으면, 다른 사업자가 그 상표를 사용할 기회를 부당하게 제한하여 건전한 경쟁을 저해하게 됩니다. 따라서 ‘사용하지 않는 상표는 권리를 유지할 필요가 없다’는 사고방식에 근거하여, 미사용 취소 심판 제도가 마련된 것입니다.

왜 사용하지 않는 상표가 취소되는가

상표권은 다른 지적재산권에 비해 독특한 성질을 가지고 있습니다. 특허권이나 디자인권이 일정 기간이 지나면 만료되는 반면, 상표권은 갱신 등록을 하면 반영구적으로 존속시킬 수 있습니다. 그러나 이는 ‘사용하고 있다는 것’이 전제되어 있습니다.

상표가 사용되지 않고 방치되면 다음과 같은 폐해가 발생합니다.

• 상표 고갈 문제: 한정된 문자열·로고 조합 중에서 사용되지 않는 상표가 등록으로 ‘선점’된 상태가 되면, 신규 진입자가 좋은 상표를 취득할 수 없게 됩니다
• 부당한 권리 행사 위험: 실제로는 사용하고 있지 않음에도 불구하고, 상표권을 근거로 타사에 경고장을 발송하거나 라이선스료를 요구하는 행위가 만연할 가능성이 있습니다
• 상표 제도에 대한 신뢰 저하: 사용 실태가 없는 ‘종이 상표’가 증가하면 상표 제도 자체의 신뢰성이 훼손됩니다

미사용 취소 심판은 이러한 폐해를 방지하고, 상표 제도가 본래의 목적에 따라 기능하도록 하기 위한 공익적인 제도로 자리 잡고 있습니다.

누구나 청구할 수 있다 ― 누구라도 청구 가능의 원칙

미사용 취소 심판의 큰 특징 중 하나는 ‘누구든지’ 청구할 수 있다는 점입니다. 상표법 제50조 제1항에는 ‘누구든지’라고 명시되어 있어, 이해관계의 유무와 관계없이 누구나 미사용 취소 심판을 청구할 수 있습니다. 이는 특허법상의 무효 심판(특허법 제123조 제2항)에서 이해관계인만이 청구인 자격을 갖는 것과는 대조적입니다.

이러한 ‘누구나 청구 가능’이라는 특징은 상표권자에게는 항상 리스크가 존재함을 의미합니다. 자사의 등록 상표가 3년 이상 사용되지 않았다면, 언제, 누구로부터 미사용 취소심판을 청구받아도 이상하지 않은 상황에 있다는 것입니다. 반대로 말하면, 사업 전개를 방해하고 있는 타사의 상표에 대해 비교적 쉽게 취소 조치를 취할 수 있다는 장점이기도 합니다.

2. 취소가 성립되는 3가지 요건

미사용 취소 심판에서 취소가 인정되기 위해서는 다음 3가지 요건이 모두 충족되어야 합니다. 반대로 말하면, 상표권자가 이 중 하나라도 뒤집을 수 있다면 취소를 면할 가능성이 있습니다.

요건 1: 심판 청구 등록 전 3년 이상의 미사용

가장 기본적인 요건은 심판 청구 등록 전 3년 동안 일본 국내에서 대상 등록상표가 사용되지 않았다는 것입니다. 여기서 중요한 점은 ‘3년’의 기산점이 ‘심판 청구일’이 아니라 ‘심판 청구 등록일’이라는 점입니다. 심판 청구가 특허청에 등록되기까지는 약간의 시차가 있지만, 실무상으로는 대체로 청구일로부터 수주 정도입니다.

또한, ‘사용’의 의미도 법률상 엄격하게 정의되어 있습니다. 상표법 제2조 제3항에 규정된 사용 행위에 해당해야 하며, 구체적으로는 다음과 같은 행위가 포함됩니다.

• 상품 또는 그 포장에 상표를 부착하는 행위
• 상표를 부착한 상품을 양도, 인도, 수출하는 행위
• 역무 제공 시 상표를 사용하는 행위
• 상품 또는 용역에 관한 광고, 가격표, 거래 서류에 상표를 부착하여 배포하는 행위
• 인터넷을 통해 상표를 표시하는 행위

단순히 상표를 ‘알고 있다’거나 ‘기억하고 있다’는 것만으로는 사용으로 간주되지 않습니다. 실제 비즈니스 활동에서의 구체적인 사용 행위가 요구됩니다.

요건 2: 지정상품·지정역무별 사용 상황

미사용 취소 심판은 지정 상품 또는 지정 서비스별로 청구할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 상표가 제25류 ‘의복’과 제35류 ‘소매 업무에서 행해지는 고객에 대한 편의 제공’을 지정하여 등록된 경우, ‘의복’에 대해서는 사용하고 있으나 ‘소매’에 대해서는 사용하지 않는 상황이 있을 수 있습니다.

이 경우 청구인은 사용되지 않은 ‘소매’ 부분만을 대상으로 취소심판을 청구할 수 있습니다. 반대로 상표권자는 사용하고 있는 상품·용역에 대해서만 권리를 유지할 수 있습니다. 이처럼 미사용 취소심판은 ‘올 오어 낫싱(All or Nothing)’ 방식이 아니라, 지정 상품·용역 단위로 유연하게 판단됩니다.

다만 주의해야 할 점은, 사용 중인 상품·용역의 범위 해석입니다. 예를 들어, 지정상품 ‘과자’에 대해 ‘초콜릿’으로만 사용하고 있는 경우, ‘과자’ 전체에 대해 사용이 인정되는지, ‘초콜릿’으로 한정되는지가 쟁점이 될 수 있습니다. 심판 실무에서는, 사용 중인 구체적인 상품이 지정상품의 범위 내에 포함되는 경우, 해당 지정상품에 대한 사용이 인정되는 경향이 있습니다.

요건 3: 미사용에 대한 정당한 사유가 없을 것

3년 이상 사용하지 않은 경우라 하더라도, ‘정당한 사유’가 있는 경우에는 취소를 면할 수 있습니다. 그러나 이 ‘정당한 사유’가 인정되는 경우는 극히 제한적입니다.

다음 표에서 3가지 요건과 그 구체적인 내용을 정리합니다.

3. 방어책 ― 심판 청구를 받았을 때 어떻게 대응해야 하는가

미사용 취소 심판을 청구받은 경우, 상표권자는 어떻게 대응해야 할까요? 여기서는 실무상의 방어책을 구체적으로 해설합니다.

입증 책임은 상표권자에게 있다

미사용 취소 심판의 가장 큰 특징은 입증책임이 피청구인(상표권자) 측에 있다는 점입니다. 일반적인 소송에서는 ‘주장하는 측이 입증한다’는 것이 원칙이지만, 미사용 취소 심판에서는 청구인은 ‘이 상표가 사용되지 않았다’고 주장하기만 하면 되며, 상표권자 측이 ‘사용하고 있다’는 사실을 증거를 통해 증명해야 합니다.

이러한 입증책임의 전환은 상표의 사용 상황을 가장 잘 알고 있는 것은 상표권자 자신이라는 사고방식에 근거하고 있습니다. 그러나 실제로 사용하고 있었다 하더라도 적절한 증거를 준비하지 못하면 취소될 위험이 있으므로, 평소부터 증거를 보존해 두는 것이 매우 중요합니다.

유효한 증거와 무효한 증거

미사용 취소 심판에서 사용을 입증하기 위해서는 ‘누가’, ‘언제’, ‘어떤 상표를’, ‘어떤 상품·용역에 대해’ 사용했는지가 명확히 드러나는 증거가 필요합니다. 증거의 종류에 따라 심판에서의 증명력에 큰 차이가 있습니다.

반면, 다음과 같은 증거는 단독으로는 증명력이 약하거나 무효로 간주될 가능성이 있습니다.

• 사내 자료만 있는 경우: 사내용 기획서나 회의록은 제3자와의 거래가 수반되지 않으므로 증명력이 약함
• 날짜가 불분명한 증거: 언제 사용되었는지 특정할 수 없는 증거는 3년의 입증 기간 내 사용을 증명할 수 없음
• 자사 작성의 선서서·진술서만: 객관적인 뒷받침이 없는 자기 신고는 증명력이 제한적
• 상표의 형태가 다른 것: 등록 상표와 현저히 다른 형태로 사용하고 있는 경우, ‘등록 상표의 사용’으로 인정되지 않음
• 지정 상품·용역과 다른 사용: 지정 상품 ‘의류’로 등록되어 있음에도 ‘가방’에 사용한 증거는 무효

막판 사용은 인정되지 않음

“취소심판을 청구받은 후에 서둘러 사용을 시작하면 된다”고 생각할 수도 있겠지만, 이는 통하지 않습니다. 상표법 제50조 제3항에는 심판 청구가 이루어졌음을 알게 된 후에 행한 사용(소위 “막판 사용”)은 사용의 증거로 인정되지 않는다고 규정되어 있습니다.

4. 평소 지식재산권 관리를 통해 미사용 리스크 방지

미사용 취소 심판에 대한 최선의 대비책은 평소 지식재산 관리 체제를 갖추어 두는 것입니다. ‘공격이 최고의 방어’가 아니라면, ‘관리가 최고의 방어’입니다. 여기서는 구체적인 관리 요점 3가지를 소개합니다.

사회 통념상 동일한 상표로 사용하기

증거의 정기적 보존

상표 포트폴리오 점검

5. 공세 전략 ― 타사 상표의 취소를 활용한다

지금까지는 방어의 관점에서 미사용 취소 심판을 설명해 왔지만, 이제부터는 ‘공세’ 전략으로서 활용하는 방법을 살펴보겠습니다. 미사용 취소 심판은 자사의 브랜드 전략을 추진하기 위한 강력한 도구가 될 수 있습니다.

선행 상표에 대한 돌파구로서의 활용

상표 출원 전 클리어런스 조사 과정에서 자사가 사용하고자 하는 상표와 동일하거나 유사한 선행 상표가 발견되는 일은 드물지 않습니다. 이 경우, 일반적으로 다음과 같은 선택지가 고려됩니다.

• 자사의 상표를 변경한다(브랜드 전략 재검토)
• 선행 상표의 권리자와 협상한다(병존 동의, 양도, 라이선스)
• 선행 상표의 취소를 청구한다(미사용 취소 심판 활용)

이 중 선행 상표가 실제로 사용되지 않고 있는 경우 가장 효과적인 방법은 미사용 취소 심판입니다. 선행 상표가 취소되면 장애물이 사라져 자사의 상표 출원이 등록될 가능성이 높아집니다. 신규 브랜드 론칭이나 해외 진출에 따른 국내 상표 확보 등 다양한 상황에서 활용할 수 있는 전략입니다.

사전 미사용 조사가 성공의 열쇠

미사용 취소 심판을 청구하기 전에, 대상 상표가 실제로 사용되고 있지 않은지 여부를 충분히 조사하는 것이 매우 중요합니다. 만약 상대방이 사용 증거를 제출할 수 있는 경우, 심판 청구는 기각될 뿐만 아니라 심판 비용이 낭비될 뿐만 아니라, 상대방에게 자사의 의도를 알려지게 될 위험도 있습니다.

양도 협상이라는 선택지

미사용 취소 심판은 강력한 수단이지만, 반드시 심판을 청구하는 것만이 해결책은 아닙니다. 경우에 따라서는 상표권자와의 양도 협상을 먼저 시도하는 것이 효과적인 경우도 있습니다.

어떤 전략을 채택하든, 사전의 충분한 조사와 전문가의 조언이 필수적입니다. 미사용 취소 심판과 양도 협상을 결합한 전략을 수립함으로써, 가장 효율적으로 브랜드 전략을 실현할 수 있습니다.

6. 변리사와 상담할 때의 장점과 요약

미사용 취소 심판은 상표법 중에서도 특히 전문적인 지식과 실무 경험이 요구되는 분야입니다. 방어 측·공격 측 어느 입장에 있더라도 변리사와 상담·의뢰함으로써, 보다 확실하고 효율적인 대응이 가능해집니다.

미사용 취소 심판은 상표권의 ‘사용’이라는 기본적인 요건을 둘러싼 제도이면서도, 그 실무는 매우 심오하고 판단이 어려운 국면이 많습니다. ‘방어’와 ‘공격’ 양면을 이해하고, 평소의 지식재산권 관리와 전략적인 활용을 모두 실천해 나가는 것이 기업의 브랜드 가치를 지키고 높이기 위한 열쇠가 됩니다.

자사의 상표가 미사용을 이유로 취소될 위험은 없는지, 혹은 타사의 미사용 상표가 사업 전개에 장애가 되고 있지는 않은지. 조금이라도 궁금한 점이 있다면, 꼭 한 번 전문가인 변리사와 상담해 보시기 바랍니다.