변리사 철저 해설] 상표의 콘센트 제도 완전판｜"타인의 상표와 유사하다"는 말을 들었을 때 역전 등록하는 방법

“회사의 운명을 건 신규 브랜드의 상표 출원을 했더니, 특허청에서 ‘거절 사유 통지서’가 도착해 버렸다……”

“인용된 타인의 상표는 상대방 기업과 협의하면 어떻게든 해결될 것 같은데, 제도의 벽에 막혀 등록할 수 없다”

지금까지 일본의 상표 실무에서, 선행하는 타인의 등록 상표와 유사할 경우(상표법 제4조 제1항 제11호)는 설령 상대방의 동의가 있다 하더라도 원칙적으로 등록을 받을 수 없었습니다. 이 엄격한 규칙으로 인해, 어쩔 수 없이 상표를 변경해야 했던 기업은 셀 수 없이 많았습니다.

그러나 2024년 4월 1일 상표법 개정 시행에 따라, 마침내 일본에서도 ‘공존 제도(상표법 제4조 제4항)’가 도입되었습니다. 이를 통해 일정한 요건을 충족하면, 선행 상표권자의 동의를 얻어 병존 등록이 가능해지는 길이 열렸습니다.

본 기사에서는 이 새로운 제도에 대해, 최신 특허청 심사 기준(2024년 4월판) 및 운용 매뉴얼(42.400.01 등)을 바탕으로 현직 변리사가 철저하게 해설합니다.

단순히 ‘동의서만 받으면 된다’는 식의 제도가 아닙니다. 심사를 통과하기 위한 ‘혼동을 일으킬 우려가 없다’는 사실의 증명 방법부터, 미래의 리스크를 회피하기 위한 계약서 작성법까지, 실무 최전선에서 상세히 파헤쳐 보겠습니다.

1. 상표의 동의 제도(상표법 제4조 제4항)란?

1-1. 제도 도입 배경과 개요

동의 제도(Consent System)란, 선행 등록 상표의 권리자가 후행 상표(귀하의 상표)의 등록을 승낙(동의)한 경우, 양자의 상표가 병존하여 등록되는 것을 인정하는 제도입니다.

기존에 일본의 상표법은 ‘수요자의 이익(소비자가 상품을 잘못 구매하지 않는 것)’을 최우선으로 삼았기 때문에, 당사자 간의 합의가 있어도 등록을 인정하지 않는 운용이 계속되어 왔습니다. 이를 회피하기 위해 실무상으로는 ‘어사인백(상표권을 일시적으로 양도하고, 등록 후에 되돌리는 방식)’이라는 복잡하고 고위험인 방식이 채택되어 왔으나, 이번 법 개정을 통해 정식 절차로 인정받게 되었습니다.

1-2. 적용을 받기 위한 ‘두 가지 필수 요건’

이 제도를 이용하기 위해서는, 심사 시(심사관이 판단을 내리는 시점)에 다음의 두 가지 요건을 충족해야 합니다.

1. 선행 상표권자의 승낙을 얻은 것

   인용 상표권자가 귀하의 상표 등록을 인정하겠다는 의사 표시를 한 것.

2. 선행 상표와 출원 상표 사이에 ‘혼동을 일으킬 우려가 없는’ 것

   이 부분이 가장 큰 난관입니다. 당사자 간에 문제가 없더라도, 객관적으로 보았을 때 소비자가 혼동할 위험이 없음을 입증해야 합니다.

2. 최대 난관! ‘혼동을 일으킬 우려가 없다’는 판단 기준

특허청의 심사 기준(42.400.01)에 따르면, ‘혼동을 일으킬 우려가 없다’는 판단은 매우 엄격하게 이루어집니다. 중요한 것은 ‘현재’뿐만 아니라 ‘미래’에 걸쳐서도 혼동이 발생하지 않는다고 판단할 수 있는지 여부입니다.

상표권은 갱신을 반복하면 반영구적으로 존속합니다. 지금은 사업 규모가 작아 영역이 구분되어 있더라도, 장래에 사업이 확대되어 경쟁할 가능성이 있다면 등록은 인정되지 않습니다.

구체적으로, 특허청은 다음 요소를 종합적으로 고려하여 심사를 진행합니다.

심사 시 고려되는 8가지 요소

1. 상표의 유사성 정도(너무 비슷하지는 않은지)

2. 상표의 인지도(유명 브랜드일수록 혼동하기 쉬움)

3. 상표의 현저한 특징(조어인지, 흔한 단어인지)

4. 하우스 마크의 유무(회사명 로고 등의 병기가 있는지)

5. 기업 내 다각 경영의 가능성

6. 상품·용역 간의 관련성

7. 상품 등의 수요자 공통성(전문가용인지 일반용인지 등)

8. 상표의 사용 방식 및 기타 거래 실정

이 중에서도 특히, 출원인의 노력이나 협상을 통해 조절할 수 있는 것이 ‘8. 상표의 사용 형태 및 기타 거래 실정’입니다. 이 부분을 얼마나 구체적으로 입증하고 합의할 수 있는지가 승패를 가르는 관건이 됩니다.

3. 합의서에 포함해야 할 ‘구체적인 거래 실정’

심사 운용 자료(42.400.01)에는 ‘상표의 사용 형태 및 기타 거래 실정’으로서 고려되는 구체적인 사항(a~g)이 예시되어 있습니다.

콘센트 제도를 이용할 경우, 상대방과 다음과 같은 ‘역할 분담 규칙’을 합의하고, 이를 서면(합의서·계약서)으로 제출하는 것이 효과적입니다.

① 사용하는 상표의 구성 (a)

• 결합의 고정: 「항상 도형과 문자를 동일한 위치 관계로 사용한다」

• 서체·색상의 제한: 「항상 특정 기업 색상이나 지정 서체를 사용한다」

• 하우스 마크의 병기: 「항상 사명(주식회사 ○○)이나 로고 마크를 병기하여 사용한다」

② 상품·용역의 용도 제한 (c)

지정 상품이 같은 ‘컴퓨터 프로그램’이라 하더라도, 용도를 엄격히 구분함으로써 혼동을 방지합니다.

• 예: 갑은 ‘게임용’으로만 사용하고, 을은 ‘의료용’으로만 사용한다.

• 예: 갑은 ‘고가 제품군(〇만 엔 이상)’에만, 을은 ‘저가 제품군’에만 사용한다.

③ 판매 방법·지역의 구분 (d, f)

• 판매 방법: 한 쪽은 대형 할인점에서의 소매 판매만, 다른 쪽은 방문 판매를 통한 주문 생산만.

• 판매 지역: 한쪽은 홋카이도 한정, 다른 한쪽은 오키나와현 한정.

• 판매 시기(e): 봄 한정 판매와 가을 한정 판매 등.

④ 혼동 방지 조치 (g)

만일 혼동이 발생할 경우의 대응책에 대해서도 합의해 둡니다.

• 예: 상대방에게 통지하고, 협의 후 신속히 해소 조치(취소 표시 추가 등)를 취하는 것.

이러한 사정들을 종합하여, “이 정도로 명확하게 구분이 되어 있다면 수요자가 착각할 일은 없다”는 논리를 구축할 필요가 있습니다.

4. ‘미래의 혼동’을 방지하기 위한 중요한 주의점

심사관은 “지금은 약속을 지키고 있어도, 장래에 어길지도 모른다”는 의심을 가지고 심사에 임합니다. 따라서 제출하는 자료에는 **“장래에 걸쳐 변동하지 않을 것이라는 보증”**이 필요합니다.

① 합의 기간 (NG 예와 OK 예)

심사 기준에서는 미래의 변동 위험에 대해 엄격하게 언급하고 있습니다.

• 【NG 예】 단기간의 합의: 「1년이나 2년과 같은 단기간의 합의」는 원칙적으로 인정되지 않습니다. 갱신 보장이 없고, 장래에 혼동이 발생할 가능성이 있기 때문입니다.

• 【NG 예】 해지권이 있는 합의: 기간이 정해져 있지 않더라도, 언제든지 한쪽의 의사에 따라 해지할 수 있는 계약은 미래의 안정성이 결여된 것으로 간주됩니다.

• 【적합한 예】 영구적인 합의: ‘양 상표의 등록이 존속하는 동안’과 같이, 권리가 유효한 한 계속되는 합의가 필요합니다. 단, 상대방의 상표권이 소멸할 것이 명백한 경우에는 그 시점까지의 합의라도 고려될 수 있습니다.

② 전용사용권자·통상사용권자의 존재

간과하기 쉬운 점이 라이선스 계약(사용권)의 존재입니다.

인용 상표에 전용사용권이나 통상사용권이 설정되어 있는 경우, 상표권자뿐만 아니라 그 사용권자(라이선시)와의 사이에서도 혼동이 발생하지 않아야 합니다.

상표권자가 승낙하더라도, 실제로 상표를 사용하고 있는 라이선시의 업무와 혼동될 경우 등록은 인정되지 않습니다. 이 경우, 라이선시를 포함한 조정이나 자료 제출(혼동되지 않음을 증명하는 자료)이 요구됩니다.

③ 그룹사(모자·형제 회사)의 경우의 특례

출원인과 인용상표권자가 모자회사나 자매회사 등 그룹사 관계에 있는 경우, 심사는 다소 유연해집니다.

‘타인’의 상품으로 오인할 우려는 원칙적으로 발생하지 않는다고 판단되기 때문입니다(그룹으로서의 광의의 출처가 동일하기 때문).

다만, 그룹 회사 간이라 하더라도 ‘어느 회사의 상품인가’라는 협의적 혼동은 피해야 하며, 그룹 회사임을 상표에 부기하는(예: ○○그룹) 등의 합의가 있는 것이 바람직하다고 여겨집니다.

5. 특허청에 제출하는 서류의 작성 방법과 요령

제도 적용을 받기 위해서는 통상적인 출원 서류에 더해 다음 자료를 제출합니다(자료 취급 42.400.02 참조).

(1) 승낙서(Consent Letter)

인용 상표권자가 귀하의 상표 등록을 인정한다는 취지를 기재한 서류입니다.

• 필수 사항: 인용 상표권자의 성명·주소, 등록 번호, 출원인의 출원 번호·지정 상품 등, ‘상표 등록을 수락한다’는 취지.

• 형식: ‘승낙서’라는 제목이 아니어도 무방하나, 상기 내용이 명확해야 합니다.

(2) 혼동을 일으킬 우려가 없음을 밝히는 자료(Agreement)

실무상 가장 중요한 것이 이 자료입니다. 통상은 당사자 간에 체결한 ‘합의서(계약서)’ 사본을 제출합니다.

• 기재 내용: 앞서 언급한 「사용 방식의 제한」, 「용도의 한정」, 「장래에 걸친 합의」 등이 구체적으로 기재되어 있어야 합니다.

• 요약 가능 여부: 계약서 전문(대가 등 기밀 정보 포함)을 제출하고 싶지 않은 경우, 합의 내용을 요약한 서면의 제출도 허용됩니다. 다만, 지나치게 요약하여 혼동 방지 조치가 불명확해지면 추가 자료(원본 등)를 요구받을 수 있으므로 주의가 필요합니다.

• 기타 증거: 팜플렛, 웹사이트 사본, 사업계획서 등 합의 내용이 실태에 부합함을 입증하는 자료도 함께 제출합니다.

(3) 의견서

의견서 제출은 필수는 아니지만, 심사 기준에도 명시된 바와 같이 ‘혼동을 일으킬 우려가 없다는 구체적인 설명’이 되어 있는 경우에는 고려됩니다.

제출된 합의서가 어떻게 혼동을 방지하는지, 시장의 실정은 어떠한지에 대해 변리사가 논리적으로 설명함으로써 등록의 확실성을 높일 수 있습니다.

6. 콘센트 제도 이용의 리스크와 변리사의 역할

여기까지 읽으시고, “상대방의 허가만 받으면 스스로 절차를 밟을 수 있지 않을까?”라고 생각하신 분도 계실지 모릅니다. 그러나 동의 제도의 이용에는 미래의 비즈니스를 제약하는 큰 리스크가 도사리고 있습니다.

위험 ①: 비즈니스의 자유도가 상실된다

특허청으로부터 ‘혼동되지 않는다’는 인정을 받기 위해, ‘이 상품 이외에는 사용하지 않겠습니다’, ‘로고 디자인은 절대 변경하지 않겠습니다’와 같은 엄격한 제약을 합의서에 포함시켜야 합니다.

이는 자사의 미래 신상품 개발이나 리브랜딩 가능성을 스스로 포기하는 결과를 초래할 수 있습니다. 그러한 제약이 경영 판단으로서 타당한지 신중한 검토가 필요합니다.

리스크 ②: 합의서의 미비로 인한 거절·분쟁

인터넷상의 양식을 그대로 사용한 합의서라면, ‘특허청의 심사 기준(향후 변동 방지 등)’을 충족하지 못해 거절당할 위험이 있습니다. 또한, 민법상 계약으로서도 미비한 점이 있다면, 향후 상대방과 분쟁이 발생했을 때 자사를 보호할 수 없습니다.

리스크 ③: 보정 지시에 대한 대응

심사 결과, “이 지정 상품에 대해서는 역시 혼동의 우려가 있다”고 판단된 경우, 지정 상품을 삭제(축소)하는 보정을 권고받을 수 있습니다(42.400.01 4.).

어느 정도까지 양보할 수 있는지, 심사관과의 고도의 협상이 필요합니다.

왜 변리사에게 의뢰해야 하는가

상표 등록 제도는 ‘서류 작성 업무’가 아니라 ‘고도의 협상 및 전략 업무’입니다.

1. 심사 기준에 대한 숙지: 최신 운용 자료를 분석하여 심사관이 납득할 수 있는 논리(의견서)를 구성할 수 있습니다.

2. 적절한 합의서 초안 작성: 등록 가능성을 높이는 동시에 귀사의 비즈니스 자유도를 최대한 확보할 수 있는 계약 내용을 설계합니다.

3. 상대방과의 조정: 전문가가 중재함으로써 감정적인 논쟁을 배제하고, 상대방에게도 이득이 되는 형태(분쟁의 미연 방지 등)로 합의가 이루어지도록 지원합니다.

7. 정리: 포기하기 전에 전문가와 상담하세요

상표법 제4조 제4항(동의 제도)의 도입으로, 그동안 ‘타인의 상표가 있다’는 이유로 등록을 포기했던 사례에서도 구제받을 가능성이 생겼습니다.

그러나 그 길은 결코 평탄하지 않습니다. ‘혼동을 일으킬 우려가 없다’는 점을 현재뿐만 아니라 장래에 걸쳐 입증하고, 또한 자사의 비즈니스를 보호하는 계약을 체결하기 위해서는 고도의 전문 지식과 경험이 필요합니다.

• 거절 사유 통지(제4조 제1항 제11호)를 받았다

• 상대 기업과는 관계가 좋지만, 어떤 서류를 교환해야 할지 모르겠다

• 그룹 계열사 간 상표 포트폴리오를 정리하고 싶다

이러한 고민을 가지고 계신 분은 꼭 한 번 상표 전문 변리사와 상담해 보시기 바랍니다.

본 사무소에서는 최신 심사 운용에 기반하여 귀사의 소중한 브랜드를 보호하고 권리를 확보하기 위한 최적의 전략을 제안해 드립니다.

선행 상표가 있다고 해서 바로 포기할 필요는 없습니다. 새로운 제도를 현명하게 활용하여 브랜드 가치를 확고히 다져 나갑시다.