오사카, 도쿄 등 지명을 포함한 상표 보호

오사카·도쿄 등 지명을 포함한 상표의 등록 가능성

브랜드를 전개할 때 ‘지명’을 포함한 상표를 사용하는 경우가 있을 것입니다. 이러한 상표를 권리로 등록할 경우 어떤 문제가 발생할까요?

상표는 해당 상품·서비스의 표식이 되어야 하므로, ‘지명’ 그 자체는 상표 등록이 불가능합니다.

마찬가지로, ‘지명’과 ‘상품·서비스의 일반적인 명칭’(이를 ‘일반 명칭’이라고 합니다)으로 구성된 상표도 원칙적으로 등록할 수 없습니다.

이들은 단순히 식별표지가 되지 않거나, 식별표지가 되기 매우 어려운 상표일 뿐만 아니라, 누구나 설명적으로 사용하고 싶어 할 ‘지명’이나 ‘지명 + 일반명칭’으로 구성된 상표를 개인이 독점하는 것은 공정하지 않다는 견해가 있어, 법률상 등록이 인정되지 않습니다.

상표를 유명하게 만들어 등록하는 방법

그러나 이러한 상표라 하더라도 일정 기간 계속 사용함으로써 예외적으로 권리를 인정받을 수 있는 경우가 있습니다. 원래는 표지로 쓰기 어려운 식별력이 낮은 상표라 하더라도, 사용 기간이 길거나 그 상표가 출처 표시로서 소비자(수요자) 사이에서 인식되게 된 경우에는 등록됩니다.

구체적으로는 상표법 제3조 제2항의 규정에 따라, 장기간에 걸친 사용 실적, 광고·선전, 판매 실적 등의 증거를 제출하여 수요자 사이에서 널리 인식되고 있음을 입증해야 합니다.

상표를 로고화하여 등록하는 방법

전국적인 수준의 주지성을 획득하는 것은 쉽지 않지만, 상당히 로고화하면 등록하기 쉬워집니다. 문자만 있는 상표가 아니라 디자인화된 로고로 함으로써, 문자 부분의 낮은 식별력을 보완할 수 있습니다.

지명 + 조어의 상표에 따른 품질 오인 문제

반면, ‘지명’ + ‘조어’(혹은 이와 유사한 단어)로 구성된 상표라면 문제없이 권리를 취득할 수 있습니다. 다만 이 경우 ‘상품의 품질 또는 서비스의 질에 대한 오인’이 발생하지 않도록 지정 상품을 신중하게 선정해야 할 필요가 있습니다.

예를 들어 상표에 ‘오사카’라는 단어가 포함된 경우, 소비자는 보통 그 상품이 오사카에서 생산된 것, 오사카에서 제공되는 것으로 인식할 것입니다. 설령 ‘오사카’라는 단어가 포함되어 있음에도 불구하고, 그 상품이 도쿄에서 생산된 것이라면 소비자에게 품질이나 산지에 대한 오인을 일으키게 됩니다.

또한, 특허정보플랫폼(J-PlatPat)에서 ‘오사카’를 포함하는 상표를 검색해 보면 셀 수 없을 정도로 많이 검색됩니다. 그중에는 지정 상품을 ‘오사카산 ~’과 같이 한정하지 않은 상표도 있습니다. 이는 ‘오사카’라는 단어가 부기되어 있기는 하지만, 상표 전체로서 하나의 조어(造語)로 인식될 것으로 보이는 상표, 즉 소비자가 ‘오사카산’인 것으로 오인하지 않을 것으로 판단된 상표입니다.

3가지 접근 방식 비교

지명을 포함한 상표를 등록하기 위한 주요 3가지 접근 방식을 비교합니다. 각각 장단점이 있으므로 상황에 맞는 전략 선택이 중요합니다.

지역 브랜드 보호(지역단체상표)

지명을 포함한 상표는 그 특성상 지역 브랜드와 관련된 경우가 많을 것입니다. 상표법에는 지역 브랜드 보호를 목적으로 한 제도가 있으며, 이를 ‘지역단체상표’라고 합니다.

지역단체상표로 출원함으로써, 전국적인 인지도를 확보하지 못했더라도 등록을 받을 수 있습니다. 상품이나 용역의 종류 및 유통 경로를 고려하여 상당한 정도로 알려져 있다면 등록을 받을 수 있습니다.

개인이 아닌 지역 전체가 특산품의 브랜드화를 목표로 한다면, 지역단체상표를 활용해 주십시오.

참고로, 필자인 저도 과거에 지역단체상표의 대리인 변리사로서 지역단체상표 출원을 담당한 적이 있습니다. 당시에는 ‘도쿄’와 ‘니하치 소바’를 조합한 ‘도쿄 니하치 소바’나 ‘도쿄 니하치 소바’라는 상표였습니다. 이 상표도 무사히 등록되어 현재도 보호받고 있습니다.

지리적 표시(GI) 보호 제도

지역의 지적재산을 보호하는 제도로서, 지역단체상표와는 별도로 ‘지리적 표시(GI) 보호제도’라고 불리는 것이 있습니다. 지역단체상표와 비슷한 제도라고 생각되겠지만, 이쪽은 농림수산성이 관할하고 있으며, 그 보호 대상도 농림수산물이나 식음료품에 한정됩니다. 대략 25년 정도의 사용(생산) 실적이 필요하기 때문에 진입 장벽이 높습니다.

정리

이처럼 지명을 포함한 상표의 권리화에 대해서는 사정이 다소 복잡합니다. 상황에 따라 최적의 접근 방식을 선택하는 것이 중요합니다.

'지명'을 포함한 상표를 권리화하고 싶거나, 지역단체상표, 지리적 표시 보호 제도(GI)를 등록하고 싶으시다면 상담해 주십시오.

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AUTHOR / 집필자

스기우라 타케후미 (SUGIURA Takefumi)

지식재산 사무소 에보릭스(EVORIX) 대표 변리사

특허·상표·디자인·저작권 출원부터 심판·침해 소송까지, IT·제조·스타트업·패션·의료 등 폭넓은 업종의 클라이언트를 지원합니다. AI·IoT·Web3·FinTech 등 첨단 분야의 지식재산 전략에도 정통합니다. 일본변리사회／아시아변리사협회(APAA)／일본상표협회(JTA) 등 다수 단체 소속.

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