변리사 해설】홍콩의 상표제도 완전정복｜중국 상표는 보호받지 못한다? 마드프로를 사용할 수 있을까? 등록 절차와 현명한 출원 전략

서론: 홍콩 비즈니스에서의 ‘치명적인 오해’

아시아의 금융·물류 허브이자 중국 본토로의 관문 역할을 하는 홍콩. 일본 기업에게 있어 해외 진출의 발판으로서, 혹은 아세안(ASEAN) 지역으로의 통합 거점으로서 여전히 매우 중요한 시장입니다.

그러나 홍콩 진출을 검토 중이거나 이미 거래를 시작한 일본 기업 중 상당수가 지식재산권 전략에 있어 **어떤 ‘치명적인 오해’**를 품고 있는 경우가 적지 않습니다.

• “중국 본토에서 상표를 등록했으니 홍콩에서도 보호받을 수 있을 것이다”

• “마드리드 의정서(마드프로)로 중국을 지정했으니 괜찮다”

만약 귀사의 경영진이나 법무 담당자가 이렇게 생각하고 있다면, 귀사의 브랜드는 홍콩 시장에서 ‘권리 없음(무방비)’ 상태입니다.

홍콩은 중국의 특별행정구이지만, ‘일국양제’ 하에서 지식재산권에 관해서는 완전히 독립된 법역을 가지고 있습니다. 이 사실을 모른 채 사업을 전개하다가 현지에서 모조품이 유통되거나, 악의적인 제3자에게 상표권을 선점당하는(무단 출원) 문제가 끊이지 않고 있습니다.

본 기사에서는 해외 상표 실무에 정통한 변리사가 홍콩 고유의 상표 제도 구조, 중국 본토와의 결정적인 차이점, 출원 실무 절차, 그리고 일본 기업이 취해야 할 비용 대비 효과가 높은 출원 전략에 대해 상세히 해설합니다.

1. 홍콩 상표 제도의 기본 원칙: ‘중국’과는 완전히 별개의 제도

먼저, 홍콩의 상표 제도를 이해하는 데 있어 가장 중요한 대원칙을 설명하겠습니다. 그것은 ‘홍콩과 중국 본토는 지식재산권 측면에서 ‘외국’끼리나 다름없는 관계’라는 점입니다.

1-1. 속지주의와 독립된 법제도

상표권 등의 지식재산권에는 국가별로 권리가 독립적으로 성립한다는 ‘속지주의’ 원칙이 있습니다.

홍콩은 영국 통치 시대의 법체계인 ‘커먼 로(판례법)’을 기반으로 한 제도를 유지하고 있어, 대륙법계(성문법)인 중국 본토와는 법체계 자체가 다릅니다.

따라서 다음의 도식을 반드시 명심해야 합니다.

• 중국 상표국(CNIPA) 등록 → 홍콩에서는 무효

• 홍콩 지식재산국(IPD) 등록 → 중국 본토에서는 무효

즉, 중국 본토와 홍콩 양쪽에서 사업을 영위하는 경우, 각각 별도로 상표 출원을 해야 합니다.

1-2. 선출원주의(First-to-File)의 채택

일본이나 중국 본토와 마찬가지로, 홍콩도 ‘선출원주의’를 채택하고 있습니다.

홍콩은 영미법(Common Law) 지역이므로, 미등록 상표라 하더라도 장기간의 사용을 통해 축적된 신용(Goodwill)이 있는 경우, ‘사칭(Passing off)’이라는 불법행위 법리에 의해 보호받을 여지는 있습니다.

그러나 이 Passing off를 입증하기 위해서는 방대한 증거 자료와 소송 비용, 그리고 긴 기간이 소요됩니다. 실무상으로는 ‘한시라도 빨리 출원하여 등록 상표로 권리를 확보하는 것’이 가장 저비용이며 확실한 리스크 헤지 수단입니다.

2. 가장 주의해야 할 점: 홍콩에서는 ‘마드리드 협정’을 이용할 수 없다

일본 기업이 해외에서 상표권을 취득할 때, WIPO(세계지식재산권기구)를 통한 ‘마드리드 협정 의정서에 따른 국제등록출원(통칭: 마드프로)’을 이용하는 것이 일반적입니다. 한 번의 절차로 여러 국가를 지정할 수 있어 관리 비용을 절감할 수 있는 매우 편리한 제도입니다.

하지만, 바로 이것이 홍콩 상표의 가장 큰 함정입니다.

현재 시점에서 홍콩은 마드리드 협정 의정서의 가입국(지역)으로 지정할 수 없습니다.

“중국은 마드프로 가입국이니, 중국을 지정하면 홍콩도 포함되지 않을까?”

이 질문을 자주 받지만, 대답은 '아니오'입니다. 마드리드 협정 의정서 출원에서 '중국(CN)'을 지정하더라도 그 효력은 중국 본토로 한정되며, 홍콩(및 마카오)에는 미치지 않습니다.

홍콩 정부는 향후 마드리드 협정 도입을 위해 법 개정 준비를 진행하고 있으나, 실무 차원에서의 운용 개시 시기는 미정입니다.

따라서 현재 시점에서 홍콩에서 권리를 취득하기 위해서는 홍콩 지식재산국(IPD)에 직접 출원(파리 루트)하는 방법이 유일하고 확실한 수단입니다.

3. 홍콩 상표 제도의 상세 내용: 실무 담당자가 알아야 할 특징

홍콩에 직접 출원을 진행할 때 알아두어야 할 구체적인 제도적 특징을 정리합니다.

3-1. 국제 분류(니스 분류)의 채택

홍콩은 상품·용역의 분류에 대해 국제적인 ‘니스 분류’를 채택하고 있습니다(제1류~제45류). 일본과 동일한 분류 기준이므로, 일본의 상표 등록증을 바탕으로 출원 범위를 검토할 수 있습니다.

다만, 지정 상품의 구체적인 표기에 대해서는 홍콩 IPD가 권장하는 표준 표기를 사용하는 것이 바람직하며, 모호한 표현은 거절 사유가 되기 쉬우므로 주의가 필요합니다.

3-2. 언어 처리(번체자 vs 간체자)

출원 언어는 ‘영어’ 또는 ‘중국어’입니다. 여기서 중요한 것은 한자의 종류입니다.

• 홍콩의 주류: 번체자(Traditional Chinese) / 예: 「廣」

• 중국 본토의 주류: 간체자(Simplified Chinese) / 예: 「广」

상표 심사에서는 번체자와 간체자가 유사한 것으로 취급되는 경향이 있으나, 현지 소비자에 대한 브랜딩 관점에서는 ‘번체자’로 등록하는 것이 매우 중요합니다.

일본 기업이 간체자(중국 본토용) 그대로 홍콩에서 사업을 전개할 경우, 현지 소비자에게 ‘중국 본토의 브랜드’라는 잘못된 인상을 주거나 브랜드 이미지가 정착되지 않을 위험이 있습니다.

기본적으로는 ‘알파벳(영어)’과 ‘번체자’의 두 가지 패턴으로 출원하는 것이 정석적인 전략입니다.

3-3. 홍콩 고유의 ‘시리즈 상표(Series of Trade Marks)’

홍콩에는 일본이나 중국에는 없는 매우 유리한 제도가 있습니다. 바로 ‘시리즈 상표’입니다.

이는 ‘실질적으로 유사하며, 식별력에 영향을 미치지 않는 경미한 요소(색상, 폰트 등)만 다른 여러 상표’를 하나의 출원서로 묶어 출원할 수 있는 제도입니다(최대 4개까지).

【활용 예】

• 상표 A: 흑백 로고 마크

• 상표 B: 컬러 로고 마크

• 상표 C: 번체자 로고(※디자인이 매우 유사한 경우에 한함)

이들을 ‘시리즈’로 인정받을 수 있다면, 1건의 출원 비용(＋소액의 추가 비용)으로 여러 가지 변형을 등록할 수 있습니다. 비용을 절감하면서 권리 범위를 넓힐 수 있으므로, 꼭 활용해 볼 만한 기법입니다.

4. 철저 비교: 중국 본토 vs 홍콩 상표 제도

복잡해지기 쉬운 양자의 차이점을 실무적인 관점에서 비교표로 정리했습니다.

이 표에서 알 수 있듯이, 양국은 ‘인접한 완전히 다른 국가’로 취급해야 합니다.

5. 출원부터 등록까지의 절차와 기간

홍콩에 대한 직접 출원은 대체로 다음의 절차에 따라 진행됩니다. 순조롭게 진행된다면 출원부터 등록까지 약 6개월~9개월 정도 소요됩니다.

STEP 1: 선행상표조사(Clearance Search)

출원 전에 동일하거나 유사한 상표가 이미 존재하지 않는지 조사합니다. 홍콩은 좁은 지역에 많은 비즈니스가 밀집해 있어 유사 상표가 발견될 확률이 적지 않습니다.

영어와 중국어(광둥어 발음) 양측면에서 유사성을 검토해야 하므로, 전문가에 의한 사전 조사는 필수입니다.

STEP 2: 출원(Filing)

홍콩 현지 대리인을 통해 출원서를 제출합니다.

일본 출원일로부터 6개월 이내라면, 파리 협약에 따른 ‘우선권’을 주장하여 출원일을 소급 적용할 수 있습니다.

STEP 3: 형식 심사·실체 심사

심사관이 상표의 식별력 유무 및 선행 상표와의 유사성을 심사합니다.

만약 거절 사유가 통지된 경우, 의견서나 보정서 제출을 통해 반론할 기회가 주어집니다.

【포인트】 동의서(Letter of Consent)의 위력

만약 ‘타인의 상표와 유사하다’는 이유로 거절된 경우, 홍콩에서는 ‘동의서(Letter of Consent)’가 매우 강력한 무기가 됩니다.

일본에서도 2024년 4월부터 동의 제도가 도입되었지만, ‘혼동을 일으킬 우려가 없다’는 점까지 요건으로 요구되기 때문에 여전히 진입 장벽이 높습니다. 반면, 홍콩에서는 ‘당사자 간에 괜찮다고 한다면 인정한다(Consent is King)’는 운용 방식이 정착되어 있어, 동의서만 있다면 거의 확실하게 등록이 인정됩니다.

STEP 4: 공고(Publication)

심사를 통과하면 상표는 공보에 게재(공고)됩니다.

이 날부터 3개월간이 제3자에 의한 이의신청 기간(Opposition Period)이 됩니다.

STEP 5: 등록(Registration)

이의 제기가 없으면 등록증이 발급됩니다.

6. 홍콩 상표에 관한 전략적 조언

단순히 절차를 밟는 것뿐만 아니라, 비즈니스를 보호하기 위한 전략으로서 다음 사항을 유의해 주십시오.

① 제35류(소매·도매)의 중요성

홍콩은 ‘쇼핑의 거리’로, 소매업 및 유통업이 매우 활발합니다.

제조업체라 하더라도 직영점이나 전자상거래 사이트를 운영하는 경우, 상품의 구분뿐만 아니라 제35류(소매 등 용역)를 취득해 두는 것을 강력히 권장합니다. 이를 취득하는 것을 잊으면, 같은 이름의 셀렉트숍 등이 등장했을 때 배제할 수 없을 가능성이 있습니다.

② 미사용 취소 심판에 대한 대책

등록 후 정당한 사유 없이 3년 이상 연속으로 홍콩 내에서 해당 상표를 사용하지 않은 경우, 제3자의 청구에 의해 상표 등록이 취소될 위험이 있습니다.

크로스보더 전자상거래 등을 통해 일본에서 판매하는 경우에도, 홍콩으로의 발송 실적을 입증하는 인보이스나 홍콩을 대상으로 표시된 웹사이트의 증거 등을 적절히 보관해 두는 것이 중요합니다.

③ 무단 출원 위험에 대한 조기 대응

중국 본토만큼은 아니지만, 홍콩에서도 일본의 유명 브랜드나 인기 캐릭터에 대한 도용 출원(무단 출원)이 발생하고 있습니다.

‘진출이 결정된 후’가 아니라 ‘진출 가능성이 있는 단계’에서 미리 상표를 확보해 두는 것이 결과적으로 가장 비용 대비 효과가 높은 방어책이 됩니다.

7. 왜 홍콩 상표 출원을 일본 변리사에게 의뢰해야 하는가?

홍콩 출원은 현지 대리인(Agent)을 통해 진행해야 합니다. “직접 현지 사무소에 의뢰할 수는 없을까?”라고 생각하시는 분도 계실지 모르겠지만, 다음과 같은 이유로 일본 변리사(특허 사무소)를 통해 일원화하여 관리하는 것을 강력히 권장합니다.

1. 세계적인 지식재산 전략의 일관성

   일본 변리사는 귀사의 일본 내 권리 현황, 중국 본토에서의 전략, 그리고 향후 글로벌 진출을 종합적으로 고려하여 ‘홍콩에서 어떤 범위(지정 상품)를 확보해야 하는지’를 설계합니다. 단순한 절차 대행이 아닌, 비즈니스 관점에서의 권리망 구축이 가능합니다.

2. 복잡한 거절 사유에 대한 법적 대응

   만일 심사에서 거절당할 경우, 현지 법률 및 과거 판례에 기반한 고도의 반론이 필요합니다. 영어나 중국어 전문 용어가 오가는 상황에서 현지 대리인과 직접 소통하는 것은 기업의 지식재산 담당자분께 큰 부담과 리스크가 됩니다.

3. 안심할 수 있는 커뮤니케이션과 관리

   현지 대리인과의 모든 소통은 당 사무소에서 대행합니다. 일본어 보고, 일본 엔화 청구, 그리고 갱신 기한 관리까지 원스톱으로 지원하므로, 고객님께서는 본업에 전념하실 수 있습니다.

정리: 홍콩 진출의 성공은 ‘확실한 상표 확보’에서 시작됩니다

홍콩은 자유무역항으로, 비즈니스 속도가 매우 빠른 시장입니다.

상품이 히트한 후에야 상표 등록을 고려한다면, 이미 때가 늦은(타사에 선점당했거나 모조품이 유통되고 있는) 경우가 드물지 않습니다.

• 중국 상표와 별도로, 홍콩 상표가 필수라는 점

• 마도프로가 아닌 직접 출원이 필요하다는 점

• 영어와 번체자 양면에서 권리 범위를 검토해야 함

• 시리즈 상표 등 독자적인 제도를 활용할 것

이 4가지 사항을 이해하고 적절한 시기에 출원을 진행하는 것이 귀사의 홍콩 비즈니스, 나아가 글로벌 비즈니스의 성공 열쇠가 됩니다.

본 사무소는 홍콩의 신뢰할 수 있는 현지 대리인과 견고한 네트워크를 구축하고 있으며, 출원 전 조사부터 등록, 그 후의 권리 행사까지 원스톱으로 지원해 드립니다.

“자사 브랜드명은 홍콩에서 등록할 수 있을까?”, “중국과 합쳐서 비용은 얼마나 들까?” 등, 우선 부담 없이 상담해 주십시오.