Resumo do sistema de marcas registradas do Nepal

Estrutura jurídica e fundamentos legais do sistema de marcas registradas

O sistema de marcas no Nepal é regulado pela **“Lei de Patentes, Desenhos Industriais e Marcas” (Patent, Design and Trademark Act)**, uma lei abrangente comum às patentes e aos desenhos industriais. Essa lei foi promulgada em 30 de agosto de 1965 (ano 2022 do calendário nepalês), revogando a lei anterior, promulgada em 1936.Posteriormente, sofreu alterações em 1987, 1991, 2006 e 2010, constituindo a base jurídica do sistema atual. A proteção de marcas está prevista no Capítulo 4 (Artigos 16 a 19) e no Capítulo 5 desta lei única.

Nos termos da referida lei, o Nepal adota o princípio do primeiro a registrar (first-to-file), e os direitos de marca só surgem mediante o registro. Embora seja possível reivindicar direitos com base em marcas não registradas (como em casos de passing-off), o sucesso é extremamente difícil, sendo o registro basicamente necessário. O prazo de validade dos direitos de marca é de 7 anos a partir da data de registro, podendo ser renovado quantas vezes forem necessárias a cada 7 anos (conforme descrito a seguir).Além disso, em 2024, um novo projeto de lei de propriedade industrial, que reformula totalmente a lei anterior, está prestes a ser aprovado pelo Congresso. Com essa nova lei, está prevista uma ampliação significativa do sistema, em conformidade com os padrões internacionais, incluindo a proteção de marcas notoriamente conhecidas e indicações geográficas, a criação de sistemas de marcas de serviço, marcas coletivas e marcas de certificação, bem como o reforço da proibição de atos de concorrência desleal.

Tipos de marcas registráveis

Tipos de marcas registráveis no Nepal: caracteres (símbolos), figuras e logotipos, símbolos, formas tridimensionais, combinações de cores e suas combinações, entre outros.Tanto as marcas de produtos quanto as marcas de serviços são objeto de proteção, correspondendo às classes 1 a 34 (produtos) e 35 a 45 (serviços) da Classificação Internacional (Classificação de Nice). O Nepal adota a Classificação de Nice e, no momento do pedido, os produtos e serviços designados devem ser indicados por classe com base nessas classificações. É permitido apenas um pedido por marca e por classe; não é possível apresentar pedidos para múltiplas classes.

Marcas não registráveis: Como motivos gerais de recusa de registro, são consideradas não registráveis nomes próprios de terceiros, designações genéricas ou sinais descritivos, bandeiras e brasões de países, bem como emblemas de organizações internacionais, sinais sem caráter distintivo, sinais contrários à ordem pública e aos bons costumes, sinais suscetíveis de causar confusão e indicações geográficas. Além disso, a legislação vigente não inclui marcas não tradicionais, como marcas sonoras ou olfativas, entre os objetos de proteção, pelo que não podem ser registradas.No entanto, marcas tridimensionais (marcas constituídas por formas tridimensionais) são registráveis, e, no que diz respeito a caracteres, foi introduzido o sistema de marcas de caracteres padrão, que não especifica fontes ou similares.

(Restrições institucionais na legislação atual) A atual Lei de Patentes, Desenhos Industriais e Marcas não contém disposições relativas a marcas coletivas ou marcas de certificação, e esses regimes não existem. Além disso, no que diz respeito a marcas estrangeiras notoriamente conhecidas ou famosas, não há disposições claras de proteção na legislação atual caso não estejam registradas, e há casos apontados em que a proteção não se estende se a marca já tiver sido registrada por terceiros anteriormente (no novo projeto de lei, está prevista a criação de disposições de proteção para marcas notoriamente conhecidas).

Procedimentos e prazo necessário desde o pedido até o registro

Fluxo do procedimento: Para registrar uma marca no Nepal, deve-se primeiro apresentar um pedido de registro de marca ao Departamento de Indústria (Department of Industry, abreviado como DOI). O pedido é apresentado mediante formulário específico, acompanhado dos documentos necessários e da taxa de registro (os documentos necessários serão descritos a seguir). Após o pedido, são realizadas as análises de formalidade e de mérito, nas quais são verificadas irregularidades nos documentos, erros de classificação, falta de caráter distintivo da marca e conflitos com marcas já registradas por terceiros.No Nepal, os motivos de recusa relativos (conflito com pedidos anteriores) também são considerados na análise; caso haja conflito com marcas registradas existentes ou com pedidos anteriores, é emitida uma decisão de recusa ou uma notificação com condições para o registro. Se os motivos de recusa forem notificados, o requerente deve apresentar contestação ou correção; caso o problema não seja resolvido, o pedido será indeferido.

Se o exame for aprovado, será feita a publicação (divulgação) no Diário Oficial. Após a publicação, terceiros podem apresentar oposição dentro de um determinado prazo (o sistema de oposição será abordado posteriormente). Se não houver oposição ou se a oposição for indeferida, a marca será definitivamente registrada. No momento do registro, deve-se pagar a taxa de registro, e o Departamento de Indústria emitirá o **Certificado de Registro (Registration Certificate)**.

Prazo necessário: O prazo entre o depósito do pedido e a emissão do certificado de registro varia de acordo com a situação do exame e a existência ou não de oposições, mas, em casos sem complicações, é estimado em cerca de 12 a 18 meses. Na prática, após o depósito do pedido, leva-se alguns dias para a notificação de aceitação, alguns meses para a conclusão do exame, e após o período de publicação e oposição (cerca de 3 a 4 meses), se não houver nenhum problema, o registro costuma ser concluído em cerca de um ano. No entanto, se surgirem oposições ou pontos de controvérsia durante o exame, o processo levará mais tempo.

Documentos necessários para o pedido, taxas e sistema de representação

Documentos necessários: De acordo com a notificação emitida pela Direção de Indústrias em maio de 2023, os documentos a serem apresentados no momento do pedido de registro de marca no Nepal são os seguintes:

• Formulário de pedido (preenchido de acordo com o modelo prescrito, contendo informações do requerente, marca, produtos e serviços, etc.)

• Amostras da marca (4 exemplares da marca a ser apresentada) – É necessário anexar quatro amostras nítidas da marca aos documentos do pedido.

• Certificado de registro no país de origem ou documentos de direito de prioridade (original ou cópia autenticada) – No caso de pessoas jurídicas ou físicas estrangeiras como requerentes, é necessário apresentar um documento que comprove que a marca está registrada no próprio país ou em outro país (original do certificado de registro ou cópia autenticada). Para reivindicar o direito de prioridade com base na Convenção de Paris, deve-se apresentar o certificado de prioridade no original ou em cópia autenticada.

• Procuração (Power of Attorney) – Procuração para o caso de delegar o procedimento de pedido a um representante. Deve-se apresentar o original ou uma cópia autenticada. Além da assinatura e carimbo do requerente, a procuração deve conter as assinaturas de duas testemunhas e, além disso, é necessária a autenticação por um tabelião.

Além disso, para requerentes no Nepal, pode ser solicitada uma cópia do certificado de registro comercial, entre outros documentos, mas, basicamente, os itens acima são os documentos obrigatórios. Além disso, em princípio, é recomendável anexar uma tradução para o nepalês aos documentos em língua estrangeira (a língua oficial é o nepalês).

Taxas: O pedido de registro de marca está sujeito a taxas oficiais estabelecidas. As principais taxas oficiais são as seguintes (1 rúpia nepalesa ≈ 0,9 ienes):

• Taxa de pedido: 2.000 rúpias nepalesas (a pagar no momento da apresentação do pedido)

• Taxa de registro: 5.000 rúpias nepalesas (a ser paga após a decisão de registro e antes da emissão do certificado)

• Taxa de oposição: 1.000 rúpias nepalesas (necessária ao apresentar oposição a uma marca de terceiros publicada)

• Taxa de emissão de cópia do certificado de registro: 1.000 rúpias nepalesas

• Taxa de renovação: 500 rúpias nepalesas (a ser paga no momento da renovação, dentro do prazo descrito abaixo)

*Os valores acima referem-se às taxas oficiais; no procedimento prático, serão cobradas despesas adicionais, como honorários de representação.

Sistema de representação: No Nepal, quando empresas estrangeiras ou residentes estrangeiros solicitam o registro de marcas, é comum que os procedimentos sejam realizados por meio de um representante com endereço no Nepal. No entanto, legalmente, mesmo que o requerente não possua endereço (sede) no Nepal, não é obrigatório fornecer um endereço local, e não é proibido que um estrangeiro atue como representante. Contudo, na prática, por questões de idioma e procedimentos, é comum delegar a um advogado ou representante especializado em propriedade intelectual local.Recomenda-se a nomeação de um agente local para facilitar as interações com a Direção de Indústrias, a elaboração e tradução para o nepalês dos documentos a serem apresentados, bem como o recebimento de notificações oficiais endereçadas a um endereço local. Além disso, a presença de um agente local é indispensável nos casos em que se reivindica a prioridade de Paris ou quando ocorrem litígios no país.

Sistemas de recurso, como o sistema de oposição e o sistema de julgamento de cancelamento e invalidação

Oposição (Opposition): Quando um pedido de registro de marca é publicado no Diário Oficial, terceiros com interesse no registro dessa marca podem apresentar uma petição de oposição no prazo de 35 dias a partir da data da publicação. O prazo para oposição é relativamente curto, sendo de pouco mais de um mês após a publicação (*prevê-se sua extensão para 90 dias após a entrada em vigor da nova lei).Caso seja apresentada uma oposição, o requerente deve apresentar uma contestação (counter-statement) dentro de um determinado prazo para defender sua marca. O Departamento de Indústria tomará uma decisão levando em consideração as alegações tanto do oponente quanto do requerente; se a oposição for deferida, o pedido de registro da marca em questão será recusado. Se a oposição for indeferida, o pedido seguirá para o processo de registro.As partes que discordarem da decisão de oposição podem recorrer ao tribunal no prazo de 35 dias a partir da notificação da decisão.

Cancelamento e invalidação do registro de marca: No Nepal, existe um sistema de cancelamento para marcas registradas, conforme descrito a seguir.

• Cancelamento por falta de uso: caso a marca não seja utilizada no território do Nepal dentro de um ano a partir do registro, o Departamento de Indústria pode, por iniciativa própria, realizar as investigações necessárias e cancelar o registro da marca em questão. Isso se baseia nas disposições do Artigo 18C da Lei de Patentes, Desenhos Industriais e Marcas, e tem como característica a exigência de uso imediato após o registro (o cancelamento ocorre após um período contínuo de um ano sem uso). Antes do cancelamento, é concedida ao titular da marca a oportunidade de apresentar justificativas válidas para evitar o cancelamento.

• Nulidade do registro (cancelamento ex officio): Mesmo após o registro, se for constatado que a marca em questão se enquadra nos motivos de indeferimento previstos no Artigo 18(1) da lei, a Agência de Indústria pode **cancelar (anular) o registro da marca ex officio**.Isso se baseia na disposição do Artigo 18 (3) e pode ser acionado, por exemplo, quando se constata, após o registro, que a marca em questão entra em conflito com uma marca notoriamente conhecida de terceiros ou quando há violação da ordem pública e dos bons costumes. No entanto, mesmo nesse caso, o cancelamento não ocorre imediatamente; está previsto que, antes do cancelamento, deve ser concedida ao titular da marca a oportunidade de apresentar suas alegações.

Além do acima exposto, caso uma marca registrada tenha sido indevidamente solicitada ou registrada por terceiros, as partes interessadas podem entrar com uma ação judicial solicitando a invalidação do registro. Além disso, o próprio titular da marca também tem o direito de renunciar ao registro (cancelamento). Em qualquer um desses casos, se houver discordância com a decisão da primeira instância, é possível recorrer ao Tribunal de Apelação e, em última instância, ao Supremo Tribunal.

Período de proteção após o registro e procedimentos de renovação

Conforme mencionado anteriormente, o prazo de validade do direito de marca no Nepal é de 7 anos a partir da data de registro. Após o término do prazo de validade, é possível manter o direito de marca em vigor por meio de renovações (Renewal) a cada 7 anos, quantas vezes forem necessárias. Não há restrição quanto ao número de vezes que a validade do direito de marca pode ser prorrogada por meio de renovações, e não há limite máximo para o número de renovações.

Procedimento de renovação: O titular da marca deve apresentar o pedido de renovação no prazo de 35 dias a partir da data de expiração do prazo de validade do registro e pagar a taxa de renovação prevista (500 rúpias). Trata-se de um procedimento previsto no artigo 23B da Lei de Patentes, Desenhos Industriais e Marcas, sendo que o prazo normal de renovação é de 35 dias após a data de expiração (*na prática atual, não é permitido realizar o procedimento de renovação antes da data de expiração).Mesmo que a renovação não seja realizada dentro desse prazo, existe um período de regularização de atrasos de até 6 meses, durante o qual é possível efetuar a renovação mediante o pagamento de uma taxa de prorrogação de 1.000 rúpias (após 6 meses, o direito será cancelado).No momento da renovação, deve-se apresentar o formulário de pedido de renovação previsto (Formulário 2(d), etc.) ao Departamento de Indústria, e será realizado o procedimento de anotação no certificado de registro. A marca registrada renovada não recebe um novo certificado de registro após a renovação, mas continua válida no registro.

Situação de adesão a regimes internacionais e medidas correspondentes

Aderência a tratados internacionais: O Nepal aderiu à Convenção de Paris (Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial) em março de 2001, sendo um dos países membros da União da Convenção de Paris. Por isso, é possível utilizar o sistema de reivindicação de prioridade com base na Convenção de Paris; ao apresentar um pedido no Nepal dentro de seis meses a partir da data de depósito do pedido em outro país membro da União, é possível reivindicar a prioridade com base na data de depósito do pedido estrangeiro anterior.Além disso, aderiu à Organização Mundial do Comércio (OMC) em abril de 2004 e cumpre as obrigações do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). Além disso, o Nepal aderiu à Convenção de Berna (direitos autorais) em 2006 e é também membro da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Adequação ao Protocolo da Convenção de Madri, etc.: Atualmente, o Nepal não é signatário da Convenção e do Protocolo de Madri (sistema de registro internacional de marcas). Portanto, não é possível efetuar um pedido internacional pelo sistema de Madri designando o Nepal como país de destino; para obter direitos de marca no Nepal, é necessário apresentar um pedido nacional diretamente no Nepal. Da mesma forma, o sistema de marcas da União Europeia do EUIPO (Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia) e outros sistemas de marcas unificados regionais não se aplicam ao Nepal.

O governo do Nepal está considerando a adesão futura ao Protocolo de Madri para promover a harmonização internacional da proteção à propriedade intelectual, mas, até 2025, isso ainda não se concretizou.Embora a nova lei de propriedade industrial também não faça referência direta ao sistema de Madri, espera-se que as barreiras à adesão diminuam à medida que o desenvolvimento do sistema nacional avance. Além disso, o Nepal adota efetivamente as classificações internacionais de marcas, como a Classificação de Nizza e a Classificação de Viena (classificação de figuras), aplicando-as nos documentos de registro. Embora não participe de iniciativas internacionais de cooperação em exame de marcas (como o TM5 ou o sistema de marcas da ASEAN), o país participa ativamente de diversos programas de treinamento e cooperação da OMPI.

Medidas contra a violação de direitos de marca e sistema de execução

Recursos civis e execução: A reparação por violação de direitos de marca no Nepal é obtida principalmente por meio de procedimentos civis (administrativos). De acordo com a Lei de Patentes, Desenhos Industriais e Marcas, a primeira instância em disputas relacionadas à violação de marcas não é da competência dos tribunais, mas do Departamento de Indústria (DOI). O titular da marca apresenta ao DOI uma petição solicitando medidas como a cessação dos atos de violação pelo infrator e indenização por danos, e o DOI profere sua decisão após a investigação dos fatos.O Departamento de Indústria tem autoridade para ordenar medidas como liminares, concessão de indenização por danos e busca e apreensão de produtos infratores. Dessa forma, o Departamento de Indústria desempenha um papel quase judicial, atuando como tribunal de primeira instância em processos de violação. As partes que discordarem da decisão do Departamento de Indústria podem recorrer ao Tribunal Superior (instância de apelação) e, posteriormente, ao Supremo Tribunal.

• Prazo para ajuizamento: Ao solicitar reparação por violação de direitos de marca, é necessário apresentar a petição à Direção Geral de Indústria no prazo de três meses a partir da data em que a violação foi constatada. Se esse prazo for ultrapassado, existe o risco de o pedido de reparação não ser admitido por prescrição. Portanto, é importante coletar provas imediatamente após a constatação da violação e apresentar a petição à Direção Geral de Indústria por meio de um representante local.

• Requisitos: Para obter reparação civil, é pré-requisito que a marca seja uma marca registrada válida. No que diz respeito a marcas não registradas no Nepal, como mencionado anteriormente, é teoricamente possível solicitar reparação ao tribunal com base em passing off (ato de concorrência desleal), mas a prova é difícil e quase não há casos de sucesso.

Existência de sanções penais: No Nepal, a violação de direitos de marca não é passível de sanções penais. Ou seja, não há repressão penal direta, como prisão ou acusação pela polícia, contra o ato de violação da marca em si, sendo que a violação de marca é tratada como uma questão de litígio civil (※no que diz respeito à violação de direitos autorais, a repressão pela polícia é possível e há previsão de sanções penais).No entanto, o artigo 19 da Lei de Patentes, Desenhos Industriais e Marcas prevê a aplicação de multa de até 100 mil rúpias nepalesas e a apreensão dos produtos infratores em caso de violação de ordens emitidas pelo Departamento de Indústria, sendo possível impor multas como sanção administrativa aos infratores de direitos de marca.Além disso, o novo projeto de lei inclui uma cláusula que aumenta significativamente o limite máximo da multa para violações graves de marcas registradas (até 1 milhão de rúpias), com o objetivo de aumentar o efeito dissuasivo.

Estrutura de fiscalização (execução): Como medida contra produtos que infringem direitos de marca, além de liminares civis e pedidos de indenização por danos, existem os seguintes meios

• Fiscalização na alfândega: A Lei Aduaneira e a Lei de Controle de Importação e Exportação do Nepal contêm disposições que proíbem a importação e exportação de produtos que infringem direitos de propriedade intelectual.O titular da marca pode solicitar às autoridades alfandegárias a suspensão da importação de produtos falsificados que utilizem sua marca registrada sem autorização. Nesse caso, mediante a apresentação de documentos necessários, como o certificado de registro da marca e a fatura, a alfândega procederá à suspensão ou apreensão dos produtos em questão. Embora o prazo específico para a solicitação não esteja explicitamente definido na lei, é importante agir rapidamente antes que os produtos infratores cruzem a fronteira.A Lei de Controle de Importação e Exportação estabelece que, com o objetivo de proteger a propriedade intelectual, o governo pode proibir ou restringir a importação e exportação de mercadorias específicas, sendo possível, se necessário, interromper a circulação de produtos infratores por meio de discricionariedade administrativa.

• Ação policial (limitada): A violação de marca registrada em si não constitui crime, mas, nos casos em que a violação se enquadra em outros crimes (por exemplo, fraude ou violação da Lei de Prevenção da Concorrência Desleal) ou ocorre em conjunto com outros crimes contra a propriedade intelectual, como violação de direitos autorais, a polícia pode iniciar uma investigação.Além disso, a partir de 2022, devido a relatos de que o aumento de casos de produtos falsificados de marcas estrangeiras no mercado está prejudicando o investimento estrangeiro, tem-se noticiado o reforço da fiscalização por meio da promulgação de uma nova lei. Como parte dessa iniciativa, está sendo considerada a intensificação das apreensões em colaboração com a polícia e a alfândega, especialmente no que diz respeito a produtos falsificados de natureza particularmente grave.

• Outras medidas de reparação: O titular do direito de marca também pode, independentemente de uma ação civil, requerer a restituição de lucros indevidos ou indenização por danos com base em ato ilícito contra o infrator. Além disso, no que diz respeito à interrupção da circulação de produtos falsificados, há casos em que se realiza a vigilância do mercado em cooperação com associações setoriais e organizações internacionais de proteção de marcas, conforme necessário, e se exerce pressão sobre as autoridades administrativas.Nos últimos anos, o Nepal tem se empenhado na conscientização sobre a propriedade intelectual e, em 2017, formulou uma política de propriedade intelectual, posicionando o reforço da proteção da PI como uma prioridade nacional. Espera-se que, em conjunto com a entrada em vigor da nova lei, as medidas contra a violação de direitos de marca se tornem ainda mais eficazes.

[Referências] Site oficial da Direção de Indústria do Nepal (Departamento de Propriedade Intelectual), WIPO “WIPO Lex” (informações sobre leis e tratados do Nepal), Organização de Promoção do Comércio do Japão (JETRO) “Visão Geral dos Sistemas de Propriedade Intelectual dos Países Vizinhos da Índia (Edição do Nepal)”, Relatório de Pesquisa no Exterior do Escritório de Patentes do Japão e da JETRO, INTA Bulletin, Relatório Local da Apex Law Chamber, diversos comunicados à imprensa, etc.

AUTOR / Autor

Takefumi Sugiura

Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX — Advogado Representante

Presta assistência a clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até processos de julgamento e ações por violação. É especialista em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro de várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).

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