[Supervisado por un agente de patentes] Cinco ventajas de la entrevista de patente (entrevista con el examinador) | Estrategias para rebatir los motivos de denegación y aumentar dr

Introducción: La notificación de motivos de denegación no es «el final», sino «una invitación al diálogo»

«Presenté la solicitud de patente con total confianza, pero he recibido una “notificación de motivos de denegación” de la Oficina de Patentes...»

«Las observaciones del examinador son muy severas y me pregunto si no me queda más remedio que rendirme»

«¿Podré transmitir realmente mi intención solo con el escrito de alegaciones y la solicitud de corrección?»

No es nada raro encontrarse con este tipo de obstáculos durante el proceso de solicitud de una patente. Al ver una notificación repleta de términos legales incomprensibles y palabras negativas, muchos solicitantes se sienten como si les hubieran declarado que «su invención no tiene valor» y están a punto de desanimarse.

Sin embargo, como abogado de patentes en activo, puedo afirmar con rotundidad que

La notificación de motivos de denegación es un «proceso de ajuste» para la obtención de la patente, no un momento para rendirse.

Más bien, se podría decir que es como si el examinador nos estuviera lanzando una bola para decirnos: «Si corriges esto, quizá podamos conceder la patente» o «La explicación aquí es insuficiente, así que necesito que me la des». El medio más eficaz para convertir esta situación crítica en una oportunidad y lograr un registro que nos devuelva a la vida es la «entrevista de patente (entrevista con el examinador)», que voy a explicar a continuación.

Aunque normalmente el examen de patentes se basa en el intercambio de documentos, este procedimiento, en el que se dialoga directamente (o en línea) con el examinador para debatir sobre la esencia de la tecnología y el alcance de los derechos, se convierte en una baza decisiva que, si se utiliza adecuadamente, mejora drásticamente la tasa de registro de patentes (tasa de concesión).

En este artículo, desde la perspectiva de un agente de patentes que ha asistido a numerosas entrevistas de patente y ha logrado registros de remontada, explicaré a fondo las ventajas y los riesgos poco conocidos de la entrevista de patente, así como las razones por las que se debe recurrir a un agente de patentes. Cuando termine de leer esto, la notificación de motivos de denegación que tiene entre manos le parecerá un «billete hacia la obtención de la patente».

1. ¿Qué es una entrevista de patente (entrevista con el examinador)?

En primer lugar, veamos los conceptos básicos para comprender en qué consiste una entrevista de patente.

La entrevista de patente (denominación oficial: examen mediante entrevista) es un procedimiento en el que el solicitante (o el agente, es decir, el agente de patentes) se comunica directamente con el examinador de la Oficina de Patentes encargado del caso.

El examen de patentes en Japón se rige, en principio, por el «principio de la escritura». El examen avanza mediante el intercambio de «documentos», como la solicitud, la notificación de motivos de denegación y las alegaciones o correcciones presentadas en respuesta a esta. Sin embargo, existen límites a la hora de transmitir al 100 % mediante el texto únicamente tecnologías de vanguardia, mecanismos complejos o sutiles diferencias de matiz con respecto a la tecnología existente (por ejemplo, «tacto suave» o «manejo intuitivo»).

Por ello, este sistema se ha establecido para eliminar las discrepancias de interpretación entre ambas partes y garantizar que el examen se desarrolle de forma fluida y precisa.

La tendencia actual son las «entrevistas en línea»

Anteriormente, lo habitual era acudir a la Oficina de Patentes de Toranomon, en Tokio (aunque actualmente puede haber traslados temporales debido a obras de remodelación del edificio), pero hoy en día se ha generalizado la «entrevista en línea» mediante Microsoft Teams.

Gracias a ello, incluso las empresas de las regiones o los responsables de desarrollo con una agenda apretada pueden participar cómodamente desde sus propias oficinas, sin tener que incurrir en gastos de desplazamiento ni de viaje. Al poder debatir compartiendo planos y datos experimentales a través de la pantalla del ordenador, se consigue una comunicación tan eficaz como la presencial, o incluso más.

2. ¿No basta con la documentación escrita? Cinco grandes ventajas de las entrevistas de patentes

¿Por qué hay que tomarse la molestia de hablar con el examinador? ¿No basta con redactar cuidadosamente un escrito de alegaciones?

En resumen, la entrevista supera a otros medios en cuanto a la capacidad de «crear un entendimiento común (acuerdo) con el examinador en un instante». Las ventajas concretas son las siguientes cinco.

Ventaja n.º 1: se puede averiguar la «opinión sincera (verdadera intención)» del examinador

La notificación de motivos de denegación es un documento oficial basado en la ley. Por ello, el texto es rígido y contiene muchas expresiones estereotipadas.

Por ejemplo, supongamos que se señala que «carece de carácter innovador (que un experto en la materia podría haber inventado fácilmente)». Sin embargo, a menudo no es posible deducir del texto de la notificación matices más profundos, como «qué parte concreta se consideró fácil» o «qué hay que modificar para que se conceda la autorización».

Al realizar una entrevista, es posible que el examinador revele su «verdadera opinión», como por ejemplo:

• «La verdad es que no he entendido bien la importancia técnica de esta parte».

• «Me gustaría que aclarara más la diferencia entre esta descripción de la documentación citada y su invención».

• «Sinceramente, creo que podríamos conceder el registro si se aclarara la definición de este término de la reivindicación».

De este modo, al poder confirmar directamente la «impresión del examinador» que no se refleja en el escrito, se evita el riesgo de presentar una réplica que no dé en el blanco.

Ventaja n.º 2: Se puede «dar en el clavo» con la propuesta de corrección (consulta previa)

No es exagerado decir que esta es la mayor ventaja en la práctica.

Normalmente, una vez que se presentan oficialmente los escritos de alegaciones o las solicitudes de corrección, si el contenido resulta insuficiente, se notifican de nuevo los motivos de denegación (o se dicta una resolución de denegación), y es difícil dar marcha atrás.

Sin embargo, en el marco de una entrevista, es posible realizar una consulta previa (presentación de un borrador) preguntando: «¿Qué le parece si realizamos la corrección de esta manera?».

Ante esto, el examinador, aunque no tenga carácter vinculante, nos da su opinión (impresiones) en el acto, como «con esa propuesta de corrección se resolverían los motivos de denegación» o «eso todavía no es suficiente».

En otras palabras, al poder «comprobar la respuesta» antes de presentar la documentación oficial, se evitan idas y venidas innecesarias y aumenta considerablemente la probabilidad de conseguir el registro a la primera.

Ventaja n.º 3: Se pueden aclarar inmediatamente los malentendidos técnicos

Especialmente en el caso de campos muy especializados o tecnologías de vanguardia, es posible que ni siquiera el examinador tenga un conocimiento perfecto de ese campo. Por mucho que se escriba una explicación técnica compleja y extensa por escrito, no tiene sentido si no se transmite al lector.

En una entrevista, se puede explicar de forma flexible y oral utilizando planos, muestras, vídeos o una pizarra. Una de las ventajas exclusivas del diálogo es poder detectar en el acto «los puntos en los que el examinador se ha equivocado» y corregirlos de inmediato.

Tal y como dice el refrán «más vale ver una vez que oír cien veces», hay muchos casos en los que, en el momento en que se muestra una demostración con el producto real, la actitud del examinador se suaviza y la comprensión avanza de golpe.

Ventaja ④: Conduce a una rápida obtención de los derechos

Las repetidas comunicaciones por escrito, incluyendo los plazos de envío postal y la espera de la revisión, pueden suponer una pérdida de tiempo de varios meses o incluso años.

Si se llega a un acuerdo sobre la estrategia en la entrevista, en muchos casos se puede presentar la solicitud de corrección formal inmediatamente después y obtener rápidamente la resolución de registro. La entrevista se convierte en una potente herramienta para ahorrar tiempo en situaciones en las que prima la rapidez del negocio, como cuando la fecha de lanzamiento del producto está fijada o se quiere tomar medidas urgentes para contrarrestar a la competencia.

Ventaja ⑤: Permite aspirar a un ámbito de derechos «más amplio»

Una patente no es algo que «basta con que se registre». Si el alcance de los derechos es demasiado estrecho (limitado), se convierte en una «patente inutilizable» que otras empresas pueden eludir fácilmente.

Si se opta por la vía segura basándose únicamente en la documentación escrita, se tiende a reducir considerablemente los derechos. Sin embargo, en la entrevista se puede explorar, negociando con el examinador, la línea límite de «hasta dónde se puede ampliar el alcance».

Podría decirse que el mayor aliciente de la entrevista es poder llevar a cabo ese juego de negociaciones, del tipo «a cambio de ceder en esta parte, quiero mantener este concepto amplio».

3. ¿Por qué es necesario un agente de patentes? El riesgo de «ir por cuenta propia»

«Como soy yo (el inventor) quien mejor conoce el contenido de la invención, ¿no sería mejor que fuera yo mismo a la entrevista?».

Quizá haya quien piense así. Por supuesto, la presencia del propio inventor es muy beneficiosa y bienvenida. Sin embargo, la realidad es que una entrevista sin un agente de patentes (entrevista en solitario) conlleva un alto riesgo.

Esto se debe a que la entrevista de patente no es una «presentación técnica», sino un «foro de negociación sobre el alcance de los derechos legales».

Riesgo n.º 1: La trampa del «estigma de la contradicción»

Este es el punto más preocupante.

No todas las declaraciones realizadas en la entrevista quedan registradas, pero sí quedan en la memoria del examinador o en sus notas (actas de la entrevista).

Supongamos que, llevado por el ambiente del momento y con la mejor intención, se le escapa decir algo como «esta tecnología es, en realidad, similar a tal y tal, que existe desde hace tiempo...» o «esta parte no es importante».

Si más adelante esa parte se convierte en un punto clave para la concesión de la patente, se producirá una contradicción lógica (estima) del tipo «¿No dijo usted entonces que no era importante?», lo que acabará por perjudicarle.

Esto se convierte en un punto débil fatal que, en el futuro, podría dar lugar a que una empresa rival solicite un recurso de nulidad de la patente o a que, al intentar ejercer los derechos, se le rebata diciendo que «está fuera del alcance de los derechos».

Los abogados especializados en patentes conocen perfectamente «lo que no se debe decir» y llevan a cabo las negociaciones evitando cualquier declaración que pueda resultar legalmente perjudicial.

Riesgo n.º 2: es necesaria la «traducción» entre la tecnología y el derecho

Los examinadores son a la vez «ingenieros» y «juristas». Toman sus decisiones basándose en el reglamento que es la Ley de Patentes.

Por mucho que el inventor explique con pasión que «¡esta tecnología es increíble! ¡Me ha costado mucho trabajo!», si eso no se traduce en la lógica de la «actividad inventiva (obviedad)» según la Ley de Patentes, no calará en el examinador.

El agente de patentes desempeña el papel de intérprete, traduciendo la «pasión técnica» del inventor a una «lógica jurídica» que convenza al examinador. Sin esta función de traducción, el tiempo pasará sin que las discusiones lleguen a un punto de encuentro.

Riesgo n.º 3: El momento de jugar las cartas de negociación (pino, bambú y ciruelo)

La entrevista es una negociación. Si intentamos imponer todas nuestras pretensiones, la negociación fracasará, y si cedemos demasiado a lo que dice la otra parte, nuestros derechos quedarán muy mermados.

Un agente de patentes con experiencia prepara de antemano varias propuestas de modificación (planes).

• Propuesta [Pino]: un ámbito de derechos amplio y agresivo

• Propuesta [Bambú]: un punto de equilibrio realista

• Propuesta [Ume]: línea de defensa mínima que queremos asegurar

Interpreta el estado de ánimo del examinador y los matices de sus comentarios, y toma decisiones instantáneas como «vamos a empezar con la opción "Pino"» o «la situación parece complicada, cambiemos a la opción "Bambú"». Este sentido del equilibrio es una habilidad propia de los profesionales con mucha experiencia.

4. Caso de éxito: gran remontada en la entrevista, de «denegación» a «registro»

A continuación, presentamos un caso real tratado por nuestro despacho (modificado parcialmente por motivos de confidencialidad).

[Caso A: Empresa emergente del sector de las tecnologías de la información (patente de software)]

• Situación: Se inventó una aplicación que utilizaba un algoritmo propio. Sin embargo, se citó una patente existente de una gran empresa y se rechazó por «falta de novedad (no es más que una combinación de tecnología existente)».

• Respuesta: Se llevó a cabo una entrevista en línea. Se compartió la pantalla con una demostración de la aplicación real (en fase de desarrollo) y se explicó visualmente el flujo de procesamiento único que no se podía lograr con las patentes existentes. Además, el agente de patentes argumentó lógicamente que «en la documentación citada no existe la motivación para resolver este problema».

• Resultado: El examinador quedó convencido y comentó: «Entiendo, ¿la diferencia en este procedimiento de procesamiento influye tanto en la experiencia del usuario?». Se llegó a un acuerdo sobre la línea a seguir en la propuesta de corrección y se registró la patente sin problemas.

[Caso B: Fabricante de maquinaria (equipos de fabricación)]

• Situación: Invención de un equipo de procesamiento de metales. Los planos por sí solos no transmitían la singularidad de la estructura, por lo que se consideraba erróneamente que era «igual que la tecnología convencional».

• Respuesta: En la entrevista, el agente de patentes utilizó un diagrama comparativo que había preparado para explicar los problemas (factores limitantes) de la técnica anterior. El inventor presentó in situ los datos experimentales sobre la precisión del mecanizado.

• Resultado: La impresión del examinador mejoró. Se obtuvo la promesa de que «se reconocería la patentabilidad si se añadían limitaciones numéricas a las reivindicaciones», lo que permitió el registro manteniendo un amplio alcance de los derechos.

5. Flujo de la entrevista de patente (desde la solicitud hasta el registro)

A continuación, se presenta el flujo general cuando se solicita a un agente de patentes que realice la entrevista.

1. [Análisis de la notificación de motivos de denegación]

   El agente de patentes lee detenidamente la notificación y elabora la estructura lógica de la réplica. En esta fase se determina si «la entrevista será eficaz».

2. [Reunión y elaboración de la estrategia]

   Se consulta con el cliente para confirmar el alcance de los derechos que se desean proteger. Se elabora un «borrador de correcciones». Esta es la fase de preparación más importante.

3. 【Solicitud de entrevista】

   El agente de patentes se pone en contacto con la Oficina de Patentes y solicita la entrevista. Actualmente, lo habitual es que se designe una herramienta de videoconferencia.

4. 【Realización de la entrevista de patente】

   Participan el examinador, el agente de patentes y, si es necesario, el inventor. La duración suele ser de entre 30 y 60 minutos. El agente de patentes dirige el debate.

5. 【Presentación de los documentos oficiales (escrito de alegaciones y escrito de corrección)】

   Basándose en lo acordado en la entrevista, se redactan los documentos oficiales y se presentan ante la Oficina de Patentes.

6. 【Resolución de registro】

   Si todo se desarrolla según lo acordado, se recibirá rápidamente la «resolución de registro».

6. Preguntas frecuentes (FAQ)

P. ¿Cuánto cuesta?

R. Depende de la oficina, pero lo habitual es que, además de los gastos habituales de redacción del escrito de alegaciones, se apliquen gastos por la gestión de la entrevista (tarifa por horas o honorarios fijos). Sin embargo, si se tienen en cuenta los costes que supone el intercambio repetido de documentos y el riesgo de perder los derechos, se puede decir que la relación coste-beneficio total es muy alta. Le proporcionaremos un presupuesto detallado.

P. ¿Es necesario comunicarse en inglés?

R. La entrevista con el examinador de la Oficina Japonesa de Patentes se realiza en japonés.

P. Aún no he recibido la notificación de los motivos de denegación, ¿puedo solicitar una entrevista?

R. Básicamente, la gestión se lleva a cabo tras la notificación de los motivos de denegación, pero en casos de examen acelerado o en circunstancias específicas, también hay casos en los que se realiza una explicación técnica antes de que se inicie el examen. Por favor, consúltenos primero.

Resumen: La entrevista de patente es una estrategia «ofensiva»

La entrevista de patente no es un mero «trámite». Es una «estrategia ofensiva» para ganarse la confianza del examinador y conseguir mejores derechos.

Es normal sentirse desanimado al recibir la notificación de los motivos de denegación, pero intente verlo como si hubiera «conseguido un pase para dialogar con el examinador». Con una preparación adecuada y el apoyo de un agente de patentes experto en negociación, puede convertir una situación difícil en una oportunidad.

En nuestro despacho contamos con numerosos profesionales que conocen a la perfección los «puntos clave del examen», como antiguos ingenieros y abogados de patentes veteranos con amplia experiencia.

Si le han dicho en otros sitios que es imposible o si está decidido a que se apruebe esta patente, no dude en consultarnos. Nosotros transmitiremos directamente al examinador el valor de su invención, algo que no se puede expresar solo por escrito.

El plazo para responder a la notificación de motivos de denegación es limitado. Antes de que sea demasiado tarde, solicite una consulta gratuita a través de nuestro formulario de contacto. Juntos crearemos la patente más sólida para proteger su negocio.

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Índice

1. Introducción: La notificación de motivos de denegación no es «el final», sino una «invitación al diálogo»
2. 1. ¿Qué es la entrevista de patente (entrevista con el examinador)?
3. 2. ¿No basta con la documentación escrita? Las 5 grandes ventajas de realizar una entrevista de patente
4. 3. ¿Por qué es necesario un agente de patentes? Los riesgos de «ir por cuenta propia»
5. 4. Caso de éxito: un gran giro de «denegación» a «registro» en la entrevista
6. 5. El proceso de la entrevista de patente (desde la solicitud hasta el registro)
7. 6. Preguntas frecuentes (FAQ)
8. Resumen: la entrevista de patente es una estrategia «ofensiva»