Resumen del sistema de marcas registradas de Pakistán

1. Definición de marca y objeto de protección

En la Ley de Marcas de Pakistán (Reglamento de Marcas de 2001), el término «marca» se refiere a cualquier signo que pueda representarse gráficamente y que permita distinguir los productos o servicios de una persona de los de otras, incluyendo letras, nombres, nombres de personas, firmas, figuras, números, diseños, títulos, etiquetas, billetes, formas de embalaje de productos, colores y sonidos.En resumen, siempre que se trate de una marca destinada a distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras, pueden ser objeto de protección no solo las marcas tradicionales, como palabras, logotipos o figuras, sino también combinaciones de colores, formas tridimensionales de productos o sonidos. No obstante, para obtener el registro de una marca es necesario que esta tenga carácter distintivo (capacidad para distinguir los productos propios de los ajenos), por lo que no pueden registrarse términos descriptivos que otros suelen utilizar para promocionar sus propios productos o servicios, nombres geográficos genéricos o apellidos comunes.Asimismo, se rechazarán los signos que atenten contra el orden público y las buenas costumbres, así como aquellos que puedan inducir a error. De este modo, en Pakistán es posible proteger ampliamente como marcas cualquier signo que posea capacidad distintiva, y el sistema de registro abarca no solo las marcas de productos, sino también las marcas de servicios, las marcas de asociación, las marcas de certificación y las indicaciones geográficas, entre otras.

2. Fundamento jurídico del registro y autoridad competente

La legislación en la que se basa el régimen de marcas en Pakistán es la Ordenanza de Marcas de 2001 (Trade Marks Ordinance, 2001) y su reglamento de aplicación, el Reglamento de Marcas de 2004 (Trade Mark Rules, 2004). La Ordenanza de Marcas de 2001 entró en vigor en abril de 2004 y se promulgó como una ley de marcas integral que sustituye a la anterior Ley de Marcas de 1940.La administración de las marcas es competencia de la Oficina de Propiedad Intelectual de Pakistán (IPO Pakistan), y su organismo subordinado, el Registro de Marcas (Trade Marks Registry), se encarga de la solicitud, el examen y el registro de las marcas. La oficina principal del Registro de Marcas se encuentra en Karachi, pero existen sucursales de la Oficina de Propiedad Intelectual en diversas localidades, como Lahore e Islamabad, y en los últimos años también se admiten solicitudes en línea.

En el ámbito de los tratados internacionales, Pakistán es miembro del Convenio de París y de la OMC (Acuerdo sobre los ADPIC), y además se adhirió al Protocolo de Madrid en 2021. Por ello, las empresas extranjeras pueden utilizar el sistema de Madrid para obtener protección de marcas en Pakistán designándolo como país de destino (se detallará más adelante).Cabe señalar que, aunque la protección de las marcas en Pakistán se rige, en principio, por el sistema de «primero en presentar la solicitud», también se reconocen ciertos derechos derivados del uso, incluso en el caso de marcas no registradas (como la protección de marcas notoriamente conocidas o la prevención del uso fraudulento). No obstante, en caso de surgir un conflicto con terceros sin haber registrado la marca, la carga probatoria resulta considerable, ya que es necesario demostrar un historial de uso prolongado o el carácter notoriamente conocido de la misma; por lo tanto, para las empresas resulta muy ventajoso registrar sus marcas.

3. Procedimiento de solicitud de marca

Resumen del procedimiento de solicitud: La solicitud de marca se presenta ante la Oficina de Registro de Marcas de la IPO de Pakistán. A fecha de 2023, se ha implantado un sistema de solicitud en línea, por lo que el solicitante o su representante pueden presentar la solicitud electrónicamente a través de la web. También se siguen aceptando las solicitudes en papel (enviando por correo o entregando en mano la documentación de solicitud prescrita), por lo que el solicitante puede elegir el método que le resulte más conveniente.La clasificación aplicable en el momento de la solicitud es la Clasificación Internacional de Niza (hasta la clase 45), y los productos se clasifican en las clases 1 a 34, mientras que los servicios se clasifican en las clases 35 a 45. En Pakistán se aplica el principio de «una solicitud, una clase», por lo que no se admiten las solicitudes multiclase. Por lo tanto, si se desea obtener protección en varias clases, es necesario presentar una solicitud por separado para cada una de ellas.

Documentación e información necesarias: A continuación se detallan los principales datos y documentos que deben presentarse al presentar la solicitud.

• Datos del solicitante: información básica como el nombre del solicitante (nombre de la empresa o nombre de la persona física), dirección y nacionalidad.

• Representación de la marca: representación concreta de la marca que se solicita (en el caso de marcas denominativas, la cadena de caracteres; en el caso de marcas figurativas, un archivo de imagen JPEG, etc.)

• Lista de productos y servicios: Lista concreta de los productos o servicios para los que se utilizará la marca en cuestión (indicados junto con la clase de la Clasificación de Niza).

• Declaración sobre el uso: declaración sobre el estado de uso de la marca, indicando si «se está utilizando actualmente en Pakistán» o si «se prevé su uso (intención)» (*en caso de uso, se indicará también el año de inicio del uso). En Pakistán es posible presentar una solicitud aunque no exista un historial de uso anterior, pero en el formulario de solicitud hay un apartado para indicar si se está utilizando o no, por lo que, si se está utilizando, se debe declarar este hecho.

• Datos del representante y poder: Si se encarga el trámite de la solicitud a un representante local (abogado o agente de la propiedad industrial), se indicarán el nombre y la dirección del representante y se presentará el poder (Formulario TM-48). Si la solicitud la presenta una empresa extranjera o un no residente, es obligatorio tramitarla a través de un representante de marcas local. El poder debe estar firmado por el solicitante y ser notariado, pero no se exige la legalización consular (aunque es posible añadirla de forma voluntaria).

• Documentos de derecho de prioridad (si procede): Si se presenta la solicitud reivindicando el derecho de prioridad en virtud del Convenio de París, se debe presentar una copia certificada ante notario de los documentos de derecho de prioridad (el plazo de presentación es de tres meses a partir de la fecha de solicitud).

Tasas: La solicitud de marca conlleva el pago de las tasas oficiales establecidas. Desde la revisión de 2019, la tasa de solicitud se ha fijado en 3.000 rupias pakistaníes por clase (cada clase adicional cuesta también 3.000 rupias), a lo que hay que añadir el pago de la tasa de registro que se emite tras la admisión de la solicitud (la tasa de registro es actualmente de 9.000 rupias).Además de estas tasas oficiales, si se encarga el trámite a un agente, se incurrirá en honorarios profesionales adicionales. Según la información de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, los costes generales de la solicitud (tasas oficiales + honorarios de abogados, etc.) pueden ascender a entre 70 000 y 100 000 rupias por solicitud. Dado que desde la solicitud hasta el registro suelen transcurrir unos dos años, se recomienda preparar la solicitud con antelación, de acuerdo con el plan de negocio.

Recomendación de investigación previa: Para evitar conflictos con marcas de otras empresas, es importante realizar una investigación previa en el registro de marcas antes de la solicitud para comprobar la existencia de marcas idénticas o similares. En la IPO de Pakistán es posible solicitar oficialmente una búsqueda de marcas; para ello, hay que adjuntar dos muestras de la marca al formulario correspondiente (formulario TM-55) y solicitar la búsqueda de similitudes con una tasa de 1.000 rupias por clase.Además, la oficina de la IPO ofrece un servicio de pago (300 rupias) que permite consultar la base de datos de marcas durante 15 minutos, por lo que también es posible realizar búsquedas de forma no oficial. Realizar la solicitud tras identificar los posibles riesgos de conflicto mediante estas investigaciones previas de autorización constituye un aspecto clave de la gestión de riesgos prácticos para las empresas.

4. Procedimiento de examen

Examen de forma: Una vez aceptada la solicitud, la Oficina de Registro de Marcas lleva a cabo un examen de forma. En este examen se comprueban los requisitos formales, como si los datos necesarios están correctamente indicados, si se han presentado todos los documentos requeridos y si no hay ningún impago de tasas. En caso de que haya alguna irregularidad, se emitirá una indicación de corrección y, si se corrige siguiendo las instrucciones, se continuará con el examen.

Examen de fondo: Una vez cumplidos los requisitos de forma, se pasa al examen de fondo (examen del contenido). El examinador determina si la marca cumple los requisitos de registro establecidos por la ley. Los principales puntos de examen son los siguientes.

• Existencia de carácter distintivo: si la marca es demasiado descriptiva o si se trata de un nombre genérico (la falta de carácter distintivo es motivo de denegación).Por ejemplo, las marcas que se componen únicamente de términos que indican directamente la calidad, la eficacia o el origen de los productos, o de denominaciones habituales, no pueden registrarse, ya que se trata de «términos que otros operadores también necesitan para describir sus propios productos o servicios». No obstante, aunque en el momento de la solicitud el carácter distintivo no sea suficiente, en algunos casos se puede conceder el registro si se demuestra la adquisición de carácter distintivo por el uso (significado secundario).

• Conflicto con derechos anteriores de terceros: se comprueba si ya existe una marca idéntica o similar registrada (o solicitada) para productos o servicios idénticos o similares. Esto constituye un motivo de denegación relativo, por lo que el examinador consulta la base de datos de marcas para verificar si existen solicitudes o registros anteriores que entren en conflicto. En caso de que se encuentre una marca anterior conflictiva, normalmente se emite una notificación de denegación por este motivo.

• Orden público y buenas costumbres, y carácter engañoso: No se admitirá el registro como motivo de denegación absoluta si la composición o el significado de la marca atenta contra el orden público y las buenas costumbres (por ejemplo, expresiones obscenas, etc.) o si existe riesgo de engañar al consumidor sobre la calidad o el origen de los productos o servicios (por ejemplo, marcas que incluyen nombres de lugares ajenos al origen de los productos).

El plazo de examen depende del número de solicitudes y de la situación de los examinadores, pero lo habitual es que el resultado del primer examen se notifique entre unos meses y un año desde la presentación de la solicitud (en los últimos años, gracias a la digitalización, el proceso se ha agilizado y se da el caso de que el resultado del primer examen se emita en unos tres meses).Si el examinador detecta motivos de denegación, se emite una notificación de denegación (Office Action) y se concede al solicitante la oportunidad de responder presentando un escrito de alegaciones o una corrección dentro de un plazo determinado tras la recepción de la notificación (normalmente dos meses, con una prórroga adicional de hasta tres meses). Si se presentan las alegaciones o correcciones adecuadas dentro del plazo de respuesta y el examinador las acepta, se resuelven los motivos de denegación.Por ejemplo, si se señala un conflicto con una marca anterior, hay casos en los que se acepta la solicitud reduciendo los productos designados o añadiendo una renuncia (declaración de que no se reivindican derechos sobre una parte) a la marca. Por el contrario, si el examinador no cambia su decisión tras la presentación de la memoria de alegaciones, o si no se responde dentro del plazo, la solicitud será denegada. Incluso en caso de denegación, el solicitante puede interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior (revisión judicial de la resolución) si no está de acuerdo.

5. Sistema de oposición

Publicación y oposición: Una vez superado el examen de fondo, la marca se considera apta para el registro (acceptance) y, antes de su registro, se publica en el Boletín de Marcas (Trademarks Journal). En Pakistán, el Boletín de Marcas se publica mensualmente en formato electrónico, y las marcas que han superado el examen se publican en este boletín, que tiene carácter oficial. El objetivo de la publicación es dar a las partes interesadas la oportunidad de presentar una oposición.El plazo de oposición es de dos meses (60 días) a partir de la fecha de publicación, durante el cual cualquier tercero puede presentar una oposición contra el registro de dicha marca. Además, este plazo de dos meses puede prorrogarse, si es necesario, hasta dos veces por periodos de un mes cada una, lo que permite aceptar oposiciones hasta un máximo de cuatro meses a partir de la fecha de publicación.

Procedimiento de oposición: Quienes deseen presentar una oposición (partes interesadas, como competidores) deben presentar el formulario de oposición (Notice of Opposition) correspondiente ante la Oficina de Registro de Marcas dentro del plazo establecido. En el formulario de oposición es necesario indicar de forma concreta los motivos (fundamentos) de la oposición; entre los principales motivos de oposición se encuentran los siguientes.

• Motivos relativos: la marca solicitada es idéntica o similar a una marca registrada anteriormente por el oponente, y los productos o servicios designados son idénticos o similares, por lo que su registro daría lugar a confusión (violación del derecho de prioridad o del derecho de uso anterior).

• Motivos absolutos: la marca carece de carácter distintivo, es demasiado descriptiva o es un nombre genérico, por lo que no cumple los requisitos absolutos de registro establecidos en la Ley de Marcas.

• Fines ilícitos o mala fe: la solicitud de la marca se basa en una intención ilícita, como la imitación o el parasitismo (un ejemplo típico es la solicitud de una marca que plagiará una marca notoriamente conocida del solicitante).

• Otras vulneraciones de derechos: el uso o el registro de la marca infringe los derechos de autor, los derechos sobre el nombre comercial, los derechos de imagen o las disposiciones de protección de escudos y emblemas oficiales de terceros. En particular, las solicitudes similares a marcas notoriamente conocidas (objeto de protección del artículo 6 ter del Convenio de París) o las marcas que pueden confundirse con el nombre de una empresa de terceros también pueden constituir motivos de oposición.

En caso de que se presente una oposición, la Oficina de Registro de Marcas enviará una copia de la misma al solicitante. El solicitante deberá presentar un escrito de contestación (contradeclaración) a la oposición en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la misma (plazo ampliable hasta 60 días si existen motivos justificados). Si no se presenta el escrito de contestación dentro del plazo, la solicitud de marca se considerará abandonada (se considerará que se ha admitido la oposición).

Si el solicitante presenta la contestación, se enviará una copia de la misma al oponente. El oponente podrá presentar una réplica (rejoinder) si lo considera necesario, y normalmente deberá presentar sus alegaciones adicionales por escrito en un plazo de 30 días.Posteriormente, la Oficina de Registro de Marcas solicitará a ambas partes que presenten pruebas. Las pruebas se presentan en forma de pruebas documentales, como declaraciones juradas (afidávit), y el orden habitual es que primero presente sus pruebas el oponente y, a continuación, el solicitante presente sus pruebas de refutación. Si tras el procedimiento escrito siguen existiendo puntos controvertidos, la Oficina de Marcas fijará una fecha para la vista oral (audiencia) y dará a ambas partes la oportunidad de presentar sus alegaciones y pruebas directamente.Tras la audiencia, el examinador (registrador de marcas) dicta una resolución basándose en los argumentos y las pruebas de ambas partes, y notifica la decisión por escrito. Si se admite la oposición, se deniega el registro de la marca en cuestión. Si se desestima la oposición (victoria del solicitante), la marca pasa a la fase de registro.

Recurso contra la resolución sobre la oposición: Si no se está de acuerdo con la resolución sobre la oposición dictada por la Oficina de Registro de Marcas (Registrador), la parte perdedora puede interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior dentro del plazo establecido.En Pakistán, además de la Oficina de Propiedad Intelectual, existen **tribunales especializados en propiedad intelectual (Tribunales de Propiedad Intelectual)** en cada provincia, y la revisión de las resoluciones del registrador de marcas se lleva a cabo en la sección de propiedad intelectual del Tribunal Superior. De este modo, el sistema de oposición es un proceso importante que permite reflejar la opinión de terceros antes del registro, por lo que, en la práctica, se exige a las empresas que, para proteger sus derechos, supervisen las publicaciones oficiales de la competencia y presenten oposiciones cuando sea necesario.

6. Registro y surgimiento de los derechos

Resolución de registro y tasa de registro: Una vez finalizado el plazo de publicación en el boletín oficial, si no se ha presentado ninguna oposición o si esta ha sido finalmente desestimada, la marca obtendrá la resolución de registro. La Oficina de Registro emitirá al solicitante una notificación de pago de la tasa de registro (demanda de pago), por lo que el solicitante deberá abonar la tasa de registro establecida (9.000 rupias, como se ha mencionado anteriormente) en el plazo de un mes a partir de la recepción de dicha notificación.Una vez confirmada la pago de la tasa de registro, la marca se inscribirá oficialmente en el registro y se expedirá el certificado de registro (Registration Certificate). En el certificado de registro se indicarán claramente la representación gráfica de la marca, el número de registro, la fecha de registro, el nombre del titular y los productos y servicios designados, con lo que se completará el procedimiento de registro.

Momento de nacimiento del derecho: En Pakistán, la vigencia del derecho de marca está fijada en 10 años a partir de la fecha de solicitud. Por lo tanto, aunque el derecho sustantivo (el derecho de uso exclusivo) nace tras la finalización del registro, su efecto se remonta retroactivamente hasta la fecha de solicitud.Por ejemplo, aunque la tramitación desde la solicitud hasta el registro haya durado dos años, una vez completado el registro, es posible solicitar una orden de cesación basándose en la prioridad de la propia solicitud, incluso si un tercero hubiera comenzado a utilizar la misma marca en productos similares durante el periodo comprendido entre la fecha de solicitud y la fecha de registro (si bien se tendrán en cuenta casos particulares, como cuando dicho tercero haya estado utilizando la marca de forma continuada desde antes de la fecha de solicitud).En cualquier caso, el derecho exclusivo sobre la marca registrada surge con carácter retroactivo a partir de la fecha de solicitud, y el titular de la marca registrada (el titular del derecho) tiene el derecho de utilizar dicha marca de forma exclusiva en relación con los productos y servicios designados. Si un tercero utiliza sin autorización una marca idéntica o que pueda dar lugar a confusión, se considerará una infracción y se podrá solicitar el cese de dicha actividad o una indemnización por daños y perjuicios (para más detalles, véase el apartado sobre el ejercicio de los derechos que figura más adelante).

Efectos del registro: Al titular de una marca registrada se le confieren los siguientes efectos jurídicos y beneficios.

• El titular de una marca registrada tiene el derecho de utilizarla de forma exclusiva para los productos y servicios designados, y puede prohibir el uso de dicha marca o de marcas similares sin su autorización. Dado que el registro conlleva una presunción de derechos, resulta más fácil obtener una orden de cesación ante los tribunales.

• El certificado de registro de la marca constituye una prueba presuntiva de la titularidad del derecho, lo que facilita la demostración de la condición de titular en caso de litigio.

• La marca registrada también es un requisito previo para la adopción de diversas medidas de protección administrativa, como las medidas de retención de importaciones en la aduana (la existencia de un registro se tiene muy en cuenta, por ejemplo, en la lucha contra las imitaciones por parte de la Comisión de Competencia de Pakistán o las autoridades reguladoras de productos farmacéuticos).

• Permite incluir la marca «Registered™» (la indicación ®) en los productos y la publicidad, lo que tiene el efecto de aumentar la credibilidad de la marca. Sin embargo, está prohibido utilizar la marca ® en la fase de no registro (existen sanciones por indicación falsa), por lo que, antes del registro, se suele utilizar símbolos como ™ o ℠.

7. Obligaciones tras el registro (obligación de uso, renovación, cancelación, etc.)

Plazo de vigencia y renovación: La vigencia del registro de una marca en Pakistán es de 10 años a partir de la fecha de solicitud. Es posible renovar el plazo de vigencia realizando los trámites establecidos antes de que transcurran los 10 años; no hay límite en el número de renovaciones y se puede renovar tantas veces como se desee cada 10 años. Los trámites de renovación se aceptan a partir de seis meses antes de la fecha de vencimiento y, mediante el pago de la tasa de renovación, se pueden mantener los derechos durante otros 10 años.Incluso si se olvida la renovación por descuido, existe una medida de salvamento que permite renovarla pagando una tasa adicional dentro de un periodo de gracia de seis meses tras la expiración (una vez transcurrido el periodo de gracia, se cancelará el registro). Las marcas registradas que no se renueven caducarán al expirar el plazo y los derechos se extinguirán. Por ello, es fundamental que las empresas gestionen los plazos de renovación de sus marcas importantes y realicen los trámites de renovación de forma segura dentro del plazo establecido.

Obligación de uso y cancelación por falta de uso: En Pakistán, si una marca no se ha utilizado de forma continuada durante los cinco años siguientes a su registro, existe la posibilidad de que dicho registro sea cancelado (eliminado) a petición de un tercero. Concretamente, una vez transcurridos cinco años desde la fecha de finalización del registro, las partes interesadas pueden presentar una solicitud de cancelación del registro de la marca ante el Tribunal de Propiedad Intelectual en relación con aquellas marcas cuyo uso no se haya reanudado sin motivo justificado.Si se admite la cancelación por falta de uso, la marca se eliminará del registro y los derechos se extinguirán sin efecto retroactivo. Estas disposiciones tienen por objeto eliminar las «marcas inactivas» que se registran y se dejan de lado, y proteger únicamente las marcas que se utilizan realmente en el mercado. Por lo tanto, es recomendable que las empresas, una vez obtenida la marca registrada, comiencen a utilizarla de forma continuada lo antes posible y la consoliden como marca en el mercado. Es importante tener en cuenta que, en caso de no utilizarse durante cinco años sin motivo justificado, existe el riesgo de cancelación.

Otros motivos de anulación: además de la falta de uso, el registro de una marca puede ser invalidado o anulado por circunstancias que se descubran tras el registro. Por ejemplo, si en el momento del registro se pasaron por alto motivos de denegación absolutos o relativos (por ejemplo, que en realidad era descriptiva o que entraba en conflicto con una marca anterior), los interesados pueden interponer un recurso de nulidad (demanda de anulación del registro) para invalidar el registro.Asimismo, el hecho de que la marca se haya convertido en un nombre genérico (denominación común) o que, tras el registro, la marca en sí misma haya pasado a utilizarse de forma contraria al orden público y a las buenas costumbres también puede constituir un motivo de cancelación. Además, si el propio titular desea renunciar a los derechos de marca, puede solicitar a la IPO de Pakistán la cancelación voluntaria del registro (renuncia al registro) para que este sea cancelado. Por lo tanto, es importante seguir utilizando y gestionando adecuadamente la marca tras su registro, así como realizar los trámites de renovación o renuncia a los derechos según sea necesario.

8. Ejercicio de los derechos y medidas contra la infracción

Determinación de la infracción: cuando una marca idéntica o que pueda dar lugar a confusión con una marca registrada se utiliza, sin la autorización del titular, en relación con productos o servicios idénticos o similares a los designados en el registro, se considera una infracción del derecho de marca. Por ejemplo, se producirá una infracción si un tercero utiliza un signo «prácticamente idéntico o que pueda dar lugar a confusión» con respecto a los productos o servicios incluidos en el ámbito de registro.Además, si la marca registrada es una marca notoriamente conocida (well-known mark), incluso si se utiliza para productos o servicios no similares, los actos que provoquen confusión en el consumidor sobre el origen o que diluyan la reputación de la marca pueden ser objeto de una orden de cesación como infracción en sentido amplio. No obstante, en el caso de las marcas no registradas, no se puede alegar una infracción de los derechos de marca según la ley, por lo que en este caso se solicitará una reparación civil por «pasing off» (competencia desleal).Las marcas extranjeras de gran notoriedad, aunque no estén registradas, pueden estar protegidas por el artículo 86 del Reglamento; sin embargo, dado que la carga de la prueba es elevada, resulta más fácil evitar la infracción si se registran.

Medidas civiles: en caso de infracción de los derechos de marca, el titular puede solicitar una reparación mediante una acción civil.En Pakistán, en virtud de la Ley de Propiedad Intelectual de 2012, se han establecido Tribunales de Propiedad Intelectual (IP Tribunal) en cada provincia, y los litigios por infracción de marcas son, en principio, competencia de estos tribunales especializados (solo en la provincia de Sindh [Karachi] la competencia en primera instancia recae en el Tribunal Superior). En los litigios por infracción, la principal reparación consiste en el cese de la actividad infractora mediante una orden de cesación (injunction), y además se puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios derivados de la infracción, así como la restitución de los beneficios obtenidos indebidamente (account).En casos de infracción especialmente evidentes, es posible que se dicte una orden de cesación como medida cautelar provisional al mismo tiempo que se interpone la demanda, lo que aumenta las posibilidades de obtener una reparación rápida mediante la presentación del certificado de registro. El tribunal (o el Tribunal de Propiedad Intelectual) dicta sentencia basándose en las alegaciones y pruebas de ambas partes y, si se reconoce la infracción, se dicta una orden de cesación permanente o una sentencia firme por la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios. Si no se está de acuerdo con la sentencia, la parte perdedora puede recurrir ante el Tribunal Superior.

Medidas penales: La Ley de Marcas y el Código Penal de Pakistán también establecen sanciones penales para los actos de infracción de marcas de carácter malicioso. Por ejemplo, el acto de falsificar o imitar intencionadamente una marca registrada ajena para colocarla en productos o venderlos (la denominada fabricación y venta de productos piratas o falsificados) constituye un delito penal y puede ser castigado con una pena de prisión de hasta dos años o una multa.Asimismo, la fabricación o posesión de máquinas o instrumentos destinados a colocar sin autorización la marca de un tercero en productos puede ser castigada con una pena de prisión de hasta tres años. Además, está prohibido indicar falsamente en productos o anuncios que una marca no registrada es una marca registrada (por ejemplo, el uso indebido de la indicación «Registered» o del símbolo ®), y a los infractores se les imponen sanciones como multas.Los procedimientos penales se utilizan principalmente como medida para hacer frente a los infractores reincidentes y a los falsificadores habituales; cuando el titular de los derechos presenta una denuncia penal o una reclamación ante la policía, cabe esperar un efecto disuasorio a través de medidas coercitivas como la investigación, el embargo y el enjuiciamiento.

Control en la frontera por parte de las aduanas: Para impedir la distribución de productos falsificados, en Pakistán se ha establecido un sistema de control en la frontera por parte de las aduanas (autoridades aduaneras) para los artículos que infringen la propiedad intelectual.Los titulares de derechos de marca pueden presentar una solicitud por escrito a la aduana para que los productos importados que utilicen su marca sin autorización sean tratados como productos de importación prohibida. Una vez que se acepta la solicitud y se registra la información sobre los derechos en la base de datos de las autoridades aduaneras, la aduana procederá a la retención y el decomiso de la mercancía que se sospeche que es una falsificación de dicha marca tan pronto como la detecte durante la inspección de importación.En 2017 se añadió un capítulo sobre protección de la propiedad intelectual a la normativa aduanera, lo que reforzó el mecanismo de colaboración entre las autoridades aduaneras, la IPO Pakistán (base de datos de marcas) y la Dirección General de Ejecución de los Derechos de Propiedad Intelectual (Directorate General of IPR Enforcement) para detectar y confiscar productos infractores. De este modo, las empresas pueden impedir la entrada de productos falsificados en la frontera utilizando el registro de marcas como palanca.

Como se ha expuesto anteriormente, en Pakistán es posible hacer valer los derechos de marca y combatir las infracciones utilizando diversos medios **civiles, penales y administrativos (aduanas)**. Es importante que las empresas elijan las medidas adecuadas en función de la gravedad de los daños y, si es necesario, colaboren con abogados especializados locales y con las autoridades para proteger su marca.

9. El Protocolo del Arreglo de Madrid y la solicitud internacional

Pakistán se adhirió al Protocolo del Arreglo de Madrid (Madrid Protocol) el 24 de mayo de 2021, convirtiéndose en uno de los países miembros del mismo (108 países en ese momento). De este modo, los titulares de marcas en Pakistán pueden utilizar el sistema de registro internacional de Madrid para solicitar simultáneamente la protección de sus marcas en más de 100 países y territorios miembros mediante una única solicitud internacional.Del mismo modo, si una empresa extranjera desea obtener derechos de marca en Pakistán, puede incluir a Pakistán como país designado a través del sistema de Madrid. Por ejemplo, una empresa japonesa puede presentar una solicitud de Madrid basada en su solicitud (o registro) de base en su país de origen y, al añadir «Pakistán» como país designado, puede solicitar la protección de la marca en Pakistán de forma relativamente sencilla sin necesidad de recurrir a un representante local.

No obstante, incluso al utilizar el sistema de Madrid, existen requisitos y aspectos a tener en cuenta específicos de Pakistán. Concretamente, el Gobierno de Pakistán declaró al adherirse al sistema que «para designar a dicho país en el sistema de Madrid es necesaria una declaración de intención de uso de la marca». Esto significa que, al incluir a Pakistán entre los países designados en una solicitud internacional, el solicitante debe manifestar expresamente que «tiene la intención de utilizar dicha marca en el territorio de Pakistán».Asimismo, se ha declarado que, aunque se inscriba una licencia (autorización de uso) en el Registro Internacional (base de datos de registros internacionales de la OMPI), dicha inscripción no tiene validez jurídica en el territorio de Pakistán. Por lo tanto, si se concede a un tercero el uso de la marca mediante un contrato de licencia, es necesario considerar por separado la tramitación del registro del titular del derecho de uso en Pakistán.

El plazo de examen de la Oficina de Marcas de Pakistán respecto a las designaciones de solicitudes internacionales es de un máximo de 18 meses y, si el examinador encuentra motivos de denegación, se notificará una notificación de denegación provisional a través de la Oficina Internacional (OMPI). El solicitante (el solicitante de la designación) deberá responder presentando un escrito de alegaciones o una corrección ante la Oficina de Marcas de Pakistán en un plazo de dos meses a partir de la recepción de dicha notificación (es posible solicitar una prórroga del plazo en función de las circunstancias).Si se resuelven satisfactoriamente los motivos de denegación, se reconocerá la protección del registro internacional en el territorio de Pakistán y la OMPI emitirá una notificación de inscripción a tal efecto.Como se ha indicado anteriormente, dado que Pakistán es actualmente un Estado parte del Protocolo de Madrid, las empresas japonesas pueden utilizar, además de la solicitud directa (a través de un agente local ante la IPO de Pakistán), la vía del sistema de Madrid. Dado que los costes y las características de los procedimientos difieren en cada caso, es recomendable seleccionar el método de solicitud más adecuado en función de la estrategia de marcas de la empresa.

10. Otros aspectos prácticos que deben tener en cuenta las empresas

Por último, resumimos algunos aspectos prácticos que deben tener en cuenta las empresas que deseen proteger sus marcas en Pakistán.

• Recurso a un agente local: Cuando una empresa extranjera presenta una solicitud de marca en Pakistán, es imprescindible la participación de un agente de marcas registrado local (abogado o agente de la propiedad industrial). Desde los trámites en inglés y el manejo de los formularios específicos del país hasta la gestión posterior al registro, el hecho de contar con un agente local con amplia experiencia permite que la solicitud y el mantenimiento de los derechos se desarrollen sin contratiempos. Es importante seleccionar un despacho especializado en propiedad intelectual de confianza y gestionar con fluidez la emisión del poder (Formulario TM-48) y las diversas comunicaciones.

• Tratamiento de las marcas en idiomas extranjeros: Si la marca solicitada está escrita en un idioma extranjero distinto del urdu o el inglés (por ejemplo, japonés o chino), se exigirá adjuntar su traducción y su transcripción fonética (transcripción en alfabeto romano). Dado que en Pakistán el examen y el registro se realizan en los idiomas oficiales, el inglés o el urdu, es necesario aclarar el significado y la forma de pronunciación de las marcas en idiomas que no se comprenden localmente.Además, al utilizar la marca en el mercado local, considere la posibilidad de proteger también la versión en urdu, si es necesario. Dado que en ocasiones se transcriben los nombres de marcas extranjeras al alfabeto urdu para que resulten más familiares a los consumidores, registrar las marcas importantes tanto en alfabeto latino como en urdu permite evitar que terceros se apropien de marcas transcritas.

• Indicación adecuada de la marca: al indicar la marca en productos o publicidad, procure utilizar la indicación adecuada tanto antes como después del registro. Lo habitual es utilizar el símbolo ™ (marca comercial) o ℠ (marca de servicio) para las marcas en proceso de solicitud de registro, y el símbolo ® (marca registrada) una vez completado oficialmente el registro. Como se ha mencionado anteriormente, la ley prohíbe añadir el símbolo ® a marcas no registradas, y su incumplimiento está sujeto a sanciones.Por otra parte, tras el registro, el uso del símbolo ® permite dar a conocer el hecho del registro y tiene un cierto efecto disuasorio frente a las infracciones. Sin embargo, aunque el hecho de no indicarlo no impide ejercer los derechos de forma inmediata, es recomendable indicar adecuadamente el registro en los productos o en el sitio web, entre otros, para evitar que los imitadores puedan alegar que «no sabían que estaba registrada».

• Mantenimiento de los derechos y acumulación de pruebas de uso: Como se ha mencionado anteriormente, en Pakistán existe la posibilidad de que la marca sea cancelada por falta de uso durante cinco años. Por ello, una vez obtenida la inscripción de la marca, es importante comenzar a utilizarla en el país lo antes posible y acumular y conservar de forma continua pruebas de su uso (como fotografías de los productos vendidos en el país, material publicitario o documentos comerciales).En caso de que un tercero solicite la cancelación por falta de uso, se deberán presentar estas pruebas de uso para tratar de mantener los derechos. Además, incluso si no se puede utilizar durante un tiempo por motivos empresariales, si se dispone de documentación que demuestre que se mantiene la intención de uso y se están elaborando planes de expansión en el mercado, esto podría considerarse una razón justificada.

• Cesión y licencia de derechos: En caso de ceder los derechos de marca debido a una reorganización empresarial o a la venta de la marca, es necesario realizar sin demora el registro de transferencia del titular de la marca (trámite de cambio de titularidad).Al presentar la documentación necesaria ante la IPO de Pakistán y modificar el titular en el registro, se cumplen los requisitos legales para oponerse a terceros. Del mismo modo, en caso de conceder una licencia de la marca a otra empresa, dado que en Pakistán el registro de la licencia en el registro internacional carece de validez, consulte con un experto si es posible, en caso necesario, registrar al titular del derecho de uso a nivel nacional (por ejemplo, mediante el sistema de «Usuario Registrado»). Una gestión adecuada de los derechos permite reducir el riesgo de futuros conflictos y la caducidad de los mismos.

• Vigilancia de la actividad de la competencia: Para proteger la marca de su empresa, también es importante vigilar si la competencia está solicitando o utilizando marcas similares. Consulte periódicamente el boletín de marcas de la IPO de Pakistán y, si se publica una marca similar, considere la posibilidad de presentar una oposición. Además, recopile información para detectar si circulan en el mercado marcas que puedan dar lugar a confusión y, si es necesario, adopte rápidamente medidas como el envío de cartas de advertencia o la interposición de acciones de cesación.Aunque Pakistán no es un mercado enorme, es posible que se produzcan imitaciones o apropiaciones indebidas de marcas, por lo que es recomendable colaborar con un agente local para llevar a cabo una vigilancia de los derechos.

Con esto concluye la explicación exhaustiva sobre el sistema de marcas de Pakistán, que abarca desde la definición hasta la solicitud, el examen, el registro, el mantenimiento de los derechos, las medidas contra las infracciones, las solicitudes internacionales y los aspectos prácticos a tener en cuenta.Aunque Pakistán cuenta con un sistema de marcas influenciado por el sistema jurídico anglosajón, en los últimos años ha avanzado hacia los estándares globales con medidas como la adhesión al Protocolo de Madrid y la introducción de la solicitud electrónica. Si bien se trata de un sistema cuyos procedimientos son relativamente fáciles de comprender para las empresas japonesas, su aplicación detallada presenta aspectos específicos del país, por lo que es imprescindible consultar la información oficial más reciente y el asesoramiento de expertos locales de confianza para elaborar una estrategia de marcas adecuada.

AUTOR / Redactor

Takefumi Sugiura

Representante y abogado especializado en marcas de la oficina de propiedad intelectual EVORIX

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