.png?width=500&height=250&name=%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%B9%20(500%20%C3%97%20250%20px).png)
Indice
- 1. A nome di una persona fisica vs a nome di una società: tabella comparativa
- 2. Vantaggi della titolarità a nome di persona fisica
- 3. Vantaggi della registrazione a nome di una società
- 4. Svantaggi della intestazione a nome di una persona fisica
- 5. Svantaggi della registrazione a nome di una società
- 6. Rapporto con la procedura di esame accelerato
- 7. Richieste di informazioni
Quando si procede alla registrazione di un marchio, ci capita spesso di ricevere richieste di consulenza sul fatto se sia meglio registrare il marchio a nome di una persona fisica o di una società. Si tratta di una questione importante che non riguarda solo i diritti di marchio, ma è comune anche ai diritti di brevetto, ai diritti di disegno o modello e ai diritti di modello di utilità.
Spesso si riscontra che molte persone scelgano «per abitudine a nome della società» o «presentino la domanda a nome proprio», ma l’intestazione a nome di una persona fisica e quella a nome di una società presentano rispettivamente vantaggi e svantaggi diversi. Nel presente articolo illustreremo le caratteristiche di ciascuna opzione.
A nome di una persona fisica vs a nome di una persona giuridica: tabella comparativa
Innanzitutto, esaminiamo in una tabella le principali differenze tra il nome di una persona fisica e quello di una persona giuridica.
| Elementi di confronto | A nome di una persona fisica | A nome di una società |
|---|---|---|
| Rischio di acquisizione | Non subisce l’influenza di un’acquisizione | Possibilità di trasferimento a seguito dell’acquisizione della società |
| Procedure in caso di M&A | È necessaria una registrazione separata del trasferimento | Trasferimento automatico in seguito alla cessione delle azioni (non sono necessarie procedure) |
| Pubblicazione dell’indirizzo | L’indirizzo di residenza viene reso pubblico | L’indirizzo della società viene reso pubblico |
| Rischio di procedimento di cancellazione per mancato uso | Esiste un rischio qualora l’immobile sia utilizzato da una persona giuridica | È facile che il titolare del diritto e l’utilizzatore coincidano |
| Esame accelerato | In caso di utilizzo da parte di una persona giuridica, non si soddisfano i requisiti | È frequente che il richiedente e l’utilizzatore coincidano |
| Successione | È necessaria la procedura di successione | La persona giuridica subentra (non è necessaria la successione) |
Vantaggi della registrazione a nome di una persona fisica
Il vantaggio principale di detenere il diritto di marchio a nome di una persona fisica è che non si subiscono le conseguenze di un’acquisizione della società (comprese le acquisizioni ostili).
Nel caso di intestazione a una persona giuridica, se la società viene acquisita, anche il diritto di marchio viene trasferito insieme alla società. Tuttavia, se il marchio è intestato a una persona fisica, il diritto di marchio continua a rimanere di proprietà della persona fisica anche se cambia la titolarità della società.
Esempi concreti di applicazione: la titolarità a nome del presidente è efficace nei casi in cui sussista il rischio di un’acquisizione ostile o si desideri proteggere un marchio importante separandolo dal controllo gestionale della società.
Vantaggi della registrazione a nome della società
Il vantaggio di detenere i diritti di marchio a nome di una società consiste nella semplificazione delle procedure in caso di fusioni e acquisizioni (M&A) o di buy-out.
Nel caso di una società, la cessione delle azioni comporta il trasferimento dei diritti di marchio insieme alla società stessa, rendendo superflua una procedura di cessione separata (domanda di registrazione del trasferimento dei diritti di marchio). Poiché la registrazione del trasferimento dei diritti di marchio comporta una tassa di bollo di 30.000 yen per ogni singolo caso, ciò rappresenta un notevole risparmio sui costi per le aziende che detengono un numero elevato di diritti di marchio.
Esempio concreto in termini di costi: supponendo di detenere 50 diritti di marchio, se si effettuassero le registrazioni di trasferimento singolarmente, sarebbero necessari 1,5 milioni di yen (30.000 yen × 50) solo per le spese di bollo. Trasferendo le azioni a nome della società, tali spese vengono meno.
Svantaggi della registrazione a nome di una persona fisica
La registrazione a nome di una persona fisica presenta alcuni svantaggi da tenere in considerazione.
Rendimento pubblico dell’indirizzo
Se la domanda viene presentata a nome di una persona fisica, l’indirizzo del titolare viene reso pubblico nel registro e nella banca dati dell’Ufficio dei Brevetti. Ciò significa che l’indirizzo di residenza potrebbe diventare di dominio pubblico. Se si desidera evitare la divulgazione dell’indirizzo di residenza, è opportuno valutare la possibilità di presentare la domanda a nome di una società.
Rischio di procedimento di nullità per mancato uso
Qualora l’uso effettivo del marchio sia effettuato da una società, mentre la titolarità del diritto di marchio sia intestata a una persona fisica, si verifica una discrepanza tra il titolare del diritto e l’utilizzatore. In tal caso, sussiste il rischio che terzi presentino una richiesta di procedimento di annullamento per mancato uso.
Naturalmente, è possibile evitare la revoca qualora si riesca a dimostrare, ad esempio tramite un contratto, che la persona fisica ha concesso una licenza d’uso alla società. Tuttavia, facendo coincidere fin dall’inizio il titolare del diritto con l’utilizzatore, è possibile prevenire in anticipo tale rischio.
Nota: se il titolare del diritto di marchio è una persona giuridica e anche l’utilizzatore è una persona giuridica, è possibile evitare rischi inutili e costi di gestione legati al procedimento di cancellazione per mancato uso.
Insorgere di procedure successorie
Nel caso di registrazione a nome di una persona fisica, qualora dovesse verificarsi un evento imprevisto che coinvolga il titolare del diritto, gli eredi dovranno espletare la «procedura di richiesta di registrazione del trasferimento per successione». Anche in caso di cessione a terzi è necessaria la procedura di registrazione del trasferimento.
Confusione tra il patrimonio personale e quello societario
Un caso frequente è quello in cui, all’inizio dell’attività come imprenditore individuale, il marchio sia stato registrato a nome della persona fisica e successivamente l’attività sia stata trasformata in società. In questo caso, poiché il patrimonio personale e quello societario risultano mescolati, si raccomanda il trasferimento del marchio a nome della società.
Svantaggi del trasferimento a nome della società
Lo svantaggio principale della registrazione a nome della società consiste nel fatto che, in caso di acquisizione della società, anche i diritti di marchio vengono trasferiti insieme ad essa.
In particolare, in caso di acquisizione ostile, sussiste il rischio di perdere involontariamente il diritto di marchio. Per evitare tale rischio, si può adottare la misura di trasferire solo i diritti di marchio più importanti a nome del presidente a titolo personale. Se il marchio è intestato al presidente a titolo personale, l’acquisizione della società non avrà alcun effetto sul diritto di marchio.
Relazione con la procedura di esame accelerato
L’esame di un marchio richiede solitamente circa 12 mesi; tuttavia, ricorrendo al sistema di «esame accelerato», è possibile ricevere il risultato dell’esame in circa 2 mesi dalla presentazione della memoria esplicativa.
Tuttavia, uno dei requisiti per l’esame accelerato è che il «richiedente del marchio» e l’«utilizzatore (colui che utilizza effettivamente il marchio)» coincidano.
Importante: qualora il richiedente sia una persona fisica (ad esempio, a nome del presidente) e l’utilizzatore sia una persona giuridica (ad esempio, la società del presidente), poiché il richiedente e l’utilizzatore non coincidono, non si soddisfano i requisiti per l’esame accelerato. Se si prevede di avvalersi dell’esame accelerato, è necessario scegliere con attenzione il titolare al momento del deposito della domanda.
Richieste di informazioni
Se necessitate di una consulenza personalizzata in merito alla scelta del titolare dei diritti di marchio, in base alle vostre specifiche circostanze, non esitate a contattare il nostro studio. Il nostro avvocato specializzato in marchi si metterà a vostra disposizione.
Ha dubbi sulla titolarità del marchio?
I nostri avvocati specializzati in proprietà intellettuale sono a vostra disposizione per una consulenza gratuita sulla scelta ottimale tra intestazione a nome di una persona fisica o di una persona giuridica.
Ultimo aggiornamento: 10 gennaio 2023
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti giapponesi, l’Associazione asiatica dei patentisti (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).