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Il n'est pas rare de donner son propre nom à une marque. C'est particulièrement fréquent dans le...
Table des matières
- 1. Au nom d'un particulier ou d'une entreprise : tableau comparatif
- 2. Avantages d'un compte au nom d'un particulier
- 3. Avantages d'un compte au nom d'une société
- 4. Inconvénients d'un compte au nom d'un particulier
- 5. Inconvénients de l'enregistrement au nom d'une société
- 6. Lien avec la procédure d'examen accéléré
- 7. Contactez-nous
Lors d'un dépôt de marque, nous recevons parfois des demandes de conseil sur la question suivante : « Faut-il enregistrer la marque au nom d'un particulier ou d'une société ? ». Cette question n'est pas limitée aux droits de marque, mais constitue un point important commun aux droits de brevet, aux droits de dessin ou modèle et aux droits de modèle d'utilité.
Beaucoup de personnes choisissent « par habitude » l'enregistrement au nom d'une société ou déposent leur demande en restant à titre individuel, mais l'enregistrement au nom d'un particulier et celui au nom d'une société présentent chacun des avantages et des inconvénients distincts. Cet article présente les caractéristiques de chacun.
Nom d'une personne physique vs nom d'une personne morale : tableau comparatif
Commençons par passer en revue les principales différences entre l'enregistrement au nom d'un particulier et celui au nom d'une société.
| Critères de comparaison | Au nom d'un particulier | Au nom d'une société |
|---|---|---|
| Risque d'acquisition | N'est pas affecté par une acquisition | Risque de transfert en cas d'acquisition de la société |
| Procédures en cas de fusion-acquisition | Enregistrement de transfert séparé requis | Transfert automatique lors de la cession des actions (aucune procédure requise) |
| Publication de l'adresse | L'adresse du domicile est rendue publique | L'adresse de la société est rendue publique |
| Risque de procédure d'annulation pour non-utilisation | Il existe un risque si la marque est utilisée par une personne morale | Le titulaire du droit et l'utilisateur sont souvent la même personne |
| Examen accéléré | En cas d'utilisation par une personne morale, les conditions ne sont pas remplies | Le déposant et l'utilisateur coïncident souvent |
| Succession | Une procédure de succession est nécessaire | La société continue d'exister (aucune succession nécessaire) |
Avantages de l'enregistrement au nom d'un particulier
Le principal avantage de détenir un droit de marque au nom d'un particulier est qu'il n'est pas affecté par une acquisition de la société (y compris une OPA hostile).
Si la marque est détenue au nom de la société, les droits de marque sont transférés avec la société en cas de rachat. En revanche, si elle est détenue au nom d'un particulier, les droits de marque continuent d'appartenir à ce particulier même si la propriété de la société change de mains.
Exemples concrets d'utilisation : la détention au nom du président est particulièrement utile en cas de risque de rachat hostile ou lorsque l'on souhaite protéger une marque importante en la dissociant du contrôle de la société.
Avantages de l'enregistrement au nom de la société
L'avantage de détenir un droit de marque au nom d'une société réside dans la simplification des procédures en cas de fusion-acquisition (M&A) ou de rachat.
Dans le cas d'une société, le transfert des actions entraîne automatiquement le transfert des droits de marque avec la société, rendant ainsi inutile toute procédure de transfert distincte (demande d'enregistrement du transfert de droits de marque). L'enregistrement du transfert de droits de marque entraînant des frais de timbre de 30 000 yens par dossier, cela représente une réduction de coûts considérable pour les entreprises détenant un grand nombre de droits de marque.
Exemple concret en termes de coûts : si une entreprise détient 50 droits de marque, le coût des timbres fiscaux s'élèverait à 1,5 million de yens (30 000 yens x 50) si chaque transfert était enregistré individuellement. En cas de cession des actions au nom de la société, ces frais sont supprimés.
Inconvénients de l'enregistrement au nom d'un particulier
L'enregistrement au nom d'un particulier présente plusieurs inconvénients dont il convient de tenir compte.
Publication de l'adresse
Lorsque la demande est déposée au nom d'un particulier, l'adresse du titulaire est publiée dans le registre et la base de données de l'Office des brevets. En d'autres termes, votre adresse personnelle risque d'être connue de tiers. Si vous souhaitez éviter la divulgation de votre adresse personnelle, vous devriez envisager de déposer la demande au nom d'une société.
Risque de procédure de radiation pour non-usage
Si la marque est effectivement utilisée par une société, mais que le titulaire du droit est un particulier, il y a divergence entre le titulaire et l'utilisateur. Dans ce cas, il existe un risque qu'une procédure de nullité pour non-usage soit engagée par un tiers.
Bien sûr, il est possible d'échapper à cette annulation si vous pouvez prouver, par exemple au moyen d'un contrat, que la personne physique a accordé une licence d'utilisation à la société. Cependant, en faisant coïncider dès le départ le titulaire du droit et l'utilisateur, vous pouvez prévenir ce risque.
Remarque : si le titulaire du droit de marque est une personne morale et que l'utilisateur est également une personne morale, vous éviterez les risques inutiles liés à une procédure de radiation pour non-usage ainsi que les frais de défense.
Procédure de succession
Dans le cas d'un enregistrement au nom d'un particulier, si un événement imprévu venait à survenir au titulaire du droit, les héritiers devraient effectuer une « procédure de demande d'enregistrement de transfert par succession ». Une procédure d'enregistrement de transfert est également nécessaire en cas de cession à un tiers.
Confusion entre les biens personnels et ceux de la société
Un cas fréquent est celui où une personne a déposé une marque à son nom lors du lancement de son activité en tant qu'entrepreneur individuel, puis s'est constituée en société par la suite. Dans ce cas, les biens personnels et ceux de la société se confondent ; il est donc recommandé de transférer la marque au nom de la société.
Inconvénients de l'enregistrement au nom d'une société
Le principal inconvénient de l'enregistrement au nom de la société est que, si celle-ci est rachetée, les droits de marque sont également transférés.
En particulier dans le cas d'une OPA hostile, il existe un risque de perdre involontairement les droits de marque. Pour éviter ce risque, une solution consiste à transférer uniquement les droits de marque importants au nom du président de la société. Si les droits sont au nom du président, le rachat de la société n'aura aucune incidence sur les droits de marque.
Lien avec la procédure d'examen accéléré
L'examen d'une marque prend généralement environ 12 mois, mais en recourant au système d'« examen accéléré », il est possible d'obtenir le résultat de l'examen environ deux mois après le dépôt de la déclaration de motifs.
Toutefois, l'une des conditions requises pour l'examen accéléré est que le « déposant de la marque » et « l'utilisateur (la personne qui utilise effectivement la marque) » soient bien la même personne.
Important : si le demandeur est une personne physique (par exemple, le président à titre personnel) et que l'utilisateur est une personne morale (par exemple, la société du président), le demandeur et l'utilisateur ne coïncident pas et les conditions requises pour l'examen accéléré ne sont donc pas remplies. Si vous envisagez de recourir à l'examen accéléré, vous devez choisir avec soin le nom du titulaire au moment du dépôt de la demande.
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Si vous avez besoin de conseils personnalisés concernant le choix du titulaire d'un droit de marque, n'hésitez pas à nous contacter. Un avocat spécialisé en marques vous répondra dans les plus brefs délais.
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Dernière mise à jour : 10 janvier 2023
AUTEUR / Rédacteur
Takefumi Sugiura
Cabinet de propriété intellectuelle EVORIX - Avocat en propriété industrielle
Nous accompagnons des clients issus d'un large éventail de secteurs (informatique, fabrication, start-ups, mode, médecine, etc.) dans tous les aspects liés à la propriété intellectuelle, depuis le dépôt de demandes de brevets, de marques, de dessins et modèles et de droits d'auteur jusqu'aux procédures de recours et aux litiges en matière de contrefaçon. Nous maîtrisons également les stratégies de propriété intellectuelle dans les domaines de pointe tels que l'IA, l'IoT, le Web3 et la FinTech. Membre de plusieurs organisations, notamment l'Ordre des conseils en propriété industrielle du Japon, l'Association asiatique des conseils en propriété industrielle (APAA) et l'Association japonaise des marques (JTA).
