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![[Commento di un consulente in brevetti] Introduzione ai brevetti per i responsabili del marketing | Cinque situazioni in cui è opportuno consultare un consulente in brevetti in merito allo sviluppo e all’implementazione di strumenti](https://www.evorix.jp/hs-fs/hubfs/blog-thumbnails/face-marketing-patent-attorney-consultation.png?height=200&name=face-marketing-patent-attorney-consultation.png)
«Questa funzionalità del nostro strumento potrebbe essere brevettabile?» «Sembra che un concorrente...
Per i professionisti che si occupano di depositare, ottenere e far valere i brevetti negli Stati Uniti, abbiamo sistematizzato in modo sistematico i “punti chiave pratici” relativi alle modalità di deposito, all’esame, alla gestione delle controversie, ai procedimenti successivi al rilascio e alle domande internazionali, sulla base di fonti primarie aggiornate ad aprile 2026 (Titolo 35 U.S.C., 37 C.F.R.,MPEP, le linee guida dell’USPTO e la giurisprudenza della CAFC) aggiornate ad aprile 2026, abbiamo sistematizzato in modo sistematico i «punti chiave pratici» relativi alle modalità di deposito, all’esame, alla gestione delle controversie, ai procedimenti post-concessione e alle domande internazionali.Dalle tasse governative alle principali sentenze (Alice, Mayo, Myriad, KSR, Amgen), dai procedimenti PTAB alle misure transfrontaliere (ITC), fino alla gestione delle rendite, il volume offre una panoramica completa della pratica brevettuale statunitense in un unico testo.
Indice
- Sintesi esecutiva
- Struttura di base del sistema e fonti giuridiche
- Confronto tra le modalità di deposito (provvisoria, non provvisoria, PCT)
- Flusso standard e gestione dei tempi
- Stima delle tasse governative (deposito, esame, canoni annuali)
- Requisiti di brevettabilità (§101, §102, §103, §112)
- Principali sentenze e implicazioni pratiche
- Esercizio dei diritti e rimedi (§271–§287)
- Utilizzo strategico dell’ITC (Sezione 337)
- PTAB e revisione AIA (IPR/PGR)
- Gestione e mantenimento, domande internazionali e ultime tendenze normative
- Lista di controllo pratica
1. Sintesi esecutiva
La prassi in materia di brevetti negli Stati Uniti si basa, fondamentalmente, sul Titolo 35 (35 U.S.C.), sul 37 C.F.R. (regolamento di applicazione) e sul MPEP (linee guida per l’esame),oltre alla giurisprudenza (Corte Suprema e CAFC) e alle linee guida dell’USPTO, che regolano in modo articolato l’ambito di protezione dei diritti, l’esame e le controversie.
Quattro punti fondamentali da tenere presenti nella pratica brevettuale statunitense
- Le modalità di deposito (provvisoria, non provvisoria, tramite PCT) vanno distinte in base alla differenza tra il «metodo per garantire la data di priorità» e la «via d’accesso all’esame statunitense»
- Le tasse governative possono essere quantificate oggettivamente in base al tariffario dell’USPTO, mentre per le spese legali è indispensabile gestire le fasce di costo in base alla complessità del caso e al numero di osservazioni (OA)
- I punti controversi dell’esame si concentrano nel triangolo costituito da §101 (idoneità dell’oggetto) × §112 (requisiti di attuabilità e descrizione) × §103 (progressività). A seguito delle sentenze Mayo/Alice e Amgen v. Sanofi, i requisiti probatori per il software/l’intelligenza artificiale e il settore biotecnologico sono diventati più rigorosi
- Le controversie tra il Tribunale federale di primo grado (azioni per violazione), l’ITC (provvedimenti inibitori sulle importazioni) e il PTAB (revisione AIA) si influenzano reciprocamente. Si progetta la strategia complessiva partendo dall’interpretazione delle rivendicazioni secondo il criterio Phillips e dalle prospettive relative ai provvedimenti inibitori e al risarcimento dei danni (§283–§287)
2. Struttura di base del sistema e fonti giuridiche
Normative principali e livelli operativi
La “legge primaria” del sistema brevettuale statunitense è il 35 U.S.C. (Patent Act), i cui elementi centrali sono costituiti dal §101 (oggetto brevettabile), dal §102 (novità e stato dell’arte), dal §103 (non ovvietà) e dal §112 (requisiti della descrizione), tra gli altri.L’applicazione procedurale è concretizzata dal 37 C.F.R. (Regolamento di attuazione) e dal MPEP (Manual of Patent Examining Procedure), a cui fanno riferimento gli esaminatori e i professionisti del settore (ad esempio: modalità e termini per la rivendicazione del diritto di priorità, IDS, rinuncia e ripristino, ecc.).
Il ruolo dell’USPTO (Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti)
Per quanto riguarda le funzioni amministrative quali la concessione di brevetti, la registrazione dei marchi e la fornitura di informazioni, l’Ufficio è designato dalla legge come soggetto responsabile. Dal punto di vista pratico, le seguenti tre funzioni costituiscono le «regole effettive» di funzionamento del sistema:
- Esame delle domande da parte del dipartimento di esame (ex parte)
- Procedimenti di ricorso e revisione AIA a cura delle sezioni di ricorso (PTAB, ecc.)
- Pubblicazione del sistema tariffario, della piattaforma per il deposito elettronico delle domande (Patent Center) e delle varie linee guida
Il ruolo dei tribunali federali e dell’ITC
| Forum | Giurisdizione e caratteristiche | Fondamenti giuridici |
|---|---|---|
| Tribunale federale di primo grado | Competenza esclusiva in materia di cause di violazione di brevetti (i tribunali statali non sono competenti) | 28 U.S.C. §1338 |
| CAFC (Corte d’Appello Federale del Circuito) | Linee guida fondamentali per il controllo giurisdizionale delle decisioni della PTAB (Commissione di revisione dei brevetti) | Dal punto di vista della struttura istituzionale |
| ITC (Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti) | Un foro separato, specializzato in provvedimenti inibitori (ordini di esclusione), nell’ambito delle procedure relative alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale sui prodotti importati | 19 U.S.C. §1337 |
3. Confronto tra le modalità di deposito (provvisoria, non provvisoria, PCT)
La scelta della modalità di deposito è indissolubilmente legata alla tempistica della pubblicazione, allo stato di avanzamento della ricerca e sviluppo, al piano finanziario e al piano di raccolta dei dati. Si procederà a una sintesi incentrata sulla questione: «Su quale base fissare la data di priorità per accedere all’esame negli Stati Uniti?».
| Voce | Domanda provvisoria (Provisional) | Domanda non provvisoria (Nonprovisional) | Passaggio agli Stati Uniti tramite PCT |
|---|---|---|---|
| Posizione giuridica | Può costituire la base per il diritto di priorità nazionale (nell’ambito del § 119) | Punto di accesso principale all’esame negli Stati Uniti (direttamente collegato ai requisiti di cui al §112 e seguenti) | Avvio della fase nazionale ai sensi del § 371 |
| Periodo di priorità indicativo | In linea di principio, il passaggio dalla fase provvisoria a quella definitiva deve avvenire entro 12 mesi | Nei casi in cui sia coinvolta una priorità estera (Convenzione di Parigi), il termine di 12 mesi previsto dalla Convenzione costituisce il parametro di riferimento | Il termine per il passaggio alla procedura statunitense è, in linea di principio, di 30 mesi dalla data di priorità |
| Volume della documentazione | La qualità della «divulgazione a sostegno delle future rivendicazioni» è determinante (non è possibile aggiungere elementi nuovi) | È indispensabile una descrizione conforme al §112(a) + una struttura delle rivendicazioni adeguata | Coerenza tra il testo originale (PCT) e i requisiti statunitensi (traduzione in inglese, dichiarazione giurata, tasse) |
| Tassa governativa (Large) | 325 $ | 350 $ di base + spese di ricerca, esame e rilascio | Tassa base per la fase nazionale pari a 350 $ ecc. + spese di ricerca ed esame |
| Casi d’uso tipici | Assicurazione di una data di priorità anticipata, previsione di aggiunta di dati, gestione dei rapporti con gli investitori | Esame e registrazione anticipati, punto di partenza per la suddivisione e il rinnovo | Procedure parallele nei vari paesi, guadagno di tempo, riprogettazione sulla base di ricerche internazionali |
Pacchetto di documenti per la domanda
Partendo dal presupposto di una domanda non provvisoria (nonprovisional), il set di documenti pratico è composto da quanto segue:
| Documenti | Aspetti pratici |
|---|---|
| Descrizione tecnica (specification) | Il rispetto dei requisiti di descrizione (§112(a)), che includono la descrizione scritta, l’enablement e il best mode, costituisce «il punto più importante nella gestione dei rischi nella prassi statunitense» |
| Rivendicazioni (claims) | Prevedendo le interpretazioni e le contestazioni di invalidità nelle fasi successive (OA, contenzioso, PTAB), occorre progettare contemporaneamente la definizione dei termini, gli esempi, la completezza delle forme di realizzazione e la «gerarchia delle rivendicazioni» |
| Giuramento/Dichiarazione (oath/declaration) | Il quadro normativo relativo alla firma e al giuramento dell’inventore (§115, 37 C.F.R.) |
| ADS (Application Data Sheet) | Presentazione di dati bibliografici e rivendicazioni di priorità secondo un formato standardizzato (37 C.F.R. 1.76) |
| Tasse | Struttura a più livelli: tassa di base + ricerca + esame + rilascio + tassa per rivendicazioni in eccesso, ecc. |
4. Flusso standard e gestione dei tempi
Gli «eventi determinanti» previsti dal sistema sono suddivisi in: (i) pubblicazione dopo 18 mesi (§122, con eccezioni), (ii) termine per la risposta all’OA (SSP + proroga), (iii) concessione e rilascio, (iv) canone di mantenimento.Per quanto riguarda la risposta all’OA, la normativa prevede un sistema di proroga (37 C.F.R. 1.136); qualora non sia possibile rispondere tempestivamente, è previsto il pagamento di una tassa di proroga.
PTA (Adeguamento della durata del brevetto): qualora i ritardi nell’esame superino una determinata soglia, può verificarsi un adeguamento della durata del brevetto in base a ritardi superiori a tre anni (tuttavia, i ritardi imputabili al richiedente vengono dedotti).
Flusso dalla domanda alla concessione
① Definizione
della strategia relativa all’invenzione e alla domanda ↓ ② Domanda provvisoria o domanda
definitiva ↓ ③ Esame formale e accettazione della domanda
↓
④ Pubblicazione dopo 18 mesi (di norma)
↓
⑤ Esame di merito (ricerca e comunicazione di opposizione)
↓
⑥ Risposta al rigetto (modifiche, memoria difensiva, ricorso / PTAB)
↓
⑦ Notifica di concessione → Pagamento della tassa
di rilascio ↓ ⑧ Rilascio
del brevetto ↓ ⑨ Canoni di mantenimento a 3,5/7,5/11,5 anni
della strategia relativa all’invenzione e alla domanda ↓ ② Domanda provvisoria o domanda
definitiva ↓ ③ Esame formale e accettazione della domanda
↓
④ Pubblicazione dopo 18 mesi (di norma)
↓
⑤ Esame di merito (ricerca e comunicazione di opposizione)
↓
⑥ Risposta al rigetto (modifiche, memoria difensiva, ricorso / PTAB)
↓
⑦ Notifica di concessione → Pagamento della tassa
di rilascio ↓ ⑧ Rilascio
del brevetto ↓ ⑨ Canoni di mantenimento a 3,5/7,5/11,5 anni
5. Stima delle tasse governative (deposito, esame, canoni di mantenimento)
Costi principali per tipo di domanda
Si ipotizza una tipica domanda di brevetto di utilità (non provvisoria), estrapolando solo le voci di base (le spese per rivendicazioni in eccesso, le spese relative alle dimensioni, le traduzioni, l’IDS, l’RCE ecc. sono da considerarsi separatamente).
| Categoria | Tassa di deposito della domanda provvisoria | Non provvisoria: tassa di deposito di base | Tassa di ricerca | Tassa di esame | Tassa di rilascio |
|---|---|---|---|---|---|
| Grande | 325 $ | 350 $ | 770 $ | 880 dollari | $1.290 |
| Piccolo | 130 dollari | 140 dollari | 308 dollari | 352 dollari | 516 dollari |
| Micro | 65 dollari | 70 dollari | 154 dollari | 176 dollari | 258 $ |
Sconto per piccole/micro entità: poiché sussiste una base normativa (ad esempio, la riduzione del 60% per le piccole entità), è più prudente considerare la valutazione e il mantenimento dei requisiti di idoneità (e l’impatto di licenze, società collegate, cessioni ecc.) come un «obbligo di continuazione».
Costi di mantenimento (canone annuale) e costi di mora e ripristino
Le rate annuali sono concepite per legge sulla base di scadenze a «3 anni e 6 mesi / 7 anni e 6 mesi / 11 anni e 6 mesi», e presentano una struttura a tre livelli costituita da un periodo di grazia di 6 mesi, da una sovrattassa e dall’accettazione dei pagamenti in ritardo (non intenzionali) a determinate condizioni.
| Periodo | Rendita (Large / Small / Micro) | Periodo di grazia / Ritardo nel pagamento / Sovrattassa | Accettazione del pagamento in ritardo dopo il periodo di grazia (richiesta) - Indicativo |
|---|---|---|---|
| 3,5 anni | 2.150 $ / 860 $ / 430 $ | 540 $ / 216 $ / 108 $ | Esempio: ritardo entro i 2 anni: 2.260 $ (Large) ecc. |
| 7,5 anni | 4.040 $ / 1.616 $ / 808 $ | 540 $ / 216 $ / 108 $ | Come sopra |
| 11,5 anni | 8.280 $ / 3.312 $ / 1.656 $ | 540 $ / 216 $ / 108 $ | Come sopra |
6. Requisiti di brevettabilità (§101, §102, §103, §112)
| Testo della legge | Requisiti | Aspetti pratici |
|---|---|---|
| §101 | Oggetto brevettabile: processi, macchine, prodotti, composizioni di materia, ecc. | Sono esclusi i concetti astratti, le leggi naturali e gli oggetti naturali. Il metodo in due fasi di Alice/Mayo costituisce il fulcro della prassi di esame |
| §102 | Novità: non devono sussistere conoscenze pubbliche, uso pubblico, commercializzazione, pubblicazioni o brevetti precedenti alla data effettiva di deposito | A seguito dell’entrata in vigore dell’AIA, vige il principio del «primo inventore a depositare la domanda». È previsto un periodo di grazia (1 anno) |
| §103 | Progressività: la differenza rispetto alla tecnica anteriore non deve essere ovvia per un esperto del settore | A seguito della sentenza KSR, i criteri di «buon senso, motivazione e prevedibilità» vengono valutati in modo flessibile |
| §112 | Requisiti di descrizione: descrizione scritta / attuabilità / modalità ottimale / chiarezza | A partire dalla sentenza Amgen, i requisiti di attuabilità relativi al «genus funzionale» sono stati resi più rigorosi |
Doppio rischio: poiché il §101 e il §112 «difficilmente colmano le reciproche lacune», occorre prestare attenzione al fatto che si crea facilmente un doppio rischio: se si astrae eccessivamente ai sensi del §101, la domanda non trova sostegno nel §112; se invece si rafforza il §112, si rischia di ricadere in un concetto astratto ai sensi del §101.
7. Principali sentenze e implicazioni pratiche
| Giurisprudenza | Punti centrali | Traduzione nella pratica |
|---|---|---|
| Alice (2014) |
Concetti astratti (software/metodi commerciali) | Secondo il metodo in due fasi di Mayo, la semplice implementazione di concetti astratti e l’uso generico del computer difficilmente costituiscono un «concetto inventivo». La chiave sta nella formulazione delle rivendicazioni secondo lo schema «problema tecnico → mezzo tecnico → effetto tecnico» |
| Mayo (2012) |
Leggi naturali e correlazione tra diagnosi e terapia | Le leggi naturali più la semplice «applicazione» non sono sufficienti; è necessaria una limitazione a una specifica applicazione inventiva. Nel campo della biotecnologia e della diagnostica, è fondamentale una progettazione che colleghi il concetto a procedure, processi e sistemi di misurazione concreti |
| Myriad (2013) |
Prodotto della natura (product of nature) e cDNA | Il semplice isolamento del DNA presente in natura tende a negarne l’ammissibilità al brevetto. Il cDNA può essere trattato come qualcosa di diverso dal «prodotto naturale in sé». È necessario combinare contemporaneamente la composizione artificiale (modifica, progettazione della sequenza, attribuzione di funzionalità, limitazione dell’uso) con la praticabilità ai sensi del §112 |
| KSR (2007) |
Quadro di riferimento per la valutazione dell’evidenza (obviousness) | Si esclude l’adesione rigida al “TSM” formale, valutando in modo flessibile il buon senso dell’esperto del ramo, le motivazioni progettuali e la prevedibilità delle combinazioni. È fondamentale che la progettazione dimostri «con prove» elementi quali risultati inaspettati, insegnamenti contrari e ostacoli alla combinazione |
| Amgen contro Sanofi (2023) |
Enablement (genus funzionale) | Si richiede una divulgazione tale da consentire all’esperto del ramo di mettere in pratica l’«intero ambito della rivendicazione»; si applica un approccio rigoroso alle rivendicazioni di genere che raggruppano ampiamente per funzione. Tenendo conto del numero di esempi rappresentativi, della diversità strutturale e del grado di dipendenza dallo screening, aumentano le strategie volte a rafforzare la solidità dei dati e a suddividere le rivendicazioni |
Posizionamento delle linee guida amministrative (§101, incentrate sull’IA)
- Linee guida riviste del 2019 sull’ammissibilità dell’oggetto del brevetto: classificazione dei concetti astratti (concetti matematici, organizzazione delle attività umane, processi mentali) e valutazione esplicita della «pratica applicazione»
- Aggiornamento delle linee guida SME del 2024 (inclusa l’IA): nella Gazzetta Ufficiale vengono fornite indicazioni a supporto della valutazione ai sensi del §101 per le invenzioni relative all’IA
- Linee guida per gli inventori nel campo dell’IA (revisione 2024→2025): viene sottolineato che l’IA è uno strumento e che l’inventore è una persona fisica
8. Esercizio dei diritti e rimedi (§271–§287)
Tipologie di violazione (§271)
Il nucleo della violazione è costituito dall’esercizio non autorizzato (produzione, utilizzo, offerta di vendita, vendita, importazione) (§ 271(a)), mentre esistono tipologie derivate quali l’induzione alla violazione (§ 271(b)). Nel corso del procedimento giudiziario si costruiscono parallelamente i seguenti tre elementi:
- argomentazione di conformità alla rivendicazione mediante tabella delle rivendicazioni
- Tecnica anteriore e eccezioni di nullità (§102/103/112/101 ecc.)
- Requisiti per l’ottenimento di provvedimenti inibitori e il risarcimento dei danni
Procedimento tipico dinanzi al Tribunale federale di primo grado
Presentazione della domanda → Risposta e eccezioni → Discovery → Interpretazione delle rivendicazioni (Markman) → Sentenza sommaria → Processo → Appello (CAFC)
Interpretazione delle rivendicazioni secondo il criterio Phillips: la CAFC ha definito un quadro interpretativo che, partendo dal testo delle rivendicazioni, attribuisce grande importanza alle prove intrinseche contenute nella descrizione e nel corso dell’esame. È fondamentale che le definizioni e la progettazione delle forme di realizzazione siano coerenti sin dal momento del deposito della domanda, piuttosto che creare un «dizionario di comodo» a fini processuali.
Tipi di provvedimenti (da §283 a §287)
| Testo di legge | Contenuto | Punti pratici |
|---|---|---|
| §283 | Provvedimento inibitorio (injunction) | Il tribunale può concedere un provvedimento inibitorio in base al principio di equità |
| §284 | Risarcimento dei danni (damages) | La possibilità di un triplicato risarcimento è prevista dalla legge (i requisiti per tale triplicato sono definiti dalla giurisprudenza) |
| §285 | Spese legali | In casi eccezionali («exceptional cases»), alla parte vincente vengono riconosciute spese legali ragionevoli |
| §286 | Limiti di prescrizione | Per le violazioni risalenti a più di sei anni prima, sussiste un termine di prescrizione |
| §287 | Etichettatura e notifica | Una marcatura inadeguata del prodotto può limitare il risarcimento dei danni |
Tre punti chiave relativi alla progettazione:(1) Per le linee di prodotti, organizzare la gestione della marcatura sin dall’inizio; (2) Allineare la struttura dell’avviso di violazione (notice) – (quando, a chi, in base a quale rivendicazione e a quale forma di realizzazione) – alle procedure relative a contenziosi, ITC e PTAB; (3) Non trascurare i «punti deboli» delle argomentazioni, tenendo conto del trasferimento delle spese (§285).
9. Utilizzo strategico dell’ITC (Sezione 337)
L’ITC può rappresentare un foro strategico per ottenere provvedimenti di tutela, quali l’ordine di esclusione (exclusion order), nei confronti dei prodotti importati. La base giuridica è costituita dal 19 U.S.C. §1337 (Sezione 337).
Punti di forza dell’ITC
- A differenza dei tribunali distrettuali, non si concentra sul risarcimento dei danni in sé, ma la sua forza risiede nell’efficacia immediata del provvedimento di divieto di importazione
- Si presta bene a strategie di blocco che coinvolgono anche i soggetti a monte della catena di approvvigionamento (importatori, sdoganatori)
- I tempi di trattamento sono più rapidi rispetto ai tribunali distrettuali (circa 15-18 mesi)
10. PTAB e revisione AIA (IPR/PGR)
L’AIA ha introdotto un quadro normativo che consente di contestare in modo multiforme, tramite procedure amministrative, la validità delle rivendicazioni dopo la concessione del brevetto, e il PTAB è diventato l’organo giudicante principale. Le decisioni del PTAB (ad esempio, il rinvio [FWD] nell’ambito di IPR/PGR) prevedono, per legge, la possibilità di ricorso dinanzi alla CAFC.
Confronto tra i procedimenti
| Procedimento | Ricorrente | Tasse governative (principali) | Obiettivo principale |
|---|---|---|---|
| IPR (Inter Partes Review) |
In linea di principio, un terzo (tipicamente il presunto contraffattore) | Richiesta (≤20 rivendicazioni) 23.750 $ + 28.125 $ dopo l’accoglimento |
Attacco di nullità parallelo al procedimento dinanzi al tribunale distrettuale, ottenimento di una sospensione, leva negoziale |
| PGR (Post Grant Review) |
Di norma, un terzo | Richiesta (≤20 rivendicazioni) 25.000 $ + 34.375 $ dopo l’accoglimento |
Azione di nullità globale in fase iniziale (i requisiti di ammissibilità e il periodo di riferimento differiscono da quelli dell’IPR) |
| CBM (Istituzione storica) |
Ambito limitato | In base al tariffario, lo stesso quadro del PGR | Contestazioni successive alla concessione nel settore finanziario e simili (si vedano i casi precedenti) |
Insidie nella definizione del bilancio: occorre prestare attenzione al fatto che, per quanto riguarda i costi della revisione AIA, oltre alla tassa di deposito è prevista una «tassa post-istituzione» (post-institution fee) a sé stante.
Recenti sviluppi politici (in ambito PTAB)
- Proposta di regolamento dell’ottobre 2025: proposta che include, tra l’altro, le modalità di ripartizione della gestione del sistema IPR tra «azioni parallele» e «rivendicazioni oggetto di sentenze definitive o di precedenti procedimenti», nonché la richiesta al richiedente di rinunciare alle argomentazioni relative ai §§ 102 e 103 in altri procedimenti
- MTA (Motion to Amend): sulla base del programma pilota del 2019, nel 2024 è stata pubblicata la norma definitiva, con indicazione della data di entrata in vigore
- Statistiche dell’anno fiscale 2025: sono state pubblicate le distribuzioni dei risultati relativi a istanze, brevetti e rivendicazioni, tra cui il tasso di ammissibilità (su istanza) pari al 58%
11. Gestione e mantenimento, domande internazionali e ultime tendenze in materia di modifiche normative
Gestione della manutenzione e dei termini
Le tasse di mantenimento (maintenance fee) sono necessarie soprattutto per i brevetti di utilità (e per i brevetti di utilità riemessi); la normativa prevede scadenze legali (3 anni e 6 mesi, 7 anni e 6 mesi, 11 anni e 6 mesi), un periodo di grazia di 6 mesi e l’accettazione dei pagamenti tardivi in caso di ritardi non intenzionali.
Per quanto riguarda la rinuncia e il ripristino della procedura di domanda, il ricorso principale è costituito dalla richiesta di ripristino ai sensi del 37 C.F.R. 1.137 (ritardo involontario); l’USPTO specifica chiaramente i documenti necessari (risposta richiesta, tassa, dichiarazione di ritardo involontario, ecc.).Per quanto riguarda la durata del brevetto, il §154 disciplina la struttura temporale prevista nel testo e il PTA (adeguamento per ritardi). Nel settore farmaceutico e simili, la proroga (PTE) derivante dall’adeguamento alle normative è disciplinata dal §156.
Domande internazionali e transizione (Convenzione di Parigi, PCT, rivendicazione di priorità statunitense)
Termini per la rivendicazione del diritto di priorità (insidie): l’MPEP indica, in linea di principio, i termini relativi alla rivendicazione della priorità estera, quali la «regola dei 4 mesi/16 mesi» (il termine più lungo tra 4 mesi dal deposito negli Stati Uniti o 16 mesi dal deposito all’estero), chiarendo che tali termini non sono prorogabili.Poiché ricorrere a rimedi a posteriori (istanze) comporta un aumento vertiginoso dei costi e dell’incertezza, è opportuno rendere operativa l’acquisizione e la presentazione di ADS e documenti di priorità già al momento del deposito della domanda.
Il passaggio dal PCT alla procedura statunitense è, in linea di principio, concepito in modo tale che la fase nazionale abbia inizio 30 mesi dopo la data di priorità, mentre il quadro procedurale statunitense è disciplinato dal § 371. Nell’ambito della rivendicazione di diritti basata su una domanda internazionale, possono essere richiesti, se necessario, atti autenticati, traduzioni in inglese e simili (§ 365).
Principali tendenze degli ultimi 10 anni circa
| Settore | Tendenze |
|---|---|
| §101 (Software/IA) | Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del PEG del 2019 e aggiornamenti successivi. Nel 2024 saranno presentate linee guida supplementari per la valutazione dell’ammissibilità, ivi inclusa l’IA |
| Inventore nell’ambito dell’IA | Dopo la pubblicazione delle linee guida del 2024, nel 2025 saranno emanate linee guida riviste e sostitutive. Si stabilisce che l’IA è uno strumento e che l’inventore è una persona fisica |
| Biotecnologie (§112 – Enablement) | A seguito della sentenza Amgen contro Sanofi, i criteri di valutazione dell’enablement per i «genus» funzionali sono stati inaspriti. Anche l’USPTO ha pubblicato una nota esplicativa sulle prassi di esame |
| Funzionamento del PTAB | Il regolamento definitivo sull’MTA (2024) e la proposta di regolamento relativa al funzionamento del sistema IPR (2025) sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale; la struttura del sistema (discovery, coordinamento dei procedimenti paralleli, prassi in materia di correzioni) continua ad essere aggiornata |
| Statistiche dell’anno fiscale 25 | Sono stati resi noti il tasso di istituzione e la distribuzione degli esiti, consentendo di integrare nella valutazione dei casi la «probabilità di giungere al termine del procedimento» |
12. Lista di controllo pratica
Fase pre-deposito (Pre-filing)
- Definire la «unità minima» dell’invenzione e verificare con la massima priorità che non vi siano lacune nella divulgazione (esempi di realizzazione, varianti, dati) necessaria per soddisfare i requisiti del §112(a)
- Per quanto riguarda il software e l’IA, al fine di evitare che la descrizione si riduca a una semplice riformulazione di concetti astratti, fissare gli effetti tecnici (prestazioni, risorse, sicurezza, ecc.) nelle specifiche e preparare materiale che consenta di illustrare la «pratica applicazione» alla luce degli aggiornamenti PEG 2019 e SME 2024 relativi all’IA
- Nel settore biotecnologico, tenendo conto della giurisprudenza Myriad/Mayo/Amgen, pianificare tenendo conto dell’«ampiezza» dei prodotti naturali, delle correlazioni e del genere funzionale, sulla base della solidità dei dati a sostegno e della suddivisione delle rivendicazioni (domande multiple)
- Definire la strategia relativa al diritto di priorità (provvisoria → non provvisoria, Convenzione di Parigi, PCT) in combinazione con la «data di pubblicazione», i «fondi» e il «piano di acquisizione dei dati» (prevedendo in anticipo i termini di 12 e 30 mesi previsti dal sistema)
Fase di prosecuzione (Prosecution)
- Per la risposta all’OA, tenendo conto della possibilità di proroga (37 C.F.R. 1.136) e dell’impatto sui costi, si definisce l’ordine delle argomentazioni e delle correzioni (se risolvere i punti controversi in una fase precoce o rimandarli a una domanda di prosecuzione)
- Partendo dal presupposto della sentenza KSR, per la contestazione ai sensi del § 103 occorre predisporre tempestivamente non solo la «logica», ma anche un piano probatorio relativo a «teaching away», «risultati inaspettati» e simili (dichiarazioni giurate, dati sperimentali, periti, ecc.)
- Tenendo conto dei rischi relativi al §112 (ad esempio, i requisiti di enablement successivi alla sentenza Amgen), qualora si miri a un genus ampio, occorre rafforzare il numero, la diversità e la riproducibilità degli esempi rappresentativi e ricostruire la struttura delle rivendicazioni tramite una domanda di continuazione (§120)
- Dal punto di vista formale, evitare con certezza i costi evitabili, quali i requisiti Docx e le sovrattasse per le domande non elettroniche
Dopo il deposito della domanda (Enforcement / Post-grant / Maintenance)
- Prima dell’immissione sul mercato del prodotto, progettare l’applicazione della normativa §287 in materia di marcatura (prodotto, imballaggio, marcatura virtuale) e controllare il punto di partenza per il risarcimento dei danni (notifica)
- Per quanto riguarda le accuse di violazione, elaborare un piano di prova dei fatti relativo a chi, dove e cosa ha fatto, in linea con le tipologie di violazione previste dal §271 (violazione diretta, induzione, ecc.)
- Nel caso in cui si ricorra a una revisione AIA (IPR/PGR), sulla base del «tasso di arrivo» riportato nelle statistiche del PTAB, si deve pianificare in anticipo quale strategia massimizzi il valore: la sospensione presso il tribunale distrettuale, il ricorso combinato all’ITC o la transazione (in particolare, le spese di ricorso sono articolate in due fasi)
- Per quanto riguarda i canoni, si deve inserire nel calendario come eventi obbligatori a 3,5/7,5/11,5 anni e si deve standardizzare anche la procedura relativa all’«ultima linea di difesa», che include un periodo di grazia di 6 mesi e il rimedio per il ritardo nel pagamento (non intenzionale)
- Per quanto riguarda la rivendicazione di priorità estera, poiché i termini procedurali (ad esempio la regola dei 4 mesi o dei 16 mesi) sono rigidi e affidarsi a rimedi a posteriori (istanza) comporta un aumento vertiginoso dei costi e dell’incertezza, è necessario attuarla già al momento del deposito della domanda
Sintesi
Nella pratica brevettuale statunitense, la progettazione delle rivendicazioni che tenga conto del «triangolo» costituito dagli articoli §101, §103 e §112, nonché la completezza della descrizione in linea con i criteri Phillips, determinano l’esito positivo o negativo delle procedure di esame, contenzioso e PTAB.Dall’interazione tra tribunali federali di primo grado, ITC e PTAB, ai requisiti per ottenere provvedimenti inibitori, il risarcimento dei danni e la marcatura (§ 283–§ 287), fino alla gestione delle annuità e ai termini procedurali relativi al diritto di priorità, le questioni che le aziende giapponesi devono tenere ben presenti sia sul fronte “offensivo” che su quello “difensivo” sono molteplici.Una risposta strategica basata sulle recenti tendenze della giurisprudenza relativa ai casi Alice, Mayo, Myriad, KSR e Amgen e sulle linee guida dell’USPTO si traduce direttamente nella massimizzazione del valore della proprietà intellettuale sul mercato statunitense.
Consulenza in materia di domande di brevetto negli Stati Uniti
Lo studio di proprietà intellettuale Eborix offre un ampio supporto per la presentazione di domande di brevetto e l’esercizio dei diritti nei principali paesi, compresi gli Stati Uniti. Dai progetti strategici relativi alle domande provvisorie e al PCT, alla gestione delle osservazioni (OA), ai procedimenti dinanzi al PTAB, fino alla difesa in cause di contraffazione, i nostri avvocati specializzati in proprietà intellettuale, con una vasta esperienza pratica e in collaborazione con agenti locali, sono a vostra disposizione.
*Il presente articolo è stato redatto a scopo informativo generale sulla base del Titolo 35 U.S.C., del 37 C.F.R., dell’MPEP, dei documenti pubblici dell’USPTO e della giurisprudenza della CAFC, allo stato di aprile 2026. Per valutazioni specifiche relative a singoli casi, si raccomanda di consultare esperti, tra cui avvocati specializzati in brevetti statunitensi.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in brevetti e rappresentante legale
Assiste i clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di tutte le fasi relative a brevetti, marchi, disegni e modelli e diritti d’autore, dalla presentazione della domanda fino ai procedimenti di ricorso e alle cause di contraffazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).
