Capacità distintiva dei marchi: perché è essenziale per la registrazione

«Ho trovato un nome fantastico, quindi desidero registrarlo come marchio e garantirmi l’esclusiva!»

Sebbene si presenti all’Ufficio Brevetti con grande entusiasmo, il rifiuto per «mancanza di carattere distintivo» rappresenta in realtà uno dei casi più frequenti di insuccesso nella registrazione dei marchi.

«Ma è solo un nome, perché non è possibile registrarlo?»

«Non basta che non sia in conflitto con quello di un’altra azienda?»

Potreste pensare così. Tuttavia, quando si punta alla registrazione di un marchio, la parola chiave assolutamente imprescindibile è «carattere distintivo». Se non si comprende a fondo questo concetto, non solo si sprecano tempo e denaro per la domanda, ma diventa persino difficile creare un «marchio di successo».

In questo articolo forniremo una spiegazione approfondita del «carattere distintivo», requisito fondamentale per la registrazione di un marchio: ne illustreremo il significato essenziale, i casi concreti in cui viene ritenuto assente, nonché le strategie per registrare come marchio un termine privo di carattere distintivo.

1. Che cos’è, in primo luogo, il «carattere distintivo» di un marchio?

Innanzitutto, il termine «carattere distintivo», sebbene possa sembrare un po’ complesso come termine giuridico, rappresenta un concetto estremamente importante, che può essere definito il «cuore» del marchio. Dedichiamo un po’ di tempo ad analizzarlo con attenzione.

1-1. Il potere di un “segno distintivo” che distingue “me” da “voi”

Nel diritto dei marchi, il “carattere distintivo (Distinctiveness)” è, in poche parole, “la capacità di distinguere i propri prodotti e servizi da quelli di altre aziende”.

In termini tecnici, viene anche definito «capacità di distinguere i propri prodotti da quelli altrui».

Provi a immaginare la seguente situazione. Si trova nel reparto bevande di un supermercato. Lì sono allineate file di bottiglie in PET contenenti solo un liquido nero, senza alcuna scritta sull’etichetta.

Riuscirebbe a distinguere quale sia la «Coca-Cola», quale la «Pepsi» e quale una «cola senza marchio»? Probabilmente sarebbe impossibile.

In questo caso, proprio il logo «Coca-Cola» riportato sulla confezione costituisce il segno distintivo che vi indica: «Questo è un prodotto della Coca-Cola (non è una cola di un’altra azienda)».

In altre parole, si può affermare che il carattere distintivo sia **la funzione stessa che permette di ricavare la risposta alla domanda «Di chi è questo prodotto?» (acquisto mirato)**.

1-2. Perché non è possibile registrare un marchio privo di capacità distintiva? (Il problema del monopolio delle parole)

Allora, perché l’Ufficio Brevetti rifiuta la registrazione di «marchi privi di carattere distintivo»?

A tal proposito, vi sono, in linea di massima, due ragioni.

① Perché crea confusione nei consumatori

Supponiamo, ad esempio, che una panetteria abbia registrato come marchio la parola «delizioso».

Anche se il consumatore vedesse l’insegna con la scritta «pane delizioso», non sarebbe in grado di distinguere se si tratti di «una panetteria con il marchio “delizioso”» o semplicemente di una descrizione che indica «pane dal sapore delizioso».

Poiché l’essenza del marchio è quella di chiarire «a chi appartiene il prodotto», non ha senso registrare una parola che non è in grado di svolgere tale funzione.

② Perché le parole sono un «patrimonio comune di tutti» (motivo di interesse pubblico)

Questo è il motivo più importante. Il diritto di marchio è un diritto potente che consente di «monopolizzare» una determinata parola. Una volta registrato, le altre aziende non potranno più utilizzare quella parola.

Cosa accadrebbe se un fruttivendolo registrasse come marchio la parola «mela» e ne acquisisse l’esclusiva?

Gli altri fruttivendoli non potrebbero più utilizzare il termine «mela» nei propri negozi e sarebbero costretti a sostituirlo con espressioni quali «frutto rosso e rotondo». In questo modo, l’attività commerciale risulterebbe impossibile.

La legge sui marchi si basa sul principio secondo cui «i termini generici che tutti gli operatori del settore dovrebbero utilizzare» e «i termini necessari per descrivere la natura del prodotto» non dovrebbero essere monopolizzati da una singola persona.

Per non ostacolare lo sviluppo industriale, ai termini privi di carattere distintivo (= che dovrebbero essere utilizzati da tutti) non viene volutamente concesso alcun diritto di esclusiva.

1-3. «Capacità distintiva» = fonte del «valore del marchio»

Da un punto di vista commerciale, il carattere distintivo è il “valore del marchio” in sé.

Si ritiene che il marchio abbia le seguenti tre funzioni:

1. Funzione di indicazione della provenienza: indica «chi lo ha prodotto».

2. Funzione di garanzia della qualità: suscita l’aspettativa che «se c’è quel marchio, la qualità deve essere buona».

3. Funzione pubblicitaria: fa associare il prodotto al solo vedere il marchio.

Tutte queste funzioni presuppongono come condizione fondamentale che il marchio «si distingua chiaramente da quelli di altre aziende (= possieda carattere distintivo)».

Anche se si vendesse un computer con il nome «computer di alta qualità», nessuno lo riconoscerebbe come marchio. È proprio perché si tratta di nomi chiaramente distinti dagli altri (nomi dotati di carattere distintivo), come «MacBook» o «VAIO», che si creano dei fan e il valore del marchio si accresce.

In altre parole, comprendere il concetto di distintività rappresenta «il primo passo per creare un marchio forte».

2. Sei casi in cui un nome viene giudicato «privo di carattere distintivo» (esempi concreti)

Una volta compreso il concetto, passiamo ora agli aspetti pratici.

Esaminiamo i principali casi in cui una denominazione viene respinta in base ai criteri di esame dell’Ufficio Brevetti (articolo 3, comma 1, della Legge sui marchi) in quanto «priva di carattere distintivo». La invitiamo a verificare se la denominazione da Lei scelta rientri in una di queste categorie.

① Denominazione generica (articolo 3, comma 1, punto 1)

Si tratta della denominazione stessa comunemente utilizzata nel settore di quel prodotto o servizio.

• Esempio: il marchio «PC» per il prodotto designato «PC».

• Spiegazione: poiché la denominazione così com’è non consente di distinguere a chi appartenga, non può essere registrata. Naturalmente, anche la semplice traduzione in inglese («PC» o «Personal Computer») non è ammessa.

② Marchio d’uso comune (Articolo 3, comma 1, punto 2)

Si tratta di un termine che, pur essendo stato originariamente concepito come marchio per distinguere un prodotto da altri, è diventato di uso comune in seguito al suo ampio impiego da parte degli operatori del settore.

• Esempio: il marchio «Masamune» per il prodotto designato «sake».

• Esempio: «hotel turistico» per le strutture ricettive.

• Spiegazione: si tratta di termini che, a causa dell’uso eccessivo da parte di numerosi produttori, hanno perso il loro potere distintivo come marchio specifico.

③ Marchio descrittivo (Art. 3, comma 1, n. 3) *Di fondamentale importanza*

Si tratta del caso in cui è più facile che venga negata la registrazione. Non è possibile registrare termini che si limitino a descrivere la qualità del prodotto, le materie prime, la provenienza, le proprietà, l’uso o la forma.

• Luogo di produzione/vendita: «Tokyo», «Nihonbashi», «Hokkaido» ecc.

• Qualità e caratteristiche: «delizioso», «picantissimo», «eccellente», «fresco» ecc.

• Materie prime: «lana» in relazione al prodotto designato «abbigliamento», «grano» in relazione al pane, ecc.

• Efficacia e destinazione d’uso: ad esempio «schiarente» per i cosmetici o «deterge a fondo» per i detersivi.

Si ritiene che tali espressioni costituiscano semplicemente delle «descrizioni» necessarie al consumatore nella scelta del prodotto e non possano fungere da nome di marchio (ovvero indicare a chi appartiene il prodotto).

④ Nomi propri o denominazioni comuni (Articolo 3, comma 1, punto 4)

Si tratta di cognomi o nomi comuni in Giappone, presenti in gran numero negli elenchi telefonici.

• Esempi: «Sato», «Tanaka», «Suzuki», «Watanabe», «Shop Tanaka», ecc.

• Spiegazione: il termine «Sato» da solo non consente di capire a quale «Sato» si riferisca il prodotto, pertanto è considerato privo di carattere distintivo. Tuttavia, se combinato con altre parole, come nel caso di «〇〇Sato», o se sottoposto a un’elaborazione grafica particolare, potrebbe essere possibile registrarlo.

⑤ Segni estremamente semplici e banali (Articolo 3, comma 1, punto 5)

Si tratta di semplici simboli, caratteri o figure geometriche.

• Esempi: «A», «1», «〇 (cerchio)», «▲ (triangolo)», una o due lettere dell’alfabeto latino (ad esempio «AB»).

• Spiegazione: poiché si tratta di simboli di base utilizzati da chiunque, non ne è riconosciuta l’esclusività.

⑥ Altri segni privi di carattere distintivo (articolo 3, comma 1, punto 6)

Si tratta di elementi che, pur non rientrando nelle categorie sopra indicate, sono generalmente considerati privi di carattere distintivo secondo la concezione sociale.

• Esempi: motivi di fondo (motivi che fungono da sfondo al prodotto), slogan (frasi di tipo pubblicitario come «Everyday Low Price»), epoche imperiali (ad esempio «Reiwa»).

3. Tre strategie da adottare qualora un marchio venga ritenuto «privo di carattere distintivo»

«Il nome che ho ideato rientrava proprio nella categoria dei “marchi descrittivi”...»

«Ho ricevuto una notifica dei motivi di rigetto dall’Ufficio Brevetti…»

Anche in questi casi, è ancora troppo presto per arrendersi. Anche i termini privi di carattere distintivo possono, con un po’ di ingegnosità, essere registrati come marchi. Di seguito vi presentiamo le tre principali strategie.

Misura n. 1: abbinarlo a un logo (figura)

Anche se il testo in sé non possiede carattere distintivo, in alcuni casi, combinandolo con un logo (figura) caratteristico o con caratteri tipografici di design, l’insieme può essere riconosciuto come «dotato di carattere distintivo».

• Metodo: presentare la domanda creando un logo dal design originale, anziché limitarsi a caratteri gotici o mincho standard.

• Nota: in questo caso, l’ambito di protezione è spesso limitato a «quel disegno del logo» e, qualora un terzo utilizzasse gli stessi caratteri in «caratteri standard (font comuni)», potrebbe non essere possibile far valere i propri diritti (non si potrebbe configurare una violazione del diritto di marchio). È importante comprendere che si tratta esclusivamente di una «protezione in quanto logo».

Misura n. 2: Aggiungere una parola dotata di carattere distintivo (marchio combinato)

Si unisce una parola priva di carattere distintivo (ad esempio: «Tokyo») a una parola unica e distintiva (come un neologismo) per formare un unico marchio lungo.

• Esempio: «Tokyo» da solo non è ammesso, ma «Tokyo» + «Zebra» (elemento neologistico) = «Tokyo Zebra» è ammesso.

• Vantaggio: consente di acquisire il carattere distintivo in modo relativamente semplice.

• Punto da tenere presente: anche in questo caso, i diritti si estendono all’intero marchio «Tokyo Zebra», ma non è possibile vietare ad altre aziende l’uso del termine «Tokyo» da solo.

Strategia n. 3: acquisizione del carattere distintivo tramite l’uso (articolo 3, comma 2)

Si tratta di un metodo di difficoltà “Ultra C”, che consiste nel “ottenere il riconoscimento della registrazione in quanto il marchio è diventato famoso grazie a un uso prolungato nel corso degli anni”.

Anche se si tratta di un termine che in origine non possiede carattere distintivo (come un marchio descrittivo), se, a seguito di un uso esclusivo prolungato nel tempo e di una campagna pubblicitaria su larga scala, si raggiunge un livello tale che i consumatori di tutto il Paese riconoscano che «quel nome indica i prodotti di quella società», la registrazione viene concessa in via eccezionale.

• Requisiti da soddisfare: estremamente elevati. Per dimostrare la notorietà a livello nazionale, è necessario presentare una mole ingente di prove, quali certificati di fatturato, ricevute relative alle spese pubblicitarie, articoli di giornali e riviste, risultati di sondaggi e simili.

• Malinteso comune: non è sufficiente dichiarare «che si intende renderlo famoso in futuro»; è necessario che «sia già famoso».

4. La valutazione del carattere distintivo dipende dal rapporto con i «prodotti o servizi»

A questo proposito, vi è un punto di estrema importanza.

Il fatto che un termine possieda o meno carattere distintivo non è un concetto assoluto, ma viene determinato in modo relativo in relazione a «quali prodotti o servizi lo si intenda utilizzare».

Cosa significa? Vediamo un esempio concreto.

Esempio: il caso di «Apple»

• Nel caso in cui il prodotto designato sia «frutta»:

  «Apple» è un nome generico che indica la mela stessa e non possiede carattere distintivo (non registrabile). Ciò è dovuto al fatto che sarebbe problematico se il termine «mela» fosse monopolizzato per la vendita delle mele.

• Nel caso in cui il prodotto designato sia «computer»:

  I computer e le mele non hanno alcuna relazione tra loro. Non si tratta nemmeno di un termine che descriva la qualità o la forma dei computer. Pertanto, nel settore dei computer, «Apple» viene considerato alla stregua di un semplice neologismo e possiede un forte carattere distintivo (registrabile).

Esempio: nel caso di «Takkyubin»

«Takkyubin» è un marchio registrato di Yamato Holdings. Tuttavia, nel linguaggio comune tende ad essere utilizzato come termine generico per indicare tutti i servizi di corriere espresso. Se oggi qualcuno tentasse di depositare una domanda di registrazione per «Takkyubin», questa verrebbe respinta in quanto termine generico (o marchio notoriamente utilizzato da terzi); all’epoca, invece, gli era stato riconosciuto un carattere distintivo.

Pertanto, il fattore determinante per la valutazione è «come viene percepito quel termine all’interno del settore in questione».

5. Suggerimenti per la scelta di un nome che garantisca un marchio forte

Se si desidera evitare il rifiuto per mancanza di carattere distintivo e disporre al contempo di diritti solidi sul marchio, si consiglia di considerare la scelta del nome seguendo le linee guida riportate di seguito.

Creare neologismi (Coined Words)

La creazione di un termine completamente nuovo rappresenta la strategia più efficace dal punto di vista del diritto dei marchi.

• Esempi: «SONY», «Kodak», «Haagen-Dazs»

• Trattandosi di termini privi di significato, non sussistono rischi di confusione sulla qualità né problemi legati ai marchi descrittivi, pertanto le probabilità di registrazione risultano molto elevate. Inoltre, per i consumatori è più facile che tali termini rimangano impressi nella memoria come «parole speciali, esclusive di quel marchio».

Puntare su termini suggestivi (Suggestive Marks)

Anziché descrivere direttamente il contenuto del prodotto, si scelgono termini che «evocano vagamente un’immagine».

• Esempio: «Foglio rinfrescante» (foglio rinfrescante). Anziché indicare direttamente «gel rinfrescante», si suggerisce l’effetto desiderato.

• Punto chiave: il confine tra «descrizione» e «suggestione» è estremamente labile e il giudizio può variare a seconda dell’esaminatore. Tuttavia, puntare su questo aspetto risulta spesso vantaggioso dal punto di vista del marketing (in termini di chiarezza).

Scegliere termini arbitrari (Arbitrary Marks)

Si tratta di un metodo che consiste nell’attribuire termini esistenti a prodotti del tutto estranei. Ne sono un esempio i già citati «Apple» (computer) e «CAMEL» (sigarette). Questi marchi presentano un elemento di sorpresa e possiedono un forte potere distintivo.

6. Riepilogo: la ricerca preliminare prima del deposito della domanda è fondamentale

Nella registrazione di un marchio, il “carattere distintivo” rappresenta il primo e più importante ostacolo da superare.

1. Il carattere distintivo è un «segno che permette di distinguere il prodotto da quelli di altre aziende» e costituisce la fonte del marchio.

2. I termini che costituiscono «patrimonio comune» (descrizioni, indicazioni di qualità, nomi comuni) non possono essere oggetto di esclusività.

3. Anche i termini privi di carattere distintivo possono essere registrati se abbinati a un logo o a un neologismo.

4. La strategia più efficace consiste nel scegliere fin dall’inizio un nome costituito da un «neologismo» o da «parole del tutto estranee al contesto».

Anche se si pensa «Con questo nome ce la faremo sicuramente!», vi sono molti casi in cui, agli occhi di un professionista, il marchio venga respinto in quanto «marchio descrittivo». Esiste anche una strategia che prevede di utilizzare volutamente parole prive di carattere distintivo, trasformandole in un logo per poi registrarle; tuttavia, in tal caso, è necessario comprendere che si corre il rischio di una riduzione dell’ambito di protezione.

Prima di andare nel panico dopo aver ricevuto una «notifica dei motivi di rigetto» a seguito della domanda di registrazione, provi innanzitutto a porsi alcune domande già in fase di scelta del nome: «Questo termine possiede carattere distintivo? Non sto forse appropriandomi del termine di qualcun altro?».

Inoltre, se nutre anche solo un minimo di dubbio, Le consigliamo vivamente di richiedere a un avvocato specializzato in proprietà industriale o a un altro esperto di effettuare una ricerca preliminare, che includa la verifica della “presenza o assenza di carattere distintivo”, prima di presentare la domanda. Questa è la via più breve per proteggere il Suo prezioso marchio.

Conclusione: il passo successivo

Speriamo che questo articolo Le abbia permesso di comprendere la complessità e l’importanza del concetto di «carattere distintivo». Tuttavia, l’esame effettivo è una successione di casi valutati «caso per caso».

«Ho compreso il principio del carattere distintivo. Ma come si valuta questo mio nome?»

«Ho effettuato una ricerca su J-PlatPat, ma non riesco a farmi un’idea…»

Se avete questi dubbi, come prossimo passo vi consigliamo di non affidarvi all’intelligenza artificiale né di decidere autonomamente, ma di avvalervi, ad esempio, di una «consulenza gratuita» da parte di un esperto.

Indice

1. 1. Che cos’è, in primo luogo, il «carattere distintivo» di un marchio?
2. 2. Sei casi in cui viene giudicato che «mancano di carattere distintivo» (esempi concreti)
3. 3. Tre misure da adottare qualora venga constatata la «mancanza di carattere distintivo»
4. 4. La valutazione del carattere distintivo dipende dal rapporto con i «prodotti e servizi»
5. 5. Suggerimenti per la scelta del nome al fine di creare un marchio forte
6. 6. Riepilogo: la ricerca preliminare prima del deposito è fondamentale