Il consulente in proprietà industriale in Giappone: attività, vantaggi e scelta

«Non vogliamo che i nostri concorrenti imitino la nuova tecnologia rivoluzionaria sviluppata internamente», «Desideriamo registrare in modo sicuro il marchio dei prodotti o dei servizi che stiamo lanciando», «Siamo in difficoltà perché abbiamo ricevuto improvvisamente una diffida per “violazione di brevetto” da parte di un’altra azienda» — Nel corso dello svolgimento delle proprie attività commerciali, non è raro trovarsi ad affrontare questo tipo di problematiche relative alla proprietà intellettuale (PI).In un’epoca in cui il valore delle idee, delle tecnologie e dei marchi propri è in continua crescita, la loro tutela può essere considerata la linfa vitale di un’azienda.

In tali circostanze, gli esperti su cui poter contare sono i «patentisti». Nel presente articolo forniremo una spiegazione chiara ed esaustiva del ruolo dei patentisti, delle loro principali attività, dei vantaggi derivanti dal loro ricorso e di come sceglierli in modo da non commettere errori.

1. Che cos’è un consulente in brevetti? Uno specialista in possesso di una qualifica statale per la tutela della proprietà intellettuale

Il consulente in brevetti è un professionista in possesso di una qualifica statale che gli consente di espletare, per conto del richiedente, le pratiche relative ai «diritti di proprietà intellettuale» – quali diritti di brevetto, diritti di modello di utilità, diritti di disegno o modello e diritti di marchio – presso l’Ufficio Brevetti.

Per proprietà intellettuale (PI) si intendono i diritti che tutelano per legge idee, tecnologie, design, marchi e simili, frutto dell’attività creativa umana. Poiché non si tratta di beni tangibili (come gli immobili), se non vengono adeguatamente registrati (presso lo Stato), vi è sempre il rischio che possano essere facilmente imitati da altre aziende o utilizzati in modo improprio.

Il consulente in brevetti trasforma queste idee e questi marchi di valore, pur essendo immateriali, in una potente arma denominata «diritto», fornendo assistenza per proteggerli con la forza della legge. È, per così dire, un partner strategico che converte la «saggezza» delle imprese e dei singoli individui in «competitività aziendale».

2. Principali attività del consulente in materia di brevetti (4 assi)

L’attività del consulente in materia di brevetti non si limita alla semplice redazione di documenti. Fornisce un supporto multiforme all’attività dei clienti, principalmente attraverso i seguenti quattro assi:

① Rappresentanza nelle procedure di deposito delle domande di diritti di proprietà industriale (l’attività esclusiva più rappresentativa)

La rappresentanza nelle procedure di deposito presso l’Ufficio Brevetti è un’attività di esclusiva competenza dei consulenti in proprietà industriale. A seconda dell’oggetto da proteggere, si gestiscono quattro tipi di diritti.

Il consulente in materia di marchi redige la documentazione in modo meticoloso, tenendo conto dei risultati delle consultazioni e delle future prospettive di sviluppo aziendale, al fine di garantire l’acquisizione dei «diritti più ampi e solidi» che non possano essere imitati da altre società.

② Ricerca sullo stato dell’arte e ricerca sui marchi (attività di ricerca preliminare)

Anche se Le venisse in mente un’idea o un nome eccellente, non potrà ottenere i diritti se terzi hanno già registrato un brevetto o un marchio simile. Anzi, se portasse avanti l’attività senza esserne a conoscenza, correrebbe il rischio di essere chiamato a rispondere per violazione dei diritti e di dover pagare ingenti risarcimenti. Il consulente in materia di brevetti effettua un’indagine approfondita su brevetti e marchi simili prima della presentazione della domanda, riducendo così le spese inutili e prevenendo il rischio di violazione.

③ Risposta alla notifica dei motivi di rigetto (fase intermedia)

Dopo la presentazione della domanda di brevetto, nella maggior parte dei casi si riceve dall’esaminatore una notifica dei motivi di rigetto in cui si afferma che «non è possibile procedere alla registrazione poiché il brevetto è simile ad altri». È piuttosto raro che un brevetto venga registrato al primo tentativo.Il consulente in brevetti analizza le osservazioni dell’esaminatore e redige una «memoria di replica» per confutarle in modo logico, oppure una «richiesta di modifica procedurale» per adeguare l’ambito di protezione. Queste capacità di negoziazione e di redazione influiscono in modo determinante sul tasso di registrazione.

④ Consulenza in materia di proprietà intellettuale e assistenza nella risoluzione delle controversie

Forniamo consulenza in materia di proprietà intellettuale direttamente collegata alle strategie aziendali, ad esempio in merito a «quali tecnologie debbano essere brevettate e quali debbano essere mantenute riservate come know-how aziendale» o «in quali paesi sia opportuno registrare un marchio nell’ambito dell’espansione internazionale». Un’altra attività importante è la risoluzione delle controversie in materia di proprietà intellettuale, che comprende l’invio di lettere di diffida in caso di violazione dei diritti da parte di terzi e, viceversa, l’elaborazione di strategie di risposta qualora si ricevano segnalazioni di violazione.

3. Differenze tra il consulente in materia di brevetti, l’avvocato e il consulente amministrativo

Differenza tra il consulente in materia di proprietà intellettuale e l’«avvocato»

L’avvocato è un professionista a tutto tondo che si occupa di diritto in generale e, dal punto di vista giuridico, è autorizzato a svolgere anche le attività tipiche del consulente in materia di brevetti (procedure presso l’Ufficio Brevetti). Tuttavia, poiché le procedure di deposito presso l’Ufficio Brevetti richiedono una profonda comprensione delle tecnologie all’avanguardia e delle prassi operative specifiche dell’Ufficio stesso, è prassi comune affidare il processo di “ottenimento dei diritti”, dal deposito alla registrazione, a un consulente in materia di brevetti specializzato nella pratica della proprietà intellettuale.D’altra parte, qualora la questione sfoci in un contenzioso giudiziario, come nel caso di una causa per violazione di brevetto, è frequente che l’avvocato, esperto in materia processuale, e il consulente in brevetti, esperto in proprietà intellettuale e tecnologia, collaborino in team per affrontare congiuntamente la questione.

La differenza tra un avvocato specializzato in proprietà intellettuale e un «consulente amministrativo»

4. I quattro vantaggi inderogabili di rivolgersi a un consulente in brevetti

Dal punto di vista normativo, è possibile presentare autonomamente (deposito diretto) le domande di brevetto o di marchio. Tuttavia, molte aziende e privati si rivolgono a un consulente in brevetti perché ciò comporta vantaggi chiari che determinano il successo dell’attività.

5. Il momento migliore per consultare un consulente in brevetti

① Quando si ha un’idea o si concepisce una nuova tecnologia

Per i brevetti, i modelli di utilità e i disegni e modelli, il requisito imprescindibile per la registrazione è che si tratti di «qualcosa che non sia ancora stato reso pubblico da nessuno al mondo (novità)». Una volta reso pubblico, ad esempio tramite comunicati stampa, campagne di crowdfunding, il sito web aziendale o i social media, in linea di principio non è più possibile ottenere i diritti. È di fondamentale importanza consultare innanzitutto un consulente in brevetti «prima» di parlarne con qualcuno o di renderlo pubblico.

② Quando si decide un nuovo nome aziendale, nome di un servizio o logo

Il diritto di marchio si basa sul principio “primo arrivato, primo servito” (principio della priorità della domanda). Per quanto a Lei care possano essere le denominazioni di marchi utilizzati da tempo, se un’altra società ne registra il marchio per prima, in linea di principio non potrà più utilizzarle. La soluzione più sicura consiste nel richiedere una ricerca sui marchi non appena vengono proposti i nomi candidati e avviare l’attività solo dopo aver verificato che possano essere utilizzati in tutta sicurezza.

6. Come scegliere un consulente in brevetti o uno studio legale specializzato in brevetti per evitare errori

① Se conoscono bene il settore e l’ambito tecnologico della propria azienda (in particolare in materia di brevetti)

Nelle domande di brevetto, i consulenti in materia di brevetti hanno ciascuno i propri settori di specializzazione, quali IT, meccanica, elettricità, chimica e biotecnologie. Non è possibile redigere una buona descrizione del brevetto se il consulente non comprende a fondo la tecnologia della vostra azienda. Verificate i «settori di specializzazione» sul sito web dello studio e accertatevi, durante il primo colloquio, che la comunicazione tecnica proceda senza intoppi. (Per quanto riguarda i marchi e i disegni e modelli, spesso è possibile fornire assistenza indipendentemente dal settore).

② È facile comunicare con loro e le spiegazioni sono chiare?

Il gergo giuridico in materia di proprietà intellettuale è complesso. Scegliete un consulente in brevetti che non si limiti a utilizzare termini tecnici, ma che sappia spiegare i concetti in modo semplice e comprensibile anche per i dirigenti e i responsabili aziendali non esperti. È importante anche la capacità di consulenza che consenta di avanzare proposte proattive, come ad esempio: «Oltre a questo brevetto, proteggiamo anche il design con un disegno o modello industriale».

③ Il sistema tariffario è chiaro e viene fornito un preventivo in anticipo?

Le spese di uno studio di consulenza in materia di brevetti si suddividono in “spese di deposito”, “onorario di successo al momento della registrazione” e “tasse di bollo dell’Ufficio Brevetti”, tra le altre. Scegliete uno studio che adotti una politica di trasparenza contabile, fornendo chiaramente l’importo totale e le condizioni per l’insorgere di costi aggiuntivi prima dell’incarico. Si raccomanda di prestare attenzione agli studi che pubblicizzano esclusivamente il “prezzo basso”, poiché potrebbero verificarsi problemi con la richiesta di costi aggiuntivi elevati in un secondo momento.

7. Domande frequenti

8. Per tutte le questioni relative alla proprietà intellettuale, si rivolga allo studio di proprietà intellettuale EVORIX

Per accelerare la crescita del Suo business, non è sufficiente un approccio offensivo: è indispensabile anche un “approccio difensivo (tutela della proprietà intellettuale)” volto a proteggere i punti di forza della Sua azienda. Noi dello studio di proprietà intellettuale EVORIX (EVORIX) sfruttiamo al massimo le competenze specialistiche e la vasta esperienza dei nostri consulenti in materia di brevetti per proteggere le Sue preziose idee e il Suo marchio, sostenendo con forza il successo della Sua attività.

In sintesi: il consulente in materia di brevetti è lo scudo più potente a tutela della Sua attività

Il consulente in materia di brevetti è un esperto di proprietà intellettuale che vi assiste nell’ottenimento di diritti di proprietà intellettuale quali brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi, proteggendo le vostre idee e il vostro marchio con la forza della legge. Non si tratta di un semplice intermediario che si limita a sbrigare le pratiche, bensì di un partner strategico che, consentendovi di acquisire diritti ampi e solidi, impedisce l’imitazione da parte di altre aziende e vi permette di portare avanti la vostra attività in posizione di vantaggio.

In un’epoca in cui il valore delle «risorse immateriali» – quali tecnologie, idee e marchi esclusivi – è in costante aumento, la gestione dei rischi e la valorizzazione della proprietà intellettuale rappresentano una priorità assoluta per le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni. Prima di ritrovarsi a rimpiangere di «aver perso l’occasione di depositare la domanda e non poter più ottenere il brevetto» o di «aver visto il proprio marchio registrato da un’altra azienda», La invitiamo a rivolgersi tempestivamente a un avvocato specializzato in proprietà intellettuale di fiducia.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX — Consulente in brevetti e rappresentante legale

Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di tutto il processo che va dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei consulenti in brevetti del Giappone, l’Associazione asiatica dei consulenti in brevetti (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).

→ Dettagli del profilo del consulente in proprietà industriale → Consulenze e richieste di informazioni → Procedura di consulenza