Panoramica del sistema dei marchi in Pakistan

1. Definizione di marchio e oggetto di protezione

Ai sensi della legge pakistana sui marchi (Regolamento sui marchi del 2001), per «marchio» si intende qualsiasi segno, comprensibile sotto forma grafica (figura), in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un soggetto da quelli di altri soggetti, ivi inclusi caratteri, denominazioni, nomi di persone, firme, figure,numeri, disegni, titoli, etichette, biglietti, forme di confezionamento dei prodotti, colori, suoni e simili; si riferisce a qualsiasi segno che possa essere rappresentato graficamente (figura) e che consenta di distinguere i prodotti o i servizi di un’azienda da quelli di altre.In sintesi, purché si tratti di un segno volto a distinguere i propri prodotti o servizi da quelli di terzi, possono essere oggetto di protezione non solo i marchi tradizionali quali parole, loghi o figure, ma anche combinazioni di colori, forme tridimensionali dei prodotti e suoni.Tuttavia, per ottenere la registrazione di un marchio è necessario che esso possieda carattere distintivo (capacità di distinguere i propri prodotti o servizi da quelli altrui); non possono essere registrati termini descrittivi comunemente utilizzati da terzi per la pubblicità dei propri prodotti o servizi, denominazioni geografiche generiche o cognomi comuni.Inoltre, vengono respinti i segni contrari al buon costume o che potrebbero indurre in errore il pubblico. Pertanto, in Pakistan è possibile ottenere un’ampia protezione come marchio per qualsiasi segno dotato di carattere distintivo; il sistema di registrazione comprende non solo i marchi di prodotto, ma anche i marchi di servizio, i marchi di associazione, i marchi di certificazione e le indicazioni geografiche.

2. Fondamento giuridico della registrazione e autorità competente

La normativa di riferimento per il sistema dei marchi in Pakistan è costituita dall’Ordinanza sui marchi del 2001 (Trade Marks Ordinance, 2001) e dal relativo regolamento di attuazione, ovvero le Norme sui marchi del 2004 (Trade Mark Rules, 2004).L’Ordinanza sui marchi del 2001 è entrata in vigore nell’aprile 2004 ed è stata emanata come legge completa in materia di marchi, in sostituzione della precedente Legge sui marchi del 1940.L’amministrazione dei marchi è di competenza dell’Ufficio pakistano della proprietà intellettuale (IPO Pakistan), mentre l’Ufficio del Registro dei marchi (Trade Marks Registry), che ne fa parte, è responsabile della presentazione delle domande, dell’esame e della registrazione dei marchi.La sede principale del Registro dei marchi si trova a Karachi, ma esistono filiali dell’Ufficio della proprietà intellettuale in varie località, tra cui Lahore e Islamabad, e negli ultimi anni è stata introdotta la possibilità di presentare domande online.

Sul piano dei trattati internazionali, il Pakistan è membro della Convenzione di Parigi e dell’OMC (Accordo TRIPS) e, inoltre, nel 2021 ha aderito al Protocollo di Madrid.Pertanto, le imprese straniere possono avvalersi del sistema di Madrid per ottenere la protezione del marchio designando il Pakistan come paese di destinazione (i dettagli saranno illustrati più avanti).Va inoltre precisato che, sebbene la protezione dei marchi in Pakistan si basi in linea di principio sul principio della priorità della prima domanda, vengono riconosciuti determinati diritti derivanti dall’uso anche per i marchi non registrati (come la protezione dei marchi notoriamente conosciuti e la prevenzione della contraffazione). Tuttavia, in caso di controversia con terzi in assenza di registrazione, l’onere probatorio risulta più gravoso, poiché occorre dimostrare un uso prolungato nel tempo e la notorietà del marchio; pertanto, per le imprese è fortemente consigliabile procedere alla registrazione del proprio marchio.

3. Procedura di deposito del marchio

Panoramica della procedura di deposito: la domanda di registrazione del marchio va presentata all’Ufficio della proprietà intellettuale del Pakistan (IPO Pakistan).A partire dal 2023 è stato introdotto un sistema di deposito online, che consente al richiedente o al suo rappresentante di presentare la domanda in formato elettronico tramite il web. È comunque possibile presentare la domanda in formato cartaceo, come in passato (inviando per posta o consegnando di persona la documentazione richiesta), consentendo al richiedente di scegliere la modalità più conveniente.La classificazione applicabile al momento della domanda è la Classificazione Internazionale di Nizza (fino alla classe 45); i prodotti sono suddivisi nelle classi da 1 a 34, mentre i servizi sono classificati nelle classi da 35 a 45.In Pakistan vige il principio «una domanda per una classe» e non sono ammesse domande multiclasse. Pertanto, qualora si intenda richiedere la protezione in più classi, è necessario presentare una domanda separata per ciascuna classe.

Documenti e informazioni necessari: di seguito sono elencati i principali elementi e documenti da presentare al momento della domanda.

• Informazioni sul richiedente: dati anagrafici del richiedente (nome della persona giuridica o nome della persona fisica), indirizzo, nazionalità, ecc.

• Rappresentazione del marchio: rappresentazione specifica del marchio oggetto della domanda (sequenza di caratteri nel caso di marchi denominativi, file immagine JPEG ecc. nel caso di marchi figurativi)

• Elenco dei prodotti e dei servizi: elenco specifico dei prodotti o dei servizi per i quali si intende utilizzare il marchio in questione (indicati insieme alle classi della Classificazione di Nizza)

• Dichiarazione relativa all’uso: dichiarazione relativa allo stato di utilizzo del marchio, indicando se è «attualmente in uso in Pakistan» o se se ne prevede l’uso (intenzione di utilizzo) (*nel caso di uso in corso, indicare anche l’anno di primo utilizzo). In Pakistan è possibile presentare domanda anche in assenza di un precedente di uso, ma al momento della presentazione della domanda è presente una sezione in cui indicare l’eventuale uso; se il marchio è in uso, occorre dichiararlo.

• Informazioni sul rappresentante e procura: qualora si intenda affidare la procedura di deposito a un rappresentante locale (avvocato o consulente in materia di brevetti), è necessario indicare il nome, l’indirizzo e altri dati del rappresentante e presentare la procura (Modulo TM-48).Qualora la domanda venga presentata da un’impresa straniera o da un non residente, è obbligatorio espletare le procedure tramite un agente locale specializzato in marchi. La procura deve essere firmata dal richiedente e autenticata da un notaio, ma non è richiesta l’autenticazione consolare (è tuttavia possibile apporre tale autenticazione su base facoltativa).

• Documenti relativi al diritto di priorità (se del caso): qualora si presenti la domanda rivendicando il diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi, è necessario presentare una copia autenticata dei documenti relativi al diritto di priorità (il termine per la presentazione è entro tre mesi dalla data di deposito della domanda).

Tasse: la domanda di registrazione del marchio è soggetta al pagamento delle tasse ufficiali previste.A seguito della revisione del 2019, la tassa di deposito è fissata a 3.000 rupie pakistane per ciascuna classe (3.000 rupie anche per ogni classe aggiuntiva); è inoltre necessario versare la tassa di registrazione, che viene emessa dopo l’accettazione della domanda (attualmente pari a 9.000 rupie).Oltre a tali spese ufficiali, qualora si affidi la procedura a un agente, saranno addebitati separatamente gli onorari professionali.Secondo le informazioni fornite dall’Ufficio britannico della proprietà intellettuale, i costi complessivi di deposito (spese ufficiali + onorari legali ecc.) possono aggirarsi tra le 70.000 e le 100.000 rupie per ciascuna domanda. Poiché dal deposito alla registrazione occorrono solitamente circa due anni, si raccomanda di avviare tempestivamente i preparativi per il deposito, in linea con il proprio piano aziendale.

Raccomandazione relativa alla ricerca preliminare: al fine di evitare conflitti con i marchi di altre società, è importante effettuare una ricerca preliminare nel registro dei marchi prima della presentazione della domanda per verificare l’esistenza di marchi identici o simili.Presso l’IPO del Pakistan è possibile presentare una richiesta ufficiale di ricerca sui marchi: allegando due campioni del marchio al modulo previsto (modulo TM-55), è possibile richiedere una ricerca di somiglianza al costo di 1.000 rupie per ogni classe.Inoltre, presso gli uffici dell’IPO è disponibile un servizio a pagamento (300 rupie) che consente di consultare la banca dati dei marchi per soli 15 minuti, rendendo possibile anche una ricerca non ufficiale. Effettuare la domanda solo dopo aver individuato i potenziali rischi di conflitto attraverso tali indagini preliminari di verifica costituisce, per le aziende, un aspetto fondamentale della gestione dei rischi nella pratica aziendale.

4. Procedura di esame

Esame formale: una volta accolta la domanda, l’Ufficio del Registro dei Marchi procede innanzitutto all’esame formale. In questa fase vengono verificati i requisiti formali, quali la corretta indicazione dei dati obbligatori, la presenza di tutta la documentazione richiesta e l’avvenuto pagamento delle tasse. In caso di irregolarità, vengono impartite istruzioni di rettifica; se le rettifiche vengono apportate secondo le indicazioni, l’esame prosegue.

Esame di merito: una volta soddisfatti i requisiti formali, si passa all’esame di merito (esame del contenuto). L’esaminatore valuta se il marchio soddisfa i requisiti di registrazione previsti dalla legge. I principali criteri di esame sono i seguenti.

• Presenza o meno di carattere distintivo: si verifica se il marchio sia eccessivamente descrittivo o costituisca una denominazione generica (in assenza di carattere distintivo, ciò costituisce motivo di rigetto).Ad esempio, i marchi costituiti esclusivamente da termini che indicano direttamente la qualità, l’efficacia o la provenienza dei prodotti, oppure da denominazioni di uso comune, non possono essere registrati in quanto si tratta di «termini necessari anche ad altri operatori per descrivere i propri prodotti o servizi». Tuttavia, anche se al momento della domanda il carattere distintivo non fosse sufficiente, la registrazione può essere concessa qualora si riesca a dimostrare l’acquisizione del carattere distintivo attraverso l’uso (Secondary Meaning).

• Conflitto con diritti anteriori di terzi: si verifica se un marchio identico o simile sia già stato registrato (o depositato) per prodotti o servizi identici o simili. Si tratta di un motivo di rifiuto relativo; l’esaminatore effettua una ricerca nella banca dati dei marchi per verificare l’eventuale esistenza di domande o registrazioni anteriori in conflitto.Qualora venisse individuato un marchio anteriore in conflitto, di norma viene emessa una notifica di rigetto in tal senso.

• Ordine pubblico e buon costume – Carattere ingannevole: I marchi la cui composizione o il cui significato siano contrari all’ordine pubblico e ai buoni costumi (ad esempio, espressioni oscene) o che possano indurre in errore i consumatori riguardo alla qualità o alla provenienza dei prodotti o dei servizi (ad esempio, marchi contenenti nomi di località non correlati alla provenienza) non sono ammessi alla registrazione in quanto costituiscono motivi di rifiuto assoluti.

La durata dell’esame dipende dal numero di domande presentate e dalla situazione degli esaminatori, ma in genere il risultato del primo esame viene comunicato entro un periodo compreso tra alcuni mesi e un anno dalla data di deposito della domanda (negli ultimi anni, grazie alla digitalizzazione, i tempi si sono accorciati e si registrano casi in cui il risultato del primo esame viene comunicato in circa tre mesi).Qualora l’esaminatore riscontri motivi di rifiuto, viene emessa una notifica di rifiuto (Office Action) e al richiedente viene concessa la possibilità di rispondere, presentando osservazioni o rettifiche, entro un termine prestabilito (di norma 2 mesi, con una proroga aggiuntiva fino a un massimo di 3 mesi) dal ricevimento della notifica.Se entro il termine previsto vengono presentate adeguate controdeduzioni o rettifiche e l’esaminatore le accetta, i motivi di rigetto vengono eliminati. Ad esempio, qualora venga segnalata una collisione con un marchio anteriore, in alcuni casi è possibile ottenere l’approvazione riducendo i prodotti designati o aggiungendo al marchio una «disclaimer» (dichiarazione di rinuncia a determinati diritti).D’altra parte, qualora l’esaminatore mantenga la propria decisione nonostante la presentazione di una memoria di replica, oppure qualora non venga fornita alcuna risposta entro il termine previsto, la domanda sarà oggetto di una decisione di rigetto. Anche in caso di decisione di rigetto, il richiedente, qualora ritenga di avere motivo di contestazione, può presentare ricorso presso la Corte d’Appello per l’annullamento della decisione (controllo giurisdizionale sulla decisione).

5. Il sistema di opposizione

Pubblicazione e opposizione: una volta superato l’esame di merito, il marchio viene ritenuto idoneo alla registrazione (acceptance) e, prima della registrazione, viene pubblicato nella Gazzetta dei marchi (pubblicazione).In Pakistan, il Bollettino dei marchi (Trademarks Journal) viene pubblicato mensilmente in formato elettronico e i marchi che hanno superato l’esame vengono inseriti in una pubblicazione ufficiale. Lo scopo della pubblicazione è quello di offrire alle parti interessate l’opportunità di presentare opposizione.Il periodo di opposizione dura due mesi (60 giorni) a decorrere dalla data di pubblicazione; durante tale periodo, i terzi possono presentare opposizione alla registrazione del marchio in questione. Si noti che il termine di opposizione di due mesi può essere prorogato, se necessario, per un massimo di due volte, ciascuna di un mese, consentendo di accettare opposizioni fino a un massimo di quattro mesi dalla data di pubblicazione.

Procedura di opposizione: chi intende presentare opposizione (ad esempio, concorrenti o altre parti interessate) deve presentare all’Ufficio della registrazione dei marchi, entro il termine previsto, l’apposito modulo di opposizione (Notice of Opposition).Nel modulo di opposizione è necessario indicare in modo specifico i motivi (fondamenti) dell’opposizione; tra i principali motivi di opposizione figurano i seguenti.

• Motivi relativi: il marchio oggetto della domanda è identico o simile a un marchio precedentemente registrato dal ricorrente e, poiché anche i prodotti e i servizi designati sono identici o simili, la registrazione darebbe adito a confusione (violazione del diritto di priorità o del diritto di uso anteriore).

• Motivi assoluti: il marchio non possiede carattere distintivo, è eccessivamente descrittivo o costituisce una denominazione generica, e pertanto non soddisfa i requisiti assoluti di registrazione previsti dalla legge sui marchi.

• Finalità illecita o malafede: la domanda di registrazione del marchio è basata su intenzioni illecite, quali l’imitazione o il parassitismo (un esempio tipico è la domanda di registrazione che costituisce un’appropriazione indebita del marchio notoriamente conosciuto del ricorrente).

• Altre violazioni di diritti: l’uso o la registrazione del marchio viola i diritti d’autore, i diritti relativi alla denominazione commerciale, i diritti di immagine altrui, nonché le norme di tutela degli stemmi e degli emblemi pubblici, ecc.In particolare, possono costituire motivo di opposizione anche le domande simili a marchi notoriamente conosciuti o famosi (oggetto di protezione ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi) o i marchi che possono essere confusi con la denominazione sociale di terzi.

Qualora venga presentata un’opposizione, una copia della stessa viene notificata al richiedente dall’Ufficio della registrazione dei marchi.Il richiedente è tenuto a presentare una memoria di replica (counter-statement) all’opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa (termine prorogabile fino a un massimo di 60 giorni in presenza di motivi validi). Qualora la memoria di replica non venga presentata entro il termine previsto, la domanda di registrazione del marchio verrà considerata abbandonata (e l’opposizione sarà quindi ritenuta accolta).

Qualora il richiedente presenti la memoria di replica, una copia della stessa verrà a sua volta inviata all’opponente. L’opponente potrà, se necessario, presentare una memoria di controreplica (rejoinder), solitamente entro 30 giorni, per esporre ulteriori argomentazioni per iscritto.Successivamente, l’Ufficio del Registro dei Marchi richiede a entrambe le parti di presentare le prove. Le prove vengono presentate sotto forma di prove scritte, quali dichiarazioni giurate (affidavit), e l’ordine di presentazione è generalmente il seguente: prove presentate dall’opponente, seguite dalla controprova presentata dal richiedente.Qualora permangano punti controversi al termine del procedimento scritto, l’Ufficio dei marchi fissa una data per l’udienza (hearing), offrendo a entrambe le parti l’opportunità di presentare direttamente le proprie argomentazioni e prove.Al termine dell’udienza, il funzionario incaricato del procedimento (funzionario del Registro dei marchi) emette una sentenza sulla base delle argomentazioni e delle prove presentate da entrambe le parti e notifica la decisione per iscritto. Qualora l’opposizione venga accolta, la registrazione del marchio in questione viene respinta. Se invece l’opposizione viene respinta (con vittoria del richiedente), il marchio procede con l’iter di registrazione.

Ricorso contro la decisione sull’opposizione: qualora non si sia d’accordo con la decisione emessa dall’Ufficio di registrazione dei marchi (Registrar) in merito all’opposizione, la parte soccombente può presentare ricorso (Appeal) presso l’Alta Corte entro il termine previsto.In Pakistan, oltre all’Ufficio della proprietà intellettuale, in ogni provincia è istituito un **tribunale competente in materia di proprietà intellettuale (Tribunale della proprietà intellettuale)**, e anche il riesame delle decisioni del funzionario responsabile della registrazione dei marchi viene gestito dalla sezione della proprietà intellettuale della Corte d’Appello.Pertanto, il sistema di opposizione costituisce un processo fondamentale che consente di tenere conto del parere di terzi prima della registrazione; nella pratica, le imprese sono tenute a monitorare le pubblicazioni ufficiali dei concorrenti e, se necessario, a presentare opposizione al fine di tutelare i propri diritti.

6. Registrazione e insorgenza dei diritti

Decisione di registrazione e tassa di registrazione: una volta scaduto il termine di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, qualora non siano state presentate opposizioni o queste siano state definitivamente respinte, il marchio ottiene la decisione di registrazione.L’Ufficio del Registro emette nei confronti del richiedente una notifica di pagamento della tassa di registrazione (demande note); il richiedente è tenuto a versare la tassa di registrazione prevista (9.000 rupie, come indicato in precedenza) entro un mese dal ricevimento di tale notifica.Una volta verificato il pagamento della tassa di registrazione, il marchio viene ufficialmente iscritto nel registro e viene rilasciato il certificato di registrazione (Registration Certificate). Nel certificato di registrazione sono indicati chiaramente la riproduzione grafica del marchio, il numero di registrazione, la data di registrazione, il nome del titolare e i prodotti e servizi designati; con ciò si conclude la procedura di registrazione.

Momento di decorrenza dei diritti: in Pakistan la durata del diritto di marchio è fissata a 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Pertanto, sebbene i diritti sostanziali (il diritto di uso esclusivo) sorgano solo dopo il completamento della registrazione, la loro efficacia si estende retroattivamente fino alla data di deposito della domanda.Ad esempio, anche qualora trascorrano due anni dal deposito della domanda alla registrazione, una volta completata la registrazione, è possibile richiedere un provvedimento inibitorio sulla base della propria priorità, anche qualora un terzo abbia iniziato a utilizzare lo stesso marchio su prodotti simili nel periodo compreso tra la data di deposito e quella di registrazione (tuttavia, si terranno in considerazione casi particolari, quali l’uso continuativo da parte di tale terzo già prima della data di deposito).In ogni caso, il diritto esclusivo sul marchio registrato sorge con effetto retroattivo a partire dalla data di deposito e il titolare del marchio registrato (titolare del diritto) ha il diritto di utilizzare in modo esclusivo tale marchio in relazione ai prodotti e ai servizi designati.Qualora un terzo utilizzi senza autorizzazione un marchio identico o che possa creare confusione, si configura una violazione e si potrà richiedere la cessazione dell’uso e il risarcimento dei danni (per ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione dedicata all’esercizio dei diritti, riportata più avanti).

Effetti della registrazione: al titolare del marchio registrato vengono conferiti i seguenti effetti giuridici e vantaggi.

• Il titolare del marchio registrato ha il diritto di utilizzare in via esclusiva tale marchio in relazione ai prodotti e ai servizi designati e può vietare l’uso di tale marchio o di marchi simili senza la propria autorizzazione. Poiché la registrazione comporta la presunzione di titolarità, risulta più agevole ottenere un’ordinanza di cessazione in sede giudiziaria.

• Il certificato di registrazione del marchio costituisce una prova presuntiva della titolarità del titolare, facilitando la dimostrazione della propria titolarità in caso di controversia.

• Il marchio registrato costituisce inoltre il presupposto per l’adozione di varie misure di tutela amministrativa, quali i provvedimenti di blocco delle importazioni da parte delle autorità doganali (la presenza o meno della registrazione riveste grande importanza, ad esempio, nelle azioni di contrasto alla contraffazione condotte dalla Commissione pakistana per la concorrenza o dalle autorità di regolamentazione farmaceutica).

• Diventa possibile apporre il simbolo “Registered™” (il simbolo ®) sui prodotti e nella pubblicità, con l’effetto di accrescere l’affidabilità del marchio. Tuttavia, è vietato apporre il simbolo ® in fase di non registrazione (esistono disposizioni sanzionatorie relative alle indicazioni false) e, prima della registrazione, è prassi comune utilizzare simboli quali ™ o ℠.

7. Obblighi successivi alla registrazione (obbligo di uso, rinnovo, cancellazione, ecc.)

Durata del diritto e rinnovo: la validità della registrazione di un marchio in Pakistan è di 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda. È possibile rinnovare la durata del diritto effettuando le procedure previste prima della scadenza dei 10 anni; non vi è alcun limite al numero di rinnovi, pertanto è possibile rinnovarlo ogni 10 anni a piacere.La procedura di rinnovo può essere avviata a partire da sei mesi prima della data di scadenza e, previo pagamento della tassa di rinnovo, è possibile mantenere il diritto per altri 10 anni. Anche qualora si dovesse dimenticare di effettuare il rinnovo, esiste una misura di salvaguardia che consente di rinnovare il marchio pagando una tassa aggiuntiva entro un periodo di grazia di sei mesi successivo alla scadenza (una volta trascorso tale periodo di grazia, la registrazione verrà cancellata).I marchi registrati non rinnovati decadono alla scadenza del termine e i diritti si estinguono. Per questo motivo, è fondamentale che le aziende gestiscano le scadenze di rinnovo dei propri marchi importanti e si assicurino di espletare le procedure di rinnovo entro i termini previsti.

Obbligo di uso e cancellazione per inutilizzo: in Pakistan, qualora un marchio non venga utilizzato per cinque anni consecutivi dopo la registrazione, la registrazione stessa può essere cancellata su richiesta di terzi.Nello specifico, trascorsi cinque anni dalla data di completamento della registrazione, per i marchi il cui mancato utilizzo senza giustificato motivo persiste, le parti interessate possono presentare istanza di cancellazione della registrazione del marchio presso il tribunale della proprietà intellettuale. Qualora la cancellazione per mancato utilizzo venga accolta, il marchio in questione verrà rimosso dal registro e i diritti cesseranno senza effetto retroattivo.Tali disposizioni hanno lo scopo di eliminare i «marchi inattivi», ovvero quelli registrati ma poi lasciati inutilizzati, e di proteggere solo i marchi effettivamente utilizzati sul mercato. Pertanto, è auspicabile che le imprese, una volta ottenuta la registrazione del marchio, ne inizino l’uso continuativo il prima possibile, al fine di consolidarne la presenza sul mercato come marchio. È necessario prestare attenzione al fatto che, in caso di mancato utilizzo per cinque anni senza un motivo legittimo, sussiste il rischio di revoca.

Altri motivi di revoca: oltre al mancato utilizzo, la registrazione del marchio può essere dichiarata nulla o revocata a seguito di circostanze emerse dopo la registrazione. Ad esempio, qualora al momento della registrazione fossero stati trascurati motivi di rifiuto assoluti o relativi (ad esempio, se il marchio fosse in realtà descrittivo o in conflitto con un marchio anteriore), le parti interessate possono avviare un procedimento di nullità (azione di revoca della registrazione) per far dichiarare nulla la registrazione.Inoltre, possono costituire motivi di revoca anche il caso in cui il marchio sia diventato un nome generico (denominazione comune) o il caso in cui, dopo la registrazione, il marchio stesso sia stato utilizzato in modo contrario al buon costume e all’ordine pubblico.Inoltre, qualora il titolare stesso desideri rinunciare al diritto di marchio, è possibile cancellare la registrazione presentando all’IPO del Pakistan una domanda di cancellazione volontaria (rinuncia alla registrazione). Pertanto, è fondamentale continuare a utilizzare e gestire il marchio in modo appropriato anche dopo la registrazione, effettuando, se necessario, le procedure di rinnovo o di rinuncia al diritto.

8. Esercizio dei diritti e misure contro le violazioni

Accertamento della violazione: qualora un marchio identico o suscettibile di creare confusione con un marchio registrato venga utilizzato senza l’autorizzazione del titolare in relazione a prodotti o servizi identici o simili a quelli indicati nella registrazione, si configura una violazione del diritto di marchio.Ad esempio, si configura una violazione qualora un terzo utilizzi un segno «sostanzialmente identico o simile al punto da creare confusione» rispetto al marchio registrato, in relazione a prodotti o servizi compresi nell’ambito di registrazione.Inoltre, qualora il marchio registrato sia un marchio notoriamente conosciuto (well-known mark), anche l’uso in relazione a prodotti o servizi non simili può costituire una violazione in senso lato, che può essere oggetto di un provvedimento inibitorio, qualora tale uso provochi confusione circa l’origine del prodotto o del servizio presso i consumatori o diluisca la reputazione del marchio.Tuttavia, nel caso di marchi non registrati, non è possibile contestare una violazione del diritto di marchio ai sensi di legge; in tal caso, si dovrà ricorrere a un rimedio civile per «passing-off» (concorrenza sleale). Anche i marchi stranieri non registrati ma di notorietà elevata possono essere tutelati ai sensi dell’articolo 86 del regolamento; tuttavia, dato l’onere probatorio particolarmente gravoso, è comunque più agevole eliminare la violazione procedendo alla registrazione.

Misure civili: in caso di violazione del diritto di marchio, il titolare del diritto può chiedere un rimedio mediante un’azione civile.In Pakistan, ai sensi della Legge sulla proprietà intellettuale del 2012, sono stati istituiti in ogni provincia dei tribunali specializzati in materia di proprietà intellettuale (IP Tribunal); in linea di principio, le cause relative alla violazione dei marchi sono di competenza di tali tribunali specializzati (solo nella provincia del Sindh [Karachi] la competenza in primo grado spetta all’Alta Corte).Nelle cause per violazione, il principale provvedimento di tutela consiste innanzitutto nella cessazione dell’atto di violazione mediante un’ordinanza inibitoria (injunction); è inoltre possibile richiedere il risarcimento dei danni causati dalla violazione e la restituzione dei profitti ottenuti indebitamente (account).In caso di violazione particolarmente evidente, può accadere che, contestualmente all’avvio del procedimento, venga emesso un provvedimento inibitorio come misura provvisoria; la presentazione del certificato di registrazione aumenta notevolmente la possibilità di ottenere un provvedimento inibitorio in tempi rapidi.Il tribunale (o il tribunale competente in materia di proprietà intellettuale) emette la sentenza sulla base delle argomentazioni e delle prove presentate da entrambe le parti; qualora venga accertata la violazione, viene emessa un’ordinanza di cessazione definitiva o una sentenza definitiva che stabilisce l’ammontare del risarcimento danni. Qualora non si sia d’accordo con la sentenza, la parte soccombente può presentare ricorso in appello dinanzi alla Corte d’Appello.

Misure penali: la legge sui marchi e il codice penale del Pakistan prevedono anche sanzioni penali per gli atti di violazione dei marchi commessi con dolo.Ad esempio, l’atto di contraffare o imitare intenzionalmente un marchio registrato altrui per apporlo a prodotti o venderli (la cosiddetta produzione e vendita di prodotti pirata o contraffatti) costituisce un reato penale, punibile con una pena detentiva fino a due anni o con una sanzione pecuniaria.Inoltre, anche l’atto di fabbricare o detenere macchinari o strumenti destinati ad apporre senza autorizzazione il marchio altrui sui prodotti può essere punito con una pena detentiva fino a tre anni.Inoltre, è vietato indicare falsamente che un marchio non registrato sia un marchio registrato su prodotti o pubblicità (ad esempio, l’uso improprio della dicitura «Registered» o del simbolo ®); ai trasgressori vengono inflitte sanzioni quali multe.I procedimenti penali vengono utilizzati principalmente come strumento per contrastare i contraffattori recidivi e gli autori di contraffazioni di natura grave; quando il titolare del diritto presenta una denuncia penale o una segnalazione alla polizia, è possibile aspettarsi un effetto deterrente attraverso misure coercitive quali indagini, sequestri e rinvii a giudizio.

Controlli alla frontiera da parte delle autorità doganali: al fine di impedire la circolazione di prodotti contraffatti, in Pakistan è stato istituito un sistema di controlli alla frontiera da parte delle autorità doganali per individuare le merci che violano i diritti di proprietà intellettuale.Il titolare del marchio può presentare una richiesta scritta alle autorità doganali, chiedendo che le merci importate che utilizzano il proprio marchio senza autorizzazione vengano trattate come merci soggette a divieto di importazione. Una volta che la richiesta è stata accolta e i dati relativi ai diritti sono stati registrati nella banca dati delle autorità doganali, queste ultime provvederanno a bloccare e sequestrare le merci che, durante i controlli all’importazione, risultino sospette di essere contraffazioni del marchio in questione.Nel 2017 è stato aggiunto un capitolo dedicato alla protezione della proprietà intellettuale al regolamento doganale, rafforzando il meccanismo di collaborazione tra le autorità doganali, l’IPO Pakistan (banca dati dei marchi) e la Direzione Generale per l’Applicazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale (Directorate General of IPR Enforcement) al fine di individuare e confiscare i prodotti contraffatti.In questo modo, le imprese possono avvalersi della registrazione del marchio come strumento per impedire l’afflusso di prodotti contraffatti alle frontiere.

Come sopra illustrato, in Pakistan è possibile far valere i diritti di marchio e contrastare le violazioni avvalendosi di strumenti **civili, penali e amministrativi (doganali)**. È fondamentale che le imprese scelgano le misure di risposta adeguate in base all’entità del danno e, se necessario, collaborino con avvocati specializzati locali e con le autorità per proteggere il proprio marchio.

9. Il Protocollo dell’Accordo di Madrid e la domanda internazionale

Il Pakistan ha aderito al Protocollo dell’Accordo di Madrid (Madrid Protocol) in data 24 maggio 2021, diventando così uno dei paesi aderenti a tale Protocollo (all’epoca 108 paesi).Di conseguenza, i titolari di marchi in Pakistan possono ora avvalersi del sistema di registrazione internazionale di Madrid per richiedere contemporaneamente la protezione del proprio marchio in oltre 100 altri paesi e territori aderenti mediante un’unica domanda internazionale. Analogamente, qualora un’impresa straniera intenda acquisire diritti di marchio in Pakistan, può includere il Pakistan tra i paesi designati tramite il sistema di Madrid.Ad esempio, un’impresa giapponese può presentare una domanda di registrazione a Madrid sulla base della domanda di base (o della registrazione) nel proprio Paese e, aggiungendo il «Pakistan» tra i Paesi designati, ottenere la protezione del marchio in Pakistan in modo relativamente semplice, senza dover ricorrere a un agente locale.

Tuttavia, anche quando si ricorre al sistema di Madrid, esistono requisiti e aspetti specifici del Pakistan da tenere in considerazione.Nello specifico, al momento dell’adesione, il governo pakistano ha dichiarato che «per designare il proprio Paese nell’ambito del sistema di Madrid è necessaria una dichiarazione di intenzione di utilizzare il marchio». Ciò significa che, qualora si intenda includere il Pakistan tra i Paesi designati nella domanda internazionale, il richiedente deve dichiarare espressamente di «avere l’intenzione di utilizzare il marchio in questione sul territorio pakistano».Inoltre, è stato dichiarato che, anche qualora venisse registrata una licenza (autorizzazione all’uso) nel Registro internazionale (banca dati delle registrazioni internazionali dell’OMPI), tale registrazione non avrà alcun effetto giuridico sul territorio pakistano.Pertanto, qualora si conceda a terzi l’uso del marchio mediante un contratto di licenza, è necessario valutare separatamente l’adozione di procedure quali la registrazione del titolare del diritto d’uso sul territorio pakistano.

Il periodo di esame da parte dell’Ufficio marchi pakistano in merito alle designazioni nella domanda internazionale è di massimo 18 mesi; qualora l’esaminatore riscontri motivi di rigetto, verrà notificata una comunicazione di rigetto provvisorio tramite l’Ufficio internazionale (OMPI).Il richiedente (il destinatario della designazione) deve rispondere all’Ufficio pakistano dei marchi entro due mesi dal ricevimento di tale notifica, presentando una memoria o una rettifica (a seconda delle circostanze, è possibile richiedere una proroga del termine).Se i motivi di rigetto vengono risolti con esito positivo, la registrazione internazionale sarà riconosciuta come protetta anche sul territorio pakistano e l’OMPI emetterà una notifica di registrazione a tal fine.Come sopra indicato, poiché il Pakistan è attualmente uno Stato contraente del Protocollo di Madrid, le imprese giapponesi possono avvalersi, oltre che della domanda diretta (presentata all’IPO Pakistan tramite un agente locale), anche della via del Protocollo di Madrid. Poiché i costi e le caratteristiche procedurali differiscono a seconda della modalità scelta, è opportuno selezionare il metodo di deposito più adeguato in base alla propria strategia in materia di marchi.

10. Altri aspetti pratici che le imprese devono tenere in considerazione

Infine, si riassumono alcuni aspetti pratici da tenere in considerazione per le imprese che intendono ottenere la protezione del marchio in Pakistan.

• Ricorso a un agente locale: quando un’impresa straniera presenta una domanda di registrazione di marchio in Pakistan, è obbligatorio avvalersi di un agente locale specializzato in marchi registrati (consulente in materia di proprietà intellettuale o avvocato). Affidandosi a un agente locale di comprovata esperienza, è possibile garantire un iter di deposito e un mantenimento dei diritti senza intoppi, a partire dalle procedure in lingua inglese e dalla gestione dei moduli specifici locali, fino alla gestione post-registrazione.Si raccomanda di selezionare uno studio legale specializzato in proprietà intellettuale di comprovata affidabilità e di provvedere in modo agevole all’emissione della procura (Modulo TM-48) e alle varie comunicazioni.

• Gestione dei marchi in lingua straniera: qualora il marchio oggetto della domanda sia scritto in una lingua straniera diversa dall’urdu o dall’inglese (ad esempio, giapponese o cinese), è necessario allegarne la traduzione e la trascrizione fonetica (trascrizione in caratteri latini della pronuncia).Poiché in Pakistan l’esame e la registrazione avvengono nelle lingue ufficiali, ovvero l’inglese o l’urdu, è necessario chiarire il significato e la pronuncia dei marchi redatti in lingue non comprensibili a livello locale. Inoltre, quando si utilizza un marchio sul mercato locale, si raccomanda di valutare, se necessario, la protezione anche della versione del marchio scritta in lingua urdu.Poiché talvolta i nomi dei marchi stranieri vengono traslitterati in caratteri urdu per renderli più accessibili ai consumatori, è consigliabile registrare come marchio sia la versione in caratteri latini che quella in urdu per i marchi di particolare importanza; in tal modo si potrà impedire che terzi si appropriino indebitamente di marchi traslitterati.

• Corretta indicazione del marchio: quando si indica il marchio sui prodotti o nella pubblicità, si raccomanda di prestare attenzione alla corretta indicazione sia prima che dopo la registrazione.Per i marchi oggetto di domanda di registrazione, è consuetudine utilizzarli accompagnandoli dal simbolo ™ (marchio commerciale) o ℠ (marchio di servizio), mentre il simbolo ® (marchio registrato) va utilizzato solo dopo il completamento della registrazione ufficiale. Come già menzionato, l’apposizione del simbolo ® su un marchio non registrato è vietata dalla legge e, in caso di violazione, è soggetta a sanzioni.D’altra parte, l’apposizione del simbolo ® dopo la registrazione consente di rendere noto il fatto della registrazione e ha un certo effetto deterrente contro le violazioni. Tuttavia, pur non essendo immediatamente impossibile far valere i propri diritti in assenza di tale indicazione, è comunque auspicabile apporre in modo appropriato l’indicazione di registrazione sui prodotti, sui siti web e simili dopo la registrazione, per evitare che i contraffattori possano giustificarsi sostenendo di «non essere a conoscenza della registrazione».

• Mantenimento dei diritti e raccolta di prove di utilizzo: come indicato in precedenza, in Pakistan il marchio può essere revocato in caso di mancato utilizzo per cinque anni. Pertanto, una volta ottenuta la registrazione del marchio, è importante iniziare a utilizzarlo sul posto il prima possibile e raccogliere e conservare costantemente le prove del suo utilizzo (ad esempio, fotografie dei prodotti venduti in loco, materiale pubblicitario, documenti commerciali ecc.).Nel caso in cui un terzo richiedesse la revoca per mancato uso, sarà necessario presentare tali prove di utilizzo per garantire il mantenimento del diritto. Inoltre, anche qualora non fosse possibile utilizzare il marchio per un certo periodo a causa di motivi aziendali, la presenza di documentazione che dimostri il mantenimento dell’intenzione di utilizzarlo e l’esistenza di piani di espansione sul mercato potrà essere considerata una giustificazione valida.

• Cessione e concessione di licenze: in caso di cessione dei diritti di marchio a seguito di una riorganizzazione aziendale o della vendita di un marchio, è necessario procedere tempestivamente alla registrazione del trasferimento del titolare del marchio (procedura di cambio di intestazione). Presentando la documentazione necessaria all’IPO Pakistan e modificando il titolare nel registro, si soddisfano i requisiti legali per l’opponibilità nei confronti di terzi.Analogamente, nel caso in cui si conceda in licenza un marchio a un’altra società, poiché in Pakistan la registrazione della licenza nel registro internazionale non ha efficacia, si raccomanda di consultare un esperto per verificare se sia possibile, se necessario, registrare il licenziatario a livello nazionale (ad esempio tramite il sistema dei «Registered User»). Una corretta gestione dei diritti consente di ridurre il rischio di future controversie e di decadenza dei diritti.

• Monitoraggio delle mosse della concorrenza: per tutelare il proprio marchio, è importante monitorare se i concorrenti stiano depositando o utilizzando marchi simili. Si raccomanda di controllare regolarmente il Bollettino dei marchi dell’IPO del Pakistan e, qualora venissero pubblicati marchi simili, di valutare la possibilità di presentare opposizione.Raccolga inoltre informazioni per verificare se sul mercato circolino marchi che possano creare confusione e, se necessario, adotti rapidamente misure quali l’invio di diffide o l’avvio di azioni inibitorie. Sebbene il Pakistan non sia un mercato di grandi dimensioni, poiché possono verificarsi casi di contraffazione o di appropriazione indebita del marchio, è auspicabile collaborare con un agente locale per effettuare un monitoraggio delle attività correlate ai diritti.

Quanto sopra costituisce una spiegazione completa del sistema dei marchi in Pakistan, che spazia dalle definizioni alla presentazione della domanda, all’esame, alla registrazione, al mantenimento dei diritti, alle misure contro le violazioni, alle domande internazionali e alle precauzioni pratiche. Pur disponendo di un sistema dei marchi influenzato dal diritto di common law britannico, il Pakistan sta progredendo negli ultimi anni verso standard globali, ad esempio con l’adesione al Protocollo di Madrid e l’introduzione delle domande elettroniche.Sebbene si tratti di un sistema relativamente facile da comprendere anche per le imprese giapponesi, poiché alcuni aspetti operativi specifici presentano particolarità locali, si raccomanda di fare sempre riferimento alle informazioni ufficiali più aggiornate e alla consulenza di esperti locali affidabili, al fine di elaborare una strategia di marchio adeguata.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in marchi e rappresentante legale

Assiste clienti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti giapponesi, l’Associazione asiatica dei patentisti (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).

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