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Non è raro che il proprio nome venga utilizzato come marchio. Ciò è particolarmente comune nel mondo della moda e della gioielleria. Trattandosi di un marchio da utilizzare a fini commerciali, è probabile che Lei stia valutando la possibilità di depositarne il marchio; tuttavia, ai fini della registrazione, è necessario prestare attenzione alle attuali modalità di esame da parte dell’Ufficio Brevetti.
Si precisa che, salvo diversa indicazione, il termine «nome proprio» utilizzato nel presente articolo si riferisce al nome completo.
Indice
- Casi in cui è possibile e casi in cui non è possibile registrare un nome proprio come marchio
- Esempi di registrazione e di rifiuto relativi a stilisti famosi
- Tendenza all’allentamento dei requisiti e modifiche legislative
- Aspetti pratici per ottenere la registrazione di un marchio costituito da un nome proprio
- Stima dei costi
- La registrazione di marchi costituiti esclusivamente dal cognome
- Riferimenti
Casi in cui è possibile e casi in cui non è possibile registrare un marchio contenente un nome proprio
In linea di principio, i marchi contenenti nomi propri non possono essere registrati (articolo 4, comma 1, punto 8, della Legge sui marchi). Ciò vale anche nel caso del proprio nome, poiché, qualora esistano persone con lo stesso nome e cognome, queste potrebbero subire un pregiudizio. Tale disposizione si basa sul principio di «tutela degli interessi personali altrui».
Sintesi dell’articolo 4, comma 1, punto 8, della Legge sui marchi
I marchi che contengono il nome di un’altra persona non possono essere registrati, salvo nel caso in cui si sia ottenuto il consenso di tale persona.
Tuttavia, in via eccezionale, la registrazione è possibile qualora si ottenga il consenso di tutte le persone con lo stesso nome e cognome. L’Ufficio dei Brevetti sembra determinare l’esistenza di persone con lo stesso nome e cognome consultando elenchi telefonici quali Hello Page.
Esempi di registrazioni approvate in passato
Nonostante l’esistenza della disposizione di cui all’articolo 4, comma 1, punto 8, nella pratica i nomi di persone sono stati finora registrati sulla base di criteri relativamente flessibili. Esistono numerosi casi in cui la registrazione è stata ottenuta utilizzando la grafia in katakana o in caratteri latini, oppure scrivendo il cognome e il nome senza spazio tra di essi nella grafia in caratteri latini (ad esempio: «TAKEFUMISUGIURA»).
Effettuando una ricerca su J-PlatPat è possibile trovare numerosi esempi di registrazioni relative a nomi di persone o che contengono nomi di persone.
| Numero di registrazione | Marchio | Settore |
|---|---|---|
| n. 4373585 | TAKEO KIKUCHI | Moda |
| N. 4897355 | JUNKO KOSHINO | Moda |
| N. 5738507 | junhashimoto | Moda |
N. 4373585 «TAKEO KIKUCHI»
N. 4897355 «JUNKO KOSHINO»
N. 5738507 «junhashimoto»
Anche tra i marchi stranieri, gli esempi in cui il nome del fondatore è stato adottato direttamente come nome del marchio, quali «LOUIS VUITTON», «COCO CHANEL», «GIORGIO ARMANI» e «RALPH LAUREN», sono innumerevoli.Anche in Giappone sono registrati come marchi i nomi di stilisti di fama mondiale quali «ISSEY MIYAKE (Issey Miyake)», «HANAE MORI (Hanae Mori)» e «YOJI YAMAMOTO (Yohji Yamamoto)».
Casi di registrazione e di rifiuto relativi a stilisti famosi
Tuttavia, negli ultimi anni la situazione è cambiata e la registrazione di marchi costituiti da nomi propri o che li contengono è diventata estremamente rigorosa. Sono in aumento i casi in cui vengono respinti anche i marchi di stilisti di fama.
Il caso di Takahiro Miyashita
Per quanto riguarda il marchio «TAKAHIROMIYASHITA The Soloist.», creato dallo stilista Takahiro Miyashita, che presenta le proprie collezioni alla Settimana della Moda di Parigi, la registrazione non è stata concessa né in sede di esame né in sede di ricorso; sebbene la registrabilità sia stata contestata anche in sede giudiziaria, alla fine la registrazione non è stata concessa (Reiwa 2 (Goke) n. 10006. Testo della sentenza).
Punti da tenere presenti
È importante tenere presente che, anche nel caso di stilisti di fama mondiale, la registrazione del marchio non viene concessa qualora esistano omonimi e non sia possibile ottenere il loro consenso. Occorre prestare attenzione al fatto che la notorietà o i risultati ottenuti dal marchio non sono di per sé sufficienti a soddisfare i requisiti.
Il caso di Yohji Yamamoto
Per quanto riguarda il marchio «Yohji Yamamoto», ideato da Yohji Yamamoto, si è verificata una situazione in cui, nonostante esistano in passato numerosi esempi di registrazione di tale marchio, le recenti domande di registrazione non vengono accolte.
| Classe | Marchio | Risultato |
|---|---|---|
| Domande di registrazione precedenti | N. 1678376 «YOHJI YAMAMOTO» | Registrazione |
| Domande di registrazione recenti | Domanda di marchio 2019-23948 «Yohji Yamamoto» | Rifiuto |
Esempi di registrazioni precedenti: n. 1678376 «YOHJI YAMAMOTO»
Esempio di rigetto: Domanda di registrazione del marchio n. 2019-23948 «Yohji Yamamoto»
Tale situazione presenta una contraddizione, in quanto, nonostante la stessa persona abbia ottenuto in passato la registrazione con lo stesso nome di marchio, la nuova domanda non viene accolta a causa dell’inasprimento dei criteri di esame.
Tendenza all’allentamento dei requisiti e modifiche legislative
Ritenendo che tale situazione fosse effettivamente troppo rigida, è stata avviata una discussione tra esperti in merito all’allentamento dei requisiti di registrazione dei marchi contenenti nomi di altre persone. I dettagli sono riportati nel documento «Il ruolo del sistema della proprietà intellettuale per la promozione dell’utilizzo della proprietà intellettuale – Sintesi» redatto dal Comitato consultivo per la promozione delle politiche dell’Ufficio dei brevetti (rapporto in formato PDF).
Orientamenti della riforma legislativa
Con la modifica della legge sui marchi del Reiwa 5 (2023), i requisiti per la registrazione dei marchi contenenti il nome di terzi sono stati in parte allentati. Nello specifico, per i marchi riconosciuti come nome del richiedente, è stata aperta la possibilità di registrazione qualora il marchio sia «ampiamente riconosciuto dai consumatori nel settore dei prodotti o dei servizi per cui viene utilizzato».In base ai requisiti stabiliti dal decreto governativo, sono stati previsti casi in cui la registrazione è possibile anche senza il consenso di tutte le persone con lo stesso nome e cognome.
Si prevede che in futuro proseguirà il processo di chiarimento dei requisiti e di perfezionamento delle modalità applicative. Per chi intenda sviluppare un marchio utilizzando il proprio nome, è importante valutare la possibilità di presentare una domanda, tenendo attentamente d’occhio gli sviluppi della riforma legislativa.
Aspetti pratici per il successo della registrazione di un marchio costituito da un nome proprio
Di seguito vengono illustrati i punti chiave per aumentare le probabilità di successo nella registrazione di un nome proprio come marchio.
Aspetti da valutare prima della presentazione della domanda
- Ricerca di persone con lo stesso nome e cognome: verificare il numero di persone con lo stesso nome e cognome tramite elenchi telefonici o ricerche su Internet. Minore è il numero di persone con lo stesso nome e cognome, maggiore è la probabilità di registrazione.
- Scelta della grafia: valutare l’utilizzo della grafia in caratteri latini o in katakana anziché in kanji. In alcuni casi può risultare efficace anche la grafia in cui il cognome e il nome sono scritti consecutivamente senza spazio.
- Valutazione della creazione di un logo: in alcuni casi è possibile aumentare il carattere distintivo presentando la domanda non solo per il testo, ma anche come marchio logo, aggiungendo caratteri tipografici o elementi grafici distintivi.
- Preparazione delle prove di notorietà: poiché i requisiti previsti dalla riforma legislativa richiedono che il marchio sia «ampiamente riconosciuto tra i consumatori», è necessario raccogliere e organizzare prove quali la presenza sui media, i dati relativi al fatturato e i riconoscimenti ottenuti.
- Ottenimento del consenso da parte di persone con lo stesso nome e cognome: qualora il numero di persone con lo stesso nome e cognome sia limitato, si cercherà di ottenere una dichiarazione di consenso.
Suggerimenti pratici
Anche qualora la registrazione del nome proprio risultasse difficile, si può prendere in considerazione la possibilità di depositare il marchio come neologismo che combini il nome proprio con il concetto del marchio o la categoria di prodotti. Ad esempio, è efficace depositare il marchio come logo dal design accattivante, come nel caso di «TAKEO KIKUCHI».
Costi indicativi
I costi relativi alla domanda di registrazione di un marchio costituito da un nome proprio sono sostanzialmente gli stessi di quelli di una normale domanda di marchio. Tuttavia, potrebbero verificarsi costi aggiuntivi dovuti a circostanze specifiche relative ai nomi propri.
| Voci di spesa | Panoramica |
|---|---|
| Tassa di bollo al momento del deposito | 3.400 yen + 8.600 yen x numero di classi |
| Tassa di bollo al momento della registrazione (10 anni) | 32.900 yen × numero di classi |
| Onorario del consulente in materia di brevetti (tassa di deposito) | Variabili a seconda dello studio (da alcune decine di migliaia a oltre centomila yen) |
| Spese per la gestione delle osservazioni e delle rettifiche | Si applicano qualora sia necessario rispondere a una notifica dei motivi di rigetto |
| Spese per l’ottenimento del consenso da parte di persone con lo stesso nome e cognome | Spese effettive relative a ricerche, contatti e redazione di documenti |
Nel caso di marchi costituiti da nomi di persone, poiché è elevata la probabilità che venga emessa una notifica dei motivi di rigetto, è auspicabile prevedere in anticipo i costi per la redazione di memorie o atti correttivi.
Riguardo alla registrazione di marchi costituiti esclusivamente dal cognome
Si noti che, per quanto riguarda i marchi costituiti esclusivamente da un cognome, se tale cognome non è particolare ma «comune», in linea di principio non è possibile ottenerne la registrazione (articolo 3, comma 1, punto 4, della Legge sui marchi).
Ad esempio, cognomi generici quali «Sugiura», «Tanaka», «Sato» e «Suzuki» vengono giudicati privi di carattere distintivo se utilizzati tali e quali. Tuttavia, qualora sussistano circostanze particolari, quali la notorietà in un settore specifico, può essere riconosciuto il carattere distintivo derivante dall’uso (articolo 3, comma 2, della Legge sui marchi) e la registrazione può essere concessa.
Differenza tra nome completo e solo cognome
- Nome completo: problema ai sensi dell’articolo 4, comma 1, punto 8 (nome e cognome di un’altra persona) → È necessario il consenso di persone con lo stesso nome e cognome oppure il soddisfacimento dei requisiti previsti da una modifica legislativa
- Solo cognome: questione relativa all’articolo 3, comma 1, punto 4 (cognomi comuni) → È necessario dimostrare il carattere distintivo derivante dall’uso
Sebbene si tratti di una situazione complessa, poiché i nomi propri fungono a loro volta da marchio, è opportuno proteggerli come marchi. Se state valutando la possibilità di depositare una domanda di registrazione del vostro nome come marchio, non esitate a contattarci per una consulenza.
Riferimenti
- Articolo 4, comma 1, punto 8 della Legge sui marchi: marchi che includono l’immagine di un’altra persona, il nome o la denominazione di un’altra persona, pseudonimi, nomi d’arte o nomi di penna famosi, nonché le loro abbreviazioni famose (ad eccezione di quelli per i quali si è ottenuto il consenso di tale persona).
- Relazione di ricerca e studio sui marchi contenenti nomi di altre persone: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2021_04.pdf
- Il ruolo del sistema di proprietà intellettuale nella promozione dell’utilizzo della proprietà intellettuale ~Sintesi~: https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/kondankai/document/index/hokoku.pdf
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale
Assiste i clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei consulenti in proprietà industriale del Giappone, l’Associazione asiatica dei consulenti in proprietà industriale (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).