Brevetti a Taiwan: TIPO, mancata adesione al PCT e procedimenti di invalidità

Il sistema dei brevetti di Taiwan si basa sulla Legge sui brevetti (Legge sui diritti di brevetto) ed è costituito da tre tipologie: invenzioni, modelli di utilità e disegni e modelli. La competenza spetta al Ministero dell’Economia della Repubblica Cinese (MOEA), mentre l’esecuzione effettiva è affidata all’Ufficio della Proprietà Intellettuale di Taiwan (TIPO).Poiché Taiwan non è un paese aderente al PCT (Trattato di cooperazione in materia di brevetti), l’impossibilità di effettuare il trasferimento nazionale tramite il PCT rappresenta l’aspetto più importante da tenere in considerazione nella pianificazione delle domande internazionali. Nel presente articolo, dal punto di vista pratico di un consulente in brevetti, vengono sistematicamente illustrati i requisiti di deposito, il flusso di esame, le scadenze principali, le tasse ufficiali, i procedimenti di nullità, le azioni legali per violazione e le norme speciali relative alle domande presentate da stranieri.

Panoramica generale del sistema dei brevetti di Taiwan e degli enti competenti

Il fulcro del sistema dei brevetti di Taiwan è costituito dalla Legge sui brevetti (Legge sui diritti di brevetto); l’autorità competente è il Ministero dell’Economia della Repubblica Cinese (MOEA), mentre le funzioni relative ai brevetti sono esercitate dall’Ufficio della Proprietà Intellettuale di Taiwan (TIPO), designato come «ente competente in materia di brevetti».Dal punto di vista giudiziario e quasi giudiziario, i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi (rifiuto, nullità, rettifica, ecc.) seguono un iter che va dal ricorso amministrativo (ricorso amministrativo, ecc.) al contenzioso amministrativo; tali procedimenti sono di competenza del Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio (in primo grado) e della Corte amministrativa suprema (in grado superiore), in qualità di tribunali specializzati in materia di proprietà intellettuale.

Elenco degli enti competenti e delle rispettive funzioni

Le tre tipologie di brevetti (invenzione, modello di utilità, disegno o modello)

La legge taiwanese sui brevetti definisce tre tipologie: invenzione (invention), modello di utilità (utility model) e disegno o modello (design). Poiché le modalità di esame, la durata e gli ostacoli all’esercizio dei diritti variano a seconda della tipologia, la scelta della tipologia più adeguata alle caratteristiche del caso costituisce il punto di partenza della strategia.

Requisiti di deposito e aspetti pratici relativi alla descrizione e alle rivendicazioni

Brevettabilità e oggetti esclusi

L’invenzione è definita come «creazione di un’idea tecnica che utilizza le leggi della natura» e deve soddisfare i requisiti di applicabilità industriale, novità (pubblicazioni note, attuazione pubblica, conoscenza pubblica) e attività inventiva (facilmente realizzabile da un esperto del settore). D’altra parte, i seguenti oggetti sono esclusi dal brevetto di invenzione.

Esiste inoltre una disposizione equivalente all’effetto di priorità (art. 23), secondo cui una domanda anteriore (invenzione di terzi) nega la novità di una domanda successiva; pertanto, quanto descritto nel fascicolo di una domanda o di un brevetto di terzi validamente depositato in precedenza e successivamente reso pubblico può ostacolare la domanda successiva (con eccezioni quali l’identità del richiedente).

Periodo di grazia (auto-divulgazione)

Tuttavia, ciò non si applica alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale correlata alla domanda di registrazione, qualora avvenga per volontà del titolare. La divulgazione volontaria, quali presentazioni a convegni scientifici, esposizioni o vendite, rappresenta un aspetto da gestire con la massima priorità nella pianificazione della tempistica delle domande di registrazione a Taiwan.

Domande in lingua straniera (testo in lingua straniera) e rischi legati alla traduzione

Per le invenzioni e i disegni o modelli, qualora al momento della domanda si presentino descrizioni, rivendicazioni e disegni in una lingua straniera anziché in cinese e si presenti la traduzione in cinese entro il termine stabilito dal TIPO, è possibile mantenere come data di deposito quella di presentazione della versione in lingua straniera.Se la traduzione non viene presentata entro il termine stabilito, la domanda potrebbe essere respinta; tuttavia, se la traduzione viene presentata prima della notifica della decisione di rigetto, la data di presentazione della traduzione sarà considerata data di deposito e la versione in lingua straniera sarà trattata come se non fosse stata presentata.

Flusso procedurale dalla domanda alla registrazione

Le statistiche del 2024 pubblicate dal TIPO indicano che il tempo medio per la prima osservazione scritta (OA) relativa alle invenzioni è di 8,4 mesi, mentre il tempo medio di trattamento è di 14,2 mesi; tali dati costituiscono un punto di riferimento per l’esame standard.

Sistema dei termini e punti chiave pratici

Tasse ufficiali (canoni annuali, procedimenti di ricorso, ecc.)

Di seguito sono riportate le tasse governative ufficiali (official fees) del TIPO. Le spese di rappresentanza, di traduzione e di perizia sono a carico del richiedente. Gli importi si basano sul Regolamento sulle tasse di brevetto (NT$).

Procedimenti di nullità, ricorsi amministrativi, azioni in contraffazione

Vincoli pratici del procedimento di nullità (TIPO)

A Taiwan, a differenza del Giappone, non esiste una «fase di opposizione» indipendente nel flusso procedurale standard; le azioni di contestazione da parte di terzi sono integrate nel processo di procedimento di nullità (invalidation) dinanzi al TIPO → ricorso amministrativo → contenzioso amministrativo.Chiunque (any person) può presentare una richiesta di nullità al TIPO, sulla base dei motivi di nullità previsti dalla legge (mancanza di brevettabilità, violazione dei requisiti della descrizione, inidoneità del richiedente, ecc.).

Le rettifiche in corso di procedimento di nullità (post-grant amendment) sono consentite solo in fasi limitate, quali «al momento della presentazione della memoria di replica», e le tipologie di rettifica sono limitate a «cancellazione o riduzione delle rivendicazioni, correzione di errori di trascrizione o di traduzione, chiarimenti».Ad eccezione della correzione di errori di traduzione, le modifiche non devono andare oltre quanto divulgato al momento del deposito della domanda; è inoltre vietata qualsiasi estensione o modifica sostanziale delle rivendicazioni pubblicate. Qualora il procedimento di nullità e quello di modifica procedano contemporaneamente, il TIPO unirà i procedimenti e emetterà una decisione congiunta. Al momento della conferma della nullità, il diritto di brevetto viene considerato come «inesistente sin dall’inizio».

Riesame e scelta del percorso di ricorso

A fronte di una decisione di rigetto, è possibile presentare una richiesta di riesame, motivata, entro due mesi dalla notifica; il riesame viene affidato a un esaminatore che non abbia partecipato all’esame originario.In caso di inammissibilità o rigetto per vizi di forma, la normativa prevede di procedere «direttamente» al ricorso amministrativo anziché al riesame; pertanto, parallelamente alla risposta ai motivi di rigetto, è necessario effettuare una valutazione strategica in merito alla scelta del percorso di ricorso (riesame vs ricorso amministrativo diretto).

Azione civile (violazione) e mezzi di ricorso

In caso di violazione (o di rischio di violazione), il titolare del brevetto può richiedere un provvedimento inibitorio o preventivo e, in presenza di dolo o colpa, può richiedere anche il risarcimento dei danni, nonché la distruzione o la rimozione dei prodotti contraffatti. Per il calcolo dell’ammontare del danno è possibile scegliere tra le tre modalità seguenti.

Misure di intervento alla frontiera (sequestro doganale)

Il titolare del brevetto può richiedere alla dogana il fermo delle merci importate sospettate di contraffazione.Poiché il fermo viene revocato se, entro 12 giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle autorità doganali (con possibilità di proroga di ulteriori 12 giorni se necessario), non viene intentata un’azione legale per violazione, è necessario provvedere contemporaneamente alla presentazione di prove preliminari e alla costituzione di una garanzia al momento della richiesta, nonché alla preparazione per l’intentare rapidamente l’azione legale (determinazione della giurisdizione, identificazione del convenuto, conservazione delle prove).

Disposizioni speciali relative alle domande internazionali e alle domande presentate da stranieri

L’impatto determinante del fatto che Taiwan non sia membro del PCT

A causa di questa struttura del sistema, poiché a Taiwan non è possibile beneficiare dei vantaggi del PCT (rinvio della decisione sul passaggio alla fase nazionale fino a 30 mesi), nei casi di domande multinazionali è necessario «valutare separatamente il percorso per Taiwan entro i 12 mesi dalla priorità di Parigi»; di conseguenza, le tempistiche relative al budget e al processo decisionale risultano separate da quelle dei percorsi per Giappone, Stati Uniti ed Europa.

Requisiti di ammissibilità delle domande di brevetto straniere e obbligo di rappresentanza

Si tratta di aspetti che devono essere integrati nella verifica KYC (Know Your Client) preliminare alla presentazione della domanda (verifica dei dati anagrafici del cliente, della nazionalità e del domicilio, nonché regolarizzazione della procura, del nome intestatario e dell’indirizzo). Nel caso delle imprese giapponesi, poiché la protezione reciproca tra Giappone e Taiwan è garantita, i requisiti di ammissibilità vengono solitamente soddisfatti; tuttavia, la nomina di un rappresentante è obbligatoria.

Lista di controllo pratica

Sintesi: punti chiave della strategia in materia di brevetti a Taiwan

Il sistema dei brevetti di Taiwan presenta una struttura chiara, caratterizzata da tre tipologie (invenzioni, modelli di utilità e disegni e modelli), da un esame centralizzato a cura del TIPO e da un controllo giurisdizionale da parte di tribunali specializzati in proprietà intellettuale; tuttavia, è necessario integrare come presupposto pratico fondamentale la sua specificità a livello di regime internazionale, ovvero il fatto che Taiwan non sia aderente al PCT.

In primo luogo, poiché non è possibile avvalersi dell’iter PCT, l’ottenimento dei diritti a Taiwan va pianificato mediante una domanda diretta presentata entro i 12 mesi di priorità di Parigi. Condividere internamente, nell’ambito della pianificazione dei tempi e dell’allocazione del budget per i progetti multinazionali, il presupposto che solo per Taiwan non è prevista alcuna proroga di 30 mesi costituisce il primo passo per prevenire la perdita dei diritti.

In secondo luogo, la gestione delle domande in lingua straniera e del rischio di errori di traduzione costituisce il fulcro del controllo di qualità. Poiché la traduzione in cinese diventa il testo di riferimento per l’esame legale, mentre la correzione degli errori di traduzione è vincolata al testo originale in lingua straniera, la definizione di protocolli per l’uniformità terminologica e l’attenta verifica delle traduzioni garantisce la necessaria libertà nelle rettifiche e nelle correzioni.

In terzo luogo, alla luce delle norme fisse relative alle dichiarazioni nei procedimenti di nullità, è necessario elaborare in anticipo un piano probatorio per l’avvio del procedimento di nullità e una strategia di completamento entro tre mesi. Anche per il titolare del diritto, la progettazione delle rettifiche contestualmente alla risposta (con limitazioni in termini di tempistica e tipologia) costituisce un elemento fondamentale della difesa.

In quarto luogo, il fatto che i modelli di utilità non possano essere esercitati senza una relazione di valutazione tecnica, l’obbligo per i cittadini stranieri di nominare un rappresentante legale e il presupposto che le misure preventive prevedano un termine di 12 giorni per l’intentare un’azione legale sono alcuni esempi di «vincoli operativi specifici di Taiwan» che devono essere istituzionalizzati in ogni fase della domanda eesercizio dei diritti, che costituiscono il fulcro di un approccio pratico diverso da quello giapponese, statunitense ed europeo.

L’ottenimento e l’esercizio dei diritti relativi ai brevetti di Taiwan richiedono una progettazione pratica basata sull’interazione tra il testo della legge sui brevetti, i criteri di esame del TIPO e la giurisprudenza del Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio. Si raccomanda che, attraverso la collaborazione tra un consulente in brevetti giapponese e un agente di Taiwan, vengano valutati caso per caso la scelta della tipologia, la gestione delle scadenze e la strategia processuale.

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Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX (EVORIX) – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale

Assistiamo clienti provenienti da un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione di domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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