Forniture ai rivenditori: ricerche di proprietà intellettuale, pareri e gestione dei rischi

Indice

1. Introduzione — I rischi legati alla proprietà intellettuale insiti nella fornitura di prodotti a catene di grande distribuzione e canali all’ingrosso
2. Perché i grandi magazzini richiedono con tanta severità le indagini sulla proprietà intellettuale e la prova di non violazione?
3. Le tre gravi sanzioni in caso di controversie in materia di proprietà intellettuale
4. Contenuti delle indagini sulla proprietà intellettuale (indagini di clearance) da effettuare prima della consegna
5. L’efficacia della perizia redatta da un consulente in proprietà industriale per convincere i buyer delle catene di grande distribuzione
6. I vantaggi di rivolgersi a un consulente in proprietà industriale
7. Esempi comuni di errori
8. Conclusione: consolidare i rapporti commerciali con le catene di distribuzione grazie alle indagini sulla proprietà intellettuale e alle perizie

Punto chiave: la catena di grande distribuzione è soggetta a responsabilità legale anche solo per aver venduto prodotti contraffatti acquistati. È per questo motivo che il reparto di compliance è profondamente coinvolto nella verifica degli acquisti. La mancata esecuzione di indagini in materia di proprietà intellettuale costituisce un fattore determinante per il rifiuto della richiesta di collaborazione già nella fase di valutazione dei rapporti commerciali.

Rischi gravi insiti nelle clausole contrattuali

In caso di violazione della clausola di garanzia di non violazione, il fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni subiti dalla catena di grande distribuzione. Ciò comprende i costi di ritiro della merce, i costi delle operazioni di rimozione dai punti vendita, i costi di approvvigionamento di prodotti sostitutivi, il lucro cessante e persino le spese processuali nel caso in cui la catena di grande distribuzione venga citata in giudizio dal titolare dei diritti.Se non si completa un’indagine sulla proprietà intellettuale prima di firmare il contratto, questa clausola rischia di trasformarsi in una «bomba a orologeria».

Attenzione al rischio di polemiche sui social media

«In quel grande magazzino vengono venduti prodotti contraffatti», «Una grande catena che vende apertamente prodotti copiati»: una volta che post di questo tipo si diffondono sui social media, l’immagine del marchio del grande magazzino subisce un danno ingente.Il motivo per cui le catene di grande distribuzione richiedono ai propri fornitori di effettuare rigorose verifiche in materia di proprietà intellettuale è anche quello di salvaguardare l’affidabilità del proprio marchio. È opportuno ritenere di fatto impossibile riprendere i rapporti commerciali con un fornitore che abbia causato una crisi di reputazione.

Sanzione 1: Rimozione immediata da tutti i punti vendita e ritiro della merce

Nel momento stesso in cui viene scoperta la violazione della proprietà intellettuale, la catena di negozi provvede immediatamente alla rimozione dei prodotti in questione da tutti i propri punti vendita a livello nazionale. Si tratta di un ritiro simultaneo che coinvolge centinaia, e in alcuni casi migliaia, di punti vendita. I costi logistici relativi al ritiro, il costo del personale addetto alle operazioni nei negozi e i costi di smaltimento: tutti questi oneri devono essere sostenuti dal fornitore.Nel caso di catene di grande distribuzione presenti su tutto il territorio nazionale, non è raro che i soli costi di ritiro raggiungano decine di milioni di yen. Inoltre, poiché i prodotti ritirati non possono essere venduti, anche il costo di acquisto rappresenta una perdita totale.

Penalità 2: richiesta di risarcimento danni ingente

Oltre alla richiesta di risarcimento danni da parte del titolare dei diritti, anche la catena di grande distribuzione richiederà un risarcimento per la violazione della clausola di garanzia di non violazione. Ciò comporta una «doppia responsabilità di risarcimento»: il risarcimento al titolare dei diritti e quello alla catena di grande distribuzione.Il risarcimento dovuto alla catena di grande distribuzione comprende una vasta gamma di voci, tra cui i costi di ritiro della merce, la perdita di opportunità di vendita, i costi per l’approvvigionamento d’urgenza di prodotti sostitutivi e il risarcimento per il danno all’immagine del marchio. Per i produttori di piccole e medie dimensioni, l’importo derivante da una singola controversia in materia di proprietà intellettuale può raggiungere livelli tali da portare direttamente al fallimento aziendale.

Sanzione 3: Sospensione dei rapporti commerciali e congelamento dei conti

I rapporti commerciali con il fornitore responsabile della controversia in materia di proprietà intellettuale vengono immediatamente sospesi in via totale. Di norma, la sospensione riguarda non solo il prodotto in questione, ma anche tutti gli altri prodotti trattati.Inoltre, a causa della condivisione di informazioni all’interno del settore tra le grandi catene di distribuzione, la situazione può evolvere fino all’inserimento in una «lista nera», con la conseguente esclusione dai rapporti commerciali anche da parte di altre catene del settore. È estremamente difficile riattivare un conto commerciale con una catena di distribuzione una volta perso, il che significa perdere il principale canale di vendita della propria attività da un giorno all’altro.

Indagine di clearance relativa ai diritti di brevetto e ai diritti di modello di utilità

Oggetto dell’indagine: i diritti relativi agli aspetti tecnici del prodotto, quali la struttura, le funzioni, i metodi di produzione e la combinazione dei materiali. Procedura

dell’indagine: innanzitutto, si definiscono chiaramente le caratteristiche tecniche del prodotto della propria azienda e si individuano le classificazioni brevettuali pertinenti (IPC, FI, F-Term).Successivamente, si effettua una ricerca esaustiva dei brevetti correlati utilizzando banche dati quali J-PlatPat (piattaforma di informazioni sui brevetti) e si confronta in modo dettagliato il testo delle rivendicazioni (ambito di protezione) dei brevetti individuati con il proprio prodotto.

Punti che richiedono particolare attenzione: l’interpretazione delle rivendicazioni di un brevetto richiede un giudizio specialistico.Anche se il testo può sembrare diverso, in base alla «teoria dell’equivalenza» può comunque essere giudicata una violazione. Inoltre, non sussistono problemi di violazione per i brevetti la cui durata è scaduta o per quelli estinti a causa del mancato pagamento delle tasse di mantenimento. Anche la verifica della validità dei diritti costituisce un elemento importante dell’indagine.

Indagine di clearance sui diritti di disegno o modello

Oggetto dell’indagine: si tratta dei diritti relativi al design (aspetto esteriore) dei prodotti. La forma, i motivi, i colori, nonché il design della confezione e l’interfaccia grafica (GUI) rientrano nell’ambito di protezione del diritto di design.

Procedura di indagine: si individuano le caratteristiche di design dei prodotti della propria azienda e si effettuano ricerche sui disegni e modelli registrati pertinenti in base alla classificazione dei disegni e modelli (Classificazione di Locarno e Classificazione giapponese dei disegni e modelli).Si procede quindi a un confronto visivo tra i disegni e modelli individuati e il design dei propri prodotti, al fine di valutare l’eventuale somiglianza. Punti da tenere

particolarmente in considerazione: poiché la valutazione della somiglianza dei disegni e modelli si basa sull’«impressione visiva del consumatore», è possibile che venga ritenuta una violazione anche se, nonostante alcune differenze nei dettagli, l’impressione complessiva risulti simile.Inoltre, a seguito della modifica della legge sui disegni e modelli del 2020, l’ambito di protezione è stato ampliato a includere, tra l’altro, i disegni e modelli parziali, i disegni e modelli correlati, nonché i disegni e modelli relativi a edifici e interni; è pertanto necessario verificare in modo esaustivo lo stato attuale delle registrazioni.

Indagine di verifica della disponibilità dei diritti sui marchi

Oggetto dell’indagine: si tratta dei diritti relativi ai segni che indicano la provenienza dei prodotti, quali nomi di prodotti, loghi di marca, caratteri, figure e simboli utilizzati sulle confezioni, nonché slogan e frasi pubblicitarie. Procedura di

indagine: si individuano i nomi di prodotti e i loghi utilizzati per i propri prodotti e si effettua una ricerca su J-PlatPat o altre piattaforme per verificare l’eventuale esistenza di marchi precedenti identici o simili.Nel valutare la somiglianza dei marchi, si procede a una valutazione complessiva sulla base di tre elementi: l’aspetto (la forma), la pronuncia (il modo di leggere) e il significato (il concetto). Punti da tenere

particolarmente in considerazione: poiché i diritti sui marchi sorgono per ciascun prodotto o servizio designato, è possibile che lo stesso marchio non costituisca un problema se il settore merceologico è diverso.Al contrario, anche se il nome del prodotto è diverso, se la pronuncia è identica, la situazione può essere considerata una violazione. Inoltre, in caso di somiglianza con il marchio di un marchio famoso, è possibile che si sia soggetti a regolamentazione ai sensi della Legge sulla prevenzione della concorrenza sleale, anche se il settore merceologico è diverso.

Che cos’è un parere peritale redatto da un consulente in proprietà industriale

La perizia redatta da un consulente in proprietà industriale è un documento ufficiale in cui tale professionista, in qualità di esperto in materia, analizza dal punto di vista giuridico e tecnico, sulla base di competenze specialistiche, se il prodotto in questione violi o meno determinati diritti di proprietà intellettuale, giungendo a una conclusione.Non si tratta di un semplice «parere», bensì di un’analisi logica e di una conclusione basate sulle disposizioni delle leggi in materia di brevetti, disegni e modelli e marchi, sulla giurisprudenza e sui criteri di esame. Il consulente in proprietà industriale è un professionista in possesso di una qualifica statale e la sua perizia gode di elevata affidabilità e valore probatorio.

Psicologia del buyer: il buyer deve spiegare, nell’ambito del processo interno di approvazione, «perché si sta acquistando questo prodotto». Se si dispone di una perizia redatta da un consulente in proprietà industriale, basta una sola riga – «È stata ottenuta una perizia di non violazione redatta da un esperto in proprietà intellettuale» – per superare agevolmente la revisione interna. Ciò rappresenta un grande vantaggio anche per il singolo buyer.Il certificato di perizia diventa quindi un’«arma» che sostiene il processo decisionale dell’acquirente.

La perizia funge da «scudo»

Nelle richieste di risarcimento danni per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, è necessario che sussista la «dolo o colpa» dell’autore della violazione. Qualora la vendita dei prodotti sia avvenuta sulla base di una perizia redatta da un consulente in proprietà industriale, anche qualora la violazione venisse successivamente accertata, sarà possibile sostenere di aver «agito affidandosi alla perizia di un esperto», il che costituisce una solida base per negare il dolo o la colpa.Ciò aumenta notevolmente la possibilità di ottenere una riduzione dell’importo del risarcimento danni o di evitare che la violazione venga qualificata come «violazione dolosa» (soggetta ad aumento punitivo del risarcimento), considerata di natura particolarmente grave. Il parere peritale è quindi non solo uno strumento commerciale offensivo, ma anche un mezzo di difesa giuridica difensivo.

Vantaggio 1: prevenzione delle omissioni grazie a un’indagine esaustiva condotta da un professionista

La ricerca in materia di proprietà intellettuale richiede conoscenze specialistiche avanzate ed esperienza, quali la selezione delle parole chiave di ricerca, l’identificazione delle classificazioni dei brevetti e la valutazione delle somiglianze. Se ci si limita a effettuare una ricerca sommaria in proprio, si corre il rischio di trascurare diritti precedenti di grande importanza.I consulenti in materia di proprietà industriale dispongono di un know-how unico, frutto di una vasta esperienza nelle ricerche, e sono in grado di individuare in modo esaustivo anche diritti potenziali che la propria azienda non sarebbe riuscita a individuare. In particolare, l’individuazione di brevetti correlati classificati in settori tecnologici diversi, nonché di diritti di disegno o modello facilmente trascurabili, quali i disegni o modelli parziali o correlati, rappresenta un punto di forza proprio degli esperti del settore.

Vantaggio 2: Proposta di soluzioni alternative in caso di individuazione di un rischio di violazione

Qualora, a seguito della ricerca, venisse individuato un rischio di violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, il consulente in brevetti non si limiterà a segnalare semplicemente che «esiste il rischio di violazione». Proporrà infatti misure concrete per evitare la violazione, indicando in che modo modificare la progettazione o il design del prodotto.Nel caso dei brevetti, dopo aver analizzato gli elementi costitutivi delle rivendicazioni, fornirà consulenza su quali elementi modificare per uscire dall’ambito di protezione del brevetto. Nel caso dei disegni e modelli, indicherà i punti chiave per la modifica della forma, in modo che il prodotto non venga giudicato simile a quelli protetti. In questo modo, sarà possibile effettuare la consegna ai negozi al dettaglio dopo aver eliminato i rischi legati alla proprietà intellettuale, senza modificare in modo sostanziale il concetto di base del prodotto.

Caso di insuccesso n. 1: le insidie di una ricerca sommaria

L’azienda A, produttrice di articoli di uso quotidiano, prima di consegnare un nuovo articolo da cucina a un grande negozio di bricolage, ha incaricato il proprio responsabile dello sviluppo di effettuare una ricerca su Internet alla ricerca di prodotti simili; avendo constatato che «non si trovavano prodotti simili, si è ritenuto che non ci fossero problemi» e si è proceduto alla consegna. Tuttavia, sei mesi dopo la consegna, un’azienda concorrente ha segnalato una violazione del diritto di modello di utilità.Il prodotto dell’azienda A rientrava infatti nell’ambito tecnico del modello di utilità detenuto dal concorrente. La causa era da ricercarsi nel fatto che la ricerca su Internet si era limitata a verificare l’aspetto esteriore del prodotto, senza approfondire il contenuto dei diritti relativi a brevetti e modelli di utilità (rivendicazioni). Di conseguenza, è stato richiesto il ritiro del prodotto da tutti i punti vendita e il risarcimento dei danni; l’azienda A ha subito una perdita di diverse decine di milioni di yen.

Caso di insuccesso n. 2: ristampa delle confezioni e perdita di fiducia

L’azienda alimentare B, incaricata della produzione in conto terzi di prodotti a marchio proprio (PB) per una catena di grande distribuzione, ha stabilito un nuovo nome del marchio previa consultazione con la catena stessa. Tuttavia, senza aver effettuato alcuna ricerca sui marchi, ha stampato una grande quantità di confezioni e ha avviato la consegna. Successivamente, si è scoperto che il marchio era simile a quello di un’altra società, già registrato in precedenza nello stesso settore alimentare.La catena di grande distribuzione ha immediatamente richiesto la modifica del nome del marchio e tutte le decine di migliaia di confezioni già stampate sono state smaltite. L’azienda B si è trovata a dover sostenere non solo i costi di riprogettazione e ristampa con il nuovo nome del marchio, ma anche quelli relativi alle operazioni di sostituzione dei prodotti nei punti vendita.Il danno maggiore non è stato solo di natura economica, ma è consistito nella grave perdita di fiducia da parte della catena di grandi magazzini. Da allora, ogni volta che l’azienda B propone nuovi prodotti, viene accolta con cautela, poiché si teme che «possa ripetersi lo stesso problema», e continua così a perdere opportunità di espansione commerciale.

• Dal punto di vista della gestione conforme alle normative, le catene di grande distribuzione richiedono rigorosamente ai propri fornitori di effettuare indagini sulla proprietà intellettuale e di fornire prove di non violazione
• In caso di controversie in materia di proprietà intellettuale, si rischia di incorrere in tre gravi sanzioni: il ritiro dei prodotti da tutti i punti vendita, il risarcimento di ingenti danni e la sospensione dei rapporti commerciali
• È indispensabile effettuare un’indagine di clearance completa sui diritti di brevetto, sui diritti di disegno e modello e sui diritti di marchio prima della consegna
• La perizia redatta da un consulente in proprietà industriale è estremamente efficace sia per rassicurare gli acquirenti sia come strumento di difesa legale in caso di necessità
• Affidandosi a esperti si ottengono i vantaggi di prevenire omissioni nelle indagini e di ricevere proposte di progettazione volta alla prevenzione delle violazioni

Perché non eliminare in anticipo i rischi legati alla proprietà intellettuale prima della consegna alla catena di distribuzione?

Lo studio di proprietà intellettuale EVORIX offre un servizio completo e centralizzato di assistenza in materia di proprietà intellettuale, necessario per le transazioni con la grande distribuzione, che spazia dalle indagini di clearance relative a brevetti, disegni e modelli e marchi alla redazione di perizie da parte di avvocati specializzati in proprietà intellettuale. Non esiti a contattarci per una prima consulenza.