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Introduzione: Le strategie brevettuali in un settore vincolato dalle norme — Analisi di un brevetto...
In questo blog, finora abbiamo analizzato i brevetti relativi ai giochi Nintendo a livello di rivendicazioni, attraverso la serie dedicata ai brevetti di Splatoon (5 puntate in totale) e la spiegazione della causa legale sui brevetti di Palworld. La parola chiave che accomuna l’intero percorso è “domanda frazionata”.Il presente articolo, in qualità di sintesi della serie, illustra in modo sistematico, sulla base di esempi concreti tratti dal mondo delle società di videogiochi, «che cos’è la strategia delle domande di brevetto frazionate, perché è efficace e come applicarla alla propria azienda». Si tratta di un articolo di carattere pratico rivolto ai responsabili della proprietà intellettuale non solo nel settore dei videogiochi, ma anche nel campo del software, presso le aziende produttrici e le start-up.
Indice
- Che cos’è una domanda di brevetto frazionata? — Tre regole fondamentali
- Caso di studio n. 1: il gruppo di brevetti di Splatoon — Suddividere l’esperienza in «strati»
- Caso di studio n. 2: la causa legale relativa a Palworld — Risposta agile ai prodotti concorrenti e i relativi limiti
- Lista di controllo pratica per l’applicazione in azienda
- Il punto di vista di terzi: l’FTO si estende fino al «monitoraggio della famiglia di brevetti»
- Sintesi e informazioni sulla consulenza
1. Che cos’è una domanda di divisione? — Tre regole fondamentali
La domanda di divisione (articolo 44 della Legge sui brevetti) è la procedura che consente di estrapolare una parte di una domanda di brevetto pendente per presentarla come nuova domanda. Per comprendere appieno questa strategia, è necessario tenere presenti tre regole fondamentali.
| Regola | Contenuto |
|---|---|
| ① Effetto retroattivo | Una domanda di divisione legittima è considerata come se fosse stata presentata alla data della domanda originaria, e la data di riferimento per la valutazione della novità e dell’attività inventiva risale alla data della domanda originaria. Anche in caso di divisione di una divisione (nuova divisione), la data di riferimento risale alla data della domanda originaria. |
| ② Limiti all’ambito di divulgazione | Le rivendicazioni presentate in una domanda di divisione sono limitate all’ambito divulgato nella descrizione iniziale della domanda originaria (non è consentita l’aggiunta di elementi nuovi). Non è possibile «aggiungere» liberamente elementi all’invenzione in un secondo momento. |
| ③ Limiti temporali | La possibilità di effettuare una divisione è limitata a determinati momenti previsti dalla legge, quali il periodo in cui è possibile apportare correzioni, entro 30 giorni dalla notifica della copia della decisione di concessione del brevetto o entro 3 mesi dalla notifica della copia della prima decisione di rigetto. Il presupposto per mantenere l’opportunità di effettuare una divisione è che la domanda rimanga pendente. |
Combinando questi tre elementi, emerge l’essenza della domanda di divisione. Si tratta, in altre parole, di «un meccanismo che consente di formulare in un secondo momento rivendicazioni con un punto di vista diverso, pur mantenendo la data di deposito come forte data di riferimento». Tuttavia, tale libertà dipende da: ① fino a quando si mantiene pendente la serie di domande, e ② quanto sia dettagliata la divulgazione contenuta nella descrizione della domanda originaria.
2. Caso di studio n. 1: il gruppo di brevetti di Splatoon — Scomporre l’esperienza in «strati»
Il gruppo di brevetti a tutela della modalità “Battaglia per il territorio” di “Splatoon” si è ramificato in tre generazioni — principale, secondaria e terziaria — a partire da un’unica domanda originaria depositata il 14 maggio 2014 (i dati bibliografici di ciascun brevetto sono stati verificati nei testi originali su Google Patents; per i dettagli, si prega di fare riferimento agli articoli dedicati a ciascuna domanda).
Domanda di brevetto 2014-100714 (data di deposito originale: 14-05-2014)
= Brevetto n. 5980266
(madre/principale)
└─ Divisione (25/07/2016) Domanda di brevetto 2016-145245
= Brevetto n. 6283072
(figlio)
├─ Nuova divisione (25 gennaio 2018) = Brevetto n. 6543361
(discendente di secondo grado, fratello maggiore)
└─ Nuova divisione (25 gennaio 2018) = Brevetto n. 6561155
(discendente di secondo grado, fratello minore)
È importante sottolineare che questi quattro brevetti non rappresentano semplici varianti, bensì una suddivisione in diversi «livelli» di un’unica esperienza di gioco.
| Brevetto | Livello | Asse portante delle rivendicazioni |
|---|---|---|
| 5980266 (padre) | Livello delle regole di gioco | Valutazione dello scontro basata sullo stato di riempimento e disegno + differenze di comportamento nell’area del proprio colore |
| 6283072 (figlio) | Livello del sistema di controllo | "Input separati" per spostamento e disegno + attacchi + determinazione della vittoria o della sconfitta in base all’area colorata |
| 6543361 (livello successivo) | Livello di controllo del comportamento | Differenze di comportamento solo in base all’appartenenza o meno all’area del proprio colore (esclusione della valutazione dello scontro dai requisiti) |
| 6561155 (Son) | Livello di comunicazione | Generazione, trasmissione, ricezione e riproduzione dei dati relativi agli eventi di rendering (sincronizzazione online) |
Da ciò si possono ricavare due metodi di progettazione. In primo luogo, l’uso selettivo dell’«addizione» e della «sottrazione».Il livello figlio 6283072 aggiunge le limitazioni «input separato» e «attacco», spingendosi fino alla filosofia di progettazione del sistema di controllo, mentre il livello nipote 6543361, al contrario, sottrae la «valutazione del combattimento», garantendo così un raggio d’azione ampio che non dipende dalla presenza o meno di un combattimento.In secondo luogo, lo sviluppo simultaneo dei livelli mediante suddivisione in date. Il 25 gennaio 2018 sono stati estrapolati nello stesso giorno due livelli distinti: il controllo del comportamento (6543361) e la sincronizzazione delle comunicazioni (6561155).
Suggerimenti pratici (robustezza):Le rivendicazioni ampie (con pochi requisiti) tendono ad avvicinarsi allo stato dell’arte e sono soggette a un rischio di invalidità, mentre quelle ristrette (con molti requisiti) sono facilmente aggirabili; di fronte a questo compromesso, la suddivisione in più rivendicazioni parallele, di ampia o ristretta portata e con punti di vista diversi, funge da «investimento diversificato dei diritti», in quanto, anche se una parte dovesse essere invalidata, le altre sopravvivrebbero.
3. Caso di studio n. 2: La causa legale relativa a Palworld — Risposta agile ai prodotti successivi e i relativi limiti
Se la suddivisione delle rivendicazioni nel caso «Splatoon» può essere definita come «creazione di una rete di diritti in previsione del futuro», nella causa sui brevetti di «Palworld» si è osservato un approccio più flessibile, ovvero «rispondere tramite la suddivisione delle rivendicazioni in seguito alla comparsa di prodotti successivi». La cronologia ricavabile dalle informazioni pubbliche è la seguente:
22/12/2021: Presentazione delle domande originarie relative ai 3 brevetti in questione (circa un mese prima dell’uscita di «Pokémon LEGENDS Arceus»)
19/01/2024: Lancio
dell’accesso anticipato a «Palworld»
Da febbraio a luglio 2024: presentazione di tre domande
di divisione, con ricorso all’esame accelerato. Da maggio ad agosto 2024
: registrazione delle tre domande (l’ultimo brevetto, n. 7545191, è stato registrato circa tre settimane prima della presentazione della causa)
. 18 settembre 2024: presentazione della causa presso il Tribunale distrettuale di Tokyo (procedimento in corso)
In altre parole, i brevetti fatti valere nel procedimento giudiziario non esistevano al momento del lancio del prodotto in questione, ma sono stati ottenuti successivamente al lancio grazie alla combinazione di domande di divisione e esame accelerato.Poiché, in virtù dell’effetto retroattivo, la novità e l’attività inventiva vengono valutate in base alla data della domanda originaria del 2021, si tratta di una strategia legalmente ammissibile dal punto di vista normativo (si noti, tuttavia, che l’eventuale redazione delle rivendicazioni tenendo conto del prodotto in questione costituisce un’analisi di terzi e non un fatto ammesso dalle parti.Inoltre, l’esistenza o meno della violazione e la validità del brevetto sono ancora oggetto di contenzioso e non sono state ancora accertate).
Allo stesso tempo, questo caso evidenzia anche i limiti della strategia di divisione. In primo luogo, poiché la valutazione avviene in base al «criterio» della data di deposito retroattiva, il brevetto rimane vulnerabile rispetto allo stato dell’arte precedente alla data della domanda originaria (la parte convenuta ha invocato l’invalidità citando ARK e altri come stato dell’arte, e l’Ufficio Brevetti ha emesso una notifica di rigetto per mancanza di attività inventiva nei confronti delle relative domande di divisione.In entrambi i casi non si tratta di decisioni definitive). In secondo luogo, a causa delle modifiche apportate alle specifiche da parte della controparte (elusione progettuale), l’effettivo vantaggio di un provvedimento inibitorio per il futuro potrebbe ridursi. In terzo luogo, a causa del divieto di aggiungere elementi nuovi, non è possibile includere nelle rivendicazioni configurazioni non descritte nel fascicolo della domanda originaria.
4. Lista di controllo pratica da applicare alla propria azienda
Sulla base dei due casi illustrati, le pratiche operative per i titolari di diritti possono essere sintetizzate nella seguente checklist. Essa è applicabile non solo ai videogiochi, ma anche al software, all’IoT e ai prodotti dei produttori in generale.
□ Al momento del deposito: redigere
una descrizione dettagliata, considerandola come una «riserva per future divisioni»
Si raccomanda di divulgare anche le forme di realizzazione, gli esempi di variazione e i punti di vista alternativi (sistema di comando / comportamento / comunicazione / interfaccia utente) che non si intende utilizzare nelle rivendicazioni. La libertà di azione per le divisioni da effettuare tra alcuni anni viene determinata in questa fase.
□ Per le serie di domande relative a prodotti importanti
,
non
interrompere
mai lo «stato di pendenza»
Se ci si accontenta della registrazione e si chiude la serie, si perdono le opportunità future di divisione. Per le invenzioni fondamentali, valutare la possibilità di «mantenere la pipeline» lasciando sempre in pendenza almeno una domanda di divisione.
□ Creare
strati sovrapposti tramite nuove domande e divisioni ad ogni sequel o aggiornamento
Deporre domanda per le nuove funzionalità prima della loro divulgazione (le nuove azioni di Splatoon 3 sono state oggetto di domanda tre giorni prima dell’annuncio). Rafforzare la serie esistente con divisioni che cambiano il punto di vista.
□ Progettare
l’insieme delle rivendicazioni tenendo conto di «somma» e «sottrazione»
Far coesistere una versione limitata mirata all’implementazione e una versione ampia che comprenda solo gli elementi fondamentali. Assicurarsi inoltre che le categorie (sistema/programma/apparecchio/metodo) siano allineate.
□ Stabilire
in anticipo i criteri di rapporto costo-efficacia
Per ogni divisione vengono sostenuti costi di deposito, esame e mantenimento. Anziché coprire l’intera gamma di prodotti, occorre stabilire in anticipo criteri di selezione che consentano di concentrarsi sui «prodotti che costituiscono i pilastri dell’attività» e sulle «funzionalità ad alto rischio di imitazione».
5. Il punto di vista di terzi: l’FTO si estende fino al «monitoraggio della famiglia di brevetti»
D’altro canto, queste strategie rappresentano un rischio per chi entra nel mercato o per chi arriva in un secondo momento. La lezione più importante tratta dalla causa Palworld è stata che «non ci si può sentire al sicuro anche se, al momento del lancio, l’analisi dei brevetti registrati non ha evidenziato alcuna violazione». Questo perché, fintantoché permangono serie di domande di brevetto pendenti da parte della concorrenza, esiste la possibilità che in un secondo momento vengano presentate rivendicazioni di divisione adattate alle specifiche del proprio prodotto.
Punti chiave dell’indagine FTO (prevenzione della violazione): ① includere nell’oggetto dell’indagine non solo i brevetti registrati, ma anche le domande in fase di pubblicazione e le famiglie di brevetti divisionali pendenti; ② monitorare regolarmente le serie di domande dei principali concorrenti anche dopo il lancio del prodotto;③ Poiché le rivendicazioni non sono formulate con nomi propri, effettuare la ricerca combinando parole chiave relative a concetti astratti, classificazioni brevettuali e nomi dei richiedenti; ④ In previsione dell’emergere di rischi, valutare in anticipo le opzioni di progettazione alternativa e il materiale a sostegno dell’invalidità (compresi documenti non brevettuali quali giochi e video precedenti).
6. Riepilogo e consulenza
La domanda di divisione è un istituto che può essere utilizzato sia per «proteggere un’unica invenzione sotto diversi aspetti» (modello «Splatoon») sia per «rispondere in modo agile all’arrivo di prodotti successivi» (modello osservato nella causa «Palworld»); si tratta, quindi, di uno strumento che può essere impiegato sia in fase offensiva che difensiva.La fonte di tale potere risiede nell’effetto retroattivo, mentre i suoi limiti risiedono nell’ambito di divulgazione della domanda originaria e nella tecnica anteriore. Proprio per questo motivo, l’accuratezza con cui viene redatta la descrizione iniziale e la gestione volta a mantenere pendenti le domande della serie determinano la capacità di far fronte a eventuali controversie che potrebbero insorgere nel corso degli anni.
In ciascuna puntata di questa serie, i contenuti qui riassunti vengono illustrati in dettaglio con citazioni testuali delle rivendicazioni.Si prega di consultare anche: Introduzione generale / n. 5980266 (brevetto principale) / n. 6283072 (divisione per aggiunta) / n. 6543361 (divisione per sottrazione) / n. 6561155 (livello di comunicazione) / Causa relativa al brevetto Palworld
Consulenza presso lo studio di proprietà intellettuale Evorix
Lo studio di proprietà intellettuale Evorix (evorix.jp) offre consulenza in materia di progettazione di descrizioni tecniche e rivendicazioni in vista di domande di divisione, politiche di gestione delle famiglie di brevetti e indagini FTO (prevenzione della violazione), compreso il monitoraggio delle famiglie concorrenti. Per sapere da quale prospettiva proteggere con diritti di proprietà intellettuale le funzionalità fondamentali dei Suoi prodotti, La invitiamo innanzitutto a contattarci senza impegno tramite il modulo di richiesta.
*Il presente articolo ha scopo puramente informativo e non garantisce alcun esito in casi specifici. Le informazioni relative ai brevetti e ai contenziosi riportate si basano su dati di dominio pubblico disponibili al momento della stesura (luglio 2026). Per quanto riguarda i contenziosi pendenti, non si intende in alcun modo determinare o prevedere l’esito in merito alla violazione, alla validità del brevetto o all’esito del contenzioso.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste i clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause di contraffazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).
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