변리사 해설] 표준필수특허(SEP)란? FRAND 조건의 기본과 라이센스 협상의 주의점

목차

1. 표준필수특허(SEP)란?
2. 왜 타 업종에서 SEP 분쟁이 급증하고 있는가
3. FRAND 조건이란?
4. 라이선스 협상의 흐름과 실무
5. 기업이 주의해야 할 3가지 포인트
6. 변리사와의 상담 이점 및 요약

주요 국제 표준화 기구와 제정 규격

• IEEE(미국전기전자학회): Wi-Fi(IEEE 802.11), 이더넷(IEEE 802.3)
• ITU(국제전기통신연합): 영상 압축 규격(H.264/H.265), 통신 인프라 규격
• 3GPP: 3G(UMTS), 4G(LTE), 5G(NR) 등의 이동통신 규격
• Bluetooth SIG: Bluetooth Classic, Bluetooth Low Energy(BLE)
• ETSI(유럽전기통신표준화기구): 유럽의 통신 규격, 3GPP 규격의 이식 대상

회피 불가능이라는 심각한 리스크

SEP는 ‘설계 변경을 통한 회피(Design Around)’가 불가능합니다. Wi-Fi 기능을 탑재한 제품을 제조할 경우, Wi-Fi 관련 SEP를 사용하는 것은 피할 수 없습니다. 즉, 라이선스를 취득하거나 제품에서 해당 기능을 제거하는 두 가지 선택지 중 하나를 택해야 합니다. 통신 기능이 제품의 핵심인 경우, 사실상 라이선스 취득 외에 다른 선택지가 없게 됩니다.

타 업종 제조사가 안고 있는 구조적 약점

통신 업계 출신이 아닌 제조업체는 SEP에 대해 세 가지 치명적인 약점을 안고 있습니다. 첫째, 통신 관련 특허 포트폴리오를 보유하고 있지 않아 크로스 라이선스 협상 카드가 없습니다. 둘째, SEP 라이선스 협상 경험과 노하우가 사내에 축적되어 있지 않습니다. 셋째, 통신 기술 비용이 제품 가격 구조에 반영되어 있지 않아 라이선스 비용 부담이 이익을 직접적으로 압박합니다.

사례: 커넥티드 카와 SEP 분쟁

자동차 업계는 SEP 분쟁의 최전선에 서 있습니다. 커넥티드 카에는 4G/5G 모듈이 탑재되어 차량 간 통신(V2V), 도로-차량 간 통신(V2I), 텔레매틱스 등의 기능을 구현하고 있습니다. 대형 통신 특허 보유 기업들은 자동차 제조사에 직접 라이선스 협상을 요구하고 있으며, 부품 제조사(Tier 1 공급업체)가 아닌 완성차 제조사(OEM)를 표적으로 삼는 경향이 있습니다.

이는 완성차의 판매 가격을 기준으로 로열티를 계산함으로써 더 높은 라이선스 비용을 청구할 수 있기 때문입니다. 통신 모듈 단품의 가격이 아닌 차량 전체 가격에 로열티율을 적용해야 한다는 주장은 자동차 제조사에게 큰 위협이 되고 있습니다.

Fair(공정)

라이선스 조건이 공정해야 한다는 것입니다. 특허권자는 표준에 특허가 포함된 것에 따른 ‘락인 효과’를 악용하여 부당하게 높은 로열티를 요구해서는 안 된다는 원칙입니다. 표준 제정 전의 경쟁적인 상황에서 결정될 것으로 예상되는 가격 수준(ex-ante value)이 하나의 기준이 됩니다. 즉, 표준에 채택되기 전 단계에서 대체 기술과의 비교를 통해 결정될 것으로 예상되는 기술의 본래 가치에 부합하는 조건이어야 합니다.

Reasonable(합리적)

라이선스료가 합리적인 수준이어야 한다. 구체적으로는 특허의 기술적 기여도에 상응하는 로열티율이어야 하며, 라이선시(licensee)의 사업을 부당하게 압박하지 않아야 하고, 누적 로열티(여러 SEP 보유자에게 지불하는 합계액)가 제품의 이익률을 초과하지 않아야 한다는 점 등이 고려됩니다.법원이 FRAND 로열티를 산정할 때에는, 비교 가능한 라이선스 계약(comparable licenses)이나 탑다운 접근법(업계 전체의 누적 로열티에서 개별 특허 포트폴리오의 기여분을 산출하는 방법)이 사용되기도 합니다.

Non-Discriminatory(비차별적)

유사한 상황에 있는 모든 라이선시에게 차별 없이 동등한 조건으로 라이선스가 제공되어야 합니다. 대기업에게만 유리한 조건을 제시하거나, 특정 국가나 업계의 기업에 대해 부당하게 높은 로열티를 청구하는 것은 허용되지 않습니다. 다만, 라이선스 규모(출하 수량)나 사업 규모의 차이에 따른 조건의 차이는 합리적인 범위 내에서 인정될 수 있습니다.

홀드업의 전형적인 패턴

SEP 보유자가 금지명령을 신청하여 제품 판매 중단을 암시한 뒤, FRAND 수준을 크게 초과하는 로열티율을 제시하는 경우가 전형적입니다. 피신청 측은 제품 판매 중단으로 인한 손해(공급망의 혼란, 고객에 대한 위약금, 브랜드 이미지 훼손)를 피하기 위해 부당하게 높은 조건을 수용할 수밖에 없게 됩니다.EU 경쟁법이나 독일 법원 판례에서는 FRAND 선언을 한 특허권자의 금지 청구에 일정한 제약이 부과되지만, 완전히 배제된 것은 아닙니다.

로열티 스태킹의 현실

예를 들어, 5G 표준에는 수만 건의 SEP 선언이 이루어져 있습니다. 만약 각 SEP 보유자가 제품 가격의 0.5%씩 로열티를 청구할 경우, 전체 보유자에 대한 지불액을 합산하면 제품 가격의 수십 %에 달하는 계산이 됩니다.이러한 ‘누적’을 방지하기 위해, 업계 전체의 합리적인 누적 로열티율(aggregate royalty rate)을 설정하고, 이를 기준으로 각 보유자의 몫을 배분하는 방식(탑다운 접근법)이 논의되고 있습니다.

Step 1: 경고장(라이선스 오퍼) 수령

대부분의 경우, SEP 보유자(또는 그 대리인인 라이선스 관리 회사나 특허 풀)로부터 라이선스 협상을 요청하는 서신(경고장, 라이선스 오퍼 레터)이 도착하는 것이 시작점이 됩니다. 이 서신에는 대상 SEP의 구체적인 정보, 대상 제품, 제안되는 라이선스 조건의 개요가 기재되어 있습니다.

중요 포인트: 이 단계에서 가장 중요한 것은 서신을 수령했다는 사실을 적절히 기록하고, 신속히 전문가(변리사·변호사)와 상담하는 것입니다. 수령일은 향후 법적 절차에서 중요한 의미를 가질 수 있습니다.

Step 2: NDA(비밀유지계약) 체결 및 정보 공개

라이선스 협상을 본격적으로 시작하기 전에, 양 당사자 간에 NDA(Non-Disclosure Agreement: 비밀유지계약)를 체결하는 것이 일반적입니다. 이를 통해 협상 과정에서 공개되는 영업비밀이나 기술 정보(특허 청구항 분석 자료, 라이선스 조건의 상세 내용, 매출 데이터 등)가 보호됩니다.

중요 포인트: NDA의 범위는 신중하게 검토해야 합니다. 지나치게 광범위한 NDA는 향후 소송에서 불리하게 작용할 가능성이 있습니다. 또한, 다른 SEP 보유자와의 협상에서 얻은 정보를 전용할 수 없도록 NDA의 범위가 제한되는 경우도 있습니다.

3단계: 청구항 차트의 검증 및 기술적 분석

SEP 보유자가 제시하는 ‘청구항 차트’는 특허의 청구항(권리 범위)이 대상 제품의 어떤 기술적 요소에 대응하는지를 보여주는 대조표입니다. 이 검증은 협상의 핵심 부분이며, 다음 사항을 면밀히 검토해야 합니다.

• 해당 특허가 진정으로 ‘표준 필수’인지 여부(Essentiality Check)
• 특허 청구항의 구성 요건이 자사 제품에서 실시되고 있는지
• 특허의 유효성(무효 사유가 없는지)
• 특허의 권리 존속 기간이 만료되지 않았는지

Step 4: 라이선스 조건 협상 및 계약 체결

기술적 검증을 바탕으로 구체적인 라이선스 조건 협상에 들어갑니다. 주요 협상 포인트는 다음과 같습니다.

• 로열티율: 매출액의 일정 비율(러닝 로열티)인지, 1대당 고정 금액인지
• 로열티 산정 기준: 완제품 가격인지, 통신 모듈 가격인지(SSPPU 문제)
• 지역적 범위: 글로벌 라이선스인지, 특정 국가에만 한정되는지
• 대상 기간: 소급 지급(Past Royalty)의 유무 및 범위
• 대상 제품의 범위: 기존 제품만 포함하는지, 향후 출시될 제품도 포함하는지

중요 포인트: 협상 시에는 타사와 비교 가능한 라이선스 계약이나 업계 벤치마크 정보가 중요한 협상 자료가 됩니다. 또한, 특허 풀(여러 SEP 보유자가 공동으로 라이선스 프로그램을 운영하는 구조)이 존재하는 경우, 개별 협상보다 효율적으로 라이선스를 취득할 수 있습니다.

무시·방치의 위험(홀드아웃)

경고장을 무시하거나 협상을 부당하게 지연시키는 행위는 ‘홀드아웃(Hold-out)’으로 간주될 가능성이 있습니다. 홀드아웃이란 라이선시 측이 FRAND 조건에 따른 라이선스 취득을 의도적으로 회피하거나 지연시키는 행위를 말합니다. 홀드아웃으로 판단될 경우, 법원은 금지 명령을 내리는 경향이 있어 기업은 제품 판매 중단이라는 치명적인 위험에 직면하게 됩니다.유럽의 판례에서는 ‘윌링 라이선시(willing licensee: 라이선스를 취득할 의사가 있는 자)’임을 적극적으로 입증하는 것의 중요성이 거듭 확인되고 있습니다.

왜 오버디클래레이션이 발생하는가

표준화 기구에 대한 선언은 ‘자진 신고’에 기초하며, 제3자에 의한 필수성 심사는 일반적으로 이루어지지 않습니다. SEP 보유자에게는 더 많은 특허를 SEP로 선언함으로써 협상력이 강화되므로, 필수적이지 않은 특허까지 선언하려는 유인이 생깁니다. 업계 조사에 따르면, 선언된 특허 중 실제로 표준 이행에 필수적인 것은 전체의 일부에 불과하다는 보고도 있습니다.

필수율에 관한 데이터

여러 학술 연구 및 제3자 평가 기관(예: Fairfield Resources, PA Consulting)의 분석에 따르면, 선언된 SEP 중 실제로 표준에 필수적이라고 판정되는 비율(필수율)은 대략 20~30% 정도에 그친다는 보고가 있습니다. 즉, SEP 보유자가 주장하는 특허 포트폴리오의 규모는 실제 필수 특허의 수를 크게 상회할 가능성이 있습니다. 이 사실은 라이선스 협상에서 매우 중요한 협상 자료가 됩니다.

SSPPU가 쟁점이 되는 이유

예를 들어, 통신 모듈(가격: 수백 엔~수천 엔)을 탑재한 커넥티드 카(판매 가격: 수백만 엔)에 대해 생각해 봅시다. SEP 보유자가 차량 전체 가격에 로열티율을 적용하면, 통신 모듈 단일 부품에 적용하는 경우와 비교해 차원이 다른 높은 로열티 금액이 됩니다.SSPPU 원칙에 따르면, 로열티의 기준은 특허 기술을 실시하는 최소의 부품(이 경우 통신 모듈)이어야 한다고 주장할 수 있습니다. 다만, 미국의 판례법에서는 특허 기술이 제품 전체의 수요를 주도하는 경우(Entire Market Value Rule)에는 완제품을 기준으로 삼는 것이 인정되는 경우도 있어, 판단은 사안마다 다릅니다.

공급망에서의 주의점

그러나 현실적으로 공급업체가 모든 SEP에 대해 라이선스를 취득하고 있다고 단정할 수는 없습니다. 또한, SEP 보유자는 공급망의 어느 단계에 있는 기업에 대해서도 라이선스를 요구할 수 있다는 입장("license to all")과, 특정 단계(통상은 최종 제품 제조사)에만 요구해야 한다는 입장이 대립하고 있습니다.완제품 제조사는 부품 조달 계약에 SEP에 관한 면책 조항(indemnification clause)을 포함하는 것을 검토해야 합니다. 또한, 조달처인 공급업체가 어떠한 SEP 라이선스를 보유하고 있는지 정기적으로 확인하는 것도 중요합니다.

장점 1: SEP의 필수성을 기술적으로 검증할 수 있다

변리사는 특허 청구범위의 해석과 기술 표준 사양서를 모두 정밀하게 분석함으로써, 주장된 SEP가 정말로 표준의 실시를 위해 필수적인지 검증할 수 있습니다. 과도한 주장(over-declaration)의 가능성을 지적하고, 실제로는 필수적이지 않은 특허를 라이선스 협상에서 제외함으로써 로열티의 적정화에 기여합니다.

장점 2: FRAND 조건에 기반한 적정한 로열티 수준을 협상할 수 있다

SEP 라이선스 협상에 정통한 전문가는 업계 벤치마크 정보, 과거 판례에서의 FRAND 로열티 산정 기법, 그리고 SSPPU의 논의를 활용하여 기업에 합리적인 라이선스 조건을 도출합니다. 또한, 특허 풀의 활용이나 크로스 라이선스의 가능성 등 다양한 결정을 검토할 수 있습니다.

장점 3: 소송 리스크를 고려한 전략적 대응이 가능

SEP 분쟁이 라이선스 협상으로 해결되지 않을 경우, 소송(금지 청구, 손해배상 청구)이나 중재로 발전할 수 있습니다. 변리사는 협상 단계부터 소송 리스크를 염두에 두고, ‘윌링 라이선시(willing licensee)’로서의 행동 기록을 적절히 남김으로써, 만일의 소송에서도 유리한 입지를 확보할 수 있도록 지원합니다. 또한, 특허 무효 심판의 활용이나 반소의 가능성에 대해서도 조언을 제공합니다.

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