Guia prático do sistema de patentes de Taiwan | Explicação detalhada por um advogado especializado em patentes sobre o TIPO, países não signatários do PCT e processos de nulidade

O sistema de patentes de Taiwan tem como base a Lei de Patentes (Lei de Propriedade Industrial) e é composto por três categorias: invenções, modelos de utilidade e desenhos industriais. A competência recai sobre o Ministério da Economia da República da China (MOEA), enquanto a execução prática é de responsabilidade do Instituto de Propriedade Intelectual de Taiwan (TIPO).Como Taiwan não é signatária do PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes), o fato de não ser possível a transição para o sistema nacional por meio do PCT é o ponto mais importante a ser observado no planejamento de pedidos internacionais. Neste artigo, organizamos sistematicamente, a partir da perspectiva prática de um advogado de patentes, os requisitos de pedido, o fluxo de exame, os principais prazos, as taxas oficiais, os processos de nulidade, as ações por violação e as regras especiais para pedidos de estrangeiros.

Panorama geral do sistema de patentes de Taiwan e órgãos relacionados

O núcleo do sistema de patentes de Taiwan é a Lei de Patentes (Lei de Propriedade Industrial), sendo que o órgão responsável é o Ministério da Economia da República da China (MOEA), e os assuntos relacionados a patentes são executados pelo Instituto de Propriedade Intelectual de Taiwan (TIPO), designado como “órgão responsável pelas patentes”.Do ponto de vista judicial e quase judicial, os recursos contra decisões administrativas (rejeição, nulidade, correção, etc.) seguem o caminho de recurso administrativo (recurso, etc.) → processo administrativo, sendo de competência do Tribunal de Propriedade Intelectual e Comercial (1ª instância) e do Supremo Tribunal Administrativo (instância superior), que atuam como tribunais especializados em propriedade intelectual.

Lista de órgãos relacionados e suas funções

Três tipos de patentes (invenção, modelo de utilidade e desenho industrial)

A Lei de Patentes de Taiwan define três tipos: invenção (invention), modelo de utilidade (utility model) e desenho industrial (design). Como o método de exame, o prazo de validade e os obstáculos ao exercício dos direitos diferem entre eles, a escolha do tipo adequado às características do caso é o ponto de partida da estratégia.

Requisitos de pedido e prática relativa à descrição e reivindicações

Patentabilidade e exclusões

A invenção é definida como “a criação de uma ideia técnica que utilize as leis da natureza” e deve satisfazer os requisitos de aplicabilidade industrial, novidade (publicação, execução pública ou conhecimento público) e atividade inventiva (facilidade para o especialista na área). Por outro lado, os seguintes objetos são excluídos do patenteamento de invenções.

Além disso, há uma disposição equivalente ao efeito de prioridade (Art. 23), segundo a qual um pedido anterior (invenção de outrem) nega a novidade de um pedido posterior; assim, o que estiver descrito na descrição de um pedido ou patente de outrem, validamente depositado anteriormente, e for posteriormente divulgado, pode impedir o pedido posterior (com exceções, como quando o requerente é o mesmo).

Período de graça (auto-divulgação)

No entanto, isso não se aplica à divulgação voluntária resultante da publicação no Diário Oficial associada ao pedido. A divulgação voluntária em apresentações em congressos, exposições, vendas etc. é um item que deve ser gerenciado com prioridade máxima no planejamento do cronograma do pedido em Taiwan.

Pedidos em língua estrangeira (texto em língua estrangeira) e riscos de tradução

Em invenções e desenhos industriais, se forem apresentadas especificações, reivindicações e desenhos em língua estrangeira, e não em chinês, no momento do pedido, e a tradução para o chinês for apresentada dentro do prazo designado pelo TIPO, a data de apresentação da versão em língua estrangeira pode ser mantida como data de depósito do pedido. Se a tradução não for apresentada dentro do prazo designado, o pedido poderá ser rejeitado; no entanto, se for apresentada antes da notificação da decisão de rejeição, a data de apresentação será considerada a data de depósito do pedido, e a versão em língua estrangeira será tratada como se não tivesse sido apresentada.

Fluxo do procedimento desde o depósito até o registro

As estatísticas de 2024 divulgadas pelo TIPO indicam que o prazo médio para a primeira notificação de observações (OA) de invenções é de 8,4 meses e o prazo médio de processamento é de 14,2 meses, servindo como referência para o exame padrão.

Estrutura dos prazos e pontos-chave na prática

Taxas oficiais (anualidades, julgamentos, etc.)

A seguir estão as taxas oficiais do TIPO (official fees). Os honorários de representação, tradução e perícia são cobrados separadamente. Os valores baseiam-se no Regulamento de Taxas de Patentes (NT$).

Julgamento de nulidade, recurso administrativo e ação por violação

Vinculação prática do julgamento de invalidação (TIPO)

Em Taiwan, não existe no fluxo padrão uma “fase de oposição” independente como no Japão, e os ataques de terceiros são integrados no processo de julgamento de invalidação do TIPO (invalidation) → recurso administrativo → ação administrativa. Qualquer pessoa (any person) pode requerer a invalidação junto ao TIPO, com base nos motivos legais de invalidação (falta de patenteabilidade, violação dos requisitos da descrição, qualificação do requerente, etc.).

A correção durante o processo de invalidação (post-grant amendment) é permitida apenas em momentos específicos, como “no momento da apresentação da contestação”, e os tipos de correção são limitados a “supressão ou redução de reivindicações, correção de erros de escrita ou tradução e esclarecimento”. Exceto no caso de correção de erros de tradução, a correção não deve ir além do que foi divulgado no momento do pedido, e a ampliação ou alteração substancial das reivindicações publicadas também é proibida.Caso a invalidação e a correção ocorram simultaneamente, o TIPO reunirá os processos e tomará uma decisão conjunta. Quando a invalidação for confirmada, o direito de patente será considerado como “nunca tendo existido”.

Reexame e escolha da via de recurso

Contra a decisão de rejeição, é possível solicitar um reexame com fundamentação no prazo de dois meses após a notificação, sendo que o reexame será conduzido por um examinador que não tenha participado do exame original. Em caso de indeferimento ou rejeição por falta de formalidades, etc., a legislação prevê que se prossiga “diretamente” para a via de recurso administrativo, em vez do reexame; portanto, é necessário um julgamento estratégico sobre a escolha da via de recurso (reexame vs. recurso administrativo direto) paralelamente à resposta aos motivos de rejeição.

Ação civil (violação) e meios de reparação

Em caso de violação (ou risco de violação), o titular da patente pode requerer a proibição e a prevenção; caso haja dolo ou negligência, também pode requerer indenização por danos, bem como a destruição ou remoção dos produtos infratores. Para o cálculo do valor dos danos, são possíveis as três formas a seguir.

Medidas na fronteira (apreensão pela alfândega)

O titular da patente pode solicitar à alfândega a retenção de produtos importados suspeitos de violação. Como a retenção será liberada se não for instaurada uma ação por violação no prazo de 12 dias (prorrogável por mais 12 dias, se necessário) após a aceitação pela alfândega, é necessário preparar simultaneamente a comprovação e a garantia no momento do pedido, bem como os preparativos para a instauração da ação em curto prazo (determinação da jurisdição, identificação do réu e preservação de provas).

Regras especiais para pedidos internacionais e pedidos de estrangeiros

O impacto decisivo de não ser signatário do PCT

Devido a essa estrutura do sistema, como as vantagens do PCT (adiar a decisão de transição para a fase nacional por até 30 meses) não podem ser aproveitadas em Taiwan, nos casos de pedidos multinacionais é necessário “avaliar a rota de Taiwan separadamente dentro do prazo de 12 meses da prioridade de Paris”, e o cronograma de orçamento e tomada de decisão fica separado das rotas do Japão, dos EUA e da Europa.

Requisitos para aceitação de pedidos estrangeiros e obrigatoriedade de representação

Esses são itens que devem ser incorporados à verificação KYC pré-pedido (confirmação de atributos do cliente, nacionalidade e domicílio, bem como regularização de procuração, nome e endereço). No caso de empresas japonesas, como a proteção recíproca entre o Japão e Taiwan está garantida, os requisitos de aceitação são normalmente atendidos, mas a nomeação de um representante é obrigatória.

Lista de verificação prática

Resumo: Pontos-chave da estratégia de patentes em Taiwan

Embora o sistema de patentes de Taiwan possua uma estrutura clara, composta por três tipos (invenção, modelo de utilidade e desenho industrial), um exame centralizado pelo TIPO e um exame judicial por tribunais especializados em propriedade intelectual, é necessário incorporar como premissa prática fundamental a particularidade do sistema internacional de não ser signatário do PCT.

Em primeiro lugar, como a via do PCT não pode ser utilizada, a obtenção de direitos em Taiwan deve ser planejada por meio de um pedido direto dentro do prazo de 12 meses de prioridade de Paris. Compartilhar internamente a premissa de que, no cronograma e na alocação de orçamento de projetos multinacionais, apenas Taiwan não oferece “prazos de carência de 30 meses” é o primeiro passo para evitar a perda de direitos.

Em segundo lugar, o gerenciamento do pedido em língua estrangeira e do risco de erros de tradução é o cerne do controle de qualidade. Embora a tradução para o chinês seja o texto de referência para o exame legal, a correção de erros de tradução está vinculada ao texto original em língua estrangeira; portanto, a elaboração de protocolos para a unificação de terminologia e a análise minuciosa das traduções garante a liberdade de correção e alteração.

Em terceiro lugar, com base nas regras fixas para declarações em processos de nulidade, é necessário elaborar antecipadamente um plano de prova para o momento da propositura da ação de nulidade e uma estratégia de complementação dentro do prazo de três meses. Para o titular dos direitos, a elaboração de correções simultaneamente à contestação (com limitação de prazo e tipo) é fundamental para a defesa.

Em quarto lugar, o fato de que os modelos de utilidade não podem ser exercidos sem um relatório de avaliação técnica, a obrigatoriedade de nomeação de um agente para estrangeiros e a premissa de que as medidas de bloqueio na fronteira exigem a apresentação de uma ação judicial no prazo de 12 dias são exemplos de “restrições operacionais específicas de Taiwan”. A sistematização dessas restrições em cada fase do processo de solicitação e exercício de direitos constitui o cerne dos arranjos práticos, que diferem dos praticados no Japão, nos Estados Unidos e na Europa.

A obtenção e o exercício de direitos de patentes em Taiwan exigem um planejamento prático baseado na interação entre as disposições da Lei de Patentes, os critérios de exame do TIPO e a jurisprudência do Tribunal de Propriedade Intelectual e Comercial. Recomenda-se que, por meio da colaboração entre advogados de patentes japoneses e representantes em Taiwan, a seleção de tipos, o gerenciamento de prazos e a estratégia de litígio sejam analisados caso a caso.

AUTOR / Redator

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX (EVORIX) – Advogado Representante

Apoiamos clientes de diversos setores, como TI, manufatura, startups, moda e medicina, desde o registro de patentes, marcas, desenhos e modelos e direitos autorais até julgamentos e ações judiciais por violação. Também somos especialistas em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Pertencemos a várias associações, incluindo a Ordem dos Advogados de Propriedade Intelectual do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Propriedade Intelectual (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).

→ Detalhes do perfil do advogado de patentes → Consultas e contatos → Fluxo do processo de consulta