[Noções básicas sobre marcas registradas] Não é possível registrar uma marca sem “capacidade de distinção”? Uma explicação detalhada sobre o conceito mais importante que influencia

“Tive uma ideia genial para um nome, então quero registrá-lo como marca e ter exclusividade!”

Embora tenha sido apresentado ao Instituto de Patentes com grande entusiasmo, o caso em que o pedido é rejeitado por “falta de caráter distintivo” é, na verdade, um dos mais comuns entre os casos de falha no registro de marcas.

“É só um nome, por que não dá para registrar?”

“Não basta que não seja igual ao de outra empresa?”

Você pode pensar assim. No entanto, ao se candidatar ao registro de marca, a palavra-chave que você não pode deixar de considerar é “capacidade de distinção”. Se você não compreender profundamente esse conceito, não só desperdiçará tempo e dinheiro com a solicitação, como também terá dificuldade em criar uma “marca que venda”.

Neste artigo, explicaremos detalhadamente o “caráter distintivo”, o requisito mais importante para o registro de marcas, desde seu significado essencial até casos concretos em que é considerado que não há caráter distintivo e medidas para registrar palavras sem caráter distintivo como marcas.

1. Afinal, o que é o “caráter distintivo” de uma marca?

Em primeiro lugar, embora o termo “capacidade de distinção” possa parecer um pouco complexo como jargão jurídico, trata-se de um conceito extremamente importante, que pode ser considerado o “coração” da marca registrada. Vamos dedicar um tempo para desvendar esse conceito com cuidado.

1-1. O poder do “sinal de identificação” que distingue “eu” de “você”

A “capacidade de distinção (Distinctiveness)” na Lei de Marcas, em poucas palavras, é a “capacidade de distinguir os produtos e serviços da própria empresa dos produtos e serviços de outras empresas”.

Em termos técnicos, também é chamado de “capacidade de distinção entre produtos próprios e alheios”.

Imagine o seguinte. Você está na seção de bebidas de um supermercado. Lá, há uma fileira de garrafas PET contendo apenas um líquido preto, sem nada escrito no rótulo.

Você consegue distinguir qual é a “Coca-Cola”, qual é a “Pepsi” e qual é a “refrigerante sem marca”? Provavelmente, isso é impossível.

Nesse momento, o logotipo “Coca-Cola” escrito na embalagem é, justamente, o sinal de identificação que nos diz: “Este é um produto da Coca-Cola (não é uma cola de outra empresa)”.

Em outras palavras, pode-se dizer que o poder de identificação é **a própria função de deduzir a resposta à pergunta “De quem é este produto?” (compra por marca)**.

1-2. Por que não é possível registrar uma marca sem capacidade de identificação? (A questão do monopólio das palavras)

Então, por que o Instituto de Patentes recusa o registro de “marcas sem capacidade de identificação”?

Existem, em linhas gerais, duas razões para isso.

① Porque causa confusão ao consumidor

Suponhamos, por exemplo, que haja uma padaria que registrou a palavra “delicioso” como marca.

Mesmo que o consumidor veja a placa com a inscrição “pão delicioso”, não consegue distinguir se se trata de uma “padaria com a marca ‘delicioso’” ou se é apenas uma descrição de que “o pão tem um sabor delicioso”.

A essência da marca é esclarecer “de quem é o produto”, portanto, não faz sentido registrar uma palavra que não cumpre essa função.

② Porque as palavras são “patrimônio comum de todos” (motivo de interesse público)

Esta é a razão mais importante. O direito de marca é um direito poderoso que permite “monopolizar” uma palavra específica. Se for registrada, outras empresas não poderão mais usar essa palavra.

O que aconteceria se uma determinada mercearia registrasse a palavra “maçã” como marca e a monopolizasse?

Outros verdureiros não poderiam mais usar a palavra “maçã” em suas lojas e seriam obrigados a substituí-la por expressões como “fruta vermelha e redonda”. Isso inviabilizaria o negócio.

A Lei de Marcas se baseia na ideia de que “palavras gerais que todos no setor devem usar” ou “palavras necessárias para descrever o conteúdo de um produto” não devem ser monopolizadas por uma única pessoa.

Para não impedir o desenvolvimento da indústria, evita-se deliberadamente conceder direitos de exclusividade a palavras sem capacidade de identificação (ou seja, que todos devem usar).

1-3. “Capacidade de identificação” = a fonte do “poder da marca”

Do ponto de vista empresarial, o poder de identificação é o próprio “valor da marca”.

Diz-se que as marcas registradas têm as três funções a seguir.

1. Função de indicação de origem: indica “quem fabricou”.

2. Função de garantia de qualidade: cria a expectativa de que “se for essa marca, a qualidade deve ser boa”.

3. Função de publicidade e propaganda: faz com que o produto seja associado apenas ao ver a marca.

Todas essas funções têm como premissa fundamental o fato de que a marca “se distingue claramente das outras empresas (ou seja, possui capacidade de identificação)”.

Mesmo que se venda um computador com o nome “computador de alta qualidade”, ninguém o reconhecerá como uma marca. É justamente por ter um nome claramente diferente dos demais (um nome com poder de identificação), como “MacBook” ou “VAIO”, que ele conquista fãs e acumula valor como marca.

Em outras palavras, compreender o poder de identificação é “o primeiro passo para criar uma marca forte”.

2. Seis padrões (exemplos concretos) que são considerados “sem poder de identificação”

Agora que entendemos o conceito, vamos para a parte prática.

Vamos examinar os principais padrões pelos quais um nome é rejeitado como “sem capacidade de distinção” de acordo com os critérios de análise do Instituto de Patentes (Artigo 3, Parágrafo 1 da Lei de Marcas). Verifique se o nome que você escolheu se enquadra em algum desses casos.

① Nome comum (Artigo 3, Parágrafo 1, Item 1)

Trata-se da própria denominação comumente utilizada no setor do produto ou serviço em questão.

• Exemplo: A marca “PC” para o produto designado “PC”.

• Explicação: O nome em si não pode ser registrado, pois não permite distinguir a quem pertence. Obviamente, apenas traduzi-lo para o inglês (“PC” ou “Personal Computer”) também não é aceitável.

② Marca de uso comum (Art. 3, § 1, inc. 2)

Trata-se de uma palavra que, embora inicialmente fosse uma marca registrada para se diferenciar de outras, tornou-se de uso comum por ter sido amplamente utilizada por outros profissionais do mesmo setor.

• Exemplo: A marca “Masamune” para o produto designado “saquê”.

• Exemplo: “hotel turístico” para instalações de hospedagem, etc.

• Explicação: Trata-se de uma expressão que perdeu o poder de identificação de uma marca específica devido ao uso excessivo por muitos fabricantes.

③ Marca descritiva (Art. 3, § 1, inc. 3) *Mais importante

Este é o padrão que mais facilmente se torna motivo de recusa. Não é possível registrar termos que simplesmente descrevam a qualidade do produto, as matérias-primas, a origem, a eficácia, a finalidade, a forma etc.

• Origem/local de venda: “Tóquio”, “Nihonbashi”, “Hokkaido”, etc.

• Qualidade/conteúdo: “delicioso”, “muito picante”, “excelente”, “fresco”, etc.

• Matérias-primas: “Lã” para o produto designado “vestuário”, “trigo” para pão, etc.

• Eficácia/utilização: “clareador” para cosméticos, “limpa bem” para detergentes, etc.

Essas expressões são consideradas meras “descrições” necessárias para o consumidor na hora de escolher um produto e não funcionam como nome de marca (de quem é o produto).

④ Nomes comuns (Artigo 3, Parágrafo 1, Item 4)

São sobrenomes ou nomes comuns no Japão, como aqueles que aparecem em grande número nas listas telefônicas.

• Exemplos: “Sato”, “Tanaka”, “Suzuki”, “Watanabe”, “Shop Tanaka”, etc.

• Explicação: Como “Sato” por si só não permite identificar de quem é o produto, considera-se que não possui capacidade de identificação. No entanto, é possível que seja registrado se for combinado com outras palavras, como “Sato XX”, ou se for apresentado com um design especial.

⑤ Marcas extremamente simples e comuns (Art. 3, § 1, item 5)

São símbolos, letras ou figuras simples.

• Exemplos: “A”, “1”, “〇 (círculo)”, “▲ (triângulo)”, uma ou duas letras do alfabeto romano (como “AB”).

• Explicação: Como se trata de símbolos básicos usados por qualquer pessoa, não é reconhecido o direito de exclusividade.

⑥ Outros elementos sem capacidade de distinção (Art. 3, § 1, n.º 6)

São aqueles que não se enquadram nas categorias acima, mas que, segundo o senso comum, são considerados desprovidos de capacidade de distinção.

• Exemplos: Padrões de fundo (padrões de fundo de produtos), slogans (frases do tipo “Everyday Low Price”), eras imperiais (como “Reiwa”).

3. Três medidas a serem tomadas quando for considerado que “não há capacidade de distinção”

“O nome que eu criei se enquadra exatamente na categoria de ‘marca descritiva’...”

“Recebi uma notificação de motivos de recusa do Instituto de Patentes...”

Mesmo nessas situações, ainda é cedo para desistir. Mesmo palavras sem capacidade de distinção podem, dependendo da criatividade, ser registradas como marcas. Apresentamos aqui as três principais medidas.

Medida 1: Combinar com um logotipo (figura)

Mesmo que as letras em si não tenham capacidade de distinção, há casos em que, ao combiná-las com um logotipo (figura) característico ou com letras desenhadas, o conjunto é reconhecido como tendo “capacidade de distinção”.

• Método: em vez de usar apenas fontes góticas ou mincho, crie um design de logotipo exclusivo e registre-o.

• Observação: Nesse caso, o escopo dos direitos costuma se limitar ao “design do logotipo”, e se terceiros utilizarem as mesmas letras em “fonte padrão (fonte comum)”, pode ser que não seja possível exercer os direitos (não se pode considerar violação de marca registrada). É importante compreender que se trata, em última instância, de uma “proteção como logotipo”.

Medida 2: Adicionar palavras com capacidade de distinção (marca combinada)

Junte uma palavra sem poder de distinção (ex.: “Tóquio”) a uma palavra única com poder de distinção (como um neologismo) para formar uma marca registrada longa.

• Exemplo: “Tóquio” sozinho não é aceitável, mas “Tóquio” + “Zebra (elemento neologístico)” = “Tóquio Zebra” é aceitável.

• Vantagem: é possível obter capacidade de distinção de forma relativamente fácil.

• Observação: Nesse caso, os direitos se estendem a “Tóquio Zebra” como um todo, mas não é possível proibir outras empresas de usar “Tóquio” isoladamente.

Estratégia 3: Obtenção de caráter distintivo por uso (Artigo 3, Parágrafo 2)

Este é um método de dificuldade “ultra-C”, mas consiste em “obter o registro com base no fato de que a marca se tornou famosa após anos de uso contínuo”.

Mesmo que se trate de uma palavra que, em princípio, não tenha capacidade distintiva (como marcas descritivas), se for usada de forma exclusiva por um longo período e, como resultado de uma ampla campanha publicitária, chegar a um nível em que os consumidores de todo o país reconheçam que “esse nome se refere aos produtos daquela empresa”, o registro será excepcionalmente concedido.

• Dificuldade de aplicação: extremamente alta. Para comprovar a notoriedade nacional, é necessário apresentar uma enorme quantidade de provas, como certificados de faturamento, recibos de despesas com publicidade, artigos de jornais e revistas e resultados de pesquisas de opinião.

• Equívoco comum: A simples intenção de “tornar a marca famosa no futuro” não é suficiente. É necessário que a marca “já seja famosa”.

4. A avaliação da capacidade de distinção é determinada em relação ao “produto ou serviço”

Há aqui um ponto extremamente importante.

O fato de uma determinada palavra ter ou não capacidade de distinção não é algo absoluto, mas é determinado de forma relativa em relação a “em que produtos ou serviços ela será utilizada”.

O que isso significa? Vejamos um exemplo concreto.

Exemplo: o caso da “Apple”

• Se o produto designado for “fruta”:

  “Apple” é um nome comum que se refere à própria maçã e não possui capacidade distintiva (não pode ser registrado). Isso porque seria um problema se a palavra “maçã” fosse monopolizada para a venda de maçãs.

• No caso de o produto designado ser “computador”:

  Não há qualquer relação entre computadores e maçãs. Também não é uma palavra que descreva a qualidade ou o formato dos computadores. Portanto, no setor de computadores, “Apple” é tratado como um mero neologismo e possui forte capacidade de distinção (passível de registro).

Exemplo: no caso de “Takkyubin”

“Takkyubin” é uma marca registrada da Yamato Holdings. No entanto, na linguagem comum, costuma ser usada como termo para designar todos os serviços de entrega. Se hoje alguém tentasse registrar “Takkyubin”, o pedido seria rejeitado por se tratar de um nome comum (ou de marca notória de terceiros), mas na época foi reconhecido como tendo poder de distinção.

Dessa forma, “como a palavra é reconhecida naquele setor” é o fator decisivo para a avaliação.

5. Dicas de nomeação para criar uma marca forte

Para evitar a recusa por falta de capacidade distintiva e, ao mesmo tempo, garantir direitos sólidos para a marca, recomendamos que você pense em nomes seguindo as orientações a seguir.

Criar neologismos (Coined Words)

Criar uma palavra totalmente nova é a estratégia mais eficaz em termos de marcas registradas.

• Exemplos: “SONY”, “Kodak”, “Haagen-Dazs”

• Como são palavras sem significado, não ocorrem problemas de confusão quanto à qualidade ou de marcas descritivas, e a probabilidade de registro é muito alta. Além disso, para o consumidor, elas ficam mais facilmente na memória como “palavras especiais exclusivas daquela marca”.

Buscar palavras sugestivas (Suggestive Marks)

Em vez de explicar diretamente o conteúdo do produto, escolha palavras que “sugiram uma imagem” de forma indireta.

• Exemplos: “Netsumasu Sheet” (folha refrescante). Em vez de dizer diretamente “gel refrescante”, sugere-se o efeito.

• Dica: a linha divisória entre “explicação (descritiva)” e “sugestão” é muito ambígua, e a avaliação pode variar de acordo com o examinador. No entanto, muitas vezes, focar nesse aspecto traz vantagens do ponto de vista do marketing (em termos de facilidade de compreensão).

Escolher palavras arbitrárias (Arbitrary Marks)

É um método que consiste em atribuir palavras existentes a produtos totalmente alheios. Exemplos disso são o já mencionado “Apple” (computador) e “CAMEL” (cigarro). Trazem um elemento de surpresa e possuem forte poder de identificação.

6. Conclusão: a pesquisa prévia antes do pedido é fundamental

No registro de marcas, o “poder de distinção” é o primeiro e maior obstáculo.

1. O poder de distinção é o “sinal de identificação para diferenciar os produtos da empresa de outros”, e é a fonte da marca.

2. Palavras que são “patrimônio comum de todos” (descrições, indicações de qualidade, nomes comuns) não podem ser monopolizadas.

3. Mesmo palavras sem poder de distinção podem ser registradas se combinadas com um logotipo ou com neologismos.

4. A melhor estratégia é, desde o início, criar nomes com “neologismos” ou “palavras totalmente alheias ao produto”.

Mesmo que você pense “Com esse nome, com certeza vai dar certo!”, há muitos casos em que, aos olhos de um profissional, a marca é rejeitada por ser considerada “descritiva”. Existe também a estratégia de usar deliberadamente palavras sem capacidade de distinção, transformá-las em logotipos e registrá-las, mas, nesse caso, é preciso compreender o risco de que o escopo dos direitos seja reduzido.

Antes de entrar em pânico ao receber uma “notificação de motivos de recusa” após o depósito do pedido, pergunte-se, já na fase de criação do nome: “Esta palavra tem capacidade de distinção? Não estou roubando a ideia de outra pessoa?”.

E, se houver a menor dúvida, recomendo fortemente que, antes do depósito, você solicite a um especialista, como um advogado de marcas, uma pesquisa prévia que inclua a “existência de capacidade distintiva”. Esse é o caminho mais rápido para proteger sua valiosa marca.

Conclusão: o próximo passo

Acredito que este artigo tenha ajudado a esclarecer a complexidade e a importância do “caráter distintivo”. No entanto, a análise real é uma sucessão de “casos a caso”.

“Entendi a teoria do caráter distintivo. Mas e quanto ao meu nome?”

“Pesquisei no J-PlatPat, mas não consigo decidir...”

Se você pensou assim, como próxima ação, recomendamos que, em vez de confiar na IA ou em sua própria avaliação, recorra a uma “consulta gratuita” com um especialista.

Índice

1. 1. Afinal, o que é o “caráter distintivo” de uma marca?
2. 2. Seis padrões (exemplos concretos) em que se considera que “não há capacidade distintiva”
3. 3. Três medidas a tomar quando for considerado que “não há capacidade de distinção”
4. 4. A avaliação do poder de distinção é determinada em relação aos “produtos e serviços”
5. 5. Dicas de nomeação para criar uma marca forte
6. 6. Resumo: a pesquisa prévia antes do depósito do pedido é fundamental