O que é o desconto acadêmico? Taxas de pedido de exame e taxas de patente para universidades e pesquisadores são reduzidas pela metade [Explicação de um advogado especializado em patentes]

Quando se pretende transformar os resultados de pesquisa de uma universidade em patente, o obstáculo financeiro não é nada pequeno. A taxa de pedido de exame é de 138.000 ienes + 4.000 ienes por reivindicação — um valor que, do ponto de vista do orçamento de um laboratório, faz com que se hesite. O que reduz diretamente esse ônus pela metade é o “Desconto Acadêmico” do Instituto de Patentes.

Se o requerente for um pesquisador de uma universidade ou instituição similar, ou a própria universidade ou instituição, a taxa de pedido de exame e as taxas de patente (referentes aos anos 1 a 10) são reduzidas pela metade. O procedimento consiste apenas em escrever uma linha no formulário de pedido de exame, sem necessidade de documentos comprovativos.Além disso, ao ler as perguntas e respostas do Instituto de Patentes, percebe-se que esse regime segue um critério coerente — não se questiona “quem inventou”, mas apenas “quem é o requerente”. Seja uma invenção de um estudante ou uma invenção adquirida de uma empresa, o desconto se aplica desde que o requerente atenda aos requisitos.

Neste artigo, um advogado especializado em patentes explica, com base em fontes primárias do Instituto de Patentes, quem se qualifica para o desconto acadêmico, o tratamento dado aos estudantes, as armadilhas específicas das universidades públicas, o cálculo proporcional em pedidos conjuntos e o tratamento dado às universidades estrangeiras. O conteúdo é relevante não apenas para pesquisadores universitários, URA e responsáveis por TLO, mas também para os responsáveis pela propriedade intelectual de empresas que apresentam pedidos conjuntos com universidades.

1. O que é o Desconto Acadêmico — O que tem desconto e em quanto

O desconto acadêmico é uma categoria do sistema de redução e isenção de taxas do Instituto de Patentes (novo sistema aplicável a pedidos de exame apresentados a partir de 1º de abril de 2019) destinada a pesquisadores de universidades e instituições de ensino superior, bem como às próprias universidades e instituições. A redução abrange os dois itens a seguir.

Entre as taxas oficiais desde o depósito do pedido até o 10º ano de manutenção dos direitos, tanto a taxa de pedido de exame — que é a mais elevada — quanto a taxa de patente — cujo impacto se acumula gradualmente — são reduzidas pela metade.Observe que a taxa de depósito (14.000 ienes) e as taxas de patente a partir do 11º ano não estão incluídas. Para conhecer o mecanismo do próprio procedimento de pedido de exame (prazo de 3 anos, recuperação em caso de esquecimento, etc.), consulte o artigo explicativo sobre o pedido de exame de um pedido de patente.

2. Pessoas elegíveis — “Pesquisadores de universidades e instituições similares” e “Universidades e instituições similares”

Os beneficiários estão definidos no Artigo 10, Inciso 3, do Decreto de Execução da Lei de Patentes e são divididos em duas categorias: “a) Pesquisadores de universidades e instituições similares” (pessoas físicas) e “b) Universidades e instituições similares” (entidades).

Vale destacar que os requisitos relativos à invenção no exercício das funções, que antes constavam das medidas de redução previstas na Lei de Fortalecimento da Capacidade Tecnológica Industrial, foram abolidos no regime atual. Anteriormente, era necessário verificar se a invenção se enquadrava na categoria de “invenção no exercício das funções”; agora, basta verificar se o requerente se enquadra na tabela acima, o que melhorou significativamente a facilidade de uso do sistema.

3. E quanto às invenções dos estudantes? — O que importa não é o inventor, e sim o requerente

Uma questão que frequentemente surge em relação à propriedade intelectual nas universidades é o tratamento dado aos estudantes. Para começar, o princípio é que os estudantes não se enquadram na categoria de “pesquisadores de universidades e instituições similares” (exceto nos casos em que atuam exclusivamente como “funcionários” da universidade dedicados à pesquisa). Isso ocorre porque, normalmente, os estudantes não mantêm relação de emprego com a universidade.

Então, as invenções nas quais os estudantes estiveram envolvidos não podem se beneficiar da isenção ou redução? — É aqui que entra em vigor o princípio mencionado no início. As perguntas e respostas do Instituto de Patentes declaram expressamente que os seguintes casos são todos “aplicáveis”:

Ou seja, a identidade do inventor não é levada em conta; tudo se resume a quem é o requerente no momento do pedido de isenção ou redução. Por outro lado, se o pedido for feito em nome do estudante, perder-se-á a isenção ou redução que poderia ter sido obtida, o que significa que a regularização da titularidade dos direitos (cessão ou sucessão) tem impacto direto nos custos.

4. Pontos que costumam passar despercebidos — quem é o responsável pela criação das universidades públicas, limitação do número de instituições e diferenças em relação às empresas

No caso das universidades públicas, a conclusão varia de acordo com “quem é o responsável pela criação”

As perguntas e respostas do Instituto de Patentes apresentam pontos específicos exclusivos das universidades públicas. Caso o estado assuma a invenção de serviço de um pesquisador de uma universidade estadual, ela será elegível para isenção ou redução se o responsável pela criação dessa universidade for o próprio estado.No entanto, se a entidade responsável pela criação for uma corporação universitária pública, a isenção só se aplica quando a corporação universitária pública assume a invenção; se a província — que não é a entidade responsável pela criação — assumir a invenção, ela fica fora do âmbito da isenção. Quem recebe a isenção é “quem cria a universidade”, e não o próprio município — essa é uma situação em que a escolha de quem assume a invenção afeta os custos.

Limite anual de casos: “excluído”

A partir de 1º de abril de 2024, foi estabelecido um limite anual de 180 casos para a isenção de taxas de pedido de reexame para pequenas e médias empresas; no entanto, o desconto acadêmico (universidades e pesquisadores de universidades) está isento desse limite de casos. Mesmo universidades e instituições de pesquisa de grande porte, com elevado número de pedidos, podem utilizar o benefício sem se preocupar com a quantidade de casos.

Relação com a isenção para pequenas e médias empresas

O novo sistema de isenção e redução de taxas inclui, além da categoria acadêmica, outras categorias, como a isenção de 50% para pequenas e médias empresas, e a redução de 33% para pequenas empresas e startups de pequeno porte.Caso os direitos sejam transferidos para uma startup originária da universidade, a classificação será feita com base na categoria da empresa, e não na categoria acadêmica; portanto, a categoria de aplicação e a taxa de redução variam de acordo com a forma como os direitos são detidos (se pertencem à universidade ou à startup). Consulte o resumo dos regimes de isenção e apoio para obter uma visão geral do sistema.

5. Procedimento — basta escrever uma linha no pedido de exame; não são necessários comprovantes

O procedimento do sistema atual é simples. Não são necessários formulários de solicitação de isenção ou redução nem documentos comprovativos; basta preencher o campo de observações especiais no Pedido de Exame do Pedido de Patente (ou no Boletim de Pagamento de Taxas de Patente) e indicar que se enquadra nessa categoria.

6. Pedido conjunto com empresas — o valor a pagar é rateado de acordo com a participação

Em pedidos conjuntos de colaboração entre a indústria e a academia, é comum que apenas a universidade seja elegível para a redução ou isenção. Nesse caso, a redução ou isenção se aplica apenas à participação da universidade. No pedido de exame, deve-se indicar, nas observações especiais, o “beneficiário da redução ou isenção” e a “proporção de sua participação”; além disso, deve-se indicar, no campo [Outros], a proporção do pagamento em relação à taxa normal.

O cálculo do exemplo fornecido pelo Instituto de Patentes é o seguinte. Se o requerente A (empresa, sem redução) e o requerente B (universidade, taxa de redução de 1/2) tiverem, cada um, uma participação de 1/2, a proporção de pagamento será 1 × 1/2 + 1/2 × 1/2 = 3/4.Se a taxa de pedido de exame da reivindicação 10 for de 178.000 ienes, o valor a ser pago será de 133.500 ienes. Não é necessário apresentar documento que comprove a proporção de participação.

7. Universidades e pesquisadores estrangeiros também estão incluídos

Embora seja algo pouco conhecido, as Perguntas e Respostas do Instituto de Patentes afirmam claramente que “desde que os requisitos sejam atendidos, os requerentes estrangeiros também são elegíveis para o regime de isenção ou redução”.Especificamente, estão incluídos pesquisadores de instituições de ensino estrangeiras equivalentes às universidades e escolas técnicas superiores previstas no Artigo 1º da Lei de Educação Escolar (como reitores, professores titulares e professores adjuntos, ou seja, pessoas que se dedicam exclusivamente à pesquisa), bem como as entidades que administram tais instituições.Quando universidades estrangeiras apresentam pedidos de patente no Japão, a taxa de solicitação de exame e a taxa de patente também são reduzidas pela metade com a mesma menção de uma linha exigida para universidades japonesas. O panorama geral do processo de pedido de patente no Japão para requerentes estrangeiros é explicado no Guia de Pedidos de Patente no Japão para Empresas Estrangeiras.

8. Perguntas frequentes (FAQ)

P1. O que é que fica mais barato com o desconto acadêmico e em quanto?

A taxa de pedido de exame e as taxas de patente (do 1º ao 10º ano) são reduzidas pela metade. No caso de 10 reivindicações, a taxa de pedido de exame de 178.000 ienes passa a ser de 89.000 ienes. A taxa de depósito e as taxas de patente a partir do 11º ano não estão incluídas.

P2. Os estudantes se enquadram nesse benefício?

Em princípio, estudantes não se enquadram na categoria de “pesquisadores de universidades e instituições similares” (exceto quando atuam exclusivamente na pesquisa como funcionários da universidade). No entanto, mesmo que a invenção seja de um estudante, a redução ou isenção será concedida se o pesquisador ou a universidade que recebeu a cessão dos direitos for o requerente. O que é levado em consideração não é o inventor, mas o requerente.

P3. São necessários documentos comprovativos?

Não são necessários. Basta indicar, no campo de observações do pedido de exame ou do comprovante de pagamento das taxas de patente, que se enquadra no item 3, alínea a) (pesquisador) ou b) (universidade, etc.) do Artigo 10 da Portaria de Execução da Lei de Patentes, e que se dispensa a apresentação do pedido de isenção ou redução. No entanto, o pedido deve ser feito simultaneamente ao pagamento, não sendo possível solicitá-lo posteriormente.

P4. Isso também se aplica a pedidos conjuntos com empresas?

Sim, pode. No entanto, a redução ou isenção se aplica apenas à participação da universidade. Caso a empresa e a universidade tenham participações iguais (1/2 cada) e apenas a universidade tenha direito à redução de 1/2, o valor a pagar será de 3/4 da taxa normal.

P5. Isso também se aplica a universidades no exterior?

Sim, pode. Se for um pesquisador ou responsável por uma instituição estrangeira equivalente a uma universidade ou escola técnica superior do Japão, está explicitamente indicado nas Perguntas e Respostas do Instituto de Patentes que se aplica a esse caso. O procedimento é o mesmo que para requerentes nacionais.

9. Resumo

Taxa de pedido de exame e taxas de patente por 10 anos reduzidas pela metade, procedimento de uma única linha, sem necessidade de certidão, sem limite de número de pedidos e abrangendo universidades estrangeiras — o Desconto Acadêmico é o regime que deve ser verificado em primeiro lugar na estrutura de custos de propriedade intelectual das universidades. E o único critério para a aplicação é se o requerente atende aos requisitos no momento do pedido de redução ou isenção.Quanto mais complexa for a origem da invenção — seja pelo envolvimento de estudantes ou pela transferência de direitos para órgãos públicos, por exemplo —, mais a definição do titular do pedido se reflete diretamente nos custos.

Desde a definição da titularidade antes do depósito até a inclusão de observações especiais e a repartição em pedidos conjuntos, trata-se de um sistema que, uma vez definido, pode ser utilizado automaticamente em todos os pedidos. Aproveite-o como um mecanismo que apoia a proteção dos direitos sobre resultados de pesquisa do ponto de vista financeiro.

Leitura complementar

• O que é o pedido de exame de um pedido de patente? Explicação sobre prazos, taxas, isenções e como recuperar um pedido esquecido
• 5 pontos a serem verificados para evitar problemas com patentes em pesquisas conjuntas com universidades
• Resumo dos regimes de isenção e apoio em propriedade intelectual disponíveis para pequenas e médias empresas

Fonte

• Sobre o Desconto Acadêmico (pesquisadores de universidades e instituições similares, universidades e instituições similares) (Escritório de Patentes): https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/02_09.html
• Sobre o sistema de isenção e redução de taxas (novo sistema) para processos com pedido de exame apresentado a partir de 1º de abril de 2019 (Escritório de Patentes): https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html
• Aviso sobre a revisão do regime de isenção e redução das taxas de pedido de exame (em vigor a partir de 1º de abril de Reiwa 6) (Escritório de Patentes): https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen_240131.html
• Lista de taxas relacionadas a direitos de propriedade industrial (Escritório de Patentes): https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html

AUTOR / Redator

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Escritório de Propriedade Intelectual EVORIX – Advogado de Patentes Representante

Presta assessoria a clientes de diversos setores — como TI, manufatura, startups, moda e saúde — desde o depósito de pedidos de patentes, marcas, desenhos industriais e direitos autorais até processos de julgamento e ações judiciais por violação.Também é especialista em estratégias de propriedade intelectual em áreas de ponta, como IA, IoT, Web3 e FinTech. Membro de várias entidades, incluindo a Ordem dos Advogados de Patentes do Japão, a Associação Asiática de Advogados de Patentes (APAA) e a Associação Japonesa de Marcas (JTA).

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