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No es raro utilizar el propio nombre como marca. Es algo que se ve con frecuencia, sobre todo en el mundo de la moda y la joyería. Dado que se trata de una marca que se utilizará con fines comerciales, es probable que esté considerando solicitar su registro como marca, pero a la hora de obtener los derechos correspondientes, es necesario prestar atención a las actuales condiciones de examen de la Oficina de Patentes.
Por otra parte, el término «nombre propio» utilizado en este artículo se refiere al nombre completo, salvo que se indique lo contrario.
Índice
- Casos en los que se puede y no se puede registrar un nombre propio como marca
- Ejemplos de registros y denegaciones de diseñadores famosos
- Tendencia a la flexibilización de los requisitos y reformas legislativas
- Aspectos prácticos para lograr el registro de una marca con nombre propio
- Estimación de costes
- Sobre el registro de marcas que consisten únicamente en un apellido
- Referencias
Casos en los que se puede y no se puede registrar una marca con un nombre propio
Por regla general, no se pueden registrar marcas que incluyan nombres de personas (artículo 4, apartado 1, número 8, de la Ley de Marcas). Esto se debe a que, incluso si se trata del propio nombre, existe la posibilidad de que otras personas con el mismo nombre y apellido sufran perjuicios si existen personas con ese mismo nombre y apellido. Esta disposición se basa en el principio de «proteger los intereses personales de terceros».
Resumen del artículo 4, apartado 1, número 8, de la Ley de Marcas
Las marcas que incluyan el nombre de otra persona no podrán registrarse, salvo que se cuente con el consentimiento de dicha persona.
No obstante, como excepción, el registro es posible si se obtiene el consentimiento de todas las personas con el mismo nombre. Al parecer, la Oficina de Patentes determina la existencia de personas con el mismo nombre consultando directorios telefónicos como Hello Page.
Ejemplos de registros admitidos en el pasado
A pesar de la disposición del artículo 4, apartado 1, número 8, la realidad ha sido que, hasta ahora, los nombres de personas se han registrado con un criterio relativamente flexible. Existen numerosos ejemplos en los que se ha logrado el registro utilizando katakana o la transcripción al alfabeto romano, o bien escribiendo el apellido y el nombre juntos en la transcripción al alfabeto romano (por ejemplo: «TAKEFUMISUGIURA»).
Si se realiza una búsqueda en J-PlatPat, se pueden encontrar numerosos ejemplos de registros que contienen nombres de personas.
| Número de registro | Marca | Sector |
|---|---|---|
| N.º 4373585 | TAKEO KIKUCHI | Moda |
| N.º 4897355 | JUNKO KOSHINO | Moda |
| N.º 5738507 | junhashimoto | Moda |
N.º 4373585 «TAKEO KIKUCHI»
N.º 4897355 «JUNKO KOSHINO»
N.º 5738507 «junhashimoto»
En cuanto a las marcas extranjeras, hay innumerables ejemplos en los que el nombre del fundador se ha convertido directamente en el nombre de la marca, como «LOUIS VUITTON», «COCO CHANEL», «GIORGIO ARMANI» o «RALPH LAUREN».También en Japón se han registrado como marcas los nombres de diseñadores de renombre mundial, como «ISSEY MIYAKE (Issey Miyake)», «HANAE MORI (Hanae Mori)» y «YOJI YAMAMOTO (Yohji Yamamoto)».
Casos de registro y de denegación de diseñadores famosos
Sin embargo, en los últimos años la situación ha cambiado y el registro de marcas que incluyen nombres propios se ha vuelto muy estricto. Cada vez son más los casos en los que se rechazan marcas de diseñadores famosos.
El caso de Takahiro Miyashita
En cuanto a «TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.», la marca del diseñador Takahiro Miyashita, que presenta sus creaciones en la Semana de la Moda de París, no se le concedió el registro tras el examen y el procedimiento de apelación, y aunque se impugnó la registrabilidad ante los tribunales, finalmente no se le concedió el registro (N.º 10006 de 2020 (Goke). Texto de la sentencia).
Puntos a tener en cuenta
Incluso en el caso de diseñadores de renombre mundial, si existe otra persona con el mismo nombre y no se obtiene su consentimiento, no se concederá el registro de la marca. Es importante tener en cuenta que la notoriedad o la trayectoria de la marca por sí solas no bastan para cumplir los requisitos.
El caso de Yohji Yamamoto
En cuanto a la marca «Yohji Yamamoto», creada por Yohji Yamamoto, a pesar de que existen numerosos ejemplos de registros anteriores de esta marca, se ha dado una situación en la que no se aprueban los registros de las solicitudes recientes.
| Clasificación | Marca | Resultado |
|---|---|---|
| Solicitudes anteriores | N.º 1678376 «YOHJI YAMAMOTO» | Registrada |
| Solicitudes recientes | Solicitud de marca 2019-23948 «Yohji Yamamoto» | Denegación |
Ejemplos de registros anteriores: N.º 1678376 «YOHJI YAMAMOTO»
Ejemplo de denegación: Solicitud de marca 2019-23948 «Yohji Yamamoto»
Esta situación entraña una contradicción, ya que, a pesar de que la misma persona haya obtenido un registro con el mismo nombre de marca en el pasado, no se admite una nueva solicitud debido al endurecimiento de los criterios de examen.
Tendencia a la flexibilización de los requisitos y reforma legislativa
Dado que esta situación se considera excesivamente estricta, se ha celebrado un debate entre expertos sobre la flexibilización de los requisitos de registro de marcas que incluyen el nombre de otra persona. Los detalles se recogen en el documento «El papel del sistema de propiedad intelectual para promover el uso de la propiedad intelectual: resumen», elaborado por el Comité Consultivo para la Promoción de Políticas de la Oficina de Patentes (informe en PDF).
Orientación de la reforma legislativa
Con la reforma de la Ley de Marcas de 2023, se flexibilizaron parcialmente los requisitos de registro de las marcas que incluyen el nombre de otra persona. En concreto, se ha abierto la vía para que se admita el registro de aquellas marcas que se reconocen como el nombre del solicitante, siempre que «dicha marca sea ampliamente reconocida entre los consumidores en el ámbito de los productos o servicios para los que se utiliza la marca». Se han establecido casos en los que se puede registrar sin el consentimiento de todas las personas con el mismo nombre, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por decreto.
Se prevé que en el futuro continúe la clarificación de los requisitos y la mejora de su aplicación. Para quienes deseen desarrollar una marca utilizando su propio nombre como marca comercial, es importante considerar la posibilidad de presentar una solicitud, sin perder de vista la evolución de la reforma legislativa.
Aspectos prácticos para el éxito en el registro de marcas con nombres de personas
A continuación, se resumen los puntos clave para aumentar las posibilidades de éxito a la hora de registrar un nombre propio como marca.
Aspectos que deben considerarse antes de presentar la solicitud
- Investigación de personas con el mismo nombre: Averigüe el número de personas con el mismo nombre mediante las páginas de directorio o búsquedas en Internet. Cuantas menos personas con el mismo nombre haya, mayores serán las posibilidades de registro.
- Ingeniosidad en la forma de escritura: considerar la escritura en alfabeto romano o en katakana en lugar de en kanji. En algunos casos, también puede resultar eficaz escribir el nombre y los apellidos seguidos, sin espacios entre ellos.
- Considerar la creación de un logotipo: en algunos casos, se puede aumentar el carácter distintivo si, en lugar de solo texto, se añade una tipografía o un diseño característico y se presenta la solicitud como marca con logotipo.
- Preparación de pruebas de notoriedad: dado que los requisitos tras la reforma legislativa exigen que la marca sea «ampliamente reconocida entre los consumidores», conviene recopilar pruebas como apariciones en los medios de comunicación, datos de ventas o premios obtenidos.
- Obtención del consentimiento de personas con el mismo nombre: si el número de personas con el mismo nombre es limitado, se intentará obtener su consentimiento por escrito.
Consejos prácticos
Incluso cuando resulte difícil registrar el nombre propio en sí, se puede considerar la posibilidad de solicitarlo como marca de carácter inventivo que combine el nombre propio con el concepto de marca o la categoría de producto. Por ejemplo, también resulta eficaz solicitarlo como logotipo con diseño, como en el caso de «TAKEO KIKUCHI».
Coste aproximado
Los costes de la solicitud de una marca de nombre propio son, en principio, los mismos que los de una solicitud de marca habitual. No obstante, pueden surgir costes adicionales debido a circunstancias específicas de los nombres propios.
| Partidas de gastos | Resumen |
|---|---|
| Tasa de timbre en el momento de la solicitud | 3.400 yenes + 8.600 yenes x número de clases |
| Tasa de timbre de registro (10 años) | 32 900 yenes x número de clases |
| Honorarios del agente de patentes (tasas de solicitud) | Varía según el despacho (entre varias decenas de miles y más de cien mil yenes) |
| Gastos de tramitación de escritos de alegaciones y de correcciones | Se generan cuando es necesario responder a una notificación de motivos de denegación |
| Gastos de obtención del consentimiento de personas con el mismo nombre | Gastos reales de investigación, contacto y redacción de documentos |
En el caso de las marcas que contienen nombres de personas, existe una alta probabilidad de que se emita una notificación de motivos de denegación, por lo que es recomendable prever los gastos de redacción de escritos de alegaciones y de correcciones.
Sobre el registro de marcas que consisten únicamente en un apellido
Por otra parte, en el caso de las marcas que consisten únicamente en un apellido, si dicho apellido no es especial sino «común», en principio no se puede obtener el registro (artículo 3, apartado 1, número 4, de la Ley de Marcas).
Por ejemplo, apellidos comunes como «Sugiura», «Tanaka», «Sato» o «Suzuki» se consideran carentes de carácter distintivo tal y como son. No obstante, si concurren circunstancias como el haber adquirido notoriedad en un ámbito concreto, se puede reconocer el carácter distintivo adquirido por el uso (artículo 3, apartado 2, de la Ley de Marcas) y, en algunos casos, se puede llegar a registrar.
Diferencia entre el nombre completo y el apellido solo
- Nombre completo: problema del artículo 4, apartado 1, número 8 (nombre de otra persona) → Se requiere el consentimiento de la persona con el mismo nombre o el cumplimiento de los requisitos de la reforma legislativa
- Solo apellido: problema del artículo 3, apartado 1, punto 4 (apellidos comunes) → Es necesario demostrar el carácter distintivo por el uso
Aunque se trata de una situación complicada, dado que los nombres de personas también funcionan como marcas, deben registrarse como marcas. Si está pensando en solicitar el registro de su nombre como marca, no dude en consultarnos.
Referencia
- Artículo 4, apartado 1, número 8, de la Ley de Marcas: Marcas que incluyan la imagen de otra persona, el nombre o la denominación de otra persona, o un seudónimo, nombre artístico o pluma famoso, o una abreviatura famosa de los mismos (excepto aquellas para las que se haya obtenido el consentimiento de dicha persona).
- Informe de investigación sobre marcas que incluyen nombres de terceros: https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/document/zaisanken_kouhyou/2021_04.pdf
- El papel del sistema de propiedad intelectual para promover el aprovechamiento de la propiedad intelectual ~Resumen~: https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/kondankai/document/index/hokoku.pdf
AUTOR / Redactor
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Representante y abogado especializado en propiedad intelectual del bufete EVORIX
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