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El sistema de marcas de Australia está gestionado, desde el punto de vista administrativo, por IP...
El régimen de marcas de Nueva Zelanda, basado principalmente en la Ley de Marcas de 2002 (Trade Marks Act 2002) y el Reglamento de Marcas de 2003 (Trade Marks Regulations 2003), regula de forma integrada el registro, el mantenimiento, los litigios y la reparación por infracción.La autoridad competente es la IPONZ (Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelanda). Si se presenta una solicitud basándose en la práctica habitual en Japón, existen muchos escollos específicos, como la norma de «dos días tras la solicitud en Nueva Zelanda» para reivindicar la prioridad, la obligación de transcribir y traducir al inglés las marcas con caracteres no latinos, el examen de los elementos maoríes y la admisión de las importaciones paralelas. En este artículo, un abogado especializado en propiedad industrial en activo explica a fondo los aspectos fundamentales de la práctica.
Puntos clave de este artículo: En materia de marcas de Nueva Zelanda, los aspectos de mayor relevancia práctica son el «uso del SPA (Search and Preliminary Advice)», el «cumplimiento estricto de la regla de los dos días para la reivindicación de prioridad», el «tratamiento de los caracteres maoríes y no latinos», el «ataque por falta de uso de marcas bloqueadoras» y la «aplicación de la ley teniendo en cuenta las importaciones paralelas».
Índice
- Estructura básica del sistema
- Requisitos de solicitud y documentación necesaria
- Proceso de solicitud, costes y plazos
- Criterios de examen (motivos de denegación absolutos y relativos)
- Recursos de oposición, anulación y nulidad
- Derechos tras el registro y mantenimiento
- Respuesta ante infracciones y ejecución (incluidas las importaciones paralelas)
- Jurisprudencia relevante
- Lista de verificación práctica
- Preguntas frecuentes
1. Estructura básica del sistema
La ley fundamental es la Ley de Marcas de 2002 (Trade Marks Act 2002), complementada en el ámbito procedimental por el Reglamento de Marcas de 2003 (Trade Marks Regulations 2003). El conjunto de normas relativas al Protocolo de Madrid constituye la base del registro internacional. La IPONZ se encarga del registro de marcas, patentes, diseños, variedades vegetales e indicaciones geográficas, y funciona como una división del Ministerio de Empresas, Innovación y Empleo de Nueva Zelanda (MBIE).
El objeto de protección es relativamente amplio y puede incluir palabras, figuras, colores, formas, olores, sonidos y sabores, entre otros, pero se requieren tres requisitos: que sea un «signo», que sea posible su «representación gráfica» y que permita distinguir los productos o servicios de los de terceros. Las marcas no tradicionales están reconocidas en teoría, pero el principal campo de batalla es la forma de expresión y la demostración del carácter distintivo. En cuanto a los colores y las formas tridimensionales, se exige una descripción concreta basada en estándares como Pantone.
Ventajas prácticas del registro: aunque las marcas no registradas pueden gozar de cierta protección en virtud del derecho consuetudinario (por ejemplo, contra la usurpación de denominación), el registro legaliza el contenido de los derechos, lo que aumenta considerablemente la posibilidad de ejercerlos.
2. Requisitos de solicitud y documentación necesaria
Requisitos del solicitante
Puede presentar la solicitud «quien afirme ser el propietario de dicha marca». Se contemplan entidades jurídicas como empresas, varios particulares, sociedades (en las que deben figurar los nombres de todos los socios) y sociedades registradas. No existen restricciones de nacionalidad para las solicitudes nacionales presentadas por empresas japonesas o residentes en Japón. Sin embargo, los requisitos de elegibilidad para las solicitudes del Sistema de Madrid con Nueva Zelanda como Oficina de Origen son un tema aparte.
Datos que deben figurar
- Información del titular y persona de contacto (case contact)
- Representación del signo
- Designación de productos y servicios
- Reivindicación de prioridad
- Transcripción y traducción al inglés (en el caso de marcas en caracteres no latinos)
- Declaración de uso (statement of use)
Trampas para las empresas japonesas: en el caso de las marcas denominativas o combinadas que incluyan caracteres japoneses, se exige la transcripción y la traducción al inglés. Se debe actuar con cautela al tratar patrones que mezclen kanji, hiragana y katakana.
Dirección de notificación
El contacto del caso debe tener una dirección en Nueva Zelanda o Australia (tal y como se indica en el vídeo de solicitud y la guía de registro de cesión de IPONZ). Dado que en algunos documentos se indica «solo direcciones de Nueva Zelanda», es más seguro realizar una última comprobación en el formulario en línea justo antes de presentar la solicitud.
Productos y servicios designados (se recomiendan los términos preaprobados)
IPONZ recomienda encarecidamente el uso de términos preaprobados (pre-approved terms), y el Form Builder parte de esa premisa. En la práctica de los representantes, hay que tener en cuenta la relación entre la reducción de costes que ofrecen los términos preaprobados y la flexibilidad del alcance de la protección que ofrece la redacción personalizada.
3. Flujo de la solicitud, costes y plazos
La importante «regla de los dos días» para la reivindicación de la prioridad
Plazo que debe respetarse sin falta: para reivindicar la prioridad del Convenio de París, además de presentar la solicitud en Nueva Zelanda en un plazo de seis meses desde la primera solicitud en un país miembro del Convenio, es necesario notificar la reivindicación de prioridad a IPONZ en un plazo de dos días tras la presentación de la solicitud en Nueva Zelanda. Este plazo de dos días no es prorrogable. Considerar, según la práctica habitual en Japón, que «se puede subsanar más adelante» puede resultar fatal.
Proceso de solicitud
- Verificación previa y búsqueda de antecedentes (opcional: Search and Preliminary Advice)
- Solicitud en línea (sistema de gestión de casos de IPONZ / Form Builder)
- Examen de forma y de fondo
- Si hay problemas: emisión del informe de conformidad (Compliance Report) → respuesta (en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud en Nueva Zelanda)
- Aceptación (acceptance) y publicación en el Boletín
- Plazo de oposición: 3 meses
- Esperar a que transcurran 6 meses desde la fecha de solicitud
- Registro (renovación, uso, ejercicio de derechos)
Admisión ≠ Registro: incluso tras la admisión, además del plazo de oposición de 3 meses, no se registrará hasta que hayan transcurrido 6 meses desde la fecha de solicitud. En los casos en los que se espera una protección temprana, es necesario explicar este plazo con antelación.
Lista de tasas (en NZD, sin IVA)
| Concepto | Importe | Comentarios prácticos |
|---|---|---|
| Búsqueda y asesoramiento preliminar (1 clase) | 50 NZD | Plazo estimado de 5 días laborables. Si se utiliza para la solicitud principal en un plazo de 3 meses y con el mismo contenido, se reduce la tasa de solicitud |
| Solicitud ordinaria (1 clase) | 100 NZD | Incluye términos personalizados |
| solo términos preaprobados (1 clase) | 70 NZD | Compatible con Form Builder |
| Solicitud con tarifa reducida basada en el SPA (1 clase) | 50 NZD | Condición: en un plazo de 3 meses y con contenido totalmente idéntico |
| Clases adicionales | 100 NZD | Si se añaden o modifican las clases el mismo día |
| Recurso/revocación/nulidad | 350 NZD cada una | Tasa de presentación |
| Tasa de audiencia (por cada parte) | 850 NZD | Cuando se opta por el procedimiento escrito o la vista |
| Renovación (1 categoría, cada 10 años) | 200 NZD | Renovable indefinidamente |
Comparación con la designación de Madrid: si se elige Nueva Zelanda en la designación de Madrid, las tasas individuales publicadas por la OMPI son de 46 CHF por clase en el momento de la designación y de 92 CHF por clase en el momento de la renovación. Dado que en Madrid se añaden tasas básicas y otras, en los casos en los que se desee elaborar cuidadosamente la especificación para 1 o 2 clases, la solicitud nacional (especialmente la SPA con tasa reducida) puede resultar más rentable.
Plazo de examen estimado (a mayo de 2026)
| Fase | Duración |
|---|---|
| Primera respuesta de la solicitud nacional | 70 días hábiles |
| Registro internacional designado en Nueva Zelanda | 75 días hábiles |
| Revisión tras la respuesta al informe de conformidad | 35 días hábiles |
| Tramitación de la solicitud de prórroga/cesión | 15 días laborables |
* IPONZ especifica que se trata del «plazo ampliado a partir de mayo de 2025»; en condiciones normales, el plazo era de 15 días hábiles. Lo más prudente es consultar el «plazo actual» oficial cada vez que se consulte la tabla de gestión de casos.
4. Criterios de examen (motivos de denegación absolutos y relativos)
Motivos de denegación absolutos (artículos 17-21)
artículo 17: engaño/confusión, mala fe
Riesgo de engañar al público, incumplimiento de la legislación, solicitud de mala fe (problema del titular legítimo)
Sección 17: Elementos maoríes
Riesgo de resultar ofensivo para la comunidad maorí. Asesoramiento del Comité Asesor de Marcas Maoríes
artículo 18: falta de carácter distintivo
Según el artículo 18(2), esto puede superarse si se demuestra el carácter distintivo adquirido por el uso previo a la solicitud
Regulaciones especiales
Prohibición legal de nombres de elementos químicos y compuestos, indicaciones geográficas, banderas, escudos de armas y emblemas estatales, etc.
Motivos de denegación relativos (artículos 22-30)
La sección 25 es fundamental en lo que respecta a la colisión con marcas anteriores. Existen tres formas de superar la citación en virtud de la sección 26.
- Consentimiento (obtención del consentimiento del titular del derecho anterior)
- Uso concurrente de buena fe
- Otras circunstancias especiales (incluida la anulación de la marca posterior)
Estrategia práctica: no basta con alegar simplemente que «no se parecen», sino que es importante adoptar un enfoque múltiple que incluya: ① obtener el consentimiento de la parte contraria, ② limitar la especificación, ③ respaldar el uso concurrente de buena fe con pruebas, y ④ iniciar un procedimiento de revocación o nulidad contra el registro anterior.En Nueva Zelanda, desde la sentencia ZIPLOC del Tribunal Supremo (que se comentará más adelante), se ha establecido explícitamente una práctica en la que, tras la revocación de la marca citada, se interpreta de forma amplia la sección 26(b) sobre circunstancias especiales.
Respuesta a la notificación de motivos de denegación
| Procedimiento | Plazo |
|---|---|
| Respuesta al informe de cumplimiento | En un plazo de 12 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud en Nueva Zelanda (en los casos de la Comisión Maorí, 12 meses a partir del primer informe de cumplimiento completo) |
| Tras la notificación de intención de denegación | Solicitar una audiencia en el plazo de un mes |
| Ampliación del plazo | Solicitar antes de que venza el plazo, por escrito y motivando la solicitud. Los requisitos para la prórroga son estrictos |
5. Litigios por oposición, revocación e invalidez
El centro de los litigios inter partes se encuentra en la Oficina de Audiencias de IPONZ (tribunal especializado). Las principales vías son la oposición, la revocación, la nulidad, la cancelación y la modificación o rectificación.
Oposición
Calendario del procedimiento de oposición:
- Presentación de la oposición: en un plazo de tres meses a partir de la fecha de publicación en el Boletín
- Contrapliego: en un plazo de dos meses a partir de la notificación (si no se presenta, se considera desistido)
- Pruebas del oponente: 2 meses
- Pruebas del solicitante: 2 meses
- Pruebas de réplica: 1 mes (estrictamente en respuesta)
- Ampliación de plazos: se requieren circunstancias genuinas y excepcionales
Revocación por falta de uso (punto clave)
Muy importante: los registros que no hayan tenido un uso genuino durante un periodo continuo de más de tres años están sujetos a revocación. Este es el medio estándar para eliminar los registros de bloqueo. La parte titular del derecho se defiende presentando, en un plazo de dos meses, una contrademanda y pruebas de uso o circunstancias especiales. En la fase de autorización, no solo se debe considerar «la existencia o no del registro», sino también los indicios de uso real y la posibilidad de preservar las pruebas.
Nulidad
La persona perjudicada (en sentido amplio: quien ve bloqueada su propia solicitud, competidores del sector, quienes se enfrentan a una denuncia por infracción, etc.) presenta una solicitud ante el Comisionado o el Tribunal Superior. Existe una norma que limita la nulidad una vez transcurridos siete años desde la fecha de registro presunta, pero hay motivos de excepción.
cancelación / modificación
La tasa de presentación es gratuita. Se aplica a infracciones de los requisitos de registro y a problemas específicos de las marcas de certificación o colectivas. La rectificación existe como medio para corregir errores u omisiones en el registro, sin que se cuestione la validez en sí misma.
6. Derechos tras el registro y mantenimiento
Efectos del registro
A las marcas registradas se les atribuyen derechos de uso exclusivo, derechos de licencia y el derecho a obtener reparación por infracción. Se puede entender que esto es similar a los derechos de uso exclusivo y de prohibición de la legislación japonesa.
Admisión de las importaciones paralelas
Característica importante de la legislación neozelandesa: en principio, no se prohíben las importaciones paralelas de productos auténticos. El artículo 97A, tras la reforma legislativa, establece que el uso de una marca registrada no constituye una infracción en el caso de productos que hayan sido comercializados en cualquier parte del mundo por el titular o con su consentimiento. La aduana tampoco considera ilegales las importaciones paralelas de productos auténticos. No es posible controlar de forma generalizada la redistribución de productos auténticos basándose únicamente en la infracción de marcas.
Obligación de uso
Los registros que no hayan tenido un uso genuino durante al menos tres años están sujetos a revocación. El IPONZ recomienda, en los casos en que se solicite la revocación con el fin de anular un registro de referencia, alegar una fecha de revocación que se remonte al día anterior a la fecha de presentación de la solicitud (o a la fecha de prioridad).
Plazo de vigencia y renovación
| Apartado | Contenido |
|---|---|
| Plazo de vigencia | 10 años (renovable indefinidamente) |
| Tasa de renovación | 200 NZD por clase (sin IVA) |
| Periodo de gracia para la renovación tardía o la restablecimiento | 6 meses (reducido de 1 año tras la reforma de 2020) |
Cesión y licencia
La cesión y la sucesión se tramitan a través del sistema de gestión de casos en línea. La licencia se define como el uso por parte de un usuario bajo la autorización y el control del titular, por lo que se presupone una licencia que conlleva dicho control. Es importante que las cláusulas de control de calidad queden expresamente estipuladas en el contrato.
7. Respuesta ante infracciones y ejecución (incluidas las importaciones paralelas)
Recursos civiles
Medidas cautelares (injunction)
Cese de la infracción
Indemnización por daños y perjuicios
Indemnización por daños y perjuicios reales
Restitución de beneficios (account of profits)
Entrega de los beneficios obtenidos ilícitamente
Entrega (delivery up)
Medidas cautelares sobre los productos infractores
Protección de marcas no registradas
Las marcas no registradas no pueden ser objeto de una demanda por infracción de marca registrada. En su lugar, se combinan alegaciones basadas en el passing off o en la Ley de Comercio Justo. Si el uso previo al registro o la presencia en el mercado de la parte contraria son significativos, resulta arriesgado basar la estrategia únicamente en la infracción de marca registrada.
Preservación de pruebas (orden de registro)
Las Normas del Tribunal Superior de 2016 (High Court Rules 2016) contemplan la orden de congelación de activos (freezing order) y la orden de registro (search order, clásicamente del tipo Anton Piller). En los casos en los que exista riesgo de dispersión de los productos falsificados, los libros de contabilidad o los datos de transacciones, se considerará la posibilidad de solicitar medidas cautelares inmediatas, además de la divulgación habitual, incluyendo una orden de registro.
Medidas fronterizas (notificación aduanera)
Medida eficaz: la Aduana de Nueva Zelanda aplica un sistema por el que, si el titular de los derechos presenta una notificación, se retienen los productos falsificados (quedan excluidas las importaciones paralelas de productos auténticos). En el caso de bienes de consumo en los que se sospecha de la entrada de productos falsificados, en muchos casos resulta más rentable preparar una notificación aduanera antes de iniciar un proceso civil.
Sanciones penales
La Ley de Marcas de 2002 (Trade Marks Act 2002) establece los delitos y sanciones, tipificando como delito la falsificación, la solicitud fraudulenta de marcas registradas y la fabricación de dispositivos relacionados. Es necesario consultar por separado los detalles de las penas específicas previstas por la ley (multa y duración de la pena de prisión).
8. Jurisprudencia relevante
① Crocodile International contra Lacoste [2017] NZSC 14
Sentencia del Tribunal Supremo sobre si el «uso diferente de la marca registrada» en un procedimiento de caducidad por falta de uso puede considerarse «uso genuino». La marca registrada 70068 de Lacoste fue objeto de un procedimiento de caducidad a partir del 12 de diciembre de 1999. La cuestión central era si se alteraba el carácter distintivo. Implicaciones prácticas
: es importante gestionar las discrepancias entre la forma registrada y la forma de uso real. A la hora de renovar la marca, se debe considerar la presentación de solicitudes adicionales o de defensa adaptadas al nuevo logotipo.
② International Consolidated Business contra SC Johnson (caso ZIPLOC) [2020] NZSC 110
Sentencia sobre si una revocación posterior puede rescatar una solicitud que inicialmente se vio bloqueada por una citación. A raíz de esta sentencia, la IPONZ dejó claro que, en los casos en que la marca citada sea posteriormente revocada, interpretará de forma relativamente amplia el artículo 26(b) sobre «circunstancias especiales». Sugerencia
práctica: los registros de bloqueo tienen un gran valor si se combinan con una revocación previa o simultánea. Las citaciones en la fase de examen no constituyen un obstáculo insuperable.
③ Tasman contra Knauf (caso PINK BATTS/Earthwool, 2015)
Caso sobre si el uso descriptivo o nominativo constituye una infracción. Una sentencia posterior del Tribunal de Apelación lo clasificó como un «caso de uso descriptivo o nominativo» y determinó que no existía un caso discutible de infracción de marca. Implicaciones
prácticas: el alcance de la protección de las marcas denominativas que contienen elementos semidescriptivos puede verse limitado. Vale la pena reforzar la diferenciación en la fase de solicitud mediante la creación de un logotipo, la combinación con otros elementos o la presentación de pruebas adicionales.
Los tres pilares de la práctica neozelandesa: a partir de los tres casos citados, «① los registros que no se utilizan caducan», «② las citaciones pueden invalidarse por anulación o circunstancias especiales» y «③ el uso descriptivo o nominativo tiene límites en cuanto a la infracción». A diferencia de Japón, donde el proceso se limita a la registrabilidad en el momento de la solicitud, en Nueva Zelanda el realismo en cuanto al uso y la aplicación tras el registro está fuertemente integrado en el sistema.
9. Lista de verificación práctica
- Considerar el uso del SPA (Search and Preliminary Advice): 50 NZD por clase y 5 días laborables. Si a continuación se presenta una solicitud con tasa reducida, solo se añade 50 NZD más
- Incorporar la «regla de los 2 días» para la reivindicación de prioridad en el expediente: en un plazo de 2 días tras la solicitud en Nueva Zelanda, sin posibilidad de prórroga
- Preparar la transcripción y traducción al inglés de los caracteres no latinos — Las marcas en kanji, hiragana y katakana deben organizarse previamente
- Comprobación de la sensibilidad de los elementos maoríes: si se incluyen elementos en lengua o imágenes maoríes, hay que prever una prolongación del tiempo de examen
- Asegurar una dirección de notificación en Nueva Zelanda o Australia — Realizar la confirmación final en el formulario en línea justo antes de la solicitud
- Diseñar la especificación con un equilibrio entre términos preaprobados y personalizados — Si son 1 o 2 clases, solicitar la tasa reducida para solicitudes nacionales; si son muchos países de la zona, designar Madrid
- Preparar una estrategia triple para responder a las citaciones: consentimiento, limitación o anulación
- Estudiar el ataque por falta de uso de la marca de bloqueo — Tras la sentencia ZIPLOC, las «circunstancias especiales» se interpretan de forma amplia
- Diseñar la aplicación de la ley teniendo en cuenta las importaciones paralelas — El control de la distribución de productos auténticos es difícil solo con la marca
- Recopilar pruebas de uso de forma continuada — Para hacer frente a la revocación por falta de uso tras 3 años, conservar en orden cronológico datos de ventas, publicidad, embalajes e imágenes web
10. Preguntas frecuentes
Asesoramiento sobre solicitudes de marcas en Nueva Zelanda
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