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Marchio dell’Unione europea: requisiti, costi e differenze rispetto al Giappone

Panoramica sul sistema del marchio dell’Unione europea (EUTM) | Un consulente in brevetti illustra i requisiti di deposito, i costi e le differenze rispetto al Giappone

Punti salienti di questo articolo: l’EUTM (marchio dell’Unione europea) è un sistema che consente di ottenere la protezione del marchio in tutti i 27 Stati membri dell’UE con un’unica domanda. Il metodo di esame differisce notevolmente da quello dell’Ufficio giapponese dei brevetti (JPO) e l’EUIPO si caratterizza per il fatto di non esaminare i motivi di rifiuto relativi (presenza di marchi simili).

1. Che cos’è l’EUTM (marchio dell’Unione europea)

L’EUTM (European Union Trade Mark: marchio dell’Unione europea) è un sistema che consente di ottenere un diritto di marchio valido in tutti i 27 Stati membri dell’UE presentando un’unica domanda all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

27 paesi

Protezione con un’unica domanda

850 EUR

Costo di deposito per 1 classe

10 anni

Durata della protezione (rinnovabile)

Rispetto alla presentazione di domande separate in ciascun paese, i principali vantaggi consistono nella centralizzazione delle procedure e nella riduzione dei costi. Tuttavia, poiché vige il «principio di unità», in base al quale la registrazione viene respinta in tutta l’UE se sussiste un motivo di rigetto anche in un solo paese, è fondamentale valutare attentamente la strategia di deposito.

2. Procedura dalla domanda alla registrazione

1

Preparazione della domanda e ricerca

Si effettua una ricerca preliminare sui marchi esistenti utilizzando i database eSearch plus e TMview dell’EUIPO. Se per i prodotti e i servizi designati si utilizzano i termini già approvati della «Banca dati armonizzata (HDB)», la domanda sarà soggetta alla procedura Fast Track (trattamento accelerato).

2

Deposito della domanda

Si presenta la domanda all’EUIPO online (consigliato) o per iscritto. È necessario versare le tasse entro un mese dalla presentazione della domanda.

3

Esame della forma e dei motivi di rigetto assoluto

L’EUIPO esamina esclusivamente i motivi di rigetto assoluti (mancanza di carattere distintivo, marchio descrittivo, violazione dell’ordine pubblico e del buon costume, ecc.). In caso di irregolarità, viene emessa una notifica alla quale occorre rispondere entro due mesi.

4

Pubblicazione e termine per la presentazione di opposizioni

Una volta superato l’esame, il marchio viene pubblicato nel Bollettino dei marchi dell’UE. A partire dalla data di pubblicazione, è previsto un termine di tre mesi per la presentazione di opposizioni.

5

Registrazione

Se non vengono presentate opposizioni (o se queste vengono respinte), il marchio viene ufficialmente registrato. In caso di esito positivo, il periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la registrazione è di circa 4-6 mesi.

Fast Track (procedura accelerata): qualora la domanda venga presentata utilizzando esclusivamente termini pre-approvati dall’HDB (Database armonizzato), verrà applicata la procedura Fast Track senza costi aggiuntivi, con un notevole acceleramento dell’esame.

3. Caratteristiche dell’esame da parte dell’EUIPO

Punto fondamentale: l’EUIPO esamina esclusivamente i motivi di rifiuto assoluti e non esamina i motivi di rifiuto relativi (conflitto con marchi precedenti simili). Questa è la differenza principale rispetto all’Ufficio giapponese dei brevetti (JPO).

I motivi di rigetto assoluti esaminati dall’EUIPO (articolo 7 del regolamento EUTMR) includono quanto segue.

Motivi di rigetto Contenuto
Mancanza di carattere distintivo Marchi privi di capacità distintiva rispetto ai prodotti altrui
Marchi descrittivi Termini che descrivono direttamente la qualità o le caratteristiche dei prodotti o dei servizi
Denominazione generica Denominazioni generiche di uso comune
Violazione dell’ordine pubblico e del buon costume Segni contrari all’ordine pubblico e ai buoni costumi
Marchi ingannevoli Marchi che inducono in errore il consumatore in merito alla qualità o alla provenienza del prodotto

L’EUIPO redige un rapporto di ricerca e ne informa il richiedente in merito all’eventuale esistenza di marchi precedenti simili; tuttavia, tale comunicazione ha carattere puramente informativo e non comporta il rigetto della domanda sulla base dell’esistenza di marchi simili. Qualora il titolare di un diritto precedente intenda tutelare i propri diritti, è tenuto a presentare un’opposizione.

4. Il sistema di opposizione

Voci Contenuto
Termine per la presentazione dell’opposizione 3 mesi dalla data di pubblicazione (non prorogabile)
Costi di presentazione 320 EUR
Periodo di riflessione 2 mesi dalla presentazione dell’opposizione (prorogabile fino a un massimo di 24 mesi)
Richiesta di prova dell’uso Il richiedente può richiederla qualora siano trascorsi più di 5 anni dalla registrazione del marchio anteriore
Ricorso È possibile presentare ricorso dinanzi alla Commissione di ricorso (Board of Appeal) (720 EUR)

Differenza fondamentale rispetto al Giappone: l’opposizione relativa al marchio dell’Unione europea (EUTM) viene presentata prima della registrazione (entro 3 mesi dalla pubblicazione). In Giappone, invece, il sistema prevede che l’opposizione venga presentata dopo la registrazione. Nell’Unione europea, se l’opposizione non ha esito positivo, la registrazione viene comunque concessa.

5. Spese di deposito

Procedura Online Cartaceo
Domanda (1 classe) 850 EUR 1.000 EUR
Seconda classe 50 EUR 50 EUR
Terza categoria e successive (ciascuna) 150 EUR 150 EUR
Marchi collettivi e marchi di certificazione (1 classe) 1.500 EUR 1.800 EUR
Rinnovo (1 classe) 850 EUR 1.000 EUR
Ricorso 320 EUR 320 EUR

Vantaggi in termini di costi: rispetto alla presentazione di domande separate nei 27 Stati membri dell’UE, il marchio dell’Unione europea (EUTM) risulta di gran lunga più conveniente. Ad esempio, anche per una domanda relativa a tre classi, è possibile coprire i 27 paesi con soli 1.050 EUR (circa 170.000 yen).

6. Tipi di marchi registrabili

Presso l’EUIPO è possibile registrare i seguenti 10 tipi di marchi.

Marchi denominativi: solo caratteri e numeri in carattere standard

Marchi figurativi: loghi, disegni, combinazioni di caratteri e figure

Marchi tridimensionali: forme tridimensionali (contenitori, imballaggi, ecc.)

Marchi di posizione: segni apposti in una posizione specifica sul prodotto

Marchi a motivo: insiemi di elementi che si ripetono in modo regolare

Marchio di colore: un unico colore o una combinazione di colori (senza contorni)

Marchio sonoro: file audio (MP3, massimo 2 MB)

Marchio animato: movimento o variazione di posizione degli elementi (MP4)

Marchio multimediale: combinazione di immagini e suoni (MP4)

Marchio olografico: elementi con caratteristiche olografiche

Nota: i caratteri giapponesi, cinesi e coreani vengono classificati dall’EUIPO come marchi figurativi e non come marchi denominativi. Le imprese giapponesi che intendono registrare nell’UE marchi composti da kanji o katakana devono tenere conto di questo aspetto.

7. Durata della protezione e rinnovo

Voce Contenuto
Durata della protezione 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda
Rinnovo Rinnovabile ogni 10 anni a tempo indeterminato
Periodo di presentazione della domanda di rinnovo Da 6 mesi prima della scadenza fino al giorno della scadenza
Periodo di grazia Entro 6 mesi dalla scadenza (con una maggiorazione del 25%, fino a un massimo di 1.500 EUR)

Differenze rispetto al Giappone: il periodo di protezione dell’EUTM decorre dalla data di deposito della domanda, mentre il diritto di marchio giapponese decorre dalla data di registrazione. Inoltre, l’UE non richiede la prova dell’uso al momento del rinnovo (negli Stati Uniti è invece necessaria una dichiarazione giurata di uso anche al momento del rinnovo).

8. Sistema di decadenza per inutilizzo

Per l’EUTM è necessario avviare un «uso effettivo (genuine use)» all’interno del territorio dell’UE entro 5 anni dalla registrazione. In caso di mancato uso continuativo per 5 anni, terzi possono presentare una richiesta di revoca (revocation).

Condizioni per la revoca

Inutilizzazione continuativa per cinque anni a decorrere dalla registrazione. Le spese per la richiesta di revoca ammontano a 630 EUR. L’onere della prova spetta al titolare del marchio, il quale è tenuto a dimostrare l’uso.

Ambito di utilizzo

In alcuni casi può essere sufficiente l’uso in uno o più Stati membri dell’UE; tuttavia, a seconda della natura dei prodotti o dei servizi e delle dimensioni del mercato, tale uso deve essere riconosciuto come «uso effettivo all’interno dell’Unione Europea».

9. Il sistema della seniority (diritto di anteriorità)

La seniority è un regime proprio del marchio dell’Unione europea (EUTM), che consente di far valere per l’EUTM la data di registrazione anteriore di un marchio nazionale in uno degli Stati membri dell’UE (artt. 39 e 40 del regolamento sul marchio dell’Unione europea, EUTMR).

Requisiti per la seniority

  • Il titolare del marchio EUTM e quello del marchio nazionale devono essere la stessa persona
  • I marchi devono essere identici
  • I prodotti e i servizi designati devono essere identici (oppure la designazione dell’EUTM deve essere inclusa nella registrazione nazionale)
  • Il marchio nazionale deve essere in vigore al momento della richiesta

Se si rivendica l’anzianità, anche in caso di rinuncia alla registrazione nazionale, l’EUTM sarà considerato titolare di diritti equivalenti a quelli della registrazione nazionale in quel Paese. Tuttavia, poiché l’anzianità viene meno qualora la registrazione nazionale risulti nulla o sia stata revocata, si raccomanda di mantenere la registrazione nazionale per almeno cinque anni anche dopo la registrazione dell’EUTM.

10. Il rapporto tra il Protocollo di Madrid e l’EUTM

L’UE è aderente al Protocollo di Madrid e l’EUIPO opera sia in qualità di «ufficio nazionale» che di «ufficio designato».

Domanda internazionale basata su un marchio dell’Unione europea (EUTM)

È possibile presentare una domanda internazionale (domanda ai sensi del Protocollo di Madrid) presso l’OMPI sulla base di un EUTM esistente. La tassa di gestione dell’EUIPO è pari a 300 EUR.

Designazione dell’UE nell’ambito del Protocollo di Madrid

Nella domanda internazionale è possibile selezionare l’UE come paese designato. Si applicano le stesse procedure di esame e di opposizione previste per la domanda diretta di marchio dell’Unione europea (EUTM).

Qualora la designazione dell’UE venga respinta, è possibile passare a una domanda presentata separatamente nei singoli Stati membri dell’UE (conversione).

11. Differenze rispetto al sistema dei marchi giapponese

Elementi di confronto EUTM (EUIPO) Giappone (JPO)
Ambito di protezione 27 paesi dell’UE Solo Giappone
Ambito dell’esame Solo motivi di rigetto assoluti Motivi di rigetto assoluti e relativi
Opposizione Prima della registrazione (entro 3 mesi dalla pubblicazione) Dopo la registrazione (2 mesi)
Inizio del periodo di protezione 10 anni dalla data di deposito della domanda 10 anni dalla data di registrazione
Cancellazione per mancato uso 5 anni di inutilizzo 3 anni di inutilizzo
Marchio in lingua giapponese Trattato come marchio figurativo Trattare come marchio denominativo
Marchio di certificazione Disponibile dal 2017 Il marchio collettivo regionale costituisce un sistema analogo

12. Ultime tendenze per il periodo 2025-2026

Ultime tendenze dell’EUIPO

Riforma del sistema dei disegni e modelli (da maggio 2025): il disegno o modello comunitario viene rinominato «disegno o modello dell’Unione europea (EUD)». Vengono introdotte le domande esclusivamente digitali e viene estesa la protezione a immagini in movimento, animazioni e prodotti digitali.

Nuovo regime delle indicazioni geografiche (da dicembre 2025): l’EUIPO acquisisce la competenza di proteggere le indicazioni geografiche relative a prodotti artigianali e industriali in tutto il territorio dell’UE. Gli Stati membri dovranno registrare le indicazioni geografiche nazionali esistenti entro dicembre 2026.

Fondo per le PMI (proseguimento nel 2025): continua ad essere offerto un sostegno (sistema di voucher) per le spese di deposito di marchi e disegni e modelli a favore delle piccole e medie imprese (PMI) all’interno dell’UE.

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Takefumi Sugiura, consulente in brevetti

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Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

EVORIX – Studio di proprietà intellettuale | Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante

Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori – tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità – in ogni fase, dalla presentazione di domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause di contraffazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).