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![[Commento di un consulente in brevetti] Introduzione ai brevetti per i responsabili del marketing | Cinque situazioni in cui è opportuno consultare un consulente in brevetti in merito allo sviluppo e all’implementazione di strumenti](https://www.evorix.jp/hs-fs/hubfs/blog-thumbnails/face-marketing-patent-attorney-consultation.png?height=200&name=face-marketing-patent-attorney-consultation.png)
«Questa funzionalità del nostro strumento potrebbe essere brevettabile?» «Sembra che un concorrente...
Introduzione: I sistemi operativi sviluppati internamente “non sono destinati alla vendita, quindi i brevetti non sono rilevanti”?
Nell’ambito della promozione della trasformazione digitale (DX), sono sempre più numerose le aziende che sviluppano internamente i propri sistemi operativi e strumenti aziendali. Si tende spesso a ritenere che, «trattandosi di sistemi per uso interno, i brevetti non siano rilevanti», ma in realtà vi sono due aspetti che vengono trascurati.① Le soluzioni innovative dei sistemi sviluppati internamente possono essere oggetto di brevetto; una volta ottenuta la tutela, è più facile impedire ai concorrenti di imitarle e ciò può essere utilizzato anche per dimostrare l’unicità dell’attività (comunicazione esterna, assunzioni, partnership).② Al contrario, se non si chiarisce l’attribuzione dei diritti sulle invenzioni realizzate dagli sviluppatori interni, si corre il rischio che tali diritti non diventino di proprietà dell’azienda. Nel presente articolo illustreremo il rapporto tra lo sviluppo interno e i brevetti, analizzando sia i requisiti per la deposito della domanda sia il regime delle invenzioni di servizio (articolo 35 della Legge sui brevetti) e le procedure interne.
Punti chiave di questo articolo
- È possibile ottenere un brevetto anche per un sistema destinato esclusivamente all’uso interno, purché siano soddisfatti i requisiti (la commercializzazione non è un requisito)
- In assenza di un regolamento sulle invenzioni d’ufficio, le invenzioni dei dipendenti non diventano automaticamente di proprietà dell’azienda (articolo 35 della Legge sui brevetti; all’azienda spetta solo un diritto di sfruttamento ordinario a titolo gratuito)
- L’affidamento a fornitori esterni, il ricorso a liberi professionisti e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa richiedono, rispettivamente, la definizione dei termini contrattuali e l’identificazione chiara dell’inventore
Indice
- È possibile ottenere un brevetto anche per un sistema interno all’azienda? — Come interpretare i requisiti
- I tre vantaggi gestionali derivanti dalla richiesta di brevetto per un sistema sviluppato internamente
- Invenzioni in ambito lavorativo (1): in assenza di un regolamento, i diritti non diventano «di proprietà dell’azienda»
- Caso esemplificativo: cosa accade in un’azienda priva di regolamento
- Invenzioni in ambito lavorativo (2): «profitto adeguato» e come strutturare le procedure interne
- Lista di controllo delle clausole da includere nel regolamento sulle invenzioni d’ufficio
- Chiarimento dei diritti nei casi che coinvolgono fornitori esterni, appalti e intelligenza artificiale generativa
- Organizzazione per l’approvazione della procedura di autorizzazione — Confronto tra costi, tempistiche e riservatezza
- Domande frequenti (FAQ)
1. È possibile ottenere un brevetto anche per un sistema interno all’azienda? — Approccio ai requisiti
Il requisito di «essere in commercio» non è incluso tra i requisiti per il brevetto.Anche per i sistemi destinati esclusivamente all’uso interno è possibile presentare domanda di brevetto se: ① il sistema è configurato come un’elaborazione informatica specifica derivante dalla collaborazione tra risorse software e hardware (corrispondenza ai requisiti di invenzione) e ② presenta novità e attività inventiva. La soglia dell’attività inventiva non può essere superata se si tratta semplicemente di «sostituire le attività umane con una normale progettazione di sistema» (si vedano i 5 motivi di rigetto più comuni).L’aspetto su cui puntare è la parte che risolve le problematiche specifiche del contesto operativo — ad esempio, l’ottimizzazione dell’ordine di raffronto dei dati tra più sedi, la valutazione automatica delle eccezioni, le regole di conversione tra i moduli operativi e i dati di base.La protezione dei diritti sugli strumenti sviluppati internamente con l’IA generativa è trattata nell’articolo sugli strumenti di ottimizzazione operativa basati sull’IA generativa, mentre l’approccio all’integrazione dell’IA è illustrato in dettaglio nella checklist per i brevetti sui servizi di IA.
2. I tre vantaggi gestionali derivanti dalla presentazione di una domanda di brevetto per un sistema sviluppato internamente
- ① Prevenzione dell’emulazione da parte della concorrenza: qualora la fonte dell’efficienza operativa risieda nel meccanismo stesso, è possibile frenare la tendenza dei concorrenti del settore a introdurre sistemi simili tramite integratori di sistemi (SIer)
- ② Dimostrazione della «realtà della trasformazione digitale» — Il brevetto costituisce una certificazione della tecnologia sottoposta all’esame di una terza parte (l’Ufficio Brevetti) e funge da materiale di comunicazione nei confronti di partner commerciali, istituzioni finanziarie e del mercato del lavoro
- ③ Opzioni future di vendita esterna e concessione di licenze — Sono numerosi i casi in cui strumenti sviluppati internamente vengono trasformati in soluzioni SaaS e commercializzati all’esterno. Se al momento della vendita non si dispone dei diritti di proprietà intellettuale, si rischia invece di dover sostenere esclusivamente gli oneri legati al clearance dei brevetti di altre società
D’altra parte, per quanto riguarda i processi interni non visibili dall’esterno, è possibile decidere di mantenerli deliberatamente riservati, valutando tale scelta alla luce del periodo di pubblicazione della domanda (1 anno e 6 mesi). Per distinguere tra le due opzioni è possibile utilizzare direttamente i criteri di valutazione illustrati nell’articolo dedicato alla scelta tra brevetto e riservatezza.
3. Invenzioni in ambito lavorativo ①: in assenza di un regolamento, i diritti non diventano «di proprietà dell’azienda»
Importante: anche se un dipendente realizza un’invenzione nell’ambito delle proprie mansioni, il «diritto di ottenere il brevetto» non diventa automaticamente di proprietà dell’azienda.Ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della Legge sui brevetti, i diritti sono attribuiti all’azienda sin dal momento della loro nascita solo se ciò è stato stabilito «in anticipo» tramite contratto, regolamento di lavoro o altre disposizioni (regolamento sulle invenzioni d’ufficio). In assenza di un regolamento, i diritti spettano al dipendente in qualità di inventore, mentre all’azienda rimane solo un diritto di sfruttamento ordinario a titolo gratuito (articolo 35, comma 1).
I problemi legati all’assenza di un regolamento si manifestano al momento della presentazione della domanda di brevetto, quando lo sviluppatore lascia l’azienda e in occasione della due diligence relativa alla cessione di attività o alla raccolta di fondi. Non sono rari i casi in cui le aziende che perseguono lo sviluppo interno debbano innanzitutto predisporre un regolamento sulle invenzioni d’ufficio prima ancora di presentare la domanda di brevetto.
4. Caso esemplificativo: cosa accade in un’azienda priva di regolamento
La questione dell’attribuzione dei diritti sulle invenzioni di servizio non emerge in condizioni normali. Di seguito illustriamo le situazioni tipiche in cui tale questione si manifesta, attraverso un caso modello fittizio.
Caso n. 1: al momento delle dimissioni di uno sviluppatore di punta
L’azienda manifatturiera X (80 dipendenti, senza regolamento) ha preso in considerazione la possibilità di depositare una domanda di brevetto in occasione delle dimissioni di un ingegnere che aveva sviluppato internamente un sistema di gestione della produzione. Tuttavia, il diritto di ottenere il brevetto spettava originariamente al dipendente dimissionario stesso, rendendo necessaria la cessione da parte sua per poter procedere con il deposito.Le trattative successive alle dimissioni si sono rivelate difficili e la presentazione della domanda è rimasta in sospeso per sei mesi, in attesa di raggiungere un accordo sul corrispettivo: si tratta di tempi e costi che non sarebbero stati necessari se fosse esistito un regolamento.
Caso n. 2: due diligence in materia di raccolta fondi
La start-up SaaS Y (15 dipendenti, senza regolamento interno) è stata invitata, nell’ambito della due diligence in materia di proprietà intellettuale per la serie B, a fornire «la prova della successione dei diritti da parte degli inventori dei brevetti detenuti»; ha quindi dovuto richiedere nuove dichiarazioni di conferma da tre inventori (di cui uno già dimissionario) in merito a due domande di brevetto presentate in passato.Ciò ha influito sul calendario di raccolta fondi e ha inciso negativamente sulla percezione degli investitori: la lezione da trarre è che la storia dei diritti non può essere ricostruita a posteriori.
*Sebbene si tratti in entrambi i casi di esempi fittizi, lo schema secondo cui la mancata definizione dell’attribuzione dei diritti si manifesta sotto forma di «stallo nelle domande di brevetto» e «costi di spiegazione in fase di negoziazione o finanziamento» è un caso tipico che si riscontra ripetutamente nella pratica.
5. Invenzioni in ambito lavorativo (2): «beneficio adeguato» e modalità di organizzazione delle procedure interne
Nel caso in cui i diritti siano attribuiti all’azienda, è necessario concedere al dipendente «un adeguato beneficio pecuniario o altro vantaggio economico» (beneficio adeguato; articolo 35, paragrafo 4, della Legge sui brevetti). Ciò non si limita al denaro, ma può includere anche promozioni, premi o opportunità di studio all’estero.Il punto fondamentale non è tanto l’ammontare in sé, quanto la procedura di determinazione; l’articolo 35, comma 5, stabilisce infatti che tale beneficio «non deve essere irragionevole», tenendo conto, tra l’altro, delle consultazioni con i dipendenti in fase di definizione dei criteri, della divulgazione dei criteri stabiliti e dell’ascolto delle opinioni al momento della determinazione del contenuto del beneficio adeguato.Come orientamento procedurale, sono state pubblicate le linee guida del Ministro dell’Economia, del Commercio e dell’Industria (Gittanza dell’anno Heisei 28; le cosiddette Linee guida sulle invenzioni di servizio). La prassi operativa si articola in tre fasi: ① elaborazione di una bozza di regolamento → ② creazione di opportunità per la spiegazione e l’ascolto delle opinioni da parte dei dipendenti → ③ divulgazione e applicazione del regolamento.
6. Elenco di controllo delle clausole da includere nel regolamento sulle invenzioni di servizio
Si tratta delle clausole principali da prendere in considerazione al momento di elaborare il regolamento (il contenuto va adattato in base alle dimensioni dell’azienda e al sistema di sviluppo).
- □ Definizione dell’oggetto — Ambito delle «invenzioni di servizio» (se includere, oltre alle invenzioni, anche ideazioni, disegni e modelli, opere di programma informatico e know-how)
- □ Attribuzione dei diritti — Disposizione secondo cui il diritto di ottenere un brevetto è attribuito all’azienda sin dal momento della sua nascita (clausola di attribuzione originaria ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della Legge sui brevetti; elemento centrale del regolamento)
- □ Obbligo di notifica — Procedure e moduli da utilizzare quando un dipendente realizza un’invenzione (notifica di invenzione)
- □ Decisione in merito alla domanda di brevetto e alla riservatezza — Il potere dell’azienda di decidere se presentare domanda di brevetto o gestire l’invenzione come segreto commerciale, nonché l’obbligo di collaborazione del dipendente nel caso in cui venga scelta la riservatezza
- □ Beneficio equo — Tipi di corrispettivo (al momento del deposito della domanda, al momento della registrazione, premio per risultati ottenuti, ecc.) e modalità di determinazione. Qualora si intenda includere benefici non monetari (promozioni, ferie gratificative, ecc.), si prega di specificarlo
- □ Correttezza delle procedure — Modalità di consultazione (al momento della definizione o della revisione dei criteri), di divulgazione (dei criteri definiti) e di ascolto delle opinioni (al momento della determinazione del contenuto del compenso equo per ciascuna invenzione) (in conformità con l’articolo 35, comma 5)
- □ Trattamento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro — Dichiarazione che l’obbligo di notifica e di collaborazione relativo alle invenzioni realizzate durante il rapporto di lavoro si estende anche dopo la cessazione dello stesso
- □ Procedura in caso di controversia — Procedura interna da seguire in caso di contestazione
Le linee guida del Ministro dell’Economia, del Commercio e dell’Industria (Avviso dell’anno Heisei 28) attribuiscono grande importanza alla correttezza di questa procedura «consultazione → divulgazione → ascolto delle opinioni».Anziché limitarsi a copiare integralmente un modello predefinito, è fondamentale progettare la procedura in base alla realtà dello sviluppo della propria azienda (chi effettua le invenzioni e con quale struttura organizzativa) e conservare le registrazioni delle spiegazioni fornite ai dipendenti: ciò costituisce un elemento essenziale per la prevenzione di controversie future.
7. Definizione dei diritti nei casi che coinvolgono fornitori esterni, appalti e intelligenza artificiale generativa
| Forme di sviluppo | Punti da tenere presenti |
|---|---|
| Affidamento dello sviluppo a fornitori esterni | Il regolamento sulle invenzioni d’ufficio si applica esclusivamente ai dipendenti della propria azienda. L’attribuzione delle invenzioni da parte del fornitore e la gestione dei depositi sono regolate dalle clausole relative alla proprietà intellettuale contenute nel contratto di affidamento dello sviluppo. È fondamentale verificare preventivamente il contenuto del contratto |
| Lavoratori autonomi e collaboratori esterni | Non essendo sussistente un rapporto di lavoro, tali soggetti non rientrano nel regime delle invenzioni d’azienda. È necessario un accordo di cessione previsto da un contratto individuale |
| Sviluppo mediante IA generativa | Solo le persone fisiche possono essere considerate inventori (caso DABUS). Si identifica come inventore il dipendente che, sulla base dei risultati generati dall’IA, ha definito il problema, scelto la struttura e effettuato la verifica |
8. Organizzazione per l’approvazione della procedura interna — Confronto tra costi, tempistiche e riservatezza
I dati necessari per ottenere l’approvazione della domanda all’interno dell’azienda sono semplici.Per quanto riguarda i costi, le spese dell’Ufficio Brevetti ammontano a circa 190.000 yen fino alla registrazione per 5 rivendicazioni senza esenzioni o riduzioni (per le piccole e medie imprese, la tassa di richiesta di esame e la tassa di brevetto sono ridotte a 1/2 [per l’esenzione dalla tassa di richiesta di esame è previsto un limite massimo di casi all’anno]; per le start-up di piccole e medie dimensioni e le microimprese, a 1/3) più gli onorari del consulente in brevetti (spiegazione dettagliata della composizione dei costi).Per quanto riguarda i tempi, dalla richiesta di esame alla concessione del brevetto occorrono in media 13,0 mesi (anno fiscale 2024, esame standard); poiché la richiesta di esame deve essere presentata entro tre anni dalla domanda, è possibile adottare una procedura di approvazione in due fasi del tipo: «presentare innanzitutto la domanda per assicurarsi la data di priorità e decidere in un secondo momento se procedere con l’esame» (Guida completa alla procedura di deposito).Se si riportano anche, a titolo di confronto, i rischi legati alla scelta di «non depositare la domanda e mantenere il segreto» (concessione di un brevetto da parte di altre società o fuga di informazioni tramite ex dipendenti), la qualità del processo decisionale ne risulterà migliorata.
9. Domande frequenti (FAQ)
D1. Qualora il regolamento venisse redatto in un secondo momento, si applica anche alle invenzioni passate?
R. Poiché l’attribuzione originaria (articolo 35, comma 3) richiede che la disposizione sia prevista «in anticipo», in linea di principio non si applica retroattivamente alle invenzioni realizzate prima dell’adozione del regolamento. Si adotta quindi un approccio in due fasi: per le invenzioni passate, si regolarizza la successione tramite contratti di cessione individuali, mentre le invenzioni successive saranno coperte dal regolamento.
D2. Il «beneficio adeguato» deve essere necessariamente corrisposto in denaro?
A. Non si limita al denaro. Il testo della legge prevede «un corrispettivo in denaro o altri benefici economici», il che può includere anche benefici economici quali promozioni, avanzamenti di carriera, ferie gratificative o opportunità di studio all’estero. Ciò che conta non è tanto la generosità del beneficio in sé, quanto l’adeguatezza delle modalità di determinazione (consultazione, divulgazione, ascolto delle opinioni).
D3. È necessario disporre di un regolamento anche per le piccole aziende con pochi dipendenti?
A. Se si tratta di un’attività in cui vengono realizzate invenzioni, ne raccomandiamo l’adozione indipendentemente dalle dimensioni. Proprio nelle aziende con pochi dipendenti, l’impatto del fenomeno «dimissioni di un ingegnere = perdita dei diritti» è particolarmente rilevante; inoltre, in occasione di future operazioni di raccolta fondi o di due diligence nell’ambito di fusioni e acquisizioni, la provenienza dei diritti verrà verificata a prescindere dalle dimensioni dell’azienda. È sufficiente un regolamento conciso.
Q4. Si tratta di un’invenzione di servizio anche se lo sviluppo è stato effettuato da un amministratore?
A. Anche i dirigenti rientrano nella definizione di «dipendenti e simili» di cui all’articolo 35 della Legge sui brevetti (il testo della norma menziona espressamente i «dirigenti di persone giuridiche»). Tuttavia, il fatto che tale invenzione sia considerata «invenzione di servizio» dipende dall’ambito di attività e dal contenuto delle mansioni; inoltre, l’inclusione dei dirigenti nell’ambito di applicazione del regolamento dipende dalla formulazione dello stesso.Le aziende in cui gli ingegneri fondatori sono al centro delle attività di sviluppo sono pregate di verificare che la definizione di “soggetto interessato” includa i membri del consiglio di amministrazione.
Alle aziende che stanno valutando la protezione della proprietà intellettuale dei sistemi sviluppati internamente e la definizione di un regolamento sulle invenzioni d’ufficio: se ci fornirà una panoramica del sistema e della struttura di sviluppo (sviluppo interno, esternalizzazione o utilizzo dell’IA), Le indicheremo i punti chiave per individuare le invenzioni candidate alla domanda di brevetto e per definire l’attribuzione dei diritti. La invitiamo a contattarci tramite il modulo di richiesta informazioni dello studio di proprietà intellettuale Evolix.
[Clausola di esclusione di responsabilità] Il presente articolo costituisce una spiegazione generale basata sulle leggi vigenti al 18 luglio 2026 (articolo 35 della Legge sui brevetti e altri), sulle linee guida del Ministro dell’Economia, del Commercio e dell’Industria e sui documenti pubblicati dall’Ufficio dei Brevetti; non costituisce un parere legale (aggiornato al 19 luglio 2026).I casi esemplificativi sono fittizi. La checklist delle clausole costituisce un punto di partenza per la valutazione; la definizione del regolamento sulle invenzioni di servizio e la stesura delle clausole contrattuali variano a seconda delle circostanze specifiche.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX (EVORIX) – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste i clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di tutto il processo che va dalla domanda di brevetti, marchi, disegni e modelli e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).
