Cinque motivi comuni di rigetto dei brevetti software e come affrontarli

Introduzione: La notifica dei motivi di rigetto non equivale a una “notifica di rigetto” — tuttavia, se si agisce in modo errato, i diritti potrebbero risultare compromessi

Nelle domande di brevetto relative al settore dei sistemi software, non è raro ricevere una notifica dei motivi di rigetto durante l’esame. La notifica dei motivi di rigetto non è una comunicazione di rigetto, bensì «l’inizio di un dialogo con l’esaminatore», in cui viene concessa l’opportunità di controbattere o apportare correzioni tramite memorie e atti di correzione.D’altra parte, la risposta fornita in questa fase influisce sull’ampiezza dei diritti e persino sul successo o meno dell’esercizio degli stessi. Infatti, nella causa freee contro Money Forward (sentenza del Tribunale di Tokyo del 27 luglio Heisei 29), la configurazione aggiunta tramite le correzioni apportate in risposta al rifiuto ha avuto un’efficacia determinante nel successivo procedimento per violazione di brevetto.Nel presente articolo illustreremo i cinque modelli tipici di motivi di rigetto dei brevetti software e le linee guida per la risposta, sulla base del testo originale dei criteri di esame e di esempi concreti.

1. Caso tipico n. 1: «Non costituisce un’invenzione» (articolo 29, comma 1, testo principale)

Nel caso di domande di brevetto a forte carattere commerciale, il primo ostacolo da superare è la qualificazione come invenzione. Se si ritiene che l’invenzione descritta nelle rivendicazioni sia, nel suo complesso, orientata verso convenzioni artificiali o attività mentali, la domanda verrà respinta in quanto non costituisce una «creazione di un concetto tecnico che utilizza le leggi naturali» (articolo 2, comma 1, della Legge sui brevetti).La strategia fondamentale consiste nell’illustrare, nel testo delle rivendicazioni, l’«elaborazione specifica delle informazioni» derivante dalla collaborazione tra risorse software e hardware. Si concretizzano così il soggetto responsabile dell’elaborazione (server, terminale, memoria) e il flusso input → elaborazione → output. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare l’articolo esplicativo sui confini dei brevetti relativi ai modelli di business.

2. Caso tipico n. 2: «Mera sistematizzazione di attività umane» (articolo 29, comma 2)

L’Allegato B del Manuale di esame afferma, in merito alla sistematizzazione di attività svolte dall’uomo, che «se si tratta di modifiche realizzabili nell’ambito delle normali attività quotidiane utilizzando i consueti metodi di analisi e progettazione dei sistemi, ciò rientra nell’esercizio della normale capacità creativa di un esperto del settore» (come esempio viene citata la modifica che consiste nel sostituire la ricezione degli ordini via fax o telefono con quella tramite sito web).Il semplice fatto di «aver trasformato in un’applicazione un’attività che finora veniva svolta su carta» è un caso tipico in cui, secondo questa logica, viene negata la novità.

Il fulcro della controargomentazione consiste nell’individuare «soluzioni ingegnose che vanno oltre la semplice sistematizzazione». Si devono quindi evidenziare le sfide tecniche assenti nelle operazioni cartacee (coerenza degli accessi simultanei, aggiornamenti in tempo reale, controllo dei diritti di accesso, precisione nel raffronto dei dati) e la struttura progettuale che le risolve.Argomenti analoghi relativi alle invenzioni basate sull’intelligenza artificiale (casi di esame 33 e 34: la semplice applicazione dell’IA a attività esistenti è da considerarsi non ammissibile, mentre la selezione non ovvia dei dati di input unita a un effetto significativo è ammissibile) sono illustrati nella checklist per le domande di brevetto relative ai servizi di intelligenza artificiale.

3. Caso tipico n. 3: «Raccolta di tecnologie note o elementi di progettazione» (articolo 29, comma 2)

Si tratta della logica secondo cui «sarebbe facile combinare il sistema del documento di riferimento 1 con i mezzi noti del documento di riferimento 2». I criteri di esame definiscono «mera raccolta di tecnologia precedente» il caso in cui le singole configurazioni «non siano tra loro correlate dal punto di vista funzionale o operativo».In altre parole, se si riesce a dimostrare che gli elementi costitutivi sono funzionalmente interconnessi — ad esempio, un collegamento organico in cui l’output di A modifica le condizioni di valutazione di B e il risultato di B controlla la visualizzazione di C — è possibile controbattere che non si tratta di una semplice raccolta.Come misura preventiva, sin dalla fase di redazione delle rivendicazioni, è opportuno collegare gli elementi costitutivi tramite lo scambio di dati, anziché elencarli in modo parallelo.

4. Caso tipico n. 4: «L’effetto non è altro che un “effetto naturale della sistematizzazione”»

È necessario circoscrivere gli effetti a «effetti specifici derivanti proprio da questa configurazione». Ad esempio, se si parla di «velocità», occorre spiegare perché sia veloce (ad esempio, «lo spazio di ricerca è stato ridotto grazie a questa pre-elaborazione» o «il numero di comunicazioni è diminuito grazie a questa configurazione»), collegando la spiegazione alla configurazione stessa. Se possibile, inserire dati comparativi negli esempi di attuazione. Questa elaborazione può essere effettuata solo al momento del deposito della domanda.

5. Caso tipico n. 5: «L’invenzione non è chiara o non è supportata» (articolo 36)

Anche i motivi di rigetto relativi ai requisiti di descrizione (requisito di attuabilità, articolo 36, paragrafo 4, punto 1; requisito di supporto, articolo 36, paragrafo 6, punto 1; requisito di chiarezza, articolo 36, paragrafo 6, punto 2) sono un classico nel settore del software.Si tratta di casi in cui vengono descritte solo le funzioni senza che i mezzi di realizzazione siano riportati nella descrizione («determinare in modo ottimale» → come si effettua tale determinazione), i termini delle rivendicazioni non corrispondono alla descrizione o la portata delle espressioni funzionali astratte risulta poco chiara.Nel campo dell’intelligenza artificiale, anche i problemi relativi agli esempi di attuazione che si limitano a «previsioni effettuate dall’IA» (casi di esame 51 e 52) rientrano in questa categoria. La maggior parte delle incongruenze terminologiche può essere eliminata tramite un controllo automatico effettuato prima del deposito della domanda.

6. L’importanza delle correzioni: la lezione del caso freee contro Money Forward

Un esempio concreto in cui la decisione relativa alla risposta al rifiuto ha avuto ripercussioni a lungo termine è rappresentato dalla causa in materia di brevetti tra due fornitori di SaaS per la contabilità, ovvero la causa freee contro Money Forward (Sentenza del Tribunale di Tokyo del 27 luglio Heisei 29, n. Heisei 28 (Wa) n. 35763; sentenza di primo grado).In merito alle rivendicazioni basate sul brevetto di freee relativo alla registrazione contabile automatica (brevetto n. 5503795), il tribunale, sulla base della formulazione delle rivendicazioni (quali la «tabella di corrispondenza») e delle informazioni contenute nella descrizione, ha interpretato in modo restrittivo l’ambito di protezione del brevetto, limitandolo a una configurazione in cui la scelta delle voci contabili avviene facendo riferimento ai dati della tabella di corrispondenza in base a una singola parola chiave con la massima priorità(Sintesi della sentenza). Inoltre, ritenendo che «si possa dedurre che il prodotto del convenuto utilizzi un algoritmo generato tramite il cosiddetto apprendimento automatico per… dedurre la voce contabile» (omissioni dell’autore), il tribunale ha giudicato che, non essendo basato su un metodo di riferimento a tabella, non costituisse violazione.

Ancora più rilevante è la valutazione relativa alla violazione per equivalenza.Il tribunale, tenendo conto del fatto che gli elementi costitutivi in questione fossero stati aggiunti mediante una correzione apportata in risposta alla notifica dei motivi di rigetto, ha negato la violazione per equivalenza sia dal punto di vista degli elementi essenziali (primo requisito) sia da quello dell’esclusione consapevole (quinto requisito). In altre parole, la limitazione introdotta per superare l’esame è diventata, di fatto, il limite massimo della portata del diritto.

Questo schema secondo cui «la correzione determina l’ambito di applicazione del diritto» è desumibile non solo dalla sentenza, ma anche dai bollettini già registrati. In un articolo che analizza, per singola rivendicazione, il brevetto registrato relativo ai testi pubblicitari generati dall’IA, la rivendicazione 1 viene scomposta elemento per elemento, tracciando le tracce di come la rivendicazione sia stata ristretta nel corso dell’esame.

7. Parte pratica: i «modelli tipici» di rigetto e la struttura delle confutazioni «prima e dopo»

Si mettono a confronto, per ciascun modello, il senso delle osservazioni dell’esaminatore (modelli tipici) e le modalità di strutturazione delle controdeduzioni e delle correzioni. I seguenti «sensi delle osservazioni» sono rappresentazioni generalizzate a scopo illustrativo; la formulazione effettiva delle notifiche varia a seconda del caso specifico.

Modello A: Caratteri dell’invenzione (articolo 29, comma 1, parte introduttiva)

Modello B: semplice sistematizzazione di un’attività (articolo 29, comma 2)

Modello C: Combinazione di documenti citati (articolo 29, comma 2)

Modello D: Requisiti di descrizione (articolo 36)

8. Che tipo di documenti sono le memorie e le richieste di modifica?

I documenti presentati in risposta hanno ruoli diversi. La richiesta di correzione è un documento che indica «cosa e dove correggere nelle rivendicazioni e nella descrizione»; in linea di principio, l’ambito delle correzioni è limitato agli elementi riportati nella descrizione al momento del deposito della domanda (non è consentita l’aggiunta di elementi nuovi).La memoria di osservazioni è un documento volto a spiegare all’esaminatore «perché il motivo di rigetto è stato superato»; la struttura di base si articola attorno a tre punti fondamentali: ① la struttura delle rivendicazioni dopo la correzione, ② il confronto con i documenti citati (differenze nella struttura) e ③ l’effetto generato da tali differenze.

Qualora il testo scritto risulti poco chiaro, è possibile ricorrere a un colloquio con l’esaminatore prima di presentare la risposta. In particolare, secondo l’esperienza pratica, in casi in cui «l’interpretazione della documentazione citata diverge da quella dell’esaminatore» o «si desidera verificare preventivamente la direzione da seguire per la correzione», un unico colloquio spesso consente di giungere a una conclusione più rapidamente rispetto a uno scambio di corrispondenza.

9. Riepilogo — Anticipare i motivi di rigetto al momento della presentazione della domanda

Tutte e cinque le «situazioni ricorrenti» possono essere anticipate nella fase di progettazione al momento del deposito della domanda. ① Descrivere l’interazione con l’hardware; ② individuare una sfida tecnica che vada oltre la «semplice sistematizzazione»; ③ collegare funzionalmente le diverse componenti tra loro; ④ descrivere gli effetti specifici in relazione alle componenti; ⑤ garantire che alle funzioni corrispondano mezzi di realizzazione e che la terminologia sia coerente.Il nostro studio verifica sempre questi cinque punti prima del deposito della domanda. Per una stima dei costi relativi alle risposte alle notifiche intermedie, si prega di consultare l’articolo dedicato alla spiegazione dei costi; per il flusso complessivo dell’esame, si prega di consultare la Guida completa al processo di deposito della domanda.

10. Domande frequenti (FAQ)

D1. Se si riceve una notifica dei motivi di rigetto, significa che non è più possibile ottenere il brevetto?

R. No. La notifica dei motivi di rigetto è una procedura che offre l’opportunità di presentare controdeduzioni o apportare modifiche; sono numerose le domande che, dopo aver presentato una risposta, giungono alla concessione del brevetto. Nel settore del software, ricevere tale notifica è di per sé una fase standard del procedimento.

D2. Quanto costa presentare una replica?

R. Non sono previste spese da versare all’Ufficio Brevetti (ad eccezione del ricorso contro la decisione di rigetto). I costi riguardano la redazione della memoria di replica e della domanda di modifica, che variano a seconda dello studio legale da alcune decine di migliaia a oltre centomila yen per ogni intervento. Poiché l’importo dipende dalla gravità delle contestazioni (numero di documenti citati, necessità o meno di modifiche), è consigliabile richiedere un preventivo dopo aver esaminato la notifica.

D3. Se, nonostante la risposta, viene emessa una decisione di rigetto, il procedimento è concluso?

A. No, non è la fine. Entro tre mesi dalla notifica della copia autenticata è possibile presentare ricorso contro la decisione di rigetto per chiedere una valutazione da parte di un collegio di giudici, ed è possibile presentare una modifica contestualmente alla richiesta di ricorso. Inoltre, fintantoché la domanda è pendente presso l’Ufficio Brevetti, esiste la possibilità di perseguire la concessione del brevetto da una prospettiva diversa mediante una domanda di divisione.

D4. C’era scritto «ultima notifica dei motivi di rigetto». Qual è la differenza?

A. Il termine “ultimo” viene utilizzato, ad esempio, quando vengono comunicati motivi di rigetto emersi in seguito alla risposta alla prima notifica; in tal caso, la portata delle correzioni ammissibili è limitata alla soppressione di rivendicazioni o a una loro riduzione restrittiva. Poiché le possibilità di azione si riducono, la formulazione della risposta alla prima notifica assume un’importanza ancora maggiore.

D5. Si tratta di una domanda depositata presso un altro studio legale; è possibile affidarci solo la risposta?

A. È possibile. Il nostro studio accetta anche il trasferimento di pratiche a partire dalla fase intermedia del procedimento. Dopo aver verificato la cronologia della domanda (memorie e storia delle correzioni), Le proporremo una linea d’azione.

[Clausola di esclusione di responsabilità] Il presente articolo costituisce una spiegazione di carattere generale basata sui criteri di esame, sull’Allegato B del Manuale di esame e sulle informazioni relative alle sentenze pubblicate (per la causa freee contro Money Forward, il testo della sentenza pubblicato sul sito web del tribunale) aggiornati al 18 luglio 2026 e non costituisce una consulenza legale (aggiornamento del 19 luglio 2026).La sezione “Sintesi delle osservazioni” del Capitolo 7 costituisce una rappresentazione generalizzata a scopo illustrativo; la formulazione e la valutazione effettive contenute nelle notifiche di rigetto variano a seconda del singolo caso. La strategia di risposta specifica dipenderà dal contenuto della notifica e dai documenti citati.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale

Assiste i clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di tutto il processo che va dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Consulenti in Proprietà Industriale (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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