Brevetti e marchi in Giappone per imprese straniere: procure, costi e scadenze

Quando riceviamo richieste di consulenza da parte di aziende straniere in merito alla presentazione di domande di brevetto in Giappone, vi sono tre domande che ci vengono poste ripetutamente: «È necessaria l’autenticazione notarile della procura?», «A quanto ammontano i costi?» e «Esiste un modo per ridurre i costi?»——.

Per anticipare la risposta, i requisiti formali giapponesi sono molto meno rigidi di quanto le imprese straniere possano immaginare: non sono necessari né l’autenticazione notarile né l’apostille per la procura, né tantomeno il timbro; per le imprese straniere non è richiesta nemmeno la firma. Inoltre, il sistema di riduzione o esenzione delle tasse dell’Ufficio dei brevetti si applica alle imprese straniere che soddisfano i requisiti con le stesse procedure previste per le imprese nazionali.D’altra parte, ciò a cui occorre prestare davvero attenzione non è il formato, bensì le scadenze — in particolare il termine di tre anni dalla data di deposito per la richiesta di esame.

Nel presente articolo, un consulente in brevetti fornirà una spiegazione completa e centralizzata, basandosi su fonti primarie dell’Ufficio dei Brevetti e della ricerca normativa e-Gov, sui requisiti relativi al rappresentante e alla procura per le imprese straniere (soggetti con sede all’estero) che presentano domande di brevetto, marchio o disegno industriale in Giappone, sull’elenco delle tasse da versare all’Ufficio dei Brevetti e sulle modalità di utilizzo del sistema di riduzione e esenzione.Il contenuto è rivolto a coloro che fungono da referente in Giappone per le imprese straniere e ai responsabili della proprietà intellettuale che ricevono istruzioni dalla sede centrale all’estero in merito alle domande di registrazione in Giappone.

1. Procura —— Non è richiesta l’autenticazione notarile, né il timbro; per le imprese straniere non è richiesta nemmeno la firma

In molti paesi, per la procura (Power of Attorney) conferita a un rappresentante sono richiesti l’autenticazione notarile e l’apostille. Nelle procedure dell’Ufficio brevetti giapponese, invece, non è richiesta né l’una né l’altra. Le linee guida ufficiali dell’Ufficio brevetti specificano quanto segue in merito alla procura:

• Non è necessario apporre il timbro sulla procura
• Qualora il mandante sia un cittadino straniero (compresi i cittadini giapponesi residenti all’estero), non è richiesta nemmeno la firma del mandante
• Oltre all’originale, è possibile presentare anche una copia della procura

Inoltre, per quanto riguarda la domanda stessa, nella prassi abituale non si presenta la procura all’Ufficio Brevetti. La procura (documento che attesta una delega speciale) è necessaria solo per gli atti che incidono in modo significativo sugli interessi del titolare, elencati all’articolo 9 della Legge sui brevetti:—modifiche, rinuncia o revoca della domanda di brevetto, revoca di richieste o istanze, rivendicazione o revoca del diritto di priorità, richiesta di ricorso contro una decisione di rigetto, rinuncia al diritto di brevetto, nomina di un sub-rappresentante——.Nel caso di incarichi continuativi, risulta efficiente registrare presso l’Ufficio Brevetti una procura generale che conferisca un’autorizzazione globale senza specificare i singoli casi, da richiamare tramite il relativo numero.

2. I soggetti residenti all’estero necessitano di un «amministratore di brevetti» — con un’eccezione per il PCT

Sebbene si tratti di una formalità di natura meno rigida, la nomina di un rappresentante costituisce di per sé un obbligo di legge. Coloro che non possiedono un indirizzo o una residenza in Giappone (nel caso di persone giuridiche, una sede operativa) — definiti in termini giuridici «soggetti non residenti» — non possono, in linea di principio, espletare le procedure presso l’Ufficio Brevetti senza avvalersi di un rappresentante (amministratore di brevetti) che disponga di un indirizzo o di una residenza in Giappone (articolo 8, comma 1, della Legge sui brevetti).Nella pratica, tale ruolo è ricoperto da un consulente in brevetti giapponese.

L’eccezione è rappresentata dal passaggio alla fase nazionale della domanda internazionale PCT. Il richiedente che sia un soggetto estero può espletare le procedure di passaggio alla fase nazionale senza avvalersi di un amministratore di brevetti fino al momento in cui si applicano i criteri di trattamento nazionale (articolo 184-11, comma 1, della Legge sui brevetti).Tuttavia, successivamente, è necessario nominare e notificare un amministratore di brevetti entro il termine stabilito dal decreto del Ministero dell’Economia, dell’Industria e del Commercio; in assenza di tale notifica, la domanda di brevetto internazionale sarà considerata ritirata (comma 5 dello stesso articolo).Poiché, dal punto di vista del sistema, è possibile che «si proceda autonomamente solo al trasferimento, dimenticandosi di nominare un rappresentante», nella pratica è più sicuro affidarsi a un rappresentante giapponese già al momento del trasferimento nazionale. Per il flusso complessivo dell’iter PCT, si prega di consultare l’articolo esplicativo sul brevetto internazionale (domanda PCT).

3. Elenco delle tasse da versare all’Ufficio dei brevetti (brevetti, marchi, disegni e modelli)

Di seguito sono riportate le spese d’ufficio (tasse di bollo) basate sull’elenco delle tariffe dell’Ufficio dei Brevetti. Gli onorari del consulente in materia di brevetti e le spese di traduzione sono a carico del richiedente. Nella tabella, la “n” indica il numero di rivendicazioni, mentre “classe” indica il numero di classi del marchio.

Brevetti

Marchi e disegni industriali

4. La principale insidia: il termine di tre anni per la richiesta di esame

A differenza degli Stati Uniti, in Giappone le domande di brevetto non vengono esaminate automaticamente. Se non si presenta una richiesta di esame entro tre anni dalla data di deposito (o dalla data di deposito internazionale, nel caso di domande PCT), la domanda viene considerata ritirata (articolo 48-3 della Legge sui brevetti).L’Ufficio Brevetti non invia alcun sollecito e, nel caso delle domande presentate tramite il PCT, non è raro che, al momento del trasferimento alla procedura nazionale, sia già trascorsa una parte consistente dei tre anni.

Il ripristino dopo la scadenza del termine è limitato ai casi in cui «non vi sia stata intenzionalità»; è necessario avviare la procedura entro due mesi dalla data in cui se ne è preso atto e comunque entro un anno dalla scadenza del termine, oltre al pagamento di una tassa di ripristino pari a 212.100 yen.I casi in cui «si era deciso di non presentare la richiesta, ma si è poi cambiato idea» non sono ammessi al ricorso. Il quadro generale del sistema di richiesta di esame (tariffe, riduzioni, rimborsi, ripristino) è trattato in dettaglio nell’articolo esplicativo sulla richiesta di esame della domanda.

5. Il sistema di esenzioni e riduzioni — Applicabile anche alle imprese straniere

Sebbene sia un fatto sorprendentemente poco noto, le domande e risposte (Q&A) del sistema di esenzioni dell’Ufficio dei Brevetti indicano espressamente che «se i requisiti sono soddisfatti, anche i richiedenti stranieri rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo sistema di esenzioni» e che «la procedura di richiesta di esenzione è la stessa prevista per i richiedenti nazionali».Le piccole e medie imprese, le start-up di piccole e medie dimensioni e le microimprese, sia che si tratti di società che di imprenditori individuali, vengono valutate in base agli stessi requisiti previsti per i richiedenti nazionali, anche se si tratta di imprese straniere.

La tassa per la richiesta di esame della rivendicazione n. 10, pari a 178.000 yen, sarà ridotta a 89.000 yen per le piccole e medie imprese e a circa 59.300 yen per le start-up e le microimprese. Per usufruire della riduzione è sufficiente indicare tale richiesta nella sezione «Note particolari» del modulo di richiesta di esame della domanda; non sono richiesti documenti giustificativi.Tuttavia, la riduzione deve essere richiesta contestualmente alla presentazione della domanda e al pagamento (non è ammessa la richiesta a posteriori) e, a partire da aprile 2024, per le piccole e medie imprese è previsto un limite massimo di 180 casi all’anno (le start-up, le piccole imprese e le università, ecc. non rientrano in tale limite).Si noti inoltre che per la categoria “associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro” delle persone giuridiche straniere sono previsti requisiti aggiuntivi, mentre le categorie quali gli enti amministrativi indipendenti e i TLO autorizzati non sono ammesse per i richiedenti stranieri. Per i criteri dettagliati relativi al capitale sociale e al numero di dipendenti, si prega di consultare anche la sintesi dei regimi di riduzione e sostegno.

6. Lista di controllo per la riduzione dei costi

7. Domande frequenti (FAQ)

D1. È necessario il rogito notarile o l’apostille per la procura di un’impresa straniera?

Non sono necessari nelle normali procedure dell’Ufficio dei brevetti. L’Ufficio dei brevetti precisa che non è richiesta nemmeno l’impronta del timbro e, nel caso in cui il mandante sia straniero, non è necessaria nemmeno la firma. È possibile presentare anche una copia.

D2. Un’impresa straniera può presentare una domanda senza un rappresentante in Giappone?

I soggetti residenti all’estero che non dispongono di un indirizzo o di una sede operativa in Giappone, in linea di principio, non possono espletare le procedure se non tramite un amministratore di brevetti in Giappone (in pratica, un consulente in brevetti) (articolo 8 della Legge sui brevetti). Il passaggio alla fase nazionale del PCT può essere effettuato, in via eccezionale, dal richiedente stesso; tuttavia, entro un determinato termine successivo è necessario presentare la notifica di nomina di un amministratore di brevetti; in caso di omissione, la domanda sarà considerata ritirata.

D3. A quanto ammontano le spese amministrative per l’ottenimento di un brevetto in Giappone?

14.000 yen per la domanda, 138.000 yen per la richiesta di esame più 4.000 yen per ogni rivendicazione; le tasse di brevetto ammontano a 4.300 yen all’anno più 300 yen per ogni rivendicazione dal primo al terzo anno, con aumenti graduali con il passare degli anni. Gli onorari del consulente in materia di brevetti e le spese di traduzione sono a carico del richiedente.

Q4. Il regime di riduzione o esenzione è effettivamente applicabile anche alle imprese straniere?

Sì, è possibile. Le domande e risposte dell’Ufficio Brevetti specificano chiaramente che anche i richiedenti stranieri che soddisfano i requisiti possono beneficiare di tale regime e che la procedura è la stessa prevista per i richiedenti nazionali. Per le piccole e medie imprese la tariffa è ridotta della metà, mentre per le start-up e le microimprese che soddisfano i requisiti è ridotta a un terzo; non è richiesta la presentazione di documenti giustificativi.

D5. Cosa accade se si supera il termine di tre anni per la richiesta di esame?

La domanda sarà considerata ritirata. Solo nel caso in cui la scadenza del termine non sia stata causata da dolo, è possibile ottenere il ripristino presentando, entro due mesi dalla data in cui se ne è preso atto ed entro un anno dalla scadenza del termine, una memoria di ripristino corredata di una tassa di ripristino pari a 212.100 yen.

8. Riepilogo

Non sono richiesti né l’autenticazione notarile, né il timbro, né la firma: i moduli di domanda giapponesi non sono così complessi da scoraggiare le imprese straniere.Anche il sistema di esenzioni e riduzioni è accessibile alle imprese straniere. Ciò che occorre realmente gestire sono le scadenze e le tempistiche irreversibili, quali il termine di tre anni per la richiesta di esame, la nomina di un amministratore del brevetto dopo il passaggio nazionale dal PCT e la presentazione contestuale della domanda di esenzione o riduzione. Liberarsi delle preoccupazioni relative ai moduli e concentrare l’attenzione sulla gestione delle scadenze rappresenta la via più breve per il successo delle domande di brevetto in Giappone da parte delle imprese straniere.

Da leggere anche

• Che cos’è la richiesta di esame di una domanda? Spiegazione completa su scadenze, tariffe, esenzioni e recupero in caso di omissione
• Che cos’è un brevetto internazionale? Meccanismo, costi e termine di 30 mesi della domanda internazionale PCT
• Riepilogo dei regimi di esenzione e sostegno in materia di proprietà intellettuale a disposizione delle piccole e medie imprese

Fonte

• Elenco delle tariffe relative ai diritti di proprietà industriale (Ufficio dei brevetti): https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html
• Informazioni sul regime di esenzione o riduzione delle tariffe (nuovo regime) per le pratiche per le quali è stata presentata una richiesta di esame a partire dal 1° aprile 2019 e relative domande e risposte (Ufficio dei Brevetti): https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html
• Comunicazione relativa alla modifica del regime di riduzione e esenzione delle tasse di richiesta di esame (in vigore dal 1° aprile dell’anno Reiwa 6) (Ufficio dei Brevetti): https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen_240131.html
• Informazioni relative alla dichiarazione relativa al rappresentante (Ufficio dei brevetti): https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/faq-after-filing/dairinin/index.html
• Rimedi in caso di decorso dei termini per cause non intenzionali (Ufficio dei Brevetti): https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/kyusai_method2.html
• In merito al sistema di rimborso delle tasse di richiesta di esame (Ufficio dei brevetti): https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/henkan/henkan.html
• Legge sui brevetti (Ricerca delle leggi su e-Gov – articoli 8, 9, 48-3, 184-11 e altri): https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale

Assiste i clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno industriale e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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