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«Ho depositato una domanda di brevetto, quindi non mi resta che attendere l’esito dell’esame» — non...
Quando si intende trasformare i risultati della ricerca universitaria in un brevetto, l’ostacolo rappresentato dai costi non è affatto irrisorio. La tassa per la richiesta di esame ammonta a 138.000 yen più 4.000 yen per ogni rivendicazione: si tratta di una cifra che, dal punto di vista del bilancio di un laboratorio di ricerca, induce a esitare. Lo “sconto accademico” offerto dall’Ufficio Brevetti consente di dimezzare direttamente tale onere.
Se il richiedente è un ricercatore di un’università o un’istituzione simile, oppure l’università stessa, la tassa di richiesta di esame e i canoni di brevetto (per gli anni dal 1° al 10°) vengono ridotti della metà. La procedura richiede semplicemente l’inserimento di una riga nella domanda di richiesta di esame, senza necessità di documenti giustificativi.Inoltre, leggendo attentamente le domande e risposte dell’Ufficio Brevetti, si evince che questo sistema si basa su un criterio chiaro e coerente: non viene chiesto «chi ha inventato», ma solo «chi è il richiedente». Che si tratti di un’invenzione di uno studente o di un’invenzione acquisita da un’azienda, lo sconto si applica purché il richiedente soddisfi i requisiti.
Nel presente articolo, un consulente in brevetti fornirà spiegazioni basate su fonti primarie dell’Ufficio Brevetti, illustrando i soggetti aventi diritto allo sconto accademico, il trattamento riservato agli studenti, le insidie specifiche delle università pubbliche, il calcolo proporzionale delle domande congiunte e il trattamento riservato alle università straniere. Si tratta di argomenti rilevanti non solo per i ricercatori universitari, gli URA e i responsabili dei TLO, ma anche per i responsabili della proprietà intellettuale delle aziende che presentano domande congiunte con le università.
Indice
- Che cos’è lo sconto accademico? — Cosa viene scontato e di quanto
- Soggetti aventi diritto —— «Ricercatori universitari» e «Università e simili»
- Cosa succede alle invenzioni degli studenti? —— A essere preso in considerazione non è l’inventore, bensì il richiedente
- Aspetti facilmente trascurabili — L’ente gestore delle università pubbliche, i limiti al numero di domande e le differenze rispetto alle imprese
- Procedura — È sufficiente aggiungere una riga alla richiesta di esame; non sono necessari certificati
- Domanda congiunta con le imprese — L’importo da versare viene ripartito in base alla quota di partecipazione
- Sono inclusi anche le università e i ricercatori stranieri
- Domande frequenti (FAQ)
- Riepilogo
1. Che cos’è lo sconto accademico? — Cosa viene scontato e di quanto
Lo sconto accademico è una categoria del sistema di riduzione e esenzione dell’Ufficio Brevetti (nuovo sistema applicabile alle domande per cui è stata presentata richiesta di esame a partire dal 1° aprile 2019) destinata a ricercatori e istituzioni universitarie. La riduzione riguarda i seguenti due elementi:
| Tariffe soggette a riduzione | Importo normale | Dopo l’applicazione dello sconto accademico |
|---|---|---|
| Tassa per la richiesta di esame della domanda | 138.000 yen + 4.000 yen per rivendicazione | Riduzione della metà (ad esempio: per 10 rivendicazioni, da 178.000 yen a 89.000 yen) |
| Tasse di brevetto (dal 1° al 10° anno) | Dal 1° al 3° anno: 4.300 yen all’anno + 300 yen per ogni rivendicazione; inoltre, aumento graduale su base annuale | Riduzione della metà (es.: per 10 rivendicazioni, dal 1° al 3° anno: da 7.300 yen/anno a 3.650 yen/anno) |
Tra le spese amministrative sostenute dal momento del deposito della domanda fino al decimo anno di mantenimento del diritto, sia la tassa di richiesta di esame — che rappresenta l’onere maggiore — sia la tassa di brevetto — il cui impatto si fa sentire progressivamente — vengono ridotte della metà.Si noti che la tassa di deposito (14.000 yen) e le tasse di brevetto a partire dall’undicesimo anno non rientrano in questa riduzione. Per quanto riguarda il funzionamento della procedura di richiesta di esame (termine di 3 anni, possibilità di recupero in caso di mancata presentazione, ecc.), si prega di consultare l’articolo esplicativo sulla richiesta di esame della domanda.
2. Soggetti aventi diritto — «Ricercatori di università e simili» e «Università e simili»
I soggetti aventi diritto sono definiti nell’articolo 10, comma 3, del Regolamento di applicazione della Legge sui brevetti e si suddividono in due categorie: «a) Ricercatori di università e simili» (persone fisiche) e «b) Università e simili» (enti).
| Categoria | Soggetti interessati |
|---|---|
| Ricercatori di università e simili (articolo 10, comma 3, lettera a) del decreto di applicazione) | ・Rettori, vicerettori, presidi di facoltà, professori, professori associati, assistenti universitari, docenti e assistenti di università (ai sensi dell’articolo 1 della Legge sull’istruzione scolastica), nonché altri membri del personale che si dedicano esclusivamente alla ricerca(compresi i post-dottorandi e simili aventi un rapporto di lavoro con l’università) ・Presidi, professori, professori associati, assistenti universitari, docenti e assistenti delle scuole superiori tecniche, nonché altri membri del personale che si dedicano esclusivamente alla ricerca・Direttori e membri del personale delle persone giuridiche che gestiscono istituti di ricerca universitari comuni che si dedicano esclusivamente alla ricerca |
| Università e simili (Articolo 10, comma 3, lettera b) del Decreto di attuazione) | ・Enti che istituiscono università (persone giuridiche universitarie nazionali, persone giuridiche universitarie pubbliche, enti scolastici, ecc.) ・Enti che istituiscono scuole superiori tecniche (Organismo nazionale delle scuole superiori tecniche, ecc.) ・Persone giuridiche che gestiscono istituti di ricerca universitari |
È importante sottolineare che i requisiti relativi alle invenzioni d’ufficio, un tempo previsti nelle misure di agevolazione ai sensi della Legge sul rafforzamento delle capacità tecnologiche industriali, sono stati aboliti nel sistema attuale. In precedenza era necessario verificare che si trattasse di un’«invenzione d’ufficio», mentre ora è sufficiente verificare se il richiedente rientri nelle categorie indicate nella tabella sopra riportata; ciò ha notevolmente migliorato la praticità del sistema.
3. Che ne è delle invenzioni degli studenti? —— Ciò che conta non è l’inventore, ma il richiedente
Un tema che spesso solleva problemi in materia di proprietà intellettuale universitaria è il trattamento riservato agli studenti. Per enunciare subito il principio fondamentale, gli studenti non rientrano nella categoria dei «ricercatori universitari o simili» (salvo nel caso in cui, in qualità di «dipendenti» dell’università, si dedichino esclusivamente alla ricerca). Ciò è dovuto al fatto che, di norma, gli studenti non intrattengono un rapporto di lavoro con l’università.
Ma allora, le invenzioni a cui hanno partecipato gli studenti non possono beneficiare delle agevolazioni? —— È qui che entra in gioco il principio enunciato all’inizio. Le domande e risposte dell’Ufficio Brevetti dichiarano espressamente che i seguenti casi sono tutti «applicabili»:
| Caso | Riduzione o esenzione | Motivazione |
|---|---|---|
| Invenzione congiunta tra uno studente e un professore. Il professore presenta la domanda in via esclusiva dopo aver acquisito la quota dello studente | ○ | Poiché il richiedente è un «ricercatore universitario o di altro tipo» |
| L’università ha acquisito i diritti sull’invenzione dello studente e ha presentato la domanda | ○ | Poiché il richiedente è «un’università o un ente simile» |
| L’università subentra all’azienda per l’invenzione di un ricercatore trasferitosi dall’azienda all’università | ○ | Poiché il richiedente è «un’università o un ente simile» |
| Lo studente presenta la domanda a proprio nome | × | Il richiedente (lo studente) non soddisfa i requisiti |
In altre parole, l’attribuzione dell’invenzione non dipende in alcun modo dalle caratteristiche dell’inventore, ma è determinata esclusivamente dall’identità del richiedente al momento della presentazione della domanda di riduzione o esenzione. D’altro canto, se la domanda viene presentata a nome dello studente, si rischia di perdere la riduzione o l’esenzione a cui si avrebbe diritto; ciò significa che la definizione dell’attribuzione dei diritti (cessione o successione) ha un impatto diretto sui costi.
Consigli pratici (definizione della titolarità prima del deposito): per le invenzioni che vedono coinvolti studenti o ricercatori post-dottorato, è prassi consolidata stabilire, già in fase di notifica dell’invenzione, «chi dovrà figurare come richiedente» prima del deposito.Poiché l’applicabilità delle riduzioni o delle esenzioni viene valutata in base al richiedente al momento della richiesta di riduzione o esenzione (al momento della richiesta di esame o del pagamento delle tasse di brevetto), è preferibile presentare la domanda fin dall’inizio con un richiedente che soddisfi i requisiti, piuttosto che modificare il nome in un secondo momento, evitando così inutili ritardi.Si noti inoltre che i post-dottorandi con un rapporto di lavoro possono rientrare nella categoria dei «ricercatori» in quanto «altri dipendenti che si dedicano esclusivamente alla ricerca».
4. Aspetti facilmente trascurabili — Ente istituente delle università pubbliche, limiti sul numero di domande e differenze rispetto alle imprese
Nel caso delle università pubbliche, la conclusione varia a seconda di «chi ne è l’ente fondatore»
Nelle domande e risposte dell’Ufficio Brevetti sono illustrati alcuni punti specifici propri delle università pubbliche. Nel caso in cui una prefettura subentri nei diritti relativi a un’invenzione di servizio realizzata da un ricercatore di un’università prefettizia, tale subentro è soggetto a riduzione o esenzione se l’ente istituente di tale università prefettizia è la prefettura stessa.Tuttavia, se l’ente istituente è una persona giuridica dell’università pubblica, l’esenzione si applica solo nel caso in cui sia la persona giuridica stessa a subentrare; se invece a subentrare è la prefettura, che non è l’ente istituente, l’invenzione non è soggetta all’esenzione. A beneficiare dell’esenzione è «chi istituisce l’università» e non l’ente locale in sé: si tratta di un caso in cui la scelta del soggetto a cui cedere i diritti incide sui costi.
Il limite annuale al numero di casi è «escluso dall’applicazione»
A partire dal 1° aprile 2024, è stato fissato un limite massimo di 180 casi all’anno per la riduzione delle spese di richiesta di esame a favore delle piccole e medie imprese; tuttavia, lo sconto accademico (per università e ricercatori universitari) non è soggetto a tale limite. Anche le università e gli istituti di ricerca di grandi dimensioni, con un numero elevato di domande, possono avvalersene senza preoccuparsi del numero di casi.
Rapporto con l’esenzione per le PMI
Il nuovo sistema di riduzione prevede, oltre alla categoria «accademica», altre categorie quali «PMI» (riduzione del 50%) e «PMI start-up o microimprese» (riduzione del 33%).Nel caso in cui i diritti siano stati trasferiti a una start-up di origine universitaria, la valutazione non avverrà nella categoria «accademica» ma in quella «aziendale»; pertanto, la categoria di applicazione e l’aliquota di riduzione variano a seconda di chi detiene i diritti (l’università o la start-up). Per una panoramica completa del sistema, si prega di consultare la sintesi dei regimi di esenzione e sostegno.
5. Procedura — È sufficiente aggiungere una riga alla richiesta di esame; non sono necessari certificati
Le procedure del regime attuale sono semplici. Non sono necessari né moduli di richiesta di riduzione né documenti giustificativi; è sufficiente inserire un’indicazione nella sezione “Note particolari” della richiesta di esame della domanda (o nel modulo di pagamento delle tasse di brevetto, nel caso specifico) per segnalare la situazione pertinente.
Indicazioni da inserire nella “Richiesta di esame della domanda” [Note particolari relative alle tasse] (tratto dall’esempio fornito dall’Ufficio Brevetti)
(Nel caso di ricercatori universitari o simili)
«Il richiedente rientra nella categoria di soggetti di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a) del Regolamento di applicazione della Legge sui brevetti. Si omette la presentazione della domanda di esenzione o riduzione.»
(Nel caso di università o simili)
«Il richiedente rientra nella categoria di cui all’articolo 10, comma 3, lettera b) del Regolamento di applicazione della Legge sui brevetti. Si omette la presentazione della domanda di riduzione o esenzione.»
Attenzione: la richiesta di riduzione o esenzione deve essere presentata contestualmente alla richiesta di esame e al pagamento delle tasse di brevetto; non è possibile presentare una richiesta di riduzione o esenzione a posteriori, dopo aver effettuato il pagamento. Qualora si dimentichi di inserire le note specifiche e si proceda al pagamento dell’intero importo, tale somma non potrà essere recuperata. Il momento in cui si valuta il soddisfacimento dei requisiti coincide con quello della presentazione della richiesta di riduzione o esenzione.
6. Domanda congiunta con un’impresa — L’importo da versare viene ripartito in base alla quota di partecipazione
Nelle domande congiunte nell’ambito della collaborazione tra industria e università, è tipico che solo la parte universitaria sia soggetta alla riduzione o all’esenzione. In tal caso, la riduzione o l’esenzione si applica esclusivamente alla quota di partecipazione della parte universitaria. Nella richiesta di esame, si devono indicare nelle «Note particolari» il «soggetto beneficiario della riduzione o dell’esenzione» e la «percentuale della sua quota di partecipazione», indicando inoltre nella colonna [Altro] la percentuale di pagamento rispetto alla tariffa standard.
Il calcolo riportato nell’esempio fornito dall’Ufficio Brevetti è il seguente. Se la quota di partecipazione del richiedente A (azienda, senza riduzione) e del richiedente B (università, con riduzione del 50%) è pari a 1/2 ciascuno, la quota di pagamento è pari a 1 × 1/2 + 1/2 × 1/2 = 3/4.Se la tassa di richiesta di esame per la rivendicazione n. 10 è pari a 178.000 yen, il pagamento sarà di 133.500 yen. Non è necessario presentare documenti che attestino la quota di partecipazione.
Suggerimenti pratici (coerenza con il contratto di domanda congiunta): poiché la ripartizione viene calcolata in base alla «percentuale di partecipazione», le disposizioni relative alle quote e alla ripartizione dei costi stabilite nel contratto di domanda congiunta si riflettono direttamente sulle spese da versare all’Ufficio. Nella collaborazione tra industria e università, la compensazione in caso di mancata attuazione e la definizione stessa delle quote sono spesso oggetto di discussione; si prega pertanto di consultare anche la spiegazione dei punti chiave relativi alla ricerca congiunta con le università.
7. Il regime si applica anche alle università e ai ricercatori stranieri
Sebbene sia un fatto sorprendentemente poco noto, le Domande e Risposte dell’Ufficio Brevetti affermano chiaramente che «se i requisiti sono soddisfatti, anche i richiedenti stranieri possono beneficiare del regime di riduzione o esenzione».Nello specifico, sono inclusi i ricercatori di istituti stranieri equivalenti alle università e agli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 1 della Legge sull’istruzione scolastica (rettori, professori, professori associati e altri soggetti che si dedicano esclusivamente alla ricerca), nonché gli enti che gestiscono tali istituti.Anche nel caso in cui un’università straniera presenti una domanda di brevetto in Giappone, è sufficiente una sola riga di indicazione, proprio come per le università giapponesi, affinché le tasse di richiesta di esame e le tasse di brevetto siano ridotte della metà. Il quadro generale delle procedure di deposito delle domande in Giappone da parte di richiedenti stranieri è illustrato nella Guida al deposito delle domande in Giappone per le imprese straniere.
8. Domande frequenti (FAQ)
D1. Quali sono gli sconti previsti dall’Academic Discount e di quanto ammontano?
La tassa di richiesta di esame della domanda e le tasse di brevetto (dal 1° al 10° anno) vengono ridotte della metà. Nel caso di 10 rivendicazioni, la tassa di richiesta di esame di 178.000 yen scende a 89.000 yen. La tassa di deposito e le tasse di brevetto a partire dall’11° anno non sono soggette a tale riduzione.
D2. Gli studenti rientrano nei criteri di ammissibilità?
In linea di principio, gli studenti non rientrano nella categoria dei «ricercatori universitari o simili» (ad eccezione dei casi in cui si dedichino esclusivamente alla ricerca in qualità di dipendenti dell’università). Tuttavia, anche nel caso di invenzioni realizzate da studenti, è possibile beneficiare della riduzione se il richiedente è un ricercatore o un’università che ha acquisito i diritti. A determinare l’idoneità è il richiedente, non l’inventore.
Q3. Sono necessari documenti giustificativi?
No. È sufficiente indicare, nella sezione «Note particolari» della richiesta di esame della domanda o del modulo di pagamento delle tasse di brevetto, che si rientra nei casi previsti dall’articolo 10, comma 3, lettera a) (ricercatori) o lettera b) (università e simili) del Regolamento di applicazione della Legge sui brevetti, nonché che si rinuncia alla presentazione della domanda di riduzione o esenzione. Tuttavia, la richiesta deve essere presentata contestualmente al pagamento; non è possibile presentarla a posteriori.
D4. È possibile avvalersi di questa agevolazione anche in caso di domanda congiunta con un’impresa?
Sì, è possibile. Tuttavia, la riduzione o l’esenzione si applica esclusivamente alla quota di proprietà dell’università. Nel caso in cui l’azienda e l’università detengano ciascuna la metà della quota di proprietà e l’università benefici di una riduzione pari alla metà, l’importo da versare sarà pari a tre quarti della tariffa standard.
Q5. È possibile utilizzarlo anche per le università estere?
Sì, è possibile. Secondo le domande e risposte dell’Ufficio Brevetti, i ricercatori o gli enti fondatori di istituti stranieri equivalenti alle università o agli istituti tecnici superiori giapponesi sono espressamente indicati come soggetti idonei. La procedura è la stessa prevista per i richiedenti nazionali.
9. Riepilogo
Tassa di richiesta di esame e tasse di brevetto per 10 anni ridotte della metà, procedura in un’unica riga, nessun certificato richiesto, nessun limite al numero di casi, applicabile anche alle università straniere: lo sconto accademico è il regime da verificare in primo luogo nella pianificazione dei costi relativi alla proprietà intellettuale delle università. E l’unico criterio determinante per l’applicazione è se, al momento della richiesta di riduzione o esenzione, il richiedente soddisfi i requisiti.Quanto più complessa è la genesi dell’invenzione — ad esempio in caso di coinvolgimento di studenti o di cessione a enti locali — tanto più la scelta del titolare della domanda incide direttamente sui costi.
Dalla definizione della titolarità prima del deposito alla redazione delle note particolari, fino alla ripartizione delle quote nelle domande congiunte: una volta creato un modello, si tratta di un sistema che può essere utilizzato in modo sistematico per ogni domanda. Vi invitiamo a sfruttarlo come strumento a sostegno della tutela dei diritti sui risultati della ricerca dal punto di vista dei costi.
Consulenza presso lo studio di proprietà intellettuale Evorix
Lo studio di proprietà intellettuale Evorix (evorix.jp) offre consulenza in materia di domande di brevetto per università e istituti di ricerca, domande congiunte nell’ambito della collaborazione tra industria e università e valutazione dell’applicabilità dei regimi di riduzione o esenzione delle tasse. La invitiamo a contattarci senza esitazione tramite il modulo di contatto.
Da leggere anche
- Che cos’è la richiesta di esame di una domanda di brevetto? Spiegazione completa su scadenze, tariffe, esenzioni e recuperabilità in caso di omissione
- 5 punti chiave per prevenire controversie in materia di brevetti nella ricerca congiunta con le università
- Riepilogo dei regimi di esenzione e sostegno in materia di proprietà intellettuale a disposizione delle piccole e medie imprese
Clausola di esclusione di responsabilità e avvertenze: il presente articolo ha scopo puramente informativo e non garantisce alcuna conclusione in merito a casi specifici. Le tariffe e i regimi ivi riportati si basano sulle informazioni rese pubbliche dall’Ufficio Brevetti al momento della stesura (settembre 2026).Poiché i requisiti e le procedure per le esenzioni e le riduzioni sono soggetti a modifiche, si prega di verificare le informazioni più aggiornate fornite dall’Ufficio Brevetti o di consultare un consulente in brevetti prima di procedere con le pratiche effettive.
Fonte
- Informazioni sullo sconto accademico (ricercatori universitari, università ecc.) (Ufficio dei brevetti): https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/02_09.html
- Informazioni sul regime di riduzione o esenzione per le pratiche per le quali è stata presentata una richiesta di esame a partire dal 1° aprile 2019 (nuovo regime di riduzione o esenzione) (Ufficio dei Brevetti): https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html
- Comunicazione relativa alla modifica del regime di riduzione e esenzione delle tasse di richiesta di esame (in vigore dal 1° aprile dell’anno Reiwa 6) (Ufficio dei brevetti): https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen_240131.html
- Elenco delle tariffe relative ai diritti di proprietà industriale (Ufficio dei brevetti): https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste i clienti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, occupandosi di ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti giapponesi, l’Associazione asiatica dei patentisti (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).
