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Per i professionisti che si occupano della presentazione delle domande di registrazione,...
Per i professionisti incaricati della presentazione delle domande di registrazione, della concessione dei diritti e dell’esercizio degli stessi in materia di marchi in Messico, il presente documento si concentra sulla nuova legge del 2020 LFPPI (Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial), illustrando le modalità operative dell’IMPI (Istituto messicano della proprietà industriale), le tariffe governative, l’adesione al sistema MADOPRO(2013), il rafforzamento della tutela dei marchi sonori, dei marchi di certificazione e dei marchi notoriamente conosciuti introdotto in seguito all’entrata in vigore dell’USMCA, fino all’obbligo della dichiarazione d’uso (Declaración de Uso): un consulente in proprietà industriale illustrerà in modo sistematico il quadro generale delle pratiche in materia di marchi in quella che è la terza economia del Nord America e uno dei principali centri di produzione automobilistica giapponese.
Punti salienti di questo articolo
- Il Messico ha realizzato la modernizzazione del sistema in linea con l’USMCA attraverso la LFPPI (nuova legge sulla proprietà industriale) del 2020
- Punti salienti della modifica del 2020: introduzione dei marchi sonori e dei marchi di certificazione, rafforzamento della tutela dei marchi notoriamente conosciuti e regolamentazione delle domande di registrazione presentate in malafede
- Adesione al Trattato di Madrid (2013). Le imprese giapponesi possono designare il Messico tramite il Trattato di Madrid
- I richiedenti stranieri sono tenuti a nominare un rappresentante locale (con sede in Messico)
- La dichiarazione di uso (Declaración de Uso) è obbligatoria al terzo anno di registrazione; la mancata presentazione comporta la cancellazione automatica
- Sistema di esame: esame formale → pubblicazione → termine di opposizione di un mese → esame di merito → registrazione
- L’esercizio dei diritti avviene secondo un sistema a tre gradi di giudizio: procedura amministrativa dell’IMPI, Tribunale amministrativo federale e Corte d’appello federale
MARCHI IN MESSICO
Guida completa al sistema e alla prassi dei marchi in Messico, terza economia del Nord America, a cura di un consulente in proprietà industriale. Il testo fornisce una spiegazione sistematica in 12 sezioni, dalla domanda presso l’IMPI alla LFPPI del 2020, alla Declaración de Uso, fino all’esercizio dei diritti dinanzi alla Corte d’Appello Federale.
Indice
- Sintesi esecutiva
- Struttura di base del sistema e fonti giuridiche
- Punti salienti della modifica della LFPPI del 2020
- Requisiti del richiedente e documenti necessari
- Procedura standard e gestione dei tempi
- Stima delle spese amministrative
- Requisiti relativi ai marchi e disposizioni specifiche
- Dichiarazione di uso (Declaración de Uso)
- Procedure di opposizione e di annullamento
- Esercizio dei diritti e gestione delle violazioni
- Differenze tra i sistemi giapponese e messicano
- Lista di controllo pratica per le imprese giapponesi
1. Sintesi esecutiva
Il sistema pratico in materia di marchi in Messico è un ordinamento giuridico codificato incentrato sulla LFPPI (Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, nuova legge del 2020), in cui il Regolamento della LFPPI e i criteri di esame dell’IMPI disciplinano le procedure di deposito, esame e risoluzione delle controversie.Il sistema è stato notevolmente modernizzato in vista dell’entrata in vigore dell’USMCA (Accordo tra Stati Uniti, Messico e Canada) ed è caratterizzato da un regime di dichiarazione d’uso simile alla Sezione 8 del diritto statunitense.
Quattro punti fondamentali da tenere presenti nella pratica dei marchi in Messico
- La modifica della LFPPI del 2020 ha reso possibile la registrazione dei marchi sonori e dei marchi di certificazione, rafforzando inoltre le norme contro le domande di registrazione presentate in malafede
- Le tasse governative sono espresse in MXN (peso messicano). La tassa di deposito per una classe è di circa 3.400 MXN (circa 26.000 yen)
- La dichiarazione di uso è obbligatoria al terzo anno di registrazione: un sistema unico simile alla Section 8
- L’esercizio dei diritti segue un sistema a tre gradi di giudizio: IMPI → Tribunale Amministrativo Federale (TFJA) → Corte d’Appello Federale
2. Struttura di base del sistema e fonti giuridiche
La «legge primaria» del sistema messicano dei marchi è la LFPPI (Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, entrata in vigore il 5 luglio 2020), che ha sostituito integralmente la precedente LPI (Ley de la Propiedad Industrial) del 1991.La parte relativa ai marchi è disciplinata dal Título Quinto (Titolo V). Gli elementi fondamentali comprendono la definizione di marchio (§ 171), i requisiti di registrazione (§§ 172-174), la procedura di deposito della domanda (§§ 221-235), l’opposizione (§ 221) e la revoca (§ 258).
Il ruolo dell’IMPI
L’IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) — ente subordinato al Ministero dell’Economia — è responsabile dell’esame, della registrazione e delle procedure amministrative relative ai marchi. La sede centrale si trova a Città del Messico. È in funzione il sistema di deposito elettronico delle domande PASE (Portal de Acceso a Servicios Electrónicos).
Forumi giurisdizionali
| Organismi | Competenza e caratteristiche |
|---|---|
| IMPI | Primo grado per l’esame, la registrazione, i procedimenti di nullità e i procedimenti amministrativi in materia di contraffazione dei marchi |
| Tribunale Federale Amministrativo (TFJA) | Grado di appello contro le decisioni dell’IMPI. Tribunale federale di giustizia amministrativa |
| Tribunale collegiale federale (Tribunal Colegiado) | Grado di appello contro le sentenze del TFJA (procedimenti di amparo) |
| Tribunale federale di primo grado | Azione civile per il risarcimento dei danni da violazione del marchio |
3. Punti salienti della modifica del LFPPI del 2020
Riforma radicale in risposta all’USMCA
- I marchi sonori, i marchi olografici e i marchi di certificazione sono ora ammessi alla registrazione
- Rafforzamento delle norme relative alle domande presentate in malafede (mala fe) — Adeguamento alle disposizioni dell’USMCA
- Rafforzamento della tutela dei marchi notoriamente conosciuti («Marca Notoriamente Conocida») e dei marchi famosi («Marca Famosa»)
- Ampliamento dei motivi di nullità e inasprimento dei criteri applicativi per la nullità per inutilizzo
- Introduzione di un importo minimo per il risarcimento dei danni (pari al 40% del prezzo di vendita dei prodotti contraffatti)
4. Requisiti del richiedente e documenti necessari
In Messico, sia le persone fisiche che le persone giuridiche possono presentare domanda di registrazione di marchio. I richiedenti stranieri sono tenuti a nominare un rappresentante locale (con sede in Messico).
Semplificazione della procura (POA): la procura (Carta Poder) non richiede autenticazione notarile né autenticazione consolare (è ammessa la procura semplificata). Deve essere presentata al momento del deposito della domanda o entro due mesi dalla data di deposito.
Documenti obbligatori
- Modulo di domanda (Solicitud): in spagnolo, deposito elettronico tramite IMPI PASE
- Esemplare del marchio: formato JPEG/PNG; sono ammessi anche marchi tridimensionali e sonori
- Prodotti/servizi designati: 45 classi della classificazione di Nizza (è ammessa la domanda multipla)
- POA (Carta Poder): obbligatorio per i richiedenti stranieri (è ammessa la POA semplificata)
- Documenti relativi al diritto di priorità: in caso di rivendicazione della priorità ai sensi della Convenzione di Parigi, entro 3 mesi dalla data di deposito della domanda
5. Procedura standard e gestione dei tempi
① Deposito della domanda (IMPI PASE)
→
② Esame formale e pubblicazione della domanda → ③ Termine per la presentazione di opposizioni(1 mese dalla pubblicazione)
↓
④ Esame di merito (6-9 mesi) → ⑤ Risposta al rigetto (2 mesi per rispondere all’OA) → ⑥ Registrazione → Dichiarazione di uso al terzo anno → Rinnovo decennale
↓
④ Esame di merito (6-9 mesi) → ⑤ Risposta al rigetto (2 mesi per rispondere all’OA) → ⑥ Registrazione → Dichiarazione di uso al terzo anno → Rinnovo decennale
Tempi necessari: in casi senza intoppi, da circa 8 a 12 mesi dalla presentazione della domanda alla registrazione.
6. Stima delle tasse governative
| Voce | Tassa (MXN) | Equivalente in yen giapponesi |
|---|---|---|
| Tassa di deposito (1 classe) | 3.400 MXN | circa 26.000 yen |
| Classi aggiuntive (per ogni classe) | 850 MXN | circa 6.500 yen |
| Tassa di opposizione | 4.400 MXN | circa 34.000 yen |
| Dichiarazione d’uso (Declaración de Uso, terzo anno) | 1.250 MXN | circa 9.500 yen |
| Canone di rinnovo (1 categoria · 10 anni) | 3.400 MXN | circa 26.000 yen |
| Richiesta di procedimento amministrativo per violazione | 7.000 MXN | circa 53.500 yen |
7. Requisiti relativi ai marchi e disposizioni specifiche
Marchi registrabili (ampliamento previsto dalla LFPPI del 2020)
- Marchi denominativi, figurativi, combinati e tridimensionali
- Marchi sonori e marchi olografici (introdotti nel 2020)
- Colori e trade dress
- Marchi collettivi (Marca Colectiva) e marchi di certificazione (Marca de Certificación)
Motivi di rifiuto assoluto (§173)
- Mancanza di carattere distintivo · Segni descrittivi
- Violazione dell’ordine pubblico e del buon costume
- Indicazioni geografiche · Indicazioni di provenienza
- Segni ingannevoli
Motivi di rifiuto relativi
- Somiglianza con marchi depositati o registrati anteriormente
- Rischio di confusione con marchi notoriamente conosciuti (Notoriamente Conocida) o famosi (Famosa)
- Domanda presentata in malafede (mala fede, § 174 III) — Inasprimento del 2020
8. Dichiarazione d’uso (Declaración de Uso)
Il sistema di mantenimento più importante e peculiare del Messico
Il titolare del marchio ha l’obbligo di presentare la «Declaración de Uso» entro tre mesi dal compimento del terzo anno dalla registrazione (§233). La mancata presentazione comporta la revoca automatica. Si tratta di un regime peculiare, analogo alla Sezione 8 degli Stati Uniti.
Calendario di presentazione
| Tempistica | Periodo di presentazione | Contenuti richiesti |
|---|---|---|
| Dichiarazione del terzo anno | Da 3 anni a 3 anni e 3 mesi dalla registrazione | Dichiarazione giurata di utilizzo + prova di utilizzo |
| Dichiarazione al momento del rinnovo (10 anni) | Al momento della richiesta di rinnovo | Dichiarazione di uso continuativo |
9. Procedura di opposizione e revoca
Opposizione durante il periodo di pubblicazione (§221)
È possibile presentare opposizione all’IMPI entro un mese dalla pubblicazione del marchio. Il termine non è prorogabile (termine perentorio).
Cancellazione per inutilizzo (§258)
In caso di mancato uso per tre anni consecutivi a partire dalla registrazione, le parti interessate possono presentare all’IMPI una richiesta di revoca. Anche la mancata presentazione della dichiarazione di uso costituisce motivo di revoca.
10. Esercizio dei diritti e risposta alle violazioni
Procedimento amministrativo dell’IMPI
Procedimento amministrativo dell’IMPI in materia di contraffazione
- Sequestro dei prodotti contraffatti e sigillatura del magazzino
- Multa (fino a 250.000 MXN, pari a circa 1,9 milioni di yen)
- Sospensione temporanea della licenza commerciale
- Introduzione dell’importo minimo del risarcimento danni (40%) con la LFPPI del 2020
Sanzioni penali
La contraffazione dei marchi è punibile con la reclusione fino a 3 anni più una multa (da alcune migliaia a diverse decine di migliaia di MXN). Indagini penali condotte dalla Procura Federale (PGR).
Misure di contrasto alla frontiera da parte della Dogana (SAT)
La registrazione presso la SAT ( dogana messicana) consente di impedire l’importazione di prodotti contraffatti.
11. Differenze tra i sistemi giapponese e messicano
| Voce | Giappone | Messico |
|---|---|---|
| Lingua di deposito | Giapponese | Spagnolo |
| Dichiarazione d'uso | Nessuna | Obbligatoria al terzo anno |
| Periodo di opposizione | 2 mesi dalla registrazione | 1 mese dalla pubblicazione (preavviso) |
| Cancellazione per mancato uso | 3 anni | 3 anni |
| Struttura giudiziaria | Ufficio dei brevetti → Corte d’appello per la proprietà intellettuale | IMPI → TFJA → Corte d’Appello Federale |
| Marchi sonori e ologrammi | Presenti | Istituiti nel 2020 |
| Importo minimo del risarcimento danni | Nessuno | Importo minimo del 40% (LFPPI 2020) |
12. Lista di controllo pratica per le imprese giapponesi
Prima della presentazione della domanda
- Nomina di un rappresentante residente in Messico (obbligatoria)
- Ricerca sui marchi precedenti tramite IMPI MARCANET
- Scelta tra il sistema Madpro e la domanda diretta
Dopo la presentazione della domanda
- Gestione del calendario con priorità assoluta per la “Declaración de Uso” (3° anno)
- Avvio dell’uso in Messico entro 3 anni dalla registrazione
- Conservazione continua delle prove di utilizzo
- In caso di constatazione di violazione, il procedimento amministrativo presso l’IMPI rappresenta la soluzione più pratica
Sintesi
Il sistema dei marchi messicano è caratterizzato dalla nuova legge LFPPI del 2020 e dalla modernizzazione del sistema in linea con l’USMCA.Affinché le aziende giapponesi possano garantire il successo dei propri marchi sul mercato messicano, è fondamentale dare la massima priorità alla gestione delle scadenze relative alla «Declaración de Uso» (dichiarazione di utilizzo del terzo anno) e combinare tale approccio con un’efficace tutela dei diritti attraverso i procedimenti amministrativi dell’IMPI. Vi invitiamo inoltre a consultare i nostri servizi relativi alle domande di registrazione internazionale dei marchi (Madrit) e alla registrazione dei marchi.
Consulenza in materia di depositi di marchi in Messico
Lo studio di proprietà intellettuale Ebolix offre un ampio supporto per la presentazione di domande di registrazione dei marchi e l’esercizio dei diritti nei principali paesi del Nord America e dell’America centrale e meridionale, compreso il Messico. Dai requisiti previsti dalla LFPPI alla gestione delle scadenze della “Declaración de Uso”, fino alla gestione delle violazioni presso l’IMPI, i nostri avvocati specializzati in proprietà intellettuale, con una vasta esperienza pratica e in collaborazione con agenti locali, saranno a vostra disposizione.
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Fonti e materiale di riferimento
▼ Normativa primaria
- Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI, entrata in vigore il 5 luglio 2020)
- Regolamento della LFPPI (Regolamento)
- Codice Penale Federale (disposizioni relative alla contraffazione dei marchi)
▼ Fonti ufficiali
- Sito web ufficiale dell’IMPI: gob.mx/impi
- MARCANET (Ricerca sui marchi messicani): marcanet.impi.gob.mx
- Portale della proprietà intellettuale dell’OMPI (Messico): wipo.int
- WIPO Lex: wipo.int/wipolex
- Adesione al Protocollo di Madrid (19 febbraio 2013): Sistema di Madrid dell’OMPI
- Sito ufficiale del TFJA (Tribunale Federale di Giustizia Amministrativa)
▼ Documenti esplicativi delle istituzioni giapponesi
- Rapporto JETRO «Il sistema della proprietà intellettuale in Messico»
- Ufficio dei brevetti: «Informazioni sui sistemi di proprietà industriale esteri (Messico)»
- Informazioni INPIT sulla proprietà intellettuale nei paesi emergenti
▼ Accordi internazionali
- Convenzione di Parigi (adesione del Messico nel 1903)
- Protocollo di Madrid (adesione del Messico nel febbraio 2013)
- Accordo TRIPS (adesione all’OMC nel 1995)
- USMCA (Accordo tra Stati Uniti, Messico e Canada) (entrato in vigore nel 2020)
- CPTPP (entrato in vigore nel 2018)
- Accordo di partenariato economico (EPA) tra Giappone e Messico (entrato in vigore nel 2005)
*Il presente articolo è stato redatto a scopo informativo generale sulla base delle fonti primarie e delle informazioni ufficiali sopra indicate, aggiornate al mese di aprile 2026. Poiché le leggi e i regolamenti sono soggetti a modifiche periodiche, si raccomanda di verificare le informazioni più aggiornate consultando le fonti primarie e rivolgendosi a esperti del settore. Per valutazioni concrete relative a casi specifici, si raccomanda di consultare esperti del settore, compresi i rappresentanti locali.
AUTORE / Autore
Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)
Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Consulente in proprietà industriale e rappresentante legale
Assiste clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, startup, moda e sanità, in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritto d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale relative a settori all’avanguardia quali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet delle cose (IoT), il Web3 e il FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei consulenti in proprietà industriale del Giappone, l’Associazione asiatica dei consulenti in proprietà industriale (APAA) e l’Associazione giapponese dei marchi (JTA).
