Ricerche FTO e clearance: differenze e tipi di ricerca brevettuale

Nel mondo degli affari vengono condotte diverse ricerche in materia di diritti di proprietà intellettuale, quali ricerche sui brevetti (ricerche sui diritti di modello di utilità), ricerche sui disegni e modelli e ricerche sui marchi.Tali ricerche sono indispensabili per verificare che, nell’ambito delle proprie attività commerciali, la propria azienda non stia violando i diritti di terzi. In particolare, la **«ricerca di violazione» (ricerca FTO o ricerca di clearance)** costituisce una parte fondamentale della gestione dei rischi nello sviluppo e nella vendita dei prodotti.

Differenze tra indagini FTO, indagini di clearance e indagini di prevenzione della violazione

Innanzitutto, chiariamo alcuni termini che spesso vengono confusi. In sintesi, i termini «indagine FTO», «indagine di clearance» e «indagine di prevenzione delle violazioni» vengono utilizzati nella pratica con un significato pressoché identico. Si tratta semplicemente di denominazioni diverse per indicare lo stesso obiettivo.

D’altra parte, confonderle con indagini che hanno uno scopo completamente diverso può portare a risultati negativi. In particolare, è facile confonderle con la «ricerca sullo stato dell’arte».

Perché è necessaria un’indagine sulla violazione?

I diritti di brevetto, i diritti sui disegni e modelli e i diritti sui marchi sono diritti forti di cui il titolare può avvalersi in via esclusiva. In altre parole, una volta registrati, l’uso di tale proprietà intellettuale è vietato a chiunque non sia il titolare o un soggetto con cui sia stato stipulato un contratto di licenza.

Anche nel caso in cui si utilizzi inconsapevolmente la proprietà intellettuale di un’altra società, si può verificare immediatamente una violazione dei diritti. L’ignoranza non costituisce una giustificazione valida e si rischia di incorrere in misure quali la sospensione delle vendite o richieste di risarcimento danni. Per evitare tali rischi, è necessario effettuare preventivamente un’indagine sulla violazione, al fine di sviluppare la propria attività in tutta sicurezza.

Chi valuta se sussiste una violazione?

La sussistenza di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale viene valutata individualmente per ciascun operatore.

Esempio: il caso di un negozio “tutto a 100 yen” e di un produttore

Supponiamo che un determinato produttore fornisca dei prodotti a un negozio “tutto a 100 yen” e che quest’ultimo li venda. Se tali prodotti violassero un diritto di brevetto, quali sarebbero le conseguenze?

• Produttore → Si configurerebbe una violazione del diritto di brevetto
• Negozio "tutto a 100 yen" (venditore) → L'atto di vendita costituisce di per sé una violazione del diritto di brevetto

Come si evince, la violazione del diritto di brevetto non riguarda solo l’azienda produttrice, ma ha ripercussioni anche sull’azienda che effettua la vendita. Pertanto, sia per i produttori che per i rivenditori al dettaglio, è indispensabile effettuare una verifica preventiva dei diritti di proprietà intellettuale.

Rischi relativi alla proprietà intellettuale nei siti di e-commerce e nella vendita online

Negli ultimi anni, la diffusione di siti di e-commerce come Amazon e Rakuten ha reso possibile a chiunque di vendere prodotti con estrema facilità. Tuttavia, su tali piattaforme si registrano sempre più casi in cui, a seguito di una segnalazione di «violazione dei diritti di proprietà intellettuale» da parte di terzi, vengono immediatamente adottate misure quali la sospensione della vendita o il blocco dell’account.

Tale risposta è motivata dal fatto che, se la piattaforma di e-commerce consentisse il proseguimento della vendita, essa stessa potrebbe essere citata in giudizio come responsabile della violazione dei diritti. Per questo motivo, i venditori devono effettuare preventivamente un’adeguata indagine in materia di proprietà intellettuale per evitare tali rischi.

Inoltre, nelle transazioni con produttori o grossisti, talvolta viene richiesto nel contratto «l’obbligo di confermare che non vi sia violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi». È opportuno agire con cautela, tenendo conto anche dei rischi contrattuali.

Esecuzione di indagini sui diritti di proprietà intellettuale e utilizzo delle domande di registrazione

Per portare avanti l’attività in modo sicuro, è fondamentale effettuare attivamente indagini sui diritti di proprietà intellettuale.

• Casi in cui è possibile evitare i rischi mediante la sola ricerca
• Per i marchi, ad esempio, è possibile avvalersi dell’esame dell’Ufficio Brevetti presentando una domanda

Nel caso dei diritti di marchio, sottoponendosi all’esame dell’Ufficio Brevetti tramite la presentazione della domanda, è possibile verificare in anticipo determinati rischi relativi ai diritti. Presentando la domanda, è inoltre possibile elaborare una strategia in materia di proprietà intellettuale con un rischio ridotto.

Attenzione alle insidie dei contratti!

È prassi comune che i contratti contengano una clausola che attesti «la verifica che non vi sia violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi»; tuttavia, il problema sorge quando viene inclusa la formulazione **«si garantisce»**.

Poiché l’eventuale violazione della proprietà intellettuale viene stabilita in ultima istanza in sede giudiziaria, un contratto in cui si «garantisce l’assenza di violazione» comporta un rischio estremamente elevato. È fondamentale stipulare i contratti con cautela, avvalendosi del parere di esperti.

Si rivolga a un esperto per le ricerche in materia di proprietà intellettuale, i depositi di brevetti e la verifica dei contratti!

Per portare avanti in modo adeguato la propria strategia in materia di proprietà intellettuale, la consulenza di esperti è indispensabile.

• Indagini sulla violazione di brevetti, disegni e modelli e marchi (indagini FTO e di clearance)
• Valutazione della fattibilità delle domande di registrazione e utilizzo strategico della proprietà intellettuale
• Verifica dei rischi e controllo della formulazione dei contratti

Forniamo un supporto completo in questi ambiti, per consentire alla Sua azienda di portare avanti la propria attività in tutta tranquillità. Non esiti a contattarci.

AUTORE / Autore

Takefumi Sugiura (SUGIURA Takefumi)

Studio di proprietà intellettuale EVORIX – Avvocato specializzato in proprietà intellettuale e rappresentante legale

Assistiamo clienti operanti in un’ampia gamma di settori, tra cui IT, produzione, start-up, moda e sanità, in ogni fase, dalla presentazione delle domande di brevetto, marchio, disegno e modello e diritti d’autore fino ai procedimenti di ricorso e alle cause per violazione.È inoltre esperto in strategie di proprietà intellettuale nei settori all’avanguardia quali AI, IoT, Web3 e FinTech. È membro di diverse associazioni, tra cui l’Ordine dei Patentisti del Giappone, l’Associazione Asiatica dei Patentisti (APAA) e l’Associazione Giapponese dei Marchi (JTA).

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