상표의 기초] '식별력'이 없으면 등록할 수 없다? 비즈니스를 좌우하는 가장 중요한 개념을 철저하게 설명합니다.

“멋진 이름을 생각해 냈으니 상표 등록을 해서 독점하고 싶다!”

그렇게 의욕을 불태우며 특허청에 출원했지만, ‘식별력이 없다’는 이유로 거절당하는 경우는 사실 상표 등록 실패 사례 중 가장 흔한 것 중 하나입니다.

“그저 이름일 뿐인데, 왜 등록할 수 없는 거지?”

“다른 회사와 겹치지 않으면 되는 거 아니야?”

그렇게 생각하실 수도 있습니다. 하지만 상표 등록을 목표로 할 때, 절대 피할 수 없는 키워드가 바로 ‘식별력’입니다. 이 개념을 깊이 이해하지 못하면 출원 비용과 시간을 낭비할 뿐만 아니라, ‘잘 팔리는 브랜드’를 만드는 것조차 어려워집니다.

이 기사에서는 상표 등록의 가장 중요한 요건인 ‘식별력’에 대해, 그 본질적인 의미부터 식별력이 없다고 판단되는 구체적인 사례, 그리고 식별력이 없는 단어를 상표 등록하기 위한 대책까지 철저하게 해설합니다.

1. 애초에 상표의 ‘식별력’이란 무엇인가?

우선, 이 ‘식별력’이라는 단어는 법률 용어로서 다소 어렵게 들릴 수 있지만, 상표의 ‘심장부’라고도 할 수 있는 매우 중요한 개념입니다. 여기에 시간을 조금 들여 꼼꼼히 파헤쳐 보겠습니다.

1-1. ‘나’와 ‘당신’을 구별하는 “표식”의 힘

상표법상 ‘식별력(Distinctiveness)’이란, 한마디로 말하면 ‘자사의 상품·서비스와 타사의 상품·서비스를 구별하는 힘’을 말합니다.

전문 용어로는 ‘자타상품식별력’이라고도 합니다.

상상해 보세요. 당신이 슈퍼마켓의 음료 코너에 있습니다. 그곳에는 라벨에 아무것도 적혀 있지 않은, 그저 검은 액체가 들어 있는 페트병이 줄지어 놓여 있습니다.

어느 것이 ‘코카콜라’이고, 어느 것이 ‘펩시’이며, 어느 것이 ‘이름 없는 콜라’인지 구별할 수 있겠습니까? 아마 불가능할 것입니다.

이때, 패키지에 적힌 ‘Coca-Cola’라는 로고 문구야말로 “이것은 코카콜라사의 제품입니다(타사의 콜라가 아닙니다)”라고 알려주는 식별 표식인 것입니다.

즉, 식별력이란 **‘이것은 누구의 상품인가?’라는 질문에 대한 답(지명 구매)을 이끌어내는 기능 그 자체**라고 할 수 있습니다.

1-2. 왜 식별력이 없으면 등록할 수 없는가? (단어의 독점 문제)

그렇다면 왜 특허청은 ‘식별력이 없는 상표’의 등록을 거절할까요?

여기에는 크게 두 가지 이유가 있습니다.

① 소비자가 혼란스러워하기 때문입니다

예를 들어, ‘맛있다’라는 단어를 상표 등록한 빵집이 있다고 가정해 봅시다.

소비자가 간판을 보고 ‘맛있다’라고 적혀 있다고 해도, 그것이 ‘“맛있다”라는 브랜드 이름의 빵집’인지, 단순히 ‘맛이 좋은 빵’이라는 설명인지 구별할 수 없습니다.

상표의 본질은 ‘누구의 상품인지’를 명확히 하는 것인데, 그 역할을 다하지 못하는 단어를 등록해 봤자 의미가 없습니다.

② 단어는 ‘모두의 공유 재산’이기 때문입니다(공익적 이유)

이것이 가장 중요한 이유입니다. 상표권이란 특정 단어를 ‘독점’할 수 있는 강력한 권리입니다. 등록하면 타사는 그 단어를 사용할 수 없게 됩니다.

만약 어떤 과일 가게가 ‘사과’라는 문자를 상표 등록하여 독점해 버린다면 어떻게 될까요?

다른 과일 가게는 매장에서 ‘사과’라는 단어를 사용할 수 없게 되어, ‘빨갛고 둥근 과일’ 등으로 바꿔 말해야만 합니다. 이러면 장사를 할 수 없습니다.

상표법은 ‘업계 모두가 사용해야 할 일반적인 단어’나 ‘상품의 내용을 설명하기 위해 필요한 단어’를 특정 개인이 독점해서는 안 된다는 생각에 기초하고 있습니다.

산업의 발전을 저해하지 않기 위해, 식별력이 없는(=모두가 사용해야 하는) 단어에는 굳이 독점권을 부여하지 않도록 하고 있는 것입니다.

1-3. ‘식별력’ = ‘브랜드력’의 원천

비즈니스적인 관점에서 보면, 식별력은 ‘브랜드 가치’ 그 자체입니다.

상표에는 다음의 3가지 기능이 있다고 합니다.

1. 출처 표시 기능: ‘누가 만들었는지’를 나타냅니다.

2. 품질 보증 기능: ‘저 마크라면 품질이 좋을 것이다’라고 기대하게 한다.

3. 선전·광고 기능: 마크만 봐도 상품을 연상하게 한다.

이 모든 기능은 ‘타사와 명확히 구별될 수 있다(=식별력이 있다)’는 것이 대전제입니다.

'고품질 PC'라는 이름의 PC를 팔아도, 아무도 그것을 브랜드로 인식하지 않습니다. 'MacBook'이나 'VAIO'처럼, 다른 것과 명확히 다른 이름(식별력이 있는 이름)이기에 비로소 그곳에 팬이 생기고, 브랜드로서의 가치가 쌓여가는 것입니다.

즉, 식별력을 이해하는 것은 ‘강력한 브랜드를 만들기 위한 첫걸음’인 것입니다.

2. ‘식별력이 없다’고 판단되는 6가지 패턴(구체적인 예)

개념을 이해했다면, 다음은 실무적인 이야기입니다.

특허청의 심사 기준(상표법 제3조 제1항)에 따라 ‘식별력이 없다’는 이유로 거절되는 주요 패턴을 살펴보겠습니다. 여러분의 네이밍이 이에 해당하지 않는지 확인해 보시기 바랍니다.

① 일반명칭(제3조 제1항 제1호)

해당 상품이나 서비스 업계에서 일반적으로 사용되는 명칭 그 자체입니다.

• 예: 지정상품 ‘PC’에 대해 ‘PC’라는 상표.

• 해설: 그대로의 명칭은 누구의 것인지 구별할 수 없기 때문에 등록할 수 없습니다. 당연히 영어로만 바꾼 경우(‘PC’나 ‘Personal Computer’)도 안 됩니다.

② 관용상표(제3조 제1항 제2호)

원래는 타사와 구별하기 위한 상표였으나, 동종 업계에서 널리 사용된 결과 일반적인 용어가 되어버린 것입니다.

• 예: 지정상품 ‘청주’에 대해 ‘마사무네(正宗)’라는 상표.

• 예: 숙박 시설의 ‘관광호텔’ 등.

• 해설: 많은 제조사가 지나치게 많이 사용하여 특정 브랜드로서의 힘을 잃은 단어입니다.

③ 기술적 상표(제3조 제1항 제3호) ※가장 중요

이것이 가장 거절 사유가 되기 쉬운 패턴입니다. 상품의 품질, 원재료, 산지, 효능, 용도, 형상 등을 단순히 설명한 단어만으로는 등록할 수 없습니다.

• 산지·판매지: ‘도쿄’, ‘니혼바시’, ‘홋카이도’ 등.

• 품질·내용: ‘맛있다’, ‘매운맛’, ‘최상급’, ‘신선한’ 등.

• 원재료: 지정상품 ‘의류’에 대해 ‘울’, 빵에 대해 ‘밀’ 등.

• 효능·용도: 화장품에 대해 ‘미백’, 세제에 대해 ‘잘 지워진다’ 등.

이러한 표현들은 소비자가 상품을 선택할 때 필요한 ‘설명문’에 불과하며, 브랜드명(누구의 상품인지)으로서의 기능을 하지 않는다고 판단됩니다.

④ 흔한 성명·명칭(제3조 제1항 제4호)

전화번호부에 다수 게재되어 있는 것처럼, 일본에서 흔히 볼 수 있는 성씨나 명칭입니다.

• 예: ‘사토’, ‘타나카’, ‘스즈키’, ‘와타나베’, ‘숍 타나카’ 등.

• 해설: ‘사토’만으로는 ‘어느 사토 씨’의 상품인지 알 수 없으므로, 식별력이 없다고 간주됩니다. 단, ‘○○사토’처럼 다른 단어와 조합하거나 특수한 디자인으로 만들면 등록될 가능성이 있습니다.

⑤ 지극히 단순하고 흔한 표장(제3조 제1항 제5호)

단순한 기호나 문자, 도형 등입니다.

• 예: 「A」, 「1」, 「〇(원형)」, 「▲(삼각형)」, 로마자 1자 또는 2자(「AB」 등).

• 해설: 이 또한 누구나 사용하는 기본적인 기호이므로, 독점권은 인정되지 않습니다.

⑥ 그 외, 식별력이 없는 것(제3조 제1항 제6호)

위에 해당하지는 않지만, 사회 통념상 식별력이 없다고 여겨지는 것입니다.

• 예: 무늬(상품의 배경 무늬), 캐치프레이즈(「Everyday Low Price」와 같은 슬로건적인 문구), 연호(「레이와」 등).

3. ‘식별력이 없다’는 판정을 받았을 때의 3가지 대책

“내가 생각한 네이밍이 바로 ‘기술적 상표’에 해당했다……”

“특허청에서 거절 사유 통지가 도착해 버렸다……”

그런 경우라도 포기하기에는 아직 이르다. 식별력이 없는 단어라도, 방법을 잘 강구하면 상표 등록이 가능할 수 있다. 여기서는 주요 3가지 대책을 소개한다.

대책 ①: 로고(도형)와 조합하기

문자 자체에 식별력이 없더라도, 특징적인 로고 마크(도형)나 디자인된 문자와 조합함으로써, 전체적으로 ‘식별력이 있다’고 인정받는 경우가 있습니다.

• 방법: 단순한 고딕체나 명조체가 아닌, 독자적인 로고 디자인을 제작하여 출원한다.

• 주의점: 이 경우, 권리 범위는 ‘그 로고 디자인’으로 한정되는 경우가 많으며, 제3자가 같은 문자를 ‘표준 문자(일반 폰트)’로 사용한 경우, 권리를 행사할 수 없거나(상표권 침해라고 할 수 없음) 할 가능성이 있습니다. 어디까지나 ‘로고로서의 보호’가 된다는 점을 이해해 두시기 바랍니다.

대책 ②: 식별력이 있는 단어를 추가한다(결합 상표)

식별력이 없는 단어(예: ‘도쿄’)에 식별력이 있는 독특한 단어(조어 등)를 붙여 하나의 긴 상표로 만듭니다.

• 예: ‘도쿄’만으로는 안 되지만, ‘도쿄’ + ‘제브라(조어적 요소)’ = ‘도쿄 제브라’라면 가능합니다.

• 장점: 비교적 쉽게 식별력을 확보할 수 있습니다.

• 주의점: 이 경우에도 권리는 ‘도쿄 제브라’ 전체에 미치지만, ‘도쿄’ 단독 사용을 타사에 금지시킬 수는 없습니다.

대책 ③: 사용을 통한 식별력 획득(제3조 제2항)

이는 ‘울트라 C’급 난이도이지만, ‘오랫동안 계속 사용한 결과 유명해졌으므로 등록을 인정받는다’는 방법입니다.

본래는 식별력이 없는 단어(기술적 상표 등)라 하더라도, 장기간에 걸쳐 독점적으로 사용하고 대규모 광고 선전을 한 결과, “이 이름이라고 하면 그 회사의 상품이다”라고 전국의 소비자가 인지하는 수준에 이르면, 예외적으로 등록이 인정됩니다.

• 적용 기준: 매우 높습니다. 전국적인 인지도를 증명하기 위해 매출액 증명서, 광고 선전비 영수증, 신문·잡지 기사, 설문조사 결과 등 방대한 증거 자료를 제출해야 합니다.

• 흔한 오해: ‘앞으로 유명해질 예정’이라는 이유만으로는 인정되지 않습니다. ‘이미 유명하다는 사실’이 필요합니다.

4. 식별력의 판단은 ‘상품·서비스’와의 관계에 따라 결정됩니다

여기서 한 가지 매우 중요한 점이 있습니다.

어떤 단어에 식별력이 있는지 여부는 절대적인 것이 아니라, ‘어떤 상품·서비스에 사용하는가’와의 관계에서 상대적으로 결정됩니다.

무슨 뜻일까요? 구체적인 예시를 통해 살펴보겠습니다.

예: ‘Apple(애플)’의 경우

• 지정 상품이 ‘과일’인 경우:

  '애플'은 사과 그 자체를 가리키는 일반 명칭이며, 식별력이 없습니다(등록 불가). 사과를 판매할 때 '사과'라는 명칭을 독점당하면 곤란하기 때문입니다.

• 지정 상품이 ‘컴퓨터’인 경우:

  컴퓨터와 사과에는 아무런 관계도 없습니다. 컴퓨터의 품질이나 형태를 설명하는 단어도 아닙니다. 따라서 컴퓨터 분야에서 ‘Apple’은 단순한 조어와 같은 취급을 받게 되며, 강한 식별력을 갖습니다(등록 가능).

예: ‘택급편’의 경우

'택급편'은 야마토 홀딩스의 등록상표입니다. 하지만 일상 대화에서는 택배 서비스 전체를 가리키는 말로 쓰이는 경향이 있습니다. 만약 지금 누군가가 '택급편'을 출원하려 해도, 일반명사화(또는 타인의 유명상표)로 인해 거절당하겠지만, 당시에는 식별력이 있다고 인정받았습니다.

이처럼 ‘해당 업계에서 그 단어가 어떻게 인식되고 있는가’가 판단의 분기점이 됩니다.

5. 강력한 상표를 만들기 위한 네이밍 요령

식별력 부족으로 인한 거절을 피하고, 브랜드로서 강력한 권리를 확보하고 싶다면 다음과 같은 방향으로 네이밍을 고려하는 것을 권장합니다.

신조어(Coined Words)를 만든다

완전히 새로운 단어를 만드는 것이 상표권 측면에서는 가장 강력합니다.

• 예: 「SONY」, 「Kodak」, 「Haagen-Dazs」

• 의미를 갖지 않는 단어이므로 품질 오인이나 기술적 상표의 문제가 발생하지 않아 등록 가능성이 매우 높아집니다. 또한 소비자에게도 ‘그 브랜드만의 특별한 단어’로 기억되기 쉽습니다.

암시적인 단어(Suggestive Marks)를 노린다

상품의 내용을 직접적으로 설명하는 것이 아니라, ‘어렴풋이 연상시키는’ 정도의 단어를 선택합니다.

• 예: 「열사마 시트」(냉각 시트). 직접적으로 「냉각 젤」이라고 말하지 않고, 효과를 연상시킵니다.

• 포인트: 「설명(기술)」과 「암시」의 경계선은 매우 모호하여 심사관에 따라 판단이 갈릴 수도 있습니다. 하지만 이 부분을 공략하는 것이 마케팅적으로도(이해하기 쉬운 측면에서) 유리한 경우가 많습니다.

임의의 단어(Arbitrary Marks)를 선택한다

기존의 단어를 전혀 관련 없는 상품에 붙이는 방법입니다. 앞서 언급한 ‘Apple(컴퓨터)’이나 ‘CAMEL(담배)’ 등이 이에 해당합니다. 의외성이 있어 강력한 식별력을 갖습니다.

6. 정리: 출원 전 사전 조사가 생명

상표 등록에서 ‘식별력’은 첫 번째이자 가장 큰 관문입니다.

1. 식별력이란 ‘타사 상품과 구별하기 위한 표식’이며, 브랜드의 원천입니다.

2. '모두의 공유 재산'인 단어(설명, 품질 표시, 흔한 이름)는 독점할 수 없습니다.

3. 식별력이 없는 단어라도 로고화나 신조어와의 조합을 통해 등록될 가능성이 있습니다.

4. 가장 강력한 대책은 처음부터 ‘신조어’나 ‘전혀 관련 없는 단어’로 네이밍하는 것입니다.

'이 이름이라면 분명 등록될 거야!'라고 생각해도, 전문가의 눈에는 '기술적 상표'로 판단되어 거절되는 경우가 많습니다. 역발상으로 식별력이 없는 단어를 일부러 사용하여 로고화해 등록하는 전략도 있지만, 이 경우 권리 범위가 좁아질 위험도 이해하고 있어야 합니다.

출원 후 ‘거절 사유 통지’를 받고 당황하기 전에, 우선 네이밍 단계에서 ‘이 단어에 식별력이 있는가? 누군가의 단어를 도용하고 있지는 않은가?’라고 자문해 보십시오.

그리고 조금이라도 불안한 점이 있다면, 출원 전에 변리사 등 전문가에게 ‘식별력 유무’를 포함한 사전 조사를 의뢰할 것을 강력히 권장합니다. 그것이 여러분의 소중한 브랜드를 지키기 위한 최단 경로입니다.

마지막으로: 다음 단계

이 글을 통해 ‘식별력’의 깊이와 중요성을 이해하셨으리라 생각합니다. 하지만 실제 심사는 ‘경우에 따라 다르다’는 연속입니다.

“식별력의 이론은 알겠는데, 내 이 네이밍은 어떨까?”

"J-PlatPat에서 찾아봤는데, 판단이 서지 않아..."

그렇게 생각하신 분들은 다음 단계로, AI나 스스로 판단하지 말고 전문가와의 ‘무료 상담’ 등을 활용해 보시기를 권장합니다.