[변리사가 해설] 특허 보정에서의 ‘제한적 축소’란 무엇인가? 요건과 구체적인 사례를 철저히 해설!

특허 출원을 하고 심사를 청구하면, 특허청 심사관으로부터 ‘거절 사유 통지’를 받게 되는 경우가 있습니다. 이에 대해서는 ‘의견서’나 ‘절차 보정서’를 제출하는 ‘보정’을 통해 거절 사유를 해소하고자 하지만, 특히 ‘최종 거절 사유 통지’를 받은 단계에서는 ‘제한적 축소’라는 매우 엄격한 요건을 충족해야 합니다.본 기사에서는 요구되는 시기, 3가지 요건, 승인·거절의 구체적인 사례, 그리고 변리사를 활용하는 이점까지, 지식재산 전문가가 알기 쉽게 해설합니다.

서론: 특허 심사에서 ‘보정’의 중요성

특허 출원을 하고 심사를 청구한 지 얼마 지나지 않아, 특허청 심사관으로부터 ‘거절 사유 통지서’라는 서류가 도착하는 경우가 있습니다. 이는 ‘현재의 출원 내용으로는 특허로 인정할 수 없습니다’라는 통지이며, 특허 심사 과정에서 많은 출원인이 경험하는 일반적인 절차입니다. 결코 드문 일이 아닙니다.

거절 사유 통지를 받았다고 해서 특허 취득을 포기할 필요는 없습니다. 심사관의 지적에 대해 의견을 진술하는 ‘의견서’나, 특허청구범위(클레임)의 내용 등을 수정하는 ‘절차 보정서’를 제출하는 ‘보정’을 통해 거절 사유를 해소하고, 특허 취득을 목표로 할 수 있습니다.

그러나 이 특허 보정은 언제든지 자유롭게 할 수 있는 것은 아닙니다. 심사가 진행됨에 따라 보정 규칙은 엄격해지며, 특히 ‘최종 거절 사유 통지’를 받은 단계에서는 ‘제한적 축소’라는 매우 엄격한 요건을 충족해야 합니다.

1. 제한적 축소(限定的減縮)가 요구되는 시점

제한적 감축이라는 엄격한 요건이 요구되는 것은 주로 다음의 시점에 이루어지는 특허 보정입니다.

① ‘최종 거절 이유 통지’에 대한 답변 시

심사관으로부터 처음 도착하는 ‘첫 번째 거절 사유 통지’에 대한 보정에서는, 신규 사항의 추가(출원 당시 명세서 등에 없는 사항의 추가) 등을 하지 않는 한 비교적 자유롭게 보정이 가능합니다. 특허청구범위를 확대하는 보정도 상황에 따라 인정됩니다.

그러나 그 첫 번째 보정을 한 결과, 새로운 거절 사유가 발생했을 때 발송되는 것이 ‘최종 거절 사유 통지’입니다. 이 단계에서의 보정에는 한정적 축소 등 엄격한 제한이 부과됩니다.

② 「거절사정 불복심판」 청구 시

최종 거절 사유 통지에 대해 의견서나 보정서를 제출하더라도, 심사관의 심증을 뒤집지 못해 ‘거절査定(특허를 인정하지 않는다는 최종 판단)’이 내려지는 경우가 있습니다. 그 심사 결과에 불복이 있는 경우, 3명의 심판관에게 재심리를 요청하는 ‘거절査定불복심판’을 특허청에 청구할 수 있습니다. 이 심판 청구와 동시에 특허청구범위를 보정하는 경우에도, 한정적 감축 규칙이 엄격하게 적용됩니다.

2. 보정의 ‘제한적 축소’란? (목적과 의의)

‘제한적 축소(특허법 제17조의2 제5항 제2호)’란, 말 그대로 ‘특허청구범위(특허로서 권리를 요구하는 범위)를 제한적으로 좁히는(축소하는) 보정’을 말합니다.

왜 심사 막바지에 이러한 엄격한 제한이 있을까요? 그 가장 큰 이유는 ‘특허 심사의 신속화’와 ‘심사관의 부담 경감’을 위해서입니다.

심사관은 이미 초기 단계에서 전 세계의 문헌을 통해 관련 선행기술을 조사해 놓았습니다. 만약 출원인이 완전히 새로운 구성 요소를 추가하거나, 다른 발명으로 자유롭게 변경할 수 있다면, 심사관은 선행기술 조사와 심사를 처음부터 다시 해야 하므로 특허 제도 전체의 지연을 초래하게 됩니다.

그렇기 때문에 ‘이미 심사된 발명의 틀을 유지하면서, 선행 기술을 회피하기 위해 권리 범위를 조금만 축소하는’ 제한적인 보정만이 허용되는 것입니다.

3. 제한적 축소로 인정받기 위한 3가지 요건

‘권리 범위를 좁히면 무엇이든 제한적 축소로 인정된다’는 것은 아닙니다. 제한적 축소로서 적법하다고 인정받기 위해서는 다음 3가지 요건을 모두 동시에 충족해야 합니다.

요건 1: 발명 특정 사항을 직렬적으로 ‘제한’하고 ‘축소’하는 것

보정 전 청구항에 기재된 구성 요건의 개념을, 더 하위 단계의 구체적인 개념으로 좁히거나 새로운 구성 요건을 직렬적으로 추가함으로써, 권리 범위를 객관적으로 좁혀야(축소해야) 합니다. 요소의 일부를 삭제하거나, 전혀 다른 요소로 대체하는 것은 ‘권리의 확대’나 ‘발명의 변경’으로 간주되어 인정되지 않습니다.

요건 2: 산업상 이용 분야 및 해결하려는 과제가 동일해야 함

보정을 통해 권리 범위를 좁힌 결과, ‘산업상 이용 분야’나 ‘해결하고자 하는 과제(목적)’가 보정 전후로 달라져서는 안 됩니다. 예를 들어, ‘자동차 연비 향상’을 과제로 하는 엔진 부품 발명이, 요소를 좁힌 결과 ‘선박 프로펠러의 내구성 향상’을 과제로 하는 부품으로 바뀌는 것과 같은 보정은, 심사를 다른 관점에서 다시 진행해야 하므로 기각됩니다.기존 심사 결과를 유효하게 활용할 수 있는 범위에 머무르는 것이 요구됩니다.

요건 3: 독립 특허 요건을 충족할 것

제한적 축소(限定的な減縮)를 수반하는 보정을 하는 경우, 보정 후의 발명이 그 자체만으로 특허를 받을 수 있는 것(신규성·진보성을 갖춘 것)이어야 한다는 중요한 규칙이 있습니다(독립 특허 요건).“일단 규칙대로 권리 범위를 좁혀 보았다”고 하더라도, 좁힌 후의 발명이 기존의 선행 기술과 같거나, 쉽게 생각해 낼 수 있는 것이라면 결국 특허를 받을 수 없습니다. 형식적인 요건을 충족하면서 실질적인 특허성도 겸비한 보정안을 마련해야 합니다.

4. 제한적 축소 [OK 예]와 [NG 예]

말만으로는 이해하기 어려운 부분도 있으므로, 실무적 관점에서 제한적 축소 중 적법한 사례(OK 예)와 부적법한 사례(NG 예)를 구체적으로 해설하겠습니다.

5. 보정 기각의 위험과 ‘분할출원’의 활용

최종 거절 이유 통지에 대해 제출한 절차 보정서가 제한적 축소 요건을 충족하지 않는다고 심사관이 판단한 경우, 특허법에 따라 ‘보정 기각(보정 기각 결정)’이라는 엄중한 처분이 내려집니다.

보정이 기각되면, 이번에 제출한 보정서는 없었던 것으로 간주되어, ‘보정 전의 상태(마지막 거절 사유를 포함한 특허청구범위)’에 근거하여 심사가 진행됩니다. 이미 지적된 거절 사유가 그대로 남아 있는 상태이므로, 심사관은 그대로 ‘거절사정’을 내리게 됩니다.

회복의 비장의 카드 ‘분할출원’ 활용

제한적 축소 규칙은 매우 엄격하기 때문에, ‘선행 기술을 회피하려다 보면 자사의 비즈니스에서 정말로 원했던 권리 범위까지 포기하게 되어, 너무 좁은 특허가 되어버린다’는 딜레마에 빠질 수 있습니다.

이러한 경우의 강력한 회복 수단이 바로 ‘분할출원’입니다. 원출원(모출원)의 명세서 등에 기재된 복수의 발명 중에서 일부 발명을 분리하여 새로운 별도의 출원(자출원)으로 독립시키는 절차입니다. 분할된 새로운 출원은 심사가 ‘최초 단계’부터 리셋되므로, 마지막 거절 사유 통지 시의 엄격한 보정 제한에서 해방됩니다.

원출원에서는 안전하게 제한적 축소(제한적 청구범위 축소)를 통해 확실하게 권리를 확보하는 한편, 진정으로 노리고 싶은 넓은 권리 범위나 다른 구성의 권리는 분할출원을 통해 별도로 심사를 요청하는 등 다각적인 지식재산 전략이 매우 효과적입니다.

6. 변리사에게 의뢰하는 장점

심사 막바지에 이루어지는 ‘제한적 축소’에는 매우 전문적이고 엄격한 법적 규칙이 적용됩니다. 기업 담당자가 자체적으로 대응하려다 ‘규칙을 오해하여 보정이 기각되었다’거나 ‘심사를 통과하기 위해 불필요하게 권리 범위를 지나치게 좁혀, 타사가 쉽게 회피할 수 있는 쓸모없는 특허가 되어버렸다’는 실패 사례는 끊이지 않습니다.

자사의 비즈니스에 기여하는 가치 있는 특허권을 취득하기 위해서는, 특허 전문가인 ‘변리사’에게 의뢰하는 것이 가장 확실한 선택입니다.

정리

특허 보정에서의 ‘제한적 축소’란, 최종 거절 이유 통지 시나 거절査定 불복심판 청구 시에 심사의 재실시를 방지하기 위해 요구되는 매우 엄격한 보정 규칙입니다. ‘권리 범위의 직렬적 축소’, ‘산업상 이용 분야·과제의 동일성’, ‘독립 특허 요건의 구비’라는 요건을 모두 충족하지 못하면 ‘보정 기각’에서 ‘거절査定’으로 이어지는 중대한 위험이 있습니다.

특허청과의 소통이 복잡해지는 중간 처리 단계(심사 후반 단계)에서는 고도의 전문 지식과 전략적인 판단이 필수적입니다. 단 한 번의 판단 실수가 그동안 투입한 연구개발비나 출원 비용을 헛되이 할 가능성이 있습니다.

AUTHOR / 집필자

스기우라 타케후미 (SUGIURA Takefumi)

지식재산 사무소 에볼릭스 대표 변리사

특허·상표·디자인·저작권 출원부터 심판·침해 소송까지, IT·제조·스타트업·패션·의료 등 폭넓은 업종의 클라이언트를 지원합니다. AI·IoT·Web3·FinTech 등 첨단 분야의 지식재산 전략에도 정통합니다. 일본변리사회／아시아변리사협회(APAA)／일본상표협회(JTA) 등 다수 단체 소속.

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