[Erläuterung durch einen Patentanwalt] Was versteht man unter einer „begrenzten Einschränkung“ bei der Änderung eines Patents? Ausführliche Erläuterung der Voraussetzungen und konk

Wenn Sie eine Patentanmeldung einreichen und eine Prüfung beantragen, erhalten Sie unter Umständen von einem Prüfer des Patentamts eine „Mitteilung über die Zurückweisungsgründe“. Um diese Gründe auszuräumen, können Sie eine „Berichtigung“ vornehmen, indem Sie eine „Stellungnahme“ oder eine „Verfahrensberichtigung“ einreichen. Insbesondere nach Erhalt der „letzten Mitteilung über die Zurückweisungsgründe“ müssen Sie jedoch die sehr strengen Anforderungen einer „begrenzten Einschränkung“ erfüllen.In diesem Artikel erläutert ein Experte für geistiges Eigentum auf leicht verständliche Weise den richtigen Zeitpunkt, die drei Anforderungen, konkrete Beispiele für zulässige und unzulässige Fälle sowie die Vorteile der Hinzuziehung eines Patentanwalts.

Einleitung: Die Bedeutung von „Änderungen“ bei der Patentprüfung

Wenn seit der Einreichung einer Patentanmeldung und der Beantragung der Prüfung einige Zeit vergangen ist, erhalten Sie unter Umständen vom Prüfer des Patentamts ein Schreiben mit dem Titel „Mitteilung über die Gründe für die Zurückweisung“. Dabei handelt es sich um eine Mitteilung, dass „die Anmeldung in ihrer derzeitigen Form nicht als Patent anerkannt werden kann“, und dies ist ein üblicher Vorgang, den viele Anmelder im Rahmen der Patentprüfung durchlaufen. Das ist keineswegs ungewöhnlich.

Der Erhalt einer Mitteilung über die Ablehnungsgründe bedeutet nicht, dass Sie die Erlangung eines Patents aufgeben müssen. Durch „Änderungen“, wie die Einreichung einer „Stellungnahme“, in der Sie zu den vom Prüfer vorgebrachten Punkten Stellung nehmen, oder einer „Änderungsschrift“, mit der Sie den Wortlaut der Patentansprüche (Claims) korrigieren, können Sie die Ablehnungsgründe ausräumen und weiterhin die Erlangung eines Patents anstreben.

Allerdings können diese Änderungen am Patentantrag nicht jederzeit frei vorgenommen werden. Im Laufe des Prüfungsverfahrens werden die Regeln für Änderungen strenger, und insbesondere nach Erhalt der „letzten Mitteilung über die Ablehnungsgründe“ müssen sehr strenge Anforderungen, die als „begrenzte Einschränkung“ bezeichnet werden, erfüllt werden.

1. Zeitpunkt, zu dem eine begrenzte Einschränkung erforderlich ist

Die strenge Anforderung der begrenzten Einschränkung gilt vor allem für Patentkorrekturen, die zu den folgenden Zeitpunkten vorgenommen werden.

① Bei der Antwort auf die „letzte Mitteilung über die Gründe für die Zurückweisung“

Bei der Berichtigung der „ersten Mitteilung über die Gründe für die Zurückweisung“, die man vom Prüfer erhält, ist eine relativ freie Berichtigung möglich, sofern keine neuen Elemente hinzugefügt werden (d. h. keine Elemente, die in der ursprünglichen Beschreibung usw. nicht enthalten waren). Je nach Situation sind auch Berichtigungen zulässig, die den Umfang der Patentansprüche erweitern.

Wird jedoch infolge dieser ersten Berichtigung ein neuer Ablehnungsgrund festgestellt, wird die „letzte Mitteilung über die Ablehnungsgründe“ versandt. Bei Berichtigungen in dieser Phase gelten strenge Einschränkungen wie die Beschränkung auf eine begrenzte Reduzierung.

② Bei Einlegung eines „Einspruchs gegen die Ablehnungsentscheidung“

Selbst wenn Sie gegen die letzte Mitteilung über die Zurückweisungsgründe eine Stellungnahme oder eine Berichtigungsschrift einreichen, kann es vorkommen, dass Sie die Meinung des Prüfers nicht ändern können und eine „Zurückweisungsentscheidung“ (die endgültige Entscheidung, das Patent nicht zu erteilen) ergeht. Wenn Sie mit diesem Prüfungsergebnis nicht einverstanden sind, können Sie beim Patentamt ein „Einspruchsverfahren gegen die Zurückweisungsentscheidung“ beantragen, um eine erneute Prüfung durch drei Richter zu erwirken. Auch wenn Sie gleichzeitig mit diesem Einspruchsantrag die Patentansprüche berichtigen, gelten die Regeln der begrenzten Einschränkung strikt.

2. Was bedeutet „begrenzte Einschränkung“ bei einer Berichtigung? (Zweck und Bedeutung)

„Begrenzte Einschränkung (Patentgesetz Artikel 17-2 Absatz 5 Nummer 2)“ bezeichnet, wie der Begriff schon sagt, eine „Korrektur, durch die der Umfang der Patentansprüche (der Umfang, für den Rechte als Patent beansprucht werden) in begrenzter Weise eingeengt (eingeschränkt) wird“.

Warum gibt es in der Endphase des Prüfungsverfahrens solche strengen Einschränkungen? Der Hauptgrund dafür ist die „Beschleunigung der Patentprüfung“ und die „Entlastung der Prüfer“.

Der Prüfer hat bereits in der Anfangsphase die Recherche nach relevantem Stand der Technik in der weltweiten Literatur abgeschlossen. Würde der Anmelder völlig neue Bestandteile hinzufügen oder frei auf eine andere Erfindung umstellen können, müsste der Prüfer die Recherche zum Stand der Technik und die Prüfung von Grund auf neu beginnen, was zu Verzögerungen im gesamten Patentsystem führen würde.

Aus diesem Grund sind nur begrenzte Änderungen zulässig, die „den Rahmen der bereits geprüften Erfindung beibehalten und den Schutzumfang geringfügig einschränken, um den Stand der Technik zu umgehen“.

3. Drei Voraussetzungen für die Anerkennung als begrenzte Einschränkung

Es gilt nicht, dass „jede Einschränkung des Schutzumfangs als begrenzte Einschränkung anerkannt wird“. Damit eine Einschränkung als rechtmäßig anerkannt wird, müssen alle drei folgenden Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sein.

Voraussetzung 1: Die für die Erfindung spezifischen Merkmale müssen seriell „eingeschränkt“ und „verengt“ werden

Der Schutzumfang muss objektiv eingeschränkt (verengt) werden, indem die in den Ansprüchen vor der Berichtigung beschriebenen Merkmale auf konkretere, untergeordnete Konzepte eingegrenzt oder durch serielle Hinzufügung neuer Merkmale ergänzt werden. Das Entfernen von Teilen eines Elements oder dessen Ersetzen durch ein völlig anderes Element gilt als „Erweiterung des Schutzumfangs“ oder „Änderung der Erfindung“ und ist nicht zulässig.

Anforderung 2: Der industrielle Anwendungsbereich und die zu lösende Aufgabe müssen identisch sein

Durch die Einschränkung des Schutzumfangs durch die Berichtigung dürfen sich der „industrielle Anwendungsbereich“ und die „zu lösende Aufgabe (Ziel)“ vor und nach der Berichtigung nicht ändern. Eine Berichtigung, bei der sich beispielsweise eine Erfindung für ein Motorteil, deren Aufgabe die „Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs von Kraftfahrzeugen“ ist, durch die Eingrenzung der Elemente in ein Teil verwandelt, dessen Aufgabe die „Verbesserung der Haltbarkeit von Schiffsschrauben“ ist, wird abgelehnt, da die Prüfung aus einem anderen Blickwinkel wiederholt werden müsste.Es ist erforderlich, dass die Korrektur sich auf einen Umfang beschränkt, in dem die bisherigen Prüfungsergebnisse sinnvoll genutzt werden können.

Anforderung 3: Erfüllung der Anforderungen für ein eigenständiges Patent

Bei einer Korrektur, die eine einschränkende Reduzierung beinhaltet, gilt die wichtige Regel, dass die korrigierte Erfindung für sich allein patentierbar sein muss (d. h. Neuheit und erfinderische Tätigkeit aufweisen muss) (Anforderung an die eigenständige Patentierbarkeit).Selbst wenn man „vorerst gemäß den Regeln den Schutzumfang eingeschränkt hat“, wird letztendlich kein Patent erteilt, wenn die eingeschränkte Erfindung mit dem bestehenden Stand der Technik übereinstimmt oder leicht zu erdenken ist. Es ist notwendig, einen Änderungsvorschlag auszuarbeiten, der sowohl die formalen Anforderungen erfüllt als auch eine tatsächliche Patentierbarkeit aufweist.

4. [OK-Beispiele] und [NG-Beispiele] für begrenzte Einschränkungen

Da einige Aspekte allein anhand von Worten schwer zu verstehen sind, werden im Folgenden aus praktischer Sicht konkrete Beispiele für rechtmäßige Fälle (OK-Beispiele) und unrechtmäßige Fälle (NG-Beispiele) der begrenzten Einschränkung erläutert.

5. Das Risiko der Ablehnung der Berichtigung und die Nutzung von „Teilanmeldungen“

Wenn der Prüfer zu dem Schluss kommt, dass die im Rahmen der letzten Ablehnungsmitteilung eingereichte Verfahrensberichtigung die Anforderungen an eine begrenzte Einschränkung nicht erfüllt, wird gemäß dem Patentgesetz eine strenge Maßnahme in Form einer „Ablehnung der Berichtigung (Entscheidung über die Ablehnung der Berichtigung)“ verhängt.

Wird die Berichtigung zurückgewiesen, wird die eingereichte Berichtigungsschrift so behandelt, als hätte sie nie existiert, und die Prüfung erfolgt auf der Grundlage des Zustands vor der Berichtigung (d. h. der Patentansprüche, die die letzten Ablehnungsgründe noch enthalten). Da die bereits angeführten Ablehnungsgründe unverändert bestehen bleiben, wird der Prüfer eine „Ablehnungsentscheidung“ erlassen.

Einsatz des Trumpfkarte zur Rettung: „Teilanmeldung“

Da die Regeln zur begrenzten Einschränkung sehr streng sind, kann man in das Dilemma geraten, dass „der Versuch, den Stand der Technik zu umgehen, dazu führt, dass man auf den für das eigene Geschäft eigentlich gewünschten Schutzumfang verzichtet und ein zu eng gefasstes Patent erhält“.

Ein wirksames Mittel zur Abhilfe in solchen Fällen ist die „Teilanmeldung“. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem aus den in der Beschreibung der ursprünglichen Anmeldung (Mutteranmeldung) aufgeführten Erfindungen ein Teil herausgelöst und als neue, eigenständige Anmeldung (Tochteranmeldung) eingereicht wird. Da die Prüfung der neuen Teilanmeldung von „Null“ beginnt, entfällt die strenge Beschränkung der Korrekturmöglichkeiten, die in der letzten Ablehnungsmitteilung auferlegt wurde.

Eine äußerst wirksame, vielschichtige Strategie zum Schutz geistigen Eigentums besteht darin, in der ursprünglichen Anmeldung sicherheitshalber eine begrenzte Einschränkung vorzunehmen, um die Rechte sicher zu sichern, und gleichzeitig für den tatsächlich angestrebten breiten Schutzumfang oder Rechte an anderen Ausführungsformen eine separate Prüfung im Rahmen einer Teilanmeldung zu beantragen.

6. Vorteile der Beauftragung eines Patentanwalts

Für die „begrenzte Einschränkung“ in der Endphase der Prüfung gelten äußerst fachspezifische und strenge gesetzliche Vorschriften. Es gibt unzählige Beispiele für Misserfolge, bei denen die Verantwortlichen in den Unternehmen versuchten, dies intern zu regeln, und es dann zu Situationen kam wie: „Die Vorschriften wurden falsch interpretiert, sodass die Korrektur abgelehnt wurde“ oder „Um die Prüfung zu bestehen, wurden die Rechte unnötig stark eingeschränkt, was zu einem unbrauchbaren Patent führte, das von anderen Unternehmen leicht umgangen werden kann“.

Um wertvolle Patentrechte zu erwerben, die Ihrem Unternehmen zugutekommen, ist die Beauftragung eines „Patentanwalts“ – eines Experten auf dem Gebiet des Patentrechts – die sicherste Wahl.

Zusammenfassung

„Begrenzte Einschränkung“ bei der Patentsachverhaltsänderung bezeichnet eine äußerst strenge Regel, die bei der letzten Mitteilung der Zurückweisungsgründe oder bei der Einlegung eines Einspruchs gegen die Zurückweisungsentscheidung angewendet wird, um eine erneute Prüfung zu vermeiden. Wenn nicht alle Anforderungen – „lineare Einschränkung des Schutzumfangs“, „Identität der industriellen Anwendungsbereiche und Aufgabenstellungen“ sowie „Erfüllung der Voraussetzungen für ein eigenständiges Patent“ – erfüllt sind, besteht das erhebliche Risiko, dass die Änderung abgelehnt wird und es zu einer endgültigen Zurückweisung kommt.

In der Zwischenphase (der zweiten Hälfte des Prüfungsverfahrens), in der die Kommunikation mit dem Patentamt komplexer wird, sind fundiertes Fachwissen und strategisches Urteilsvermögen unerlässlich. Ein einziger Fehlentscheid kann dazu führen, dass die bis dahin aufgewendeten Forschungs- und Entwicklungskosten sowie die Anmeldekosten verloren gehen.

AUTOR / Verfasser

Takefumi Sugiura

EVORIX Intellectual Property Office – Leitender Patentanwalt

Unterstützung von Mandanten aus einer Vielzahl von Branchen – darunter IT, Fertigung, Start-ups, Mode und Medizin – von der Anmeldung von Patenten, Marken, Geschmacksmustern und Urheberrechten bis hin zu Gerichtsverfahren und Verletzungsklagen. Fundierte Kenntnisse in IP-Strategien für zukunftsweisende Bereiche wie KI, IoT, Web3 und FinTech. Mitglied in mehreren Verbänden, darunter der Japanischen Patentanwaltskammer, der Asian Patent Attorneys Association (APAA) und der Japan Trademark Association (JTA).

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